Рішення

від 30.01.2025 по справі 910/5510/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.01.2025Справа № 910/5510/24

За позовом 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group))

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна»

2. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельні марки та зобов`язання вчинити дії

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Данилюк М.Д.

Представники учасників справи:

від позивача Панчишин А.В.;

від відповідача-1 Злотя А.О.;

від відповідача-2 не з`явилися.

В судовому засіданні 30.01.2025 року, відповідно до положень ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення, повідомлено представників позивача та відповідача-1, що повне рішення буде складено 13.02.2025 року.

СУТЬ СПОРУ:

03 травня 2024 року до Господарського суду міста Києва від 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) (позивач) надійшла позовна заява б/н від 03.05.2024 року до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна» (відповідач-1) та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (відповідач-2), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку:

- достроково припинити повністю дію Свідоцтва України на торговельну марку № 248418 від 10.10.2018 року щодо всіх послуг, для яких зареєстровано знак;

- достроково припинити повністю дію Свідоцтва України на торговельну марку № 248412 від 10.10.2018 року щодо всіх послуг, для яких зареєстровано знак;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення Свідоцтва України на торговельну марку № 248418 від 10.10.2018 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

- зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення Свідоцтва України на торговельну марку № 248412 від 10.10.2018 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року, власниками яких є ТОВ «Інкас Безпека Україна», не використовуються товариством на території України протягом останніх п`яти років, що перешкоджає позивачу в реєстрації торговельної марки за заявкою № m202407023 від 05.04.2024 року щодо тотожних та споріднених товарів та послуг в 35, 39 класах МКТП. Невикористання торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року ТОВ «Інкас Безпека Україна» є підставою для дострокового припинення дії свідоцтв на торговельні марки.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2024 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/5510/24 здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 11.06.2024 року.

24.05.2024 року через систему «Електронний суд» від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що обов`язок доведення факту використання торговельної марки покладений на її власника.

30.05.2024 року через систему «Електронний суд» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна» надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що станом на дату подання позовної заяви (03.05.2024 року) п`ятирічний строк на безперервне використання торговельної марки в Україні не сплинув у зв`язку із прийняттям Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України».

11.06.2024 року через систему «Електронний суд» від 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) надійшла відповідь на відзив, в якій позивач проти доводів відповідача-1 заперечив, посилаючись на їх необґрунтованість.

09.07.2024 року через систему «Електронний суд» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна» надійшла відповідь на відзив, в якій відповідач-1 просить закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмета спору.

В підготовчих засіданнях 11.06.2024 року та 09.07.2024 року судом оголошувалася перерва.

За ч. 4 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України ухвали суду, які оформлюються окремим документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.

Так, в підготовчому засіданні 20.08.2024 року судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження, яка занесена до протоколу судового засідання, та призначено справу № 910/5510/24 до судового розгляду по суті на 24.09.2024 року.

У зв`язку з перебуванням судді Коткова О.В. на лікарняному, судове засідання, призначене на 24.09.2024 року не відбулося, судове засідання призначено на 08.10.2024 року.

В судових засіданнях 08.10.2024 року, 14.11.2024 року та 24.12.2024 року судом оголошувалася перерва.

В судовому засіданні 30.01.2025 року представник позивача позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити позов. Представник відповідача-1 проти позовних вимог заперечив та просив суд відмовити в позові.

Представник відповідача-2 в судове засідання 30.01.2025 року не з`явився.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) є власником зареєстрованих в Україні торговельних марок: (1) за свідоцтвом № 251370 від 10.12.2018 року (заявка №m201806367 від 16.03.2018 року), зареєстрована в Україні для товарів і послуг 6, 12, 37, 40, 42 класів МКТП; (2) за свідоцтвом № 250198 від 12.11.2018 року (заявка №m201806362 від 16.03.2018 року), зареєстрована в Україні для товарів і послуг 6, 12, 37, 40, 42 класів МКТП; (3) за свідоцтвом № 250199 від 12.11.2018 року (заявка №m201806365 від 16.03.2018 року), зареєстрована в Україні для товарів і послуг 6, 12, 37, 40,42 класів МКТП.

Позивач також є власником численної кількості торговельних марок INKAS зареєстрованих або поданих на реєстрацію в багатьох країнах світу, які утворюють серію торговельних марок «INKAS», які виконані різними шрифтами та у поєднанні з різними логотипами. Впізнаваним елементом всіх торговельних марок є словесний елемент «INKAS» та зображувальний елемент у вигляді грифона з мечем, що підтверджується Звітом з розширеного пошуку в базі даних Global Brand.

05.04.2024 року 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) подано заявку №m202407023 про реєстрацію торговельної марки щодо послуг 35 та 39 класів МКТП.

Одночасно з поданням заявки №m202407023 від 05.04.2024 року позивач звернувся до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» за послугою щодо проведення інформаційного пошуку щодо позначення відносно послуг 5 та 39 класів МКТП у базі зареєстрованих знаків та у базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів та послуг.

За результатами інформаційного пошуку станом на 03.04.2024 року виявлено торговельні марки, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з позначенням позивача, а саме: оспорювані торговельні марки за свідоцтвами № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року.

Відповідно до Висновку патентного повіреного України Олени Яценко за результатами інформаційного пошуку позначення відносно послуг 35, 39 класів МКТП в Україні, позначення відповідача-1 та позивача є схожими до ступеню, що є підставою для відмови в реєстрації позначення позивача відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

На думку позивача, наявність зареєстрованих в Україні торговельних марок ТОВ «Інкас Безпека Україна» за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року перешкоджає реєстрації позивачем торговельної марки за заявкою №m202407023 від 05.04.2024 року щодо тотожних та споріднених товарів і послуг в 35, 39 класах МКТП. Тому дія в Україні торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року для послуг 35 та 39 класів МКТП є перешкодою для розширення позивачем асортименту послуг 35 та 39 класів МКТП під торговельною маркою INKAS, а також для реєстрації торговельної марки за заявкою позивача №m202407023 від 05.04.2024 року.

Позивач стверджує, що торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року, власниками яких є ТОВ «Інкас Безпека Україна», не використовуються товариством на території України протягом останніх п`яти років, що перешкоджає позивачу в реєстрації торговельної марки за заявкою №m202407023 від 05.04.2024 року щодо тотожних та споріднених товарів та послуг в 35, 39 класах МКТП. Невикористання торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року ТОВ «Інкас Безпека Україна» є підставою для дострокового припинення дії свідоцтв на торговельні марки.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності та/або відсутності підстав для дострокового припинення дії Свідоцтв України на торговельні марки № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року.

Отже, на переконання суду, для вирішення справи по суті суду необхідно надати відповіді на наступні питання, що мають значення для вирішення спору:

- чи здійснював відповідач-1 на території України протягом останніх п`яти років до дати подання позову використання торговельних марок № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року щодо товарів 35 та 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг;

- чи існують поважні причини невикористання відповідачем-1 торговельних марок № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року щодо товарів 35 та 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг протягом останніх п`яти років до дати подання позову.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як встановлено судом, торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року зареєстровані ТОВ «Інкас Безпека Україна» з поширенням їх на території України для товарів 35 та 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Як передбачено ст. 495 Цивільного кодексу України та у ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: (1) обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; (2) можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

01.09.2017 року набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 року та 27.06.2014 року в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 року згідно Закону України від 16.09.2014 року № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Згідно зі ст. 197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1: a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована; b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту.

Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання, тоді як згідно чинних норм п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Зі змісту наведених положень Угоди про асоціацію, а також зі змісту п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» випливає, що підставою для дострокового припинення реєстрації торговельної марки є відсутність реального використання торговельної марки його власником або під контролем власника іншою особою стосовно вказаних у реєстрації товарів або послуг протягом безперервного п`ятирічного періоду з дати реєстрації або такого ж періоду, який передує даті подання відповідної позовної заяви, та за умови відсутності належних причин для невикористання знака.

Тому докази, які можуть підтвердити використання торговельної марки, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду - про що вказується і в п. 21 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 року у справі № 910/1546/19.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, з урахуванням ст. 198 Угоди про асоціацію, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: (1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); (2) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; (3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача-1.

На підтвердження факту невикористання в Україні ТОВ «Інкас Безпека Україна» торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року позивачем надано суду:

(1) довідку про видачу ліцензій від 15.04.2024 року № 1669/2024 Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" на ТМ № 228412 та 248418, відповідно до якої станом на 15.04.2024 року до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки не вносились відомості про видачу ліцензій на використання торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року;

(2) ефірну довідку № 1204-1 від 12.04.2024 року ТОВ "Індустріальний Телевізійний Комітет", відповідно до якої згідно даних ТВ панелі фактів показу рекламної кампанії товарів, продукції, послуг з використанням торговельних марок INKAS, за період з 27.01.2017 року по 07.03.2022 року включно та за період з 01.01.2023 року по 09.04.2024 року включно не виявлено (довідка охоплює дані моніторингу щодо рекламних проявів на 61 телевізійному каналі в Україні (зокрема, але не виключно, такі популярні канали як зокрема, канали «Інтер», «Канал Україна», «СТБ», « 1+1», «ІСТV», «Новий канал», «НТН», «О-ТV», «Перший Національний», «ZIK», «ТЕТ», «К1», «Малятко ТБ», « 5 канал», «2+2», «К2», «ОСЕ», «Мега», «Індіго», «М1», «ПлюсПлюс», «Піксель») з 2017 по 2024 роки;

(3) лист № 1.16-1669-24 від 16.04.2024 року Державної авіаційної служби України, відповідно до якої ТОВ "Інкас Безпека Україна" за отриманням та/або переоформленням ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом до Державіаслужби не зверталось, і, відповідно, ліцензії не отримувало;

(4) лист № 6037/06-4/15-24 від 23.04.2024 року Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, відповідно до якого з інформації наявної в ліцензійному реєстрі в період з 27.01.2017 року по день надання відповіді ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом ТОВ «Інкас Безпека Україна» не видавалась та/або не переоформлювалась;

(5) Витяг сервісу Youcontrol від 09.04.2024 року щодо ТОВ «Інкас Безпека Україна», в якому у розділі Власність та дозволи наведено інформацію про: відсутність у власності відповідача-1 нерухомості, земельних ділянок; відсутність у відповідача-1 автотранспорту у власності або у користуванні; відсутність у відповідача-1 ліцензій;

(6) протоколи огляду та фіксації інформації з мережі Інтернет, в яких зафіксовано результати пошуку у пошуковій системі Google інформації щодо торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року, та встановлено відсутність будь-якої інформації щодо використання торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року в Україні для всіх заявлених на реєстрацію послуг 35 та 39 класів МКТП. Зокрема, відсутні будь-які веб-сайти, веб-сторінки та цифрова реклама відносно послуг за спірними торговельними марками відповідача-1 за такими запитами: результати пошуку в пошуковій системі Google за запитом "прокат автомобілів одеса"; результати пошуку в пошуковій системі Google за запитом "тов інкас безпека"; результати пошуку в пошуковій системі Google за запитом "inkas маркетингові послуги"; результати пошуку в пошуковій системі Google за запитом "показ мод inkas";

(7) протокол огляду та фіксації інформації з мережі Інтернет щодо відомостей з Бази даних українських експортерів та Бази даних комерційних пропозицій за запитом "Інкас" та "Inkas", в якому зафіксовано, що відповідно до відомостей, наведених в Базі даних українських експортерів - відсутні відомості за запитом Інкас або Inkas http://ukrexport.gov.ua/ukr/baza_ukr_ехport/?іndustry=оtext=іnkas. В Базі даних комерційних пропозицій - в розділі Державна підтримка українського експорту на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - відсутні відомості за запитом Інкас або Inkas;

(8) протокол огляду та фіксації інформації з мережі Інтернет щодо відомостей з веб-сайту https://www.imena.uа щодо вільних для реєстрації доменів за запитом Inkas, в якому зафіксовано, що за даними веб-сайту https://www.imena.uа. за запитом іnkas надається інформація про вільні та зареєстровані доменні імена. Доменні імена іnkas.uа та іnkas.соm належать позивачу, а решта доменних імен з позначенням "іnkas" у своєму складі є вільними, що свідчить про відсутність тактичного використання спірних торговельних марок в мережі Інтернет під час надання послуг, в тому числі у складі доменних імен https://www.imena.ua/uа/сheск-domain;

(9) фотографії (фотографії будинку зі сторони фасаду будинку та зсередини) на яких зафіксовано зовнішній вигляд будівлі за зареєстрованою адресою місцезнаходження відповідача-1: 65026, м. Одеса, б. Приморський, 14, офіс 11, з яких вбачається, що за вказаною адресою відсутні будь-які вивіски, таблички, які містять у складі спірні торговельні марки за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року.

Відповідач доказів на підтвердження факту використання в Україні торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року протягом останніх п`яти років до подання даного позову до суду не надав.

Враховуючи факт ненадання доказів та не доведення відповідачем-1 обставин реального використання в Україні торговельних марок за свідоцтвами України № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року протягом п`яти років, які передували даті подання позовної заяви про їх дострокове припинення, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині дострокового припинення повністю дії Свідоцтв України на торговельні марки № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року щодо всіх послуг, для яких зареєстровано знак, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Доводи відповідача, що станом на дату подання позовної заяви п`ятирічний строк на безперервне використання торговельної марки в Україні не сплинув у зв`язку із прийняттям Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України» суд оцінює критично, оскільки в абз. 4 п. 1 ч. 1 названого Закону визначено, що передбачені цим Законом правила зупинення перебігу строків не тягнуть за собою зупинення дії свідоцтв, патентів, якими засвідчується виникнення прав інтелектуальної власності відповідно до законодавства, а також відповідних прав інтелектуальної власності. Під час дії воєнного стану встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються суб`єктами права інтелектуальної власності у повному обсязі.

Таким чином, положення Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України» не підлягають застосуванню до спірних правовідносин.

Відповідно до абзацу 2 статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" було доповнено статтею 2-1 наступного змісту: Функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

До владних повноважень, делегованих НОІВ, належить: приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей; надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі; здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представлення інтересів України з питань охорони прав на торговельні марки у Всесвітній організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства; здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених); інформування та надання роз`яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на торговельні марки.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 року № 943-р "Про деякі питання Національного органу інтелектуальної власності" було визначено, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням позовних вимог в частині дострокового припинення повністю дії Свідоцтв України на торговельні марки № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення Свідоцтв України на торговельні марки № 248418 від 10.10.2018 року та № 248412 від 10.10.2018 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності, є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Таким чином, судовий збір у розмірі 12 112,00 грн. покладається на відповідача-1 з огляду те, що спір виник у зв`язку з неправильними діями Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна».

Керуючись ст. 73, 86, 129, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково припинити повністю дію Свідоцтва України на торговельну марку № 248418 від 10.10.2018 року щодо всіх послуг, для яких зареєстровано знак.

3. Достроково припинити повністю дію Свідоцтва України на торговельну марку № 248412 від 10.10.2018 року щодо всіх послуг, для яких зареєстровано знак.

4. Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) (ідентифікаційний код 44673629, адреса: 01601, м. Київ, вул. Дмитра Годзенка (Глазунова), 1) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення Свідоцтва України на торговельну марку № 248418 від 10.10.2018 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

5. Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) (ідентифікаційний код 44673629, адреса: 01601, м. Київ, вул. Дмитра Годзенка (Глазунова), 1) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення Свідоцтва України на торговельну марку № 248412 від 10.10.2018 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності або іншому чинному офіційному виданні державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкас Безпека Україна» (ідентифікаційний код 41040626, адреса: 65026, м. Одеса, бул. Приморський, 14, оф. 11) на користь 1141931 Онтаріо Лтд. (а.к.а. Інкас Груп) (1141931 Ontario Ltd. (a.k.a. Inkas Group)) (M9L 1V7, Онтаріо, Торонто, Вестон Роад, 3605, Канада) (Canada, M9L 1V7, Ontario, Toronto, Weston Road, 3605) судовий збір - 12 112,00 грн. (дванадцять тисяч сто дванадцять гривень).

7. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 13.02.2025р.

Суддя О.В. Котков