Окрема думка від 05.03.2025 по справі 910/8781/23

ОКРЕМА ДУМКА

судді Великої Палати Верховного Суду Шевцової Н. В.

щодо постанови Великої Палати Верховного Суду від 5 березня 2025 року у справі № 910/8781/23 (провадження № 12-64гс24), ухваленої за результатами касаційного перегляду постанови Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 року у справі за позовом «Єврокеш» С. А. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К», Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про припинення дії свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії

Короткий виклад історії справи

1. У червні 2023 року Eurocash S.A. (далі «Єврокеш» С.А. , позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Домінус-К» (далі - ТОВ «Домінус-К», відповідач-1) та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - відповідач-2), в якому просила:

- достроково припинити дію свідоцтва на торговельну марку № 34485 на території України повністю, а саме для всіх послуг 35, 41 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), для яких надана правова охорона;

- зобов`язати відповідача-2 внести до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки (далі - Реєстр) відомості про дострокове припинення дії свідоцтва № 34485 для всіх послуг 35, 41 та 42 класів МКТП на території України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач-1 володіє свідоцтвом України № 34485 від 15 вересня 2003 року на торговельну марку «EUROCASH», яка не використовується товариством на території України протягом останніх п`яти років, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на таку торговельну марку. Позивач зацікавлений у достроковому припиненні дії свідоцтва № 34485 , оскільки його наявність перешкоджає позивачу отримати на території України правову охорону чотирьох власних торговельних марок зі словесною частиною «EUROCASH» за міжнародними реєстраціями № 1633683, 1633015, 1633016 та 1633014 від 21 червня 2021 року.

3. Господарський суд міста Києва рішенням від 30 квітня 2024 року в задоволенні позову відмовив.

4. Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що з 25 серпня 2020 року, коли відповідач-1 отримав права на використання спірного знака для товарів і послуг від попереднього власника, до 5 червня 2023 року - дати звернення позивача до суду із цим позовом не сплив передбачений Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), п`ятирічний строк безперервного невикористання такого знака для товарів та послуг, а тому відсутні правові підстави, передбачені Законом України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII), для дострокового припинення дії належного відповідачу-1 свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку з невикористанням останнім цього знака без поважних причин протягом п`ятирічного строку. При цьому суд виходив з того, що законом не передбачена юридична відповідальність нового власника знака на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак.

5. Північний апеляційний господарський суд постановою від 22 серпня 2024 року скасував рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/8781/23 та прийняв нове рішення, яким позов задовольнив частково. Достроково припинив дію свідоцтва України № 34485 на торговельну марку на території України в частині всіх послуг 35 та 42 класів МКТП, для яких надана правова охорона. Зобов`язав відповідача-2 внести до Реєстру відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України № 34485 для всіх послуг 35 та 42 класів МКТП на території України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

6. Ухвалюючи таке рішення, суд апеляційної інстанції виходив, зокрема, з того, що чинне законодавство України, за його висновком, не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у залежність від зміни особи власника свідоцтва. З таких міркувань суд апеляційної інстанції виснував, що відповідач-1 мав оцінити наявний ризик при укладенні договору з попереднім власником стосовно передачі прав та одразу з 25 серпня 2020 року здійснювати власні заходи, спрямовані на використання спірної торговельної марки в Україні. Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону № 3689-XII правове значення в цьому випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше п`яти років); причини невикористання. При цьому обов`язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва. Дослідивши надані сторонами докази, суд апеляційної інстанції встановив, що відповідач-1 не довів використання торговельної марки для відповідних послуг 35 та 42 класу МКТП за спірним свідоцтвом.

7. Не погодившись із постановою Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 року, ТОВ «Домінус-К» подало до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу, в якій просило скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.

8. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалою від 2 жовтня 2024 року відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою відповідача-1 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 року, а ухвалою від 7 листопада 2024 року передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду з підстав, передбачених частиною третьою статті 302 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), вказавши про необхідність відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленій постанові Касаційного цивільного суду від 9 червня 2021 року у справі № 757/34959/18-ц.

9. Мотивуючи підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду зазначила про свою незгоду з висновком, викладеним у постанові Касаційного цивільного суду від 9 червня 2021 року у справі № 757/34959/18-ц, про те, що з дати отримання особою прав на використання спірного знака для товарів і послуг від попереднього власника, а саме з публікації відомостей про передачу йому вказаних прав, до моменту звернення позивача до суду із цим позовом не сплив передбачений Угодою про асоціацію п`ятирічний строк безперервного невикористання такого знака для товарів та послуг, а тому відсутні підстави для дострокового припинення дії належного відповідачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку з невикористанням останнім цього знака без поважних причин протягом п`ятирічного строку.

Короткий зміст постанови Великої Палати Верховного Суду

10. Велика Палата Верховного Суду постановою від 5 березня 2025 року касаційну скаргу відповідача-1 залишила без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 року - без змін.

11. Постанову вмотивовано, зокрема, тим, що частина четверта статті 18 Закону № 3689-XII та стаття 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки (дострокове припинення дії свідоцтва) з підстави невведення її у використання протягом п`ятирічного строку на відповідній території (невикористання в Україні). Перебіг цього строку розпочинається з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. При цьому умов, що перебіг зазначеного строку починається наново зі зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки, зазначені норми права не містять.

12. Проаналізувавши положення статей 198, 200 Угоди про асоціацію Велика Палата Верховного Суду виснувала, що як десятирічний строк охорони торговельної марки, так і п`ятирічний строк її безперервного невикористання починають перебіг відповідно з дати подання заявки та дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні) та не залежать від зміни власника (уповноваженого користувача) такої торговельної марки, хоч ця процедура може супроводжуватись видачею нового свідоцтва.

13. За висновком Великої Палати Верховного Суду дія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки може бути достроково припинена, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду торговельна марка не використовувалася в Україні стосовно товарів чи послуг, щодо яких вона зареєстрована, і немає поважних причин її невикористання. Обчислення зазначеного п`ятирічного періоду не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) торговельної марки.

14. Тож Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновком суду апеляційної інстанції, який підтримала колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, передаючи цю справу на розглядВеликої Палати Верховного Суду, про те, що і Закон № 3689-XII, і Угода про асоціацію встановлюють вимогу щодо безперервного використання саме торговельної марки, а не щодо безперервного використання торговельної марки конкретним власником, який може періодично змінюватись.

15. У підсумку Велика Палата Верховного Суду виснувала, що законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку в залежність від зміни особи власника свідоцтва. Набувач права власності на торговельну марку під час укладення відповідного договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку оцінює наявні ризики у зв`язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на торговельну марку.

16. Відтак Велика Палата Верховного Суду визнала за необхідне відступити від висновку Касаційного цивільного суду, наведеного в постанові від 9 червня 2021 року у справі № 757/34959/18-ц, відповідно до якого перебіг передбаченого в частині четвертій статті 18 Закону № 3689-XII п`ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення майнових прав на неї має починатися від дати отримання особою прав на використання спірного знака для товарів і послуг від попереднього власника.

Підстави і мотиви для висловлення окремої думки

17. Не погоджуюсь із висновками Великої Палати Верховного Суду, тому відповідно до частини третьої статті 34 ГПК України висловлюю окрему думкуз таких міркувань.

18. У цій справі «Єврокеш» С.А. як особа, зацікавлена у достроковому припиненні дії свідоцтва № 34485 , яким володіє відповідач-1, звернулася до суду з цим позовом, стверджуючи, що торговельна марка «EUROCASH», право на яку засвідчено зазначеним свідоцтвом, не використовується протягом останніх п`яти років, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на таку торговельну марку.

19. За статтями 420, 422 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

20. Відповідно до частин другої та третьої статті 425 ЦК України майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

21. Згідно із частиною першою статті 427 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

22. Статтею 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

23. Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні, регулює Закон № 3689-XII.

24. Згідно із частиною третьою статті 5 Закону № 3689-XII набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону.

25. Відповідно до частини першої статті 12 Закону № 3689-XII на підставі рішення про реєстрацію торговельної марки та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному електронному бюлетені НОІВ (далі - Бюлетень) відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку.

26. Видача свідоцтва здійснюється НОІВ у місячний строк після державної реєстрації торговельної марки. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво (частина перша статті 14 Закону № 3689-XII).

27. Відповідно до частин сьомої - дев`ятої статті 16 Закону № 3689-XII власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на торговельну марку стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг НОІВ видає нове свідоцтво на ім`я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

28. Згідно із частиною четвертою статті 18 Закону № 3689-XII якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством. Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою. Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва. Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалося протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання.

29. 1 вересня 2017 року для України набула чинності Угода про асоціацію, за статтею 158 якої сторони домовилися забезпечувати належне та ефективне виконання зобов`язань за міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, учасниками яких вони є. Для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

30. Згідно зі статтею 197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

32. Так, у пункті 1 статті 198 Угоди про асоціацію сторони передбачили, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

33. Зі змісту наведених норм права висновується, що дія свідоцтва може бути достроково припинена за заявою будь-якої зацікавленої особи у разі, якщо торговельна марка без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до Реєстру, протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, якщо використання торговельної марки призупинено на безперервний строк у п`ять років.

34. З огляду на викладене не погоджуюся з висновком більшості суддів Великої Палати Верховного Суду про те, що законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у залежність від зміни особи власника свідоцтва.

35. Так, чинне законодавство не обмежує власника свідоцтва у праві передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору і при цьому передача права власності на торговельну марку стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг посвідчується виданням нового свідоцтва на ім`я особи, якій передане це право.

36. Водночас за частиною четвертою статті 18 Закону № 3689-XII саме від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва обліковується п`ятирічний строк безперервного невикористання торговельної марки як умови задоволення позовної заяви про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Суддя Н. В. Шевцова