Ухвала

від 16.02.2011 по справі 21/80-59/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 21/80-59/20 16.02.11

За позовом Ві дкритого акціонерного товар иства “Нижфарм”

До 1) Від критого акціонерного товари ства “Фармак”

2) Державно го департаменту інтелектуал ьної власності Міністерства

освіти і науки України

Про п рипинення дій, що порушують п раво користування об' єктом права

інтелектуальної власно сті, визнання недійсним свід оцтва України від

10.02.10р. № 118352 та зобов' язання вч инити дії щодо усунення

порушення такого права

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники:

від позивача Кириченко І.А. - представник (дов. 370-НФ-НН від 30.06.2010 р.)

від відповідача 1 Таранчук Д.В. - представник (дов. №17/170 від 01.10.2009 р.)

Самілів Б.М. - представник (до в. №17/48 від 24.03.2010 р.)

від відповідача 2 Постоялкіна О.В. - представн ик (дов. 16-08/14 від 11.01.2010 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Відкрите акціонерне товар иство «Нижфарм»звернулось д о суду з позовом до Відкритог о акціонерного товариства “Ф армак” в якому просить суд: 1) з аборонити ВАТ «Фармак»викор истовувати в процесі виробни цтва та реалізації продукції , у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших н осіях інформації позначення "Хондрасил" схоже настільки, щ о їх можна-сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОК СИД" за свідоцтвом України № 22 897, стосовно товарів 5 класу МКТ П; 2) зобов'язати ВАТ «Фармак»в илучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконн о використаним позначенням « Хондрасил»та знищити упаков ку лікарського засобу, марко вану позначенням "Хондрасил" , схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товар ів і послуг "ХОНДРОКСИД" за сві доцтвом України № 22897.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 03.09.2009р. (суддя Шевченко Е.О.) за зазначеною в ище позовною заявою порушено провадження у справі №21/80, залу чено за ініціативою суду до у часті у справі у якості треть ої особи, яка не заявляє самос тійних вимог на предмет спор у на стороні позивача Держав ний департамент інтелектуал ьної власності МОН України.

У судовому засіданні 15.04.10р. пр едставником позивача подано заяву про уточнення та допов нення позовних вимог, які він сформулював таким чином: 1) за боронити ВАТ «Фармак»викори стовувати в процесі виробниц тва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших н осіях інформації позначення »/ «ХОНДРАСИЛ», схоже настіль ки, що їх можна сплутати зі зна ком для товарів і послуг "ХОНД РОКСИД" за свідоцтвом Україн и № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобов'язати ВАТ «Фарма к»вилучити з комерційного об ігу лікарські засоби з незак онно використаним позначенн ям «Сhondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною т а кирилицею) та знищити упако вку лікарського засобу, марк овану позначеннями "Chondrasil»та «Х ОНДРАСИЛ»(латиною та кирилиц ею), схожими настільки, що їх н ожна сплутати зі знаком для т оварів і послуг "ХОНДРОКСИД" з а свідоцтвом України № 22897; 3) виз нати недійсним повністю свід оцтво України на знак "Сhondrasil; ХО НДРАСИЛ»(латиною та кирилице ю, комбінований) від 10.02.10р. № 118352; 4) з обов'язати Державний департа мент інтелектуальної власно сті Міністерства освіти і на уки України (вул. Урицького, 45, м . Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 21716978) вне сти зміни до Державного реєс тру свідоцтв України на знак и для товарів і послуг про виз нання недійсним свідоцтва Ук раїни від 10.02.10р. № 118352 на знак "Сhondrasil ; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирил ицею, комбінований) та опублі кувати своєму офіційному бюл етені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на к для товарів і послуг «Сhondr asil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кири лицею, комбінований) за Свідо цтвом України від 10.02.10р. № 118352, яка прийнята до розгляду Господ арським судом міста Києва.

Ухвалою суду від 15.04.10р., в зв' язку з доповненням позивачем позовних вимог, на підставі с татті 24 ГПК України судом було залучено до участі у справі і ншого відповідача - Державн ий департамент інтелектуаль ної власності МОН України.

Рішенням Господарського с уду м. Києва у справі № 21/80 від 01.06. 2010 р. позовні вимоги задовол ено повністю: 1) заборонено ВАТ «Фармак»використовувати в п роцесі виробництва та реаліз ації продукції, у своїй рекла мі, на вивісках, інтернет-стор інці та інших носіях інформа ції позначення »/ «ХОНДРАСИЛ », схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товар ів і послуг "ХОНДРОКСИД" за сві доцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; 2) зобов' язано ВАТ «Фармак»вилучити з комерційного обігу лікарськ і засоби з незаконно викорис таним позначенням hondrasil; ХОНДРА СИЛ» (латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарськог о засобу, марковану позначен нями »та «ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею), схожими настіл ьки, що їх можна сплутати зі зн аком для товарів і послуг "ХОН ДРОКСИД" за свідоцтвом Украї ни № 22897; 3) визнано недійсним пов ністю свідоцтво України на з нак drasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.10р. № 118352; 4) зобов' язано Держа вний департамент інтелектуа льної власності Міністерств а освіти і науки України внес ти зміни до Державного реєст ру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визн ання недійсним свідоцтва Укр аїни від 10.02.10р. № 118352 на знак «Chondrasil; Х ОНДРАСИЛ»(латиною та кирилиц ею, комбінований) та опубліку вати у своєму офіційному бюл етені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг n drasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кири лицею, комбінований) за Свідо цтвом України від 10.02.10р. № 118352; 5) ст ягнуто з відповідача 1 (Відкри того акціонерного товариств а «Фармак»04080, м. Київ, вул. Фрунз е, 63, Код в ЄДРПОУ 00481198) на користь позивача (ВАТ "Нижфарм", м.Нижн ій Новгород, Російська Федер ація, представництво в Украї ні: Україна, 01004, м.Київ, вул. Вели ка Васильківська, буд. 9/2 офіс 52 ) 85,00грн. - державного мита, 236,00грн .- витрат на інформаційно-техн ічне забезпечення судового п роцесу, 5529,6 грн. - витрати на пров едення судової експертизи у справі № 21/80.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 04.10.2010 р. у справі № 21/80 у задо воленні апеляційної скарги В АТ „Фармак" на рішення Господ арського суду м. Києва від 01.06.2010 р. у справі №21/80 відмовлено, ріш ення Господарського суду м. К иєва від 01.06.10 р. у справі №21/80 зали шено без змін.

Постановою Вищого господа рського суду України від 23.12.2010р . у справі №21/80 задоволено касац ійну скаргу ВАТ „Фармак", п останову Київського апеляці йного господарського суду ві д 04.10.2010р. та рішення Господарськ ого суду міста Києва від 01.06.2010р. скасовано, справу передано д о Господарського суду міста Києва на новий розгляд.

В постанові Вищий господар ський суд України не погоджу ючись висновками Господарсь кого суду міста Києва та Київ ського апеляційного господа рського суду зазначив наступ не.

В матеріалах справи містят ься висновок № 54/10-ОД від 22.02.10р., ви сновки спеціалістів: Жили Б.В . від 21.04.10 р. та П "Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України" від 21.04.10 р. та висновок ДНДІ СЕ № 4341/30 від 02.09.10 р., які містя ть у собі протилежні відпові ді на питання схожості відпо відних знаків для товарів та послуг, що обумовлює відсутн ість однозначної відповіді н а дане питання та, авжеж, не до зволяє суду у відповідності до ст. 43 ГПК України, згідно яко ї господарський суд оцінює д окази за своїм внутрішнім пе реконанням, що ґрунтується н а всебічному, повному і об' є ктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справ и в їх сукупності, керуючись з аконом, здійснити оцінку док азів якими позивач та відпов ідач - 1 обґрунтовують власн і правові позиції.

Однак, як свідчать матеріал и справи, судом першої інстан ції, при наявності відповідн ого обґрунтованого клопотан ня та законодавчо обґрунтова них підстав для призначення повторної судової експертиз и, всупереч приписам ст. 42 ГПК У країни відповідні дії щодо п ризначення повторної експер тизи не були здійснені, судом були неповно з' ясовані обс тавини, що мають значення для справи.

Судом апеляційної інстанц ії, всупереч приписам ст. 104 ГПК України, рішення першої інст анції, прийняте з неповним з'я суванням обставин, що мають з начення для справи з порушен ням норм процесуального прав а, залишено без змін.

При новому розгляді господ арському суду необхідно врах увати наведене, більш ретель но перевірити доводи сторін, встановити дійсні обставини справи і прийняти рішення ві дповідно до вимог закону.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 13.01.11 р. справу № 21/80 прийнято до провадження з присвоєнням номеру - 21/80-59/20, пр изначено розгляд справи на 09.0 2.11р.

09.02.11р. відділом діловодства с уду отримано від відповідача 1 клопотання про призначення судової експертизи (вих. №17/16 в ід 09.02.11 р.) у якому відповідача 1 п росить суд призначити повтор ну судову експертизу та проп онує перелік питань для досл ідження, а саме як питання які вже були дослідженні у попер едніх експертних висновках, так і нові питання які, на думк у відповідача 1, потребують до слідження судовим експертом . Необхідність проведення по вторної судової експертизи в ідповідач 1 обґрунтовує наяв ністю суттєвих розходжень у попередніх висновках експер тів, які можна усунути лише шл яхом проведення повторної ек спертизи.

Також, 09.02.11р. через відділ діл оводства суду представник по зивача подав клопотання про виклик в судове засідання су дових експертів ДНДІ СЕ Луш нікову Т.В. для надання пояс нень стосовно Висновку СЕОШ № 4341/30 від 02.09.2010р., та експерта Бюро судових експертиз Дорошен ка О.Ф. для надання додатков их роз'яснень стосовно Висно вку судової експертизи об'єк тів інтелектуальної власнос ті № 54/10-ОД від 22.02.10 р. В обґрунтува ння даного клопотання позива ч посилається на припис пост анови ВГС України від 23.12.10 р., а с аме для вирішення питання су перечності висновків судови х експертиз необхідні додатк ові роз' яснення судових екс пертів щодо того, яким чином в они дійшли своїх висновків. О тже, оскільки відсутність до даткових роз' яснень експер тів (зокрема, експерта ДНДІ СЕ Т.Лушніковой) стало єдиною пі дставою для скасування закон них рішень господарських суд ів п справі № 21/80, то позивач про сить суд викликати в судове з асідання експертів Лушнік ову Т.В. та Дорошенка О.Ф.

У судовому засіданні 09.02.11 р. п редставник відповідача 1 під тримав подане ним клопотання про призначення повторної с удової експертизи, та запере чив проти клопотання позивач а, оскільки виклик експертів для дачі додаткових пояснен ь не усуне протиріч, які наявн і у висновках експертів.

Представник позивача в суд овому засіданні 09.02.11 р. підтрим ав подане клопотання про вик лик експертів, та заперечив п роти клопотання відповідача 1 про призначення повторної с удової експертизи. Зазначив про можливість призначення у справі додаткової судової е кспертизи.

Ознайомившись з клопотанн ям відповідача 1 та клопотанн ям позивача, дослідивши мате ріали справи № 21/80-59/20, суд задово льняє клопотання відповідач а 1 частково, призначає по спра ві експертизу об' єктів інте лектуальної власності та від мовляє в задоволенні клопота ння позивача з наступних під став.

Згідно з частинами 3 та 4 ста тті 42 ГПК України у випадках н едостатньої ясності чи непов ноти висновку судового експе рта господарський суд може п ризначити додаткову судову е кспертизу, при необхідності господарський суд може призн ачити повторну судову експер тизу і доручити її проведенн я іншому судовому експерту.

В п. 9 роз' яснення президі ї Вищого арбітражного суду У країни від 11.11.1998 № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначенн я судової експертизи” зазнач ено, що частинами третьою і че твертою статті 42 ГПК передбач ено право господарського суд у призначити додаткову або п овторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого.

Додаткова експертиза приз начається судом після розгля ду ним висновку первинної ек спертизи, якщо виявиться, що у сунути неповноту або неясніс ть висновку в судовому засід анні шляхом заслуховування е ксперта неможливо.

Висновок експерта визнаєт ься неповним, якщо досліджен о не всі надані йому об'єкти аб о не дано вичерпних відповід ей на всі поставлені перед ек спертом питання.

Висновок експерта визнаєт ься неясним, якщо він викладе ний нечітко або носить непев ний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення до даткової експертизи необхід но чітко зазначити, які саме в исновки експерта суд вважає неповними чи неясними або як і обставини зумовили необхід ність розширення експертног о дослідження. Така судова ек спертиза може призначатись я к з ініціативи суду, так і за к лопотанням учасників судово го процесу, а її проведення мо же бути доручено тому ж або ін шому експерту.

Якщо необхідно здійснити д ослідження нових об'єктів аб о з інших обставин справи, при значається нова, а не повто рна експертиза.

Повторна судова експертиз а призначається з ініціативи суду або за клопотанням учас ників процесу, якщо висновок експерта визнано необгрунто ваним чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у йо го правильності. Повторну су дову експертизу може бути пр изначено також, якщо є розход ження у висновках кількох ек спертів і їх неможливо усуну ти шляхом одержання додатков их пояснень експертів у судо вому засіданні. Повторну суд ову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Предметом розгляду даної с прави є припинення відповіда чем 1 дій, а саме дій, що за тверд женням позивача, порушують п раво користування товарним з наком, який належить позивач еві на підставі свідоцтва № 228 97, шляхом нанесення відповіда чем вказаного знаку на упако вку.

До предмету спору відносит ься також ще питання визнанн я недійсним свідоцтва Україн и №118352 на знак для товарів та по слуг «ХОНДРАСИЛ Chondrasil».

Зазначене питання не дослі джувалося у ході первісної т а повторної судових експерти з і його неможливо з' ясуват и шляхом одержання пояснень експертів у судовому засідан ні.

Також у справі відсутні обс тавини, що свідчать про непов ноту або неясність висновків експертів у справі, що було б підставою для призначення до даткової експертизи.

Але наявні суттєві розходж ення у первинній та повторні й судових експертизах, які не можливо усунути шляхом одерж ання додаткових пояснень екс пертів у судовому засіданні, оскільки експертні висновки містять у собі протилежні ві дповіді на однакові питання.

З огляду на зазначене, вба чається за неможливе признач ення повторної або додатково ї експертизи, а виклик у судов е засідання експертів для да чі пояснень є передчасним.

За таких обставин, враховую чи вказівки, які містяться у п останові Вищого господарськ ого суду України від 23.12.2010р. у сп раві №21/80, які є обов' язковими для суду першої інстанції пі д час нового розгляду справи відповідно до ст. 111-12 ГПК Украї ни, суд дійшов висновку про не обхідність призначення у спр аві нової судової експертизи об' єктів інтелектуальної в ласності.

Таким чином, суд відмовляє п озивачу у задоволенні клопот анні про виклик судових експ ертів та частково задовольня є клопотання відповідача 1 пр о призначення повторної експ ертизи.

З метою надання сторонам мо жливості для пропонування за питань, які можуть бути поста влені перед судовим експерто м у судовому засіданні 09.02.11 р. ог олошено перерву до 16.02.11 р.

За приписами ст. 41 ГПК Украї ни учасники судового процесу мають право пропонувати гос подарському суду питання, як і мають бути роз' яснені суд овим експертом. Відповідні п итання були запропоновані ст оронами.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК Ук раїни, суд зупиняє проваджен ня у справі до отримання висн овків експертизи по поставле ним питанням.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, су д, -

УХВАЛИВ :

1. Призначити по справі судову експертизу об' єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити ате стованим судовим експертам Х арківського науково-дослідн ого інституту судових експер тиз (ХНДІСЕ)(61077, м. Харків, вул. Зо лочевська, 8-а).

2. На вирішення експертів по ставити наступні питання:

Питання позивача:

1) Чи є торгова назва лікарсь кого засобу Хондрасил, зареє строваного наказом МОЗ Украї ни від 05 березня 2007 р. № 103 (реєстра ційне посвідчення № UA/6033/01/01) схож ою настільки, що її можна сплу тати зі знаком для товарів і п ослуг за свідоцтвом України № 22897?

2) Чи є позначення «ХОНДРACИJI» /l», що застосовується на упако вках та в рекламних матеріал ах лікарського засобу ХОНДРА СИЛ виробництва Відкритого а кціонерного товариства «Фар мак», зареєстроване як знак д ля товарів і послуг за свідоц твом України № 118352, схожим наст ільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послу г за свідоцтвом України № 22897?

Питання відповідача 2:

1) Чи є позначення «ХОНД РACИJI",„Chondrasil»на упаковках препар ату та рекламних матеріалах Відкритого акціонерного тов ариства «Фармак», схожим із з наком "ХОНДРОКСИД" за свідоцт вом України № 22897?

2) Чи є знак „Chondrasil ХОНДРАС ИЛ" за свідоцтвом України №118352 схожим настільки, що його мож на сплутати із знаком "ХОНДРО КСИД" за свідоцтвом України № 22897?

Питання відповідача 1:

1) Чи є елемент «ХОНДР», що вхо дить до складу слів «хондрок сид» та хондрасил», зображен их на знаках для товарів і пос луг за свідоцтвами України № 22897 та № 118352 відповідно, загально вживаним терміном відносно т оварів 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знаки;

2) Чи є знак для товарів і посл уг «Хондрасил Chondrasil»за Свідоцт вом України № 118352 таким, що має р озрізняльну здатність;

3) Чи є знак для товарів і посл уг за свідоцтвом України № 118352 схожим настільки, що його мож на сплутати зі знаком для тов арів і послуг за свідоцтвом У країни № 22897;

4) Чи є зображення, нанесене н а упаковку препарату «Хондра сил»виробництва ВАТ «Фармак »відповідно до Свідоцтва Укр аїни № 118352 ідентичним до зображ ення, що розміщене на упаковц і препарату «Хондроксид»вир обництва ВАТ «Нижфарм»;

5) Чи є позначення, нанесені н а упаковку препарату Ходраси л, виробництва ВАТ «Фармак», о манливим або таким, що може вв ести в оману щодо особи, яка ви робляє товар маркований това рним знаком за свідоцтвом Ук раїни № 22897;

6) Чи словесне позначення, на несене на упаковку препарату Ходрасил, виробництва ВАТ «Ф армак», тотожним до словесно го позначення Хондроксид тов арному знаку за свідоцтвом У країни № 22897.

3. Витрати по проведенню екс пертизи покласти на відповід ача 1- Відкрите акціонерне тов ариство "Факмак" та позивача - Відкрите акціонерне товарис тво “Нижфарм” порівну.

4. Попередити експертів про кримінальну відповідальніс ть за ст. ст. 384, 385 КК України.

5. Зобов' язати сторони нада вати матеріали, необхідні дл я проведення експертизи.

6. Провадження по справі № 21/80-5 9/20 зупинити до надання виснов ків судової експертизи.

7. Зобов'язати експерта згід но з ч. 1 ст. 42 ГПК України направ ити сторонам у справі копію в исновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунк том 1.13 пункту 1 Інструкції про п ризначення та проведення суд ових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідно сті дослідження великої кіль кості документів та у разі ск ладності призначеної експер тизи, дозволяю проведення ек спертизи у більш довгий терм ін відповідно до чинного зак онодавства.

8. Дану ухвалу може бути оска ржено в порядку, передбачено му, чинним законодавством Ук раїни, в частині зупинення пр овадження по справі.

9. Ухвалу направити сторонам , експерту.

Суддя

Ю.В. Картавцева