Рішення

від 05.07.2011 по справі 20/311

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  20/311

05.07.11

За позовом      Фольксваген Акцієнгезелшафт (Volkswagen Aktiengesellschaft)

До               1.   Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства

                         освіти і науки України  

     2.   Приватного підприємства «ВАРІАНТ»

Про            визнання недійсним повністю свідоцтва України №85156 від 10.12.2007р. на

                  комбінований знак для товарів і послуг «Variant»

                                                                                                   Суддя Палій В.В.

Представники сторін:

від позивача         ОСОБА_1- предст. (дов.від 30.09.2010р.)

                         ОСОБА_2- предст. (дов.від 20.08.2011р.)            

від відповідача 1 ОСОБА_3- предст. (дов.від  11.01.2010р.)          

від відповідача 2 ОСОБА_4- предст. (дов.від 11.02.2011р.)

                  ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги Фольксваген Акцієнгезелшафт (Volkswagen Aktiengesellschaft) заявлені про визнання свідоцтва України №85156 від 10.12.2007р. на комбінований знак для товарів і послуг «Variant», власником якого є відповідач-2, недійсним повністю, оскільки зареєстроване позначення не відповідає умовам надання правової охорони, а саме, комбіноване позначення Приватного підприємства «ВАРІАНТ»є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №436990 та №702164, які зареєстровані раніше на ім’я позивача для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.10.2010р. суддею Палієм В.В. порушено провадження у справі №20/311, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 19.10.2010р.

19.10.2010р. судом одержано від відповідача-2 клопотання про витребування у відповідача-1 матеріалів заявки, на підставі якої відповідачу-2 було видано свідоцтво України №85156 від 10.12.2007р., а також клопотання про направлення матеріалів справи №20/311 за підсудністю до Господарського суду Автономної республіки Крим, а саме, за місцем вчинення порушення, яке пов’язано з предметом даного спору.

Представник позивача у судовому засіданні 19.10.2010р. звернувся до суду з клопотанням про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. У клопотанні визначено перелік питань, які позивач просить суд поставити на вирішення експертизи та визначено експертів, одному з яких, за вибором суду,  позивач просить суд доручити проведення експертизи.

Представник відповідача-1 подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з підстав, викладених у відзиві.

Представник відповідача-2 у відзиві на позовну заяву просить суд відмовити у задоволенні позову, посилаючись на те, що знак для товарів і послуг «Variant»відповідає умовам надання правової охорони та вказуючи на те, що «Приватне підприємство «ВАРІАНТ»є фірмовим (комерційним) найменуванням, яке має загальновживану та вирізняльну частини. Найчастіше фірмове (комерційне) найменування або його частина реєструється як торгова марка на ім’я власника фірмового найменування. У разі реєстрації його на іншу особу, власник попереднього права має право вимагати визнання такої реєстрації недійсною. При порівнянні комерційного найменування відповідача-2 і торговельних марок за міжнародними реєстраціями №436990 та №702164, можна зробити висновок про схожість цих словесних позначень до ступеню змішування.

У судовому засіданні клопотання відповідача-2 про направлення матеріалів справи №20/311 за підсудністю до Господарського суду Автономної республіки Крим судом не задоволено, в зв’язку з його необґрунтованістю з урахуванням вимог ч. 3 ст. 15 ГПК України, де зазначено, що справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.

Оскільки місцезнаходження відповідача-1 є: м. Київ, вул. Урицького, 45, справа №20/311 підсудна Господарському суду м. Києва.

Підстави для задоволення клопотання відповідача-2 про витребування у відповідача-1 матеріалів заявки, на підставі якої відповідачу-2 було видано свідоцтво України №85156 від 10.12.2007р. - відсутні, оскільки ухвалою суду від 04.10.2010р. матеріали вищезазначеної заявки були витребувані судом у відповідача-1.

Розгляд клопотання представника позивача про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності перенесено судом на наступне судове засідання.

Судом оголошено перерву у судовому засіданні до 02.11.2010р., з метою надання можливості відповідачу-1 подати суду матеріали заявки, на підставі якої відповідачу-2 було видано свідоцтво України №85156 від 10.12.2007р.

02.11.2010р. судом одержано від відповідача-1 матеріали заявки, на підставі якої відповідачу-2 було видано свідоцтво України №85156 від 10.12.2007р. та копії міжнародних реєстрацій позивача.

У судовому засіданні 02.11.2010р. суд задовольнив клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі. Оскільки для роз’яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача та ухвалою від 02.11.2010р.  призначив у справі №20/311 судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів –Дорошенку Олександру Федоровичу, який не є фахівцем державної спеціалізованої установи.

У зв’язку з наведеним, провадження у справі №20/311 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

23.05.2011р. судом одержано матеріали справи №20/311 із висновком  №694 судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 18.03.2011р. за підписом експерта ОСОБА_5

У зв’язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 24.05.2011р. провадження у справі №20/311 поновлено, а справа призначена до судового розгляду на 07.06.2011р.

У судовому засіданні 07.06.2011р. представник позивача надав суду письмові пояснення щодо порушеного права позивача, що стало підставою для звернення з позовом до суду.

Представник відповідача-2 заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи, для надання можливості ознайомитись із матеріалами справи.

Клопотання судом задоволено.

У судовому засіданні 07.06.2011р. судом оголошено перерву до 21.06.2011р.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні 21.06.2011р. надав суду відзив на позовну заяву, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

Представник позивача звернувся до суду із клопотанням про виклик у судове засідання судового експерта ОСОБА_5, яким було проведено судову експертизу у справі №20/311 та складено  висновок №694 судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 18.03.2011р. Клопотання мотивовано тим, що позивачу незрозуміло, яким чином експерт дійшов до остаточних висновків, які у певній частині не відповідають наявній інформації щодо послуг (35 клас МКТП), для яких зареєстровані торговельні марки позивача. Також, у додатку №1 до висновку експертом не зазначено послуг 37 класу МКТП, на які розповсюджується правова охорона міжнародної реєстрації №702164.

Представники відповідачів підтримали наведене клопотання представника позивача.

Клопотання судом задоволено.

Відповідно до змісту п. 9.1 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998,  № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" з метою усунення неповноти або неясності складеного експертом висновку, судового експерта може бути викликано у судове засідання для заслуховування його пояснень.

З метою виклику судового експерта ОСОБА_5 у судове засідання для дачі пояснень щодо складеного ним висновку №694 судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 18.03.2011р., розгляд справи 21.06.2011р. відкладено.

04.07.2011р. судом одержано виправлений висновок  №694 судової експертизи від 18.03.2011р. від експерта ОСОБА_5 У супровідному листі за підписом судового експерта зазначається про те, що внесені виправлення не впливають на остаточний результат висновку, тобто, на встановлену схожість знака за свідоцтвом №85156 зі знаками за міжнародними реєстраціями №436990 та №702164 для певних товарів і послуг, а також на встановлену здатність знака за свідоцтвом №85156 ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Експерт ОСОБА_5 просить суд розглянути виправлений висновок за його відсутності.

У судовому засіданні 05.07.2011р. представником позивача подано суду клопотання про відшкодування понесених позивачем судових витрат за рахунок відповідача-2, а саме, 85,00грн. державного мита, 236,00грн. –витрат на ІТЗ, 10 134,00грн. –витрат на проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача та відповідача-1 в усних поясненнях не заперечили проти виправленого експертного висновку №694, як доказу по справі.

Представник відповідача-2 проти виправленого експертного висновку №694, як доказу по справі, не заперечив, проте, просить суд судові витрати, зокрема, 10 134,00грн. –витрат позивача на проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, не покладати на відповідача-2.

Оскільки виправлений експертом висновок №694 у повній мірі усуває допущену неповноту у первісному висновку, суд задовольняє клопотання судового експерта ОСОБА_5 про розгляд виправленого висновку №694  за його відсутності.

У судовому засіданні 05.07.2011р. судом оголошено перерву до 05.07.2011р. о 14:10год., з метою виготовлення повного тексту рішення по справі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач набув в Україні статус володільця міжнародної реєстрації №436990 на торговельну марку »для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: автомобілі з кузовом «універсал»та деталі до них. Дата реєстрації –31.03.1978р., яка діє на території України з 31.03.1978р. на підставі  міжнародного договору –Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків для  товарів і послуг від 14.04.1891р., яка є чинною в Україні з 25.12.1991р.

Також позивач є власником міжнародної реєстрації №702164 на торговельну марку nt», яка діє на території України для товарів 07, 12, 14, 18, 27, 28 та послуг 37 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Дата реєстрації –16.07.1998р., яка діє на території України з 16.07.1998р., на підставі  міжнародного договору –Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків для  товарів і послуг від 14.04.1891р., яка є чинною в Україні з 25.12.1991р.

         10.12.2007р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг »на ім’я Приватного підприємства «ВАРІАНТ» і видано свідоцтво №85156 щодо товарів 12 та послуг 35, 37 класів МКТП.

Дата подання заявки  на реєстрацію комбінованого знака » - 20.02.2006р.

Позивач вважає, що зареєстрований комбінований знак »(свідоцтво №85156)  не відповідає умовам наданням правової охорони, з наступних підстав.

Комбіноване позначення »(свідоцтво №85156)  є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача за міжнародними реєстраціями №436990, №702164, отже торговельна марка відповідача-2 вцілому асоціюється зі знаками позивача.

Відповідач-1 у відзиві просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки  при порівнянні комбінованого оригінального знаку відповідача-2 та словесного стандартного знаку позивача вбачається, що загальне зорове (візуальне) сприйняття цих знаків вцілому є абсолютно різним. Позивачем не доведено факту порушення його прав, а спірні правовідносини між позивачем та відповідачами на даний час відсутні.

Відповідач-2 у відзиві на позовну заяву просить суд відмовити у задоволенні позову, посилаючись на те, що знак для товарів і послуг «Variant»відповідає умовам надання правової охорони та вказуючи на те, що «Приватне підприємство «ВАРІАНТ»є фірмовим (комерційним) найменуванням, яке має загальновживану та вирізняльну частини. Найчастіше фірмове (комерційне) найменування або його частина реєструється як торгова марка на ім’я власника фірмового найменування. У разі реєстрації його на іншу особу, власник попереднього права має право вимагати визнання такої реєстрації недійсною. При порівнянні комерційного найменування відповідача-2  і торговельних марок за міжнародними реєстраціями №436990 та №702164, можна зробити висновок про схожість цих словесних позначень до ступеню змішування.

  З метою всебічного, повного та об’єктивного вирішення спору у справі №20/311 судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_5

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

-          Чи є схожими настільки, що їх можна сплутати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями  №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.?

-          Чи є  товари та послуги, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. такими самими або спорідненими  з товарами та послугами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями  №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.?

-          Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу,  а саме, чи існує ймовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 12 класу МКТП та/або послуг 35, 37 класів МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. та товарів 12 класу МКТП та/або послуг  37 класу МКТП, маркованих торговельними марками за міжнародними реєстраціями  №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.?

23.05.2011р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №20/311 із висновком №694 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 18.03.2011р., відповідно до якого експертом надані наступні відповіді на поставлені питання:

-  знак для товарів і послуг за свідоцтвом №85156 від 10.12.2007р. є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р. Товари, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. є такими самими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р. Послуги, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р.  є спорідненими з частиною послуг 35 класу та всіма послугами 37 класу, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, а саме, існує ймовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 12 класу МКТП, частини послуг 35, всіх послуг 37 класів МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. та товарів 12 класу МКТП, частини послуг 35 класу МКТП та всіх послуг 37 класу МКТП, маркованих торговельними марками за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

Згідно виправленого тексту висновку №694 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 18.03.2011р., який наданий експертом ОСОБА_5, у зв’язку з  допущеною неточністю у первісному висновку при порівнянні товарів та послуг, для яких зареєстровано досліджувані торговельні марки, експертом надані наступні відповідні а поставлені перед ним питання:

-          знак для товарів і послуг за свідоцтвом №85156 від 10.12.2007р. є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

Товари 12 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. є такими самими з товарами 12 класу, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

Частина послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р.  є спорідненими з товарами 12 класу МКТП,  для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

Всі послуги 37 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р., є спорідненими з товарами 12 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.  та послугами 37 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією №702164.

-          враховуючи висновок по питанню 1, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, стосовно товарів і послуг, визначених у Додатку №1 до Висновку.

У додатку №1 до висновку міститься таблиця зіставлення товарів і послуг, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 та за міжнародними реєстраціями №436990,  №702164.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими у частині та підлягають задоволенню частково, з огляду на наступне.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки на реєстрацію комбінованого знака »є 20.02.2006р.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції станом на 22.05.2003р.) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема,  не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.2.1 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджено наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995р. №116, в редакції наказу від 20.08.1997р. №72, згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна:

- міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою;

- знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім'я особи, яка має право користування таким найменуванням;

ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Відповідно до статті 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції станом на 22.05.2003р.) свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У вирішенні спорів пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, судом призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі №20/311, яку доручено провести атестованому судовому експерту ОСОБА_5

Згідно з висновку №694 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 18.03.2011р., експертом надані наступні відповіді на поставлені питання:

-  знак для товарів і послуг за свідоцтвом №85156 від 10.12.2007р. є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р. Товари, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. є такими самими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р. Послуги, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р.  є спорідненими з частиною послуг 35 класу та всіма послугами 37 класу, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, а саме, існує ймовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 12 класу МКТП, частини послуг 35, всіх послуг 37 класів МКТП, маркованих знаком за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. та товарів 12 класу МКТП, частини послуг 35 класу МКТП та всіх послуг 37 класу МКТП, маркованих торговельними марками за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

Згідно виправленого тексту висновку №694 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 18.03.2011р., який наданий експертом ОСОБА_5, у зв’язку з  допущеною неточністю у первісному висновку при порівнянні товарів та послуг, для яких зареєстровано досліджувані торговельні марки, експертом надані наступні відповідні а поставлені перед ним питання:

-          знак для товарів і послуг за свідоцтвом №85156 від 10.12.2007р. є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

Товари 12 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. є такими самими з товарами 12 класу, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

Частина послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р.  є спорідненими з товарами 12 класу МКТП,  для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.

Всі послуги 37 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р., є спорідненими з товарами 12 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.  та послугами 37 класу МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією №702164.

-          враховуючи висновок по питанню 1, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, стосовно товарів і послуг, визначених у Додатку №1 до Висновку.

У додатку №1 до висновку міститься таблиця зіставлення товарів і послуг, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 та за міжнародними реєстраціями №436990,  №702164.

Згідно додатку 1 до висновку «Таблиця зіставлення товарів і послуг, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 та за міжнародними реєстраціями №№436990, 702164»експерт  зазначив, що  до таких самих товарів віднесені усі товари 12 класу МКТП, до споріднених послуг віднесено усі послуги 37 класу МКТП та частина послуг 35 класу МКТП, а саме:  послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); допомога покупцям у виборі та придбанні товарів на підприємствах роздрібної торгівлі; сукупне розміщування в одному місці (крім транспортування), на користь суспільства,  асортименту товарів: транспортних засобів та вузлів і деталей транспортних засобів, яке дозволяє споживачам зручним чином оглядати та купувати ці товари за допомогою каталогів, веб-сайтів мережі Інтернет, телевізійних магазинів, шляхом замовлення через засоби телекомунікації, поштою; демонстрування товарів.

У висновку експертом зазначено, що товари і послуги за свідоцтвом України №85156 та товари і послуги за міжнародними реєстраціями №436990 та №702164 є ідентичними, що стосується товарів 12 класу, та спорідненими, що стосується частини послуг 35 та всіх послуг 37 класу, оскільки «практично усі види послуг, а це послуги, що входять до 35-45 класів МКТП, можуть бути спорідненими з різними товарами, які супутні цим товарам»; «Дія, яка спрямована на задоволення потреб самого заявника (рекламування своїх товарів, їх пакування, зберігання, перевезення, доставляння, продаж, тощо) не є послугою для цілей реєстрації знака, а є дією, обов’язковою для здійснення своєї діяльності на ринку та є функцією знака, тобто, визнається згідно з статтею 16 Закону використанням знака».

Виправлений текст висновку №694 у повній мірі усуває допущену неповноту складеного експертом первісного висновку.

Суд оцінює зазначений висновок експертизи (в редакції виправленого тексту висновку, який доданий до супровідного листа від 04.07.2011р.) як належний доказ у справі №20/311.

Відповідачем-2 надано суду заперечення проти висновку №694 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 18.03.2011р. (у первісній редакції) стосовно спорідненості частини послуг 35 класу МКТП, проте, суд відхиляє вказані заперечення, у зв’язку з тим, що допущені неточності виправлені експертом у виправленому тексті висновку №694 та конкретний перелік споріднених послуг 35 класу МКТП наведений у Додатку №1 до висновку. В іншій частині заперечень, суд зазначає, що вказані твердження є власною позицією представника відповідача-2, який не має статусу судового експерта. Натомість, експертиза у справі №20/311 проведена судовим експертом, який має відповідні вищу технічну освіту,  вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, вчений ступінь кандидата юридичних наук, пройшов відповідну підготовку та отримав кваліфікацію судового експерта (включений до Державного реєстру атестованих судових експертів), має стаж судово - експертної роботи із 2001року.         

Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом №85156 від 10.12.2007р. є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р. в частині всіх товарів 12 класу МКТП, які є такими самими з товарами 12 класу МКТП (міжнародні реєстрації №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.), всіх послуг 37 класу МКТП, які є спорідненими, з товарами 12 класу МКТП (міжнародні реєстрації №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.) та послугами 37 класу МКТП (міжнародна реєстрація №702164) та частини послуг 35 класу МКТП, які є спорідненими з товарами 12 класу МКТП (міжнародні реєстрації №436990 від 31.03.1978р. та №702164 від 16.07.1998р.).

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №85156 від 10.12.2007р. є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, стосовно усіх товарів 12 класу МКТП, усіх послуг 37 класу МКТП, частини послуг 35 класу МКТП, для яких його зареєстровано.

Суд відхиляє заперечення відповідача-2 проти позовних вимог, з огляду на наступне.

Так, відповідач-2 посилається на те, що відповідач-2 є власником фірмового найменування. Оскільки  найчастіше фірмове (комерційне) найменування або його частина реєструється як торгова марка на ім’я власника фірмового найменування, відповідно, торговельна марка за спірним свідоцтвом відповідає умовам надання правової охорони, а при порівнянні комерційного найменування відповідача-2 і торговельних марок за міжнародними реєстраціями №436990 та №702164, можна зробити висновок про схожість цих словесних позначень до ступеню змішування. Так, як вбачається із поданого позову, предметом спору є визнання недійсним свідоцтва України №85156, власником якого є відповідач-2, а не міжнародних реєстрацій, власником яких є позивач. Наявність у особи комерційного найменування не є правовою підставою для реєстрації на ім’я такої особи  знаку для товарів і послуг, який є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг, які раніше зареєстровані на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених товарів і послуг.

Таким чином, свідоцтво України на знак для товарів і послуг  №85156 підлягає визнанню недійсним частково, а саме, в частині всіх послуг 12 класу МКТП, всіх послуг  37 та частини послуг 35 класу МКТП, у зв’язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Законом України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.2) визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і  послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа –це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (наведені функції якого виконує Державний департамент інтелектуальної власності).

         За таких обставин, позовна вимога про зобов‘язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним частково свідоцтва України №85156 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»є обґрунтованою,  підлягає задоволенню.

         Відповідно до ст. 49 ГПК України витрати, які пов’язані із розглядом справи, зокрема, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу  покладаються при частковому задоволенні позову –на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

       Як вбачається із матеріалів справи, позовні вимоги мають немайновий характер, проте, суд прийшов до висновку про обґрунтованість у частині заявлених позовних вимог та задовольняє позовні вимоги частково. Відповідно, за даних обставин, сума, у розмірі 10 134,00грн., яка сплачена позивачем згідно  платіжного доручення №10387 від 08.12.2010р.  за проведення судової експертизи підлягає стягненню з відповідача-2 частково. При здійсненні розрахунку суд виходить із того, що позивач просив суд визнати свідоцтво України №85156 від 10.12.2007р. на комбінований знак для товарів і послуг «Variant», власником якого є відповідач-2, недійсним повністю (щодо всіх товарів 12 класу МКТП, всіх послуг 35 та 37 класів МКТП), проте, суд задовольняє позовні вимоги частково, а саме, свідоцтво України №85156 від 10.12.2007р. на комбінований знак для товарів і послуг «Variant»підлягає визнанню недійсним в частині всіх товарів 12 класу МКТП, всіх послуг 37 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП  (така частина є меншою у порівнянні із всіма послугами 35 класу МКТП, що перелічені у свідоцтві №85156), для яких його зареєстровано.

         За наведених обставин, з відповідача-2 на користь позивача, за розрахунком суду, підлягає стягненню 8000,00грн. витрат позивача, які пов’язані з оплатою судової експертизи.

       Також, з урахуванням того, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково, витрати на інформаційно-технічне забезпечення покладаються на відповідача-2 частково, а саме, у розмірі 190,00грн.

              Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

                                                                 В И Р І Ш И В:

           1. Позовні вимоги задовольнити частково.

           2. Визнати недійсним частково  свідоцтво України №85156 від 10.12.2007р. на комбінований знак для товарів і послуг »щодо всіх товарів 12 класу МКТП, всіх послуг 37 МКТП, частини послуг 35 класу МКТП, а саме: «послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); допомога покупцям у виборі та придбанні товарів на підприємствах роздрібної торгівлі; сукупне розміщування в одному місці (крім транспортування), на користь суспільства,  асортименту товарів: транспортних засобів та вузлів і деталей транспортних засобів, яке дозволяє споживачам зручним чином оглядати та купувати ці товари за допомогою каталогів, веб-сайтів мережі Інтернет, телевізійних магазинів, шляхом замовлення через засоби телекомунікації, поштою; демонстрування товарів».

           3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним частково  свідоцтва України №85156 від 10.12.2007р. на комбінований знак для товарів і послуг »щодо всіх товарів 12 класу МКТП, всіх послуг 37 МКТП, частини послуг 35 класу МКТП, а саме: «послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); допомога покупцям у виборі та придбанні товарів на підприємствах роздрібної торгівлі; сукупне розміщування в одному місці (крім транспортування), на користь суспільства,  асортименту товарів: транспортних засобів та вузлів і деталей транспортних засобів, яке дозволяє споживачам зручним чином оглядати та купувати ці товари за допомогою каталогів, веб-сайтів мережі Інтернет, телевізійних магазинів, шляхом замовлення через засоби телекомунікації, поштою; демонстрування товарів»та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

          4. Стягнути з Приватного підприємства «ВАРІАНТ»(Автономна Республіка Крим, с. Мазанка, вул. Шкільна, 1, код ЄДРПОУ 25135617)  на користь Фольксваген Акцієнгезелшафт (Volkswagen Aktiengesellschaft) (Берлінер Рінг 2, 38436 Вольфсбург, Німеччина) 85,00грн.-державного мита, 190,00грн.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 8000,00грн. –витрат на оплату вартості проведеної  судової експертизи.

          5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

           6. В іншій частині позовних вимог –відмовити.

             Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня оголошення.

Суддя

В.В. Палій