Ухвала

від 20.09.2011 по справі 20/348

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 20/348 20.09.11

За позовом Компа нії "Наброс Фарма ПВТ ЛТД"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальніст ю "Рейнбо-ЛТД"

2. Державного деп артаменту інтелектуальної в ласності Міністерства освіт и і

науки України

про визнання н едійсними свідоцтва України №57823 від 16.01.2006 року на знак для

товарів і послу г "BOLAREN БОЛАРЕН ", свідоцтва Украї ни №128466 від

10.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ДОЛАР" т а патенту України

№19871 від 11.01.2010р. на промисловий зразок "УПАКОВКА ДЛЯ

ЛІКАРСЬКОГО ЗА СОБУ"

Суддя Палій В.В.

Представники сторін:

Від позивача ОСО БА_2- предст. (дов. від 05.08.2008р.)

Від відповідачів 1. ОСО БА_3- предст. (дов. від 20.05.2010р.), О СОБА_4-

предст . (дов. від 01.06.2011р.)

2. ОСОБА _5- предст. (доа. Від 10.01.2011р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги заявлені про визнання недійс ними свідоцтва України №57823 ві д 16.01.2006 року на знак для товарів і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН", свідоцтв а України №128466 від 10.09.2010 року на зн ак для товарів і послуг "ДОЛАР " та патенту України №19871 від 11.01. 2010р. на промисловий зразок "УПА КОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ", спонукання відповідача-2 вне сти зміни до Державного реєс тру свідоцтв України на знак и для товарів і послуг щодо ви знання свідоцтва України №57823 від 16.01.2006 року на знак для товар ів і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН", свідоц тва України №128466 від 10.09.2010 року на знак для товарів і послуг "ДОЛ АР" недійсними повністю та вн ести зміни до Державного реє стру патентів України про ви знання патенту України №19871 ві д 11.01.2010р. на промисловий зразок "УПАКОВКА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗА СОБУ" недійсним повністю. Поз овні вимоги мотивовані тим, щ о торговельні марки не відпо відають умовам надання право вої охорони, а патент України №19871 виданий внаслідок поданн я заявки з порушенням прав ін телектуальної власності поз ивача на раніше зареєстрован у торговельну марку «ДОЛАРЕН »за свідоцтвом України №22479.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.10.2010р. суддею П алієм В.В. порушено проваджен ня у справі №20/348, позовну заяву прийнято до розгляду, розгля д справи призначено на 10.11.2010р.

10.11.2010р. судом отримано від пре дставника позивача клопотан ня про призначення у справі с удової експертизи об' єктів інтелектуальної власності. У клопотанні визначено перел ік питань, які позивач просит ь суд поставити на вирішення експертизи та визначено екс пертів, одному з яких позивач просить суд доручити провед ення експертизи.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з' явив ся, витребувані судом докуме нти надав, про причини неявки суд не повідомив.

Представник відповідача-2 у судове засідання з' явився, однак не надав витребувані с удом документи.

Розгляд клопотання пред ставника позивача про призна чення у справі судової експе ртизи об' єктів інтелектуал ьної власності перенесено су дом на наступне судове засід ання.

У зв' язку із неявкою у су дове засідання представника відповідача-1 та з метою витр ебування неподаних суду доку ментів, розгляд справи 10.11.2010р. в ідкладено.

10.11.2010р. судом одержано клопот ання від позивача про забезп ечення позову.

У судовому засіданні 30.11.2010р. п редставник позивача в усних поясненнях підтримав клопот ання про забезпечення позову .

Представники відповідачів заперечили проти вжиття зах одів до забезпечення позову за заявою позивача. Представ ник відповідача-1 заявив усне клопотання про оголошення п ерерви у судовому засіданні, для надання можливості озна йомитись із матеріалами спра ви та надати відзив на позовн у заяву.

Клопотання відповідача-1 су дом задоволено.

Представник відповідача-2 н адав суду матеріали заявок, н а підставі яких були видані с відоцтва України №57823, №22479, №128466 та видано патент України №19871. Так ож представник відповідача-2 надав суду виписки з Державн ого реєстру свідоцтв України та з Державного реєстру пате нтів України.

У судовому засіданні 30.11.2010р. с удом оголошено перерву до 08.12.20 10р.

Ухвалою від 01.12.2010р. судом за за явою позивача вжито заходи д о забезпечення позову.

У судовому засіданні 08.12.2010р. п редставник відповідача-2 над ав суду відзив на позовну зая ву, у якому заперечив проти по зовних вимог, посилаючись, зо крема, на пропуск позивачем с троку позовної давності, у ме жах якого позивач міг зверну тись за захистом свої прав, а с аме, з дати публікації відомо стей в офіційному бюлетені « Промислова власність»(16.01.2006р.) п озивач міг довідатись про на дання правової охорони позна ченню "BOLAREN БОЛАРЕН", відповідно , строк позовної давності спл инув 16.01.2009р. Позивач повинен дов ести належними доказами факт того, що позначення, яке місти ть зображення промислового з разка за патентом України №1987 1 є схожим настільки, що його м ожна сплутати із знаком за св ідоцтвом України №22479.

Представник відповідач а-2 надав суду перелік питань, які просить суд поставити на вирішення експерта та надав перелік експертів, одному з я ких просить суд доручити про ведення експертизи.

Представник відповідач а-1 проти позовних вимог в усни х поясненнях заперечив, поси лаючись на те, що позивачем пр опущено строк позовної давно сті для звернення з позовом д о суду, оскільки позивач мав д ізнатись про надання правов ої охорони позначенню "BOLAREN БОЛ АРЕН" із рішень Антимонополь ного комітету України від 16.07.20 09р. та від 25.02.2010р. Крім того, вказа ні рішення Антимонопольного комітету України не набрали законної сили, а тому не можут ь бути належними доказами по справі.

Представник відовідача-1 в у сних поясненнях заперечив пр оти призначення у справі суд ової експертизи та проти пер еліку експертів, які наведен і у клопотанні позивача, поси лаючись на їх некомпетентні сть.

Представник відповідача-1 з аявив усне клопотання про ог олошення перерви у судовому засіданні, для надання можли вості надати додаткові поясн ення по справі.

Клопотання судом задоволе но.

У судовому засіданні 08.12.2010р. с удом оголошено перерву до 22.12.20 10р.

20.12.2010р. судом одержано письмо ві пояснення від позивача що до доводів відповідачів, а са ме, позивач зазначає, що рішен ня Антимонопольного комітет у України про вчинення відпо відачем-1 недобросовісної ко нкуренції та накладення штра фу, набрали законної сили. Крі м того, у даних рішеннях відс утнє посилання на наявність у відповідача-1 свідоцтва Укр аїни №57823 на знак для товарів і послуг "BOLAREN БОЛАРЕН". Позивач є н ерезидентом, співробітники я кого не володіють українсько ю мовою і не виписують офіцій ний бюлетень «Промислова вла сність». Відповідно, позивач не міг 16.01.2006р. ознайомитись із п ублікацією, яка виходить в Ук раїні і довідатись про поруш ення свого права. Про наявніс ть спірного свідоцтва позива ч довідався 23.09.2010р. - від дати п овідомлення позивача ПЮА «Ду бинський і Ошарова» про резу льтати проведеного пошуку ві дносно зареєстрованих схожи х торговельних марок із торг овельною маркою позивача «ДО ЛАРЕН».

22.12.2010р. судом одержано клопот ання від відповідача-1 про зал учення до матеріалів справи заявок відповідача-1 про дост рокове припинення дії свідоц тв України №57823, 128466, патенту Укра їни №19871.

У судовому засіданні 22.12.2010р. к лопотання судом задоволено.

22.12.2010р. судом одержано клопот ання відповідача-1 про оголош ення перерви у судовому засі данні, для надання доказів до строкового припинення дії св ідоцтв України №57823, 128466, патенту України №19871, за заявою відпові дача-1, що може суттєво вплинут и на рішення у справі.

У судовому засіданні 22.12.2010р . клопотання судом не задовол ено, з огляду на наступне.

За змістом ст. 18 Закону Укра їни "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва в будь-який час мож е відмовитися від нього повн істю або частково на підстав і заяви, поданої до Установи . Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційно му бюлетені Установи.

Відповідно до п. 3 ст. 19 вказа ного Закону, свідоцтво або йо го частина, визнані недійсни ми, вважаються такими, що не набрали чинності від дати по дання заявки.

За змістом ст. 24 Закону Украї ни "Про охорону прав на промис лові зразки" власник патенту в будь-який час може відмовит ися від нього повністю або ча стково на підставі заяви, под аної до Установи. Зазначен а відмова набирає чинності в ід дати публікації відомосте й про це в офіційному бюлетен і Установи.

Відповідно п. 4 ст. 25 вказаног о Закону патент або його част ина, визнані недійсними, вваж аються такими, що не набрал и чинності, від дати публікац ії відомостей про видачу пат енту.

Таким чином, у випадку відм ови власника від патенту або свідоцтва, дія такого патент у або свідоцтва припиняється лише на майбутнє. Визнані ж не дійсними свідоцтво чи патент вважаються такими, що не набр али чинності від дати поданн я заявки (для свідоцтва) або ві д дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи (для патенту).

За наведених обставин, звер нення відповідача-1 із заявка ми до Укрпатенту про дострок ове припинення дії свідоцтв України №57823, 128466, патенту Україн и №19871 не впливає на розгляд спр ави №20/348 про визнання недійсн ими таких свідоцтв та патент у.

Відповідно до ст. 41 ГПК Укра їни, для роз' яснення питань , що виникають при вирішенні г осподарського спору і потреб ують спеціальних знань, госп одарський суд призначає судо ву експертизу.

Проведення судової експер тизи доручається державним с пеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які ві дповідають вимогам, встановл еним Законом України "Про суд ову експертизу". Особа, яка про водить судову експертизу (да лі - судовий експерт) користує ться правами і несе обов'язки , зазначені у статті 31 ГПК Укра їни.

Відповідно до ст. 41 Господар ського процесуального кодек су України остаточне коло пи тань, які мають бути роз' ясн ені судовим експертом, встан овлюється господарським суд ом в ухвалі. Оскільки для роз' яснення питань, що виникли пр и вирішенні господарського с пору необхідні спеціальні зн ання, суд задовольнив клопот ання позивача та призначив у справі №20/348 судову експертизу об' єктів інтелектуальної в ласності, проведення якої до ручив атестованому судовому експерту відповідно до витя гу з Реєстру атестованих суд ових експертів - ОСОБА_6, який не є фахівцем державної спеціалізованої установи.

У зв' язку з наведеним, ухва лою від 22.12.2010р. провадження у сп раві №20/348 зупинено.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 19.04.2011р. апеляційну скаргу ТОВ "Рейнбо-ЛТД" залишено без задоволення, а ухвалу Господ арського суду міста Києва ві д 01.12.2010р. у справі №20/348 (якою вжито заходи забезпечення позову) - без змін.

19.05.2011р. судом одержано матері али справи №20/348 із висновком №7 04 судової експертизи об' єкт ів інтелектуальної власност і від 16.05.2011р.

24.05.2011р. матеріали справи №20/348 ск еровано до апеляційної інста нції, у зв' язку із надходжен ням апеляційної скарги на ух валу Господарського суду міс та Києва від 22.12.2010р. у справі №20/348.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 08.06.2011р. у справі №20/348 ухвалу Господарського суду міста К иєва від 22.12.2010р. у справі №20/348 зали шено без змін.

01.07.2011р. матеріали справи пове рнуто до Господарського суду міста Києва.

Під час перебування матері алів справи №20/348 у апеляційній інстанції, а саме, 25.05.2011р. судом о держано клопотання від позив ача про збільшення позовних вимог, а саме, позивач просить суд додатково до позовних ви мог, які були викладені у позо вній заяві, визнати недійсни м свідоцтво України №135603 від 25.02 .2011р. на знак для товарів і посл уг «ДОЛАР», власником якого є відповідач-1; спонукати відп овідача-2 внести зміни до Держ авного реєстру свідоцтв Укра їни на знаки для товарів і пос луг щодо визнання свідоцтва України №135603 недійсним та здій снити публікацію про це в офі ційному бюлетені «Промислов а власність».

Також, 25.05.2011р. судом одержано к лопотання від позивача про з абезпечення позову.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 04.07.2011р. прова дження у справі №20/348 поновлено , розгляд справи призначено н а 30.08.2011р.

19.07.2011р. судом одержано письмо ві пояснення від позивача, з урахування висновку №704 судов ої експертизи об' єктів інте лектуальної власності від 16.05 .2011р. Відповідно до пояснень з азначається, що висновок суд ової експертизи узгоджуєтьс я із залученими до матеріалі в справи іншими доказами, отж е, є правильним.

29.08.2011р. судом одержано клопот ання від відповідача-1, відпо відно до якого останній прос ить суд викликати та допитат и у судовому засіданні експе рта як свідка, призначити у сп раві повторну комісійну ком плексну експертизу, у тому чи слі, за участю соціолога. Клоп отання мотивовано тим, що у ек спертному висновку викладен а суб' єктивна думка фізично ї особи, яка особисто надає пе ревагу лікарському засобу ДО ЛАРЕН, а не висновок експерта . Експертом не враховано, що п о суті справи ідеться про наз ви лікарських засобів (викор истання знака для товарів і п ослуг, виходячи з того, що знак для товарів і послуг слугує д ля персоніфікації товарів рі зних виробників), при цьому сп оживач завжди ретельно обира є лікарський засіб та є обізн аним з його якісними характе ристиками, що потребує щонай менше проведення соціологіч ного дослідження сприйняття споживачем лікарських засоб ів ДОЛАР та ДОЛАРЕН, можливіс ть їх персоніфікації та розр ізняння саме споживачем. У ви сновку відсутній опис провед ених досліджень, відсутня ме тодологія проведення дослід жень, відсутні обґрунтовані відповіді на поставлені пер ед експертом питання.

Крім того, у клопотанні зазн ачається, що поставлені пере д експертом питання протиріч ать вимогам Рекомендацій ВГ СУ №04-5/76 від 29.03.2005р., а саме, частина питань фактично містить нео бхідність для експерта здій снити оцінку правовідносин з а територією України; експер тиза у справі проведена уста новою, що не має статусу держа вної спеціалізованої устано ви, експерт не повідомлявся п ро кримінальну відповідальн ість, відповідач-1 був позбавл ений можливості заявити від від судовому експерту, у тому числі, з мотивів його некомпе тентності, так як не був інфор мований про особу експерта. П роте, щодо наведеної частини обґрунтування, яке викладен о у клопотанні, суд вважає йо го хибним та таким, що не відпо відає дійсним обставинам спр ави, з огляду на наступне.

Проведення судової експер тизи доручається державним с пеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встан овленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експер тизу (далі - судовий експерт) к ористується правами і несе о бов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Таким чином, доручивши про ведення судової експертизи у справі №20/348 атестованому судо вому експерту ОСОБА_6, яки й не є працівником атестован ої експертної установи, суд н е порушив жодної норми чинно го законодавства. Особа експ ерта сторонам спору була від ома з ухвали суду від 22.12.2010р., від повідно, сторони, у тому числі відповідач-1, мали можливість , за наявності підстав, заявит и відвід експерту ОСОБА_6 Про кримінальну відповідаль ність експерт був повідомлен ий в ухвалі суду від 22.12.2010р. (п. 3 ре золютивної частини ухвали), щ о також знайшло своє відобра ження у вступній частині вис новку №704 судової експертизи об' єктів інтелектуальної в ласності від 16.05.2011р. (стор. 3 висн овку). Поставлені перед експе ртом питання, відносяться до компетенції особи, яка волод іє спеціальними знаннями та встановлення даних обставин не є питанням права, а є питан ням факту, відповідно, не може бути встановлено судом само стійно на підставі доказів, я кі є у матеріалах справи.

Клопотання відповідача-1 в ч астині виклику у судове засі дання як свідка судового екс перта ОСОБА_6 та його допи ту суд відхиляє, оскільки у го сподарському процесі не пере дбачено вчинення такої проце суальної дії, як допит свідка .

Розгляд клопотання відпов ідача-1 про призначення у спра ві повторної судової експерт изи, перенесено судом на наст упне судове засідання.

30.08.2011р. судом одержано клопо тання за підписом іншого пре дставника відповідача-1 про с понукання експерта надати ві дповідачу-1 копію висновку №704 судової експертизи об' єкті в інтелектуальної власності від 16.05.2011р.

У судовому засіданні 30.08.2011р. к лопотання судом не задоволен о, оскільки 29.08.2011р. судом були од ержані письмові заперечення від відповідача-1 проти висно вку №704 судової експертизи об' єктів інтелектуальної власн ості від 16.05.2011р., відповідно так ий висновок у відповідача-1 є в наявності.

У судовому засіданні 30.08.2011р. с удом оголошено перерву до 20.09.20 11р., з метою вирішення клопота ння відповідача-1 про признач ення у справі повторної судо вої експертизи.

У судовому засіданні 20.09.2011р. п редставник відповідача-1 зве рнувся до суду з клопотанням про призначення у справі пов торної судової експертизи, з наведенням додаткових обґру нтувань у необхідності її пр изначення.

Відповідно до ст. 42 ГПК Укра їни висновок судового експер та повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх вис новки і обґрунтовані відпові ді на поставлені господарськ им судом питання. Висновок по дається господарському суду в письмовій формі, і копія йог о надсилається сторонам.

Якщо під час проведення суд ової експертизи встановлюют ься обставини, що мають значе ння для правильного вирішенн я спору, з приводу яких судово му експерту не були поставле ні питання, у висновку він вик ладає свої міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої яс ності чи неповноти висновку судового експерта господарс ький суд може призначити дод аткову судову експертизу.

При необхідності господар ський суд може призначити по вторну судову експертизу і д оручити її проведення іншому судовому експерту.

Згідно п. 9.2 Роз' яснення ВГ СУ від 11.11.1998р. №02-5/424 «Про деякі пит ання практики призначення су дової експертизи», повторна судова експертиза призначає ться з ініціативи суду або за клопотанням учасників проце су, якщо висновок експерта ви знано необґрунтованим чи так им, що суперечить іншим матер іалам справи, або коли він вик ликає сумнів у його правильн ості. Повторну експертизу мо же бути призначено також, якщ о є розходження у висновках к ількох експертів і їх неможл иво усунути шляхом одержання додаткових пояснень експерт ів у судовому засіданні.

З урахуванням викладених відповідачем-1 заперечень пр оти висновку №704 судової експе ртизи об' єктів інтелектуал ьної власності від 16.05.2011р. що, у свою чергу, викликає сумнів у його правильності, суд прихо дить до висновку про необхід ність задовольнити клопотан ня відповідача-1 та призначит и у справі №20/348 повторну судову експертизу об' єктів права інтелектуальної власності.

За наведених обставин, пров адження у справі №20/348 підлягає зупиненню.

Керуючись ст. ст. 41, 79, 86 ГПК Укра їни, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Призначити повторн у судову експертизу об' єкті в права інтелектуальної влас ності у справі №20/348, проведення якої доручити Київському на уково-дослідному інституту с удових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення експерт а поставити наступні питання :

- Чи є схожими настільк и, що їх можна сплутати знак дл я товарів і послуг за свідоцт вом України №57823 від 16.01.2006р. із зна ком для товарів і послуг «ДОЛ АРЕН»за свідоцтвом України № 22479 від 15.01.2002р.?

- Чи є товари та послуг и 5, 35, 44 класів, для яких зареєстр ований знак для товарів і пос луг за свідоцтвом України №57 823 від 16.01.2006р. такими самими або с порідненими з товарами та по слугами 05, 42 класів, для яких за реєстровано знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»за свідоц твом України №22479 від 15.01.2002р.?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом Украї ни №57823 від 16.01.2006р. таким, що може в вести в оману щодо особи, яка в иробляє товар чи надає послу гу?

- Чи є схожими настільк и, що їх можна сплутати знак дл я товарів і послуг за свідоцт вом України №128466 від 10.09.2010р. із зна ком для товарів і послуг «ДОЛ АРЕН»за свідоцтвом України № 22479 від 15.01.2002р.?

- Чи є товари 05 класу, дл я яких зареєстрований знак д ля товарів і послуг за свідоц твом України №128466 від 10.09.2010р. таки ми самими або спорідненими з товарами та послугами 05, 42 кла сів, для яких зареєстровано з нак для товарів і послуг «ДОЛ АРЕН»за свідоцтвом України № 22479 від 15.01.2002р.?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом Украї ни №128466 від 10.09.2010р. таким, що може в вести в оману щодо особи, яка в иробляє товар чи надає послу гу?

- Чи є позначення «ДОЛА Р», яке входить до складу пром ислового зразка «УПАКОВКА ДЛ Я ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ»за пате нтом України №19871 від 11.01.2010р. схож им настільки, що його можна сп лутати із раніше зареєстрова ним знаком для товарів і посл уг «ДОЛАРЕН»за свідоцтвом Ук раїни №22479 від 15.01.2002р.?

- Чи може використання промислового зразка «УПАКОВ КА ДЛЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ»за патентом України №19871 від 11.01.2010р ., до складу якого входить позн ачення «ДОЛАР», призвести до змішування з діяльністю Ком панії «Наброс Фарма ПВТ.Л ТД., (Індія), щодо виготовле ння та реалізації лікарськог о засобу під назвою «ДОЛАРЕН »?

3. Відповідно до ст. 4 Зак ону України «Про судову експ ертизу»попередити експерта про кримінальну відповідаль ність за статтями 384 та 385 Кримі нального кодексу України.

4. Ухвалу та матеріали с прави №20/348 скерувати до Київсь кого НДІ судових експертиз.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на Това риство з обмеженою відповіда льністю "Рейнбо-ЛТД" (адреса д ля листування: 04112, м. Київ, вул. Р изька, 8-а; 01013, м. Київ, вул. Будінду стрії, 5-Б). Зобов' язати відпо відача-1 здійснити попередню оплату експертизи, відповід но до виставленого експертом рахунку.

6. Зобов' язати експерт а після проведення досліджен ня та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висн овку сторонам у справі.

7. Провадження у справі № 20/348 зупинити до закінчення про ведення судової експертизи.

Суддя В.В. Палій