Рішення

від 07.12.2011 по справі 12/121

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 12/121 07.12.11

За позовом ВД-40 Мен ьюфекторінг Компані

До Товариства з об меженою відповідальністю "То рговельна компанія "АВТОФАВО РИТ"

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предме т спору на стороні позивача Київська регіональна митниця

Про захист прав ін телектуальної власності

Суддя Прокопенк о Л.В.

Представники:

Від позивача ОСОБА_1. - предст. (дов. ВЕО № 627043 від 16.05.2007 р.)

Від відповідача ОС ОБА_2 - предст. (дов. б/н від 04.03. 2011 р.)

Від третьої особи не з'явися (в попередньому за сіданні суд дозволив)

Суть спору:

ВД-40 Меньюфекторінг Компан і (далі - позивач) звернулось до суду з позовом до Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Торговельна компанія "АВ ТОФАВОРИТ" (далі - відповіда ч) про захист прав інтелектуа льної власності.

Ухвалою суду від 22.04.2011 р. за заз наченою вище позовною заявою порушено провадження у спра ві № 12/121 та призначено розгляд справи на 11.05.2011 р.

06.05.2011 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика відповідача за довіреніс тю відзив на позовну заяву, ві дповідно до якого просить ві дмовити позивачу в задоволен ні позовних вимог, з підстав, в икладених у відзиві.

06.05.2011 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика позивача клопотання про залучення третьої особи, що н е заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні п озивача Київську регіональн у митницю.

В судовому засіданні 11.05.2011 р. п редставник позивача підтрим ав подане клопотання про зал учення третьої особи.

Відповідно до ст. 27 ГПК Украї ни, треті особи, які не заявляю ть самостійних вимог на пред мет спору, можуть вступити у с праву на стороні позивача аб о відповідача до прийняття р ішення господарським судом, якщо рішення з господарськог о спору може вплинути на їх пр ава або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучен о до участі у справі також за к лопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарсько го суду. Питання про допущенн я або залучення третіх осіб д о участі у справі вирішуєтьс я господарським судом, який в иносить з цього приводу ухва лу.

Треті особи, які не заявляют ь самостійних вимог, користу ються процесуальними правам и і несуть процесуальні обов 'язки сторін, крім права на змі ну підстави і предмета позов у, збільшення чи зменшення ро зміру позовних вимог, а також на відмову від позову або виз нання позову.

За таких обставин, суд задов ольняє клопотання позивача п ро залучення Київської регіо нальної митниці в якості тре тьої особи, що не заявляє само стійних вимог на предмет спо ру на стороні позивача

В судовому засіданні 11.05.2011 р. п редставник позивача надав кл опотання про витребування до казів, а саме: просить суд витр ебувати у Київської регіонал ьної митниці по 2 зразки кожно го найменування товару - засо би для змащування: універсал ьне мастило-змазка - RW-40 по 100 мл артикул RW6094 - 1872 шт., по 200 мл арт. RW609 6 - 2640 шт. за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р ., який заявлений Товариством з обмеженою відповідальніст ю «Торговельна компанія «Авт офаворит»(Код ЄДРПОУ 36926941, м. Киї в, вул.

Залізничне шосе, 47) до митног о контролю та митного оформл ення в режимі "імпорт", для огл яду в судовому засіданні та в ирішення питання про признач ення експертизи об'єктів інт електуальної власності.

Суд, керуючись ст. 38 ГПК Украї ни, задовольняє клопотання п редставника позивача про вит ребування доказів.

Ухвалою суду від 11.05.2011 р. відкл адено розгляд справи на 21.06.2011 р. , залучено в якості третьої ос оби, що не заявляє самостійни х вимог на предмет спору на ст ороні позивача Київську регі ональну митницю (код ЄДРПОУ 001 37331, бульвар І. Лепсе, 8-а, м. Київ-680, 03680), витребувано у Київської ре гіональної митниці по 2 зразк и кожного найменування товар у - засоби для змащування: унів ерсальне мастило-змазка - RW-40 по 100 мл артикул RW6094 - 1872 шт., по 200 мл арт. RW6096 - 2640 шт. за ВМД № 100140003/2011/242740 ві д 25.03.2011 р., який заявлений Товари ством з обмеженою відповідал ьністю «Торговельна компані я «Автофаворит» (Код ЄДРПОУ 369 26941, м. Київ, вул. Залізничне шосе , 47) до митного контролю та митн ого оформлення в режимі "імпо рт", для огляду в судовому засі данні та вирішення питання п ро призначення експертизи об 'єктів інтелектуальної власн ості.

В судовому засіданні 21.06.2011 р. о голошено перерву до 29.06.2011 р.

В судовому засіданні 29.06.2011 р. п редставник позивача надав кл опотання про продовження стр оку розгляду справи.

Відповідно до ст. 69 ГПК Украї ни, у виняткових випадках за к лопотанням сторони, з урахув анням особливостей розгляду спору, господарський суд ухв алою може продовжити строк р озгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Клопотання судом задоволе но.

В судовому засіданні 29.06.2011 р. п редставник позивача подав кл опотання про призначення екс пертизи об' єктів інтелекту альної власності, а саме: прос ить призначити у справі судо ву експертизу об'єктів інтел ектуальної власності, провед ення судової експертизи дору чити атестованому судо вому експерту, що має відпові дну освіту, підготовку та зна чний практичний досвід, ОСО БА_3 - експерт, кандидат юриди чних наук, заступник директо ра Науково-дослідного інстит уту інтелектуальної власнос ті Академії правових наук Ук раїни з експертної роботи, як ий має вищу технічну освіту, о світу в сфері інтелектуально ї власності, кваліфікацію су дового експерта з питань інт електуальної власності, у то му числі за спеціальністю 13.6 "Д ослідження, пов'язані з охоро ною прав на знаки для товарів і послуг, фірмового найменув ання, зазначення походження товарів" (Свідоцтво Міністер ства юстиції України № 933) та ст аж роботи у цій галузі з 1997 року , матеріали справи направити експерту за місцем його робо ти - до Науково-дослідного інс титуту інтелектуальної влас ності Академії правових наук України (03680 МСП, м. Київ-150, вул. Бо женка, 11), на вирішення судовом у експерту поставити такі пи тання:

1. Чи є позначення "КЛУ-40" на імпортованих компанією Т овариство з обмеженою відпов ідальністю «Торговельна ком панія «Автофаворит» балончи ків схожим настільки, що його можна сплутати із знаками дл я товарів і послуг за Свідоцт вами України на знаки для тов арів і послуг № № 15337, 14778 в їх суку пності?

2. Чи може використання зовнішнього вигляду упаковк и імпортованих компанією Тов ариство з обмеженою відповід альністю «Торговельна компа нія «Автофаворит»балончикі в ввести споживачів в оману щ одо особи яка виробляє товар ?

В судовому засіданні 29.06.2011 р. п редставник відповідача тако ж подав клопотання про прове дення судової експертизи та поставити перед експертом та кі питання:

1. Яка семантика словес ного позначення y RW-40»(за заявко ю на реєстрацію m 201101166 від 31.01.2011 р.) т а протиставленого знака »( Св ідоцтво України № 15337 від 15.08.2000 р.)?

2. Яка звукова (фонетичн а) схожість знаків для товарі в і послуг anway RW-40»за заявкою на р еєстрацію m 201101166 від 31.01.2011 р. та »за Свідоцтвом України № 15337 від 15.08 .2000 р.?

3. Яка графічна (візуаль на) схожість знаків для товар ів і послуг «Ranway RW-40»за заявкою н а реєстрацію m 201101166 від 31.01.2011 р. та » за Свідоцтвом України № 15337 від 15.08.2000 р.?

4. Чи є знак для товарів і послуг RW-40»за заявкою на реєс трацію m 201101166 від 31.01.2011 р. для товар ів 02, 03 класів МКТІІ схожим із з наком для товарів і послуг »з а Свідоцтвом України № 15337 від 1 5.08.2000 р. для товарів 02, 04 класів МКТ П настільки,що їх можна сплут ати або ввести оману щодо осо би, яка виробляє товари з вико ристанням цього знака?

5.Чи є товари, для яких викори стовується торгівельні марк и way RW-40» та »спорідненими ?

Клопотання судом задоволе но, оскільки відповідно до ст . 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирі шенні господарського спору і потребують спеціальних знан ь, господарський суд признач ає судову експертизу.

Ухвалою суду від 29.06.2011 р. прод овжено строк розгляду справи , призначено у справі № 12/121 судо ву експертизу об'єктів інтел ектуальної власності, провед ення судової експертизи дору чено атестованому судовому е ксперту ОСОБА_3, матеріали справи направлено експерту за місцем його роботи - до Наук ово-дослідного інституту інт електуальної власності Акад емії правових наук України, п ровадження у справі зупинено .

14.11.2011 р. відділом діловодства суду отримано від Науково-до слідного інституту інтелект уальної власності Академії п равових наук України Висново к № 780 від 01.11.2011 р. та матеріали сп рави № 12/121 з додатками.

Ухвалою суду від 15.11.2011 поновл ено провадження у справі № 12/121, призначено розгляд справи н а 07.12.2011 р., представників зобов' язано надати пояснення по су ті справи з урахуванням обст авин, викладених у Висновку № 780 судової експертизи об' єкт ів інтелектуальної власност і від 01.11.2011 р. за справою № 12/121.

В судовому засіданні 07.12.2011 р. о голошено вступну та резолюти вну частини рішення.

Заслухавши пояснення пред ставників сторін, всебічно і повно з' ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґру нтуються позовні вимоги та п одані заперечення, об' єктив но оцінивши докази, які мають значення для розгляду справ и та вирішення спору по суті, с уд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, відповідно до Аф ідевіту від 27.04.2011 р. та витягу зі статуту позивача, легалізов аних в порядку Гаазької конв енції про скасування вимог л егалізації іноземних офіцій них документів 1961 року, є інозе мною юридичною особою яка за реєстрована та діє за закона ми штату Каліфорнія (США).

Згідно виписок з Державног о реєстру свідоцтв України н а знаки для товарів і послуг № № 705, 706 від 11.04.2011 р., пози вач є власником прав на слове сну торговельну марку WD-40 (Свід оцтво України на знак для тов арів та послуг № 15337) та зображу вальну торговельну марку “ба лончик” (Свідоцтво України н а знак для товарів та послуг № 14778). Торговельні марки зареєст ровані для товарів 02 та 04 класі в Міжнародної класифікації т оварів і послуг - препаратів д ля захисту металевих поверхо нь від потьм»яніння та іржі, м астильних та просочувальних мастил, включених до 04 класу М КПТ.

Статтею 4 Закону України "Пр о охорону прав на знаки для то варів і послуг" встановлено, щ о іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з о собами України права, передб ачені цим Законом, відповідн о до міжнародних договорів У країни чи на основі принципу взаємності.

Позивач, відповідно до Афід евіту від 27.04.2011 р., є виробником п родукції - універсальне мас тило-змазка WD-40, власником торг овельних марок № № 15337, 14778 та вико ристовує їх в Україні на свої й продукції (шляхом продажу о ригінальної продукції через офіційного імпортера та дис триб' ютора - компанію ПП “Т алміра”).

Також в Афідевіті зазначен о, що позивач не надавав відпо відачу дозволу на використан ня будь-яким способом (в т.ч. шл яхом імпорту в Україну) торго вельних марок №№ 15337, 14778. Афідеві т підготовлено позивачем у з в' язку з виявленням та приз упиненням митного оформленн я Київською регіональною мит ницею продукції RW-40 (універсал ьне мастило-змазка), яку позив ач вважає контрафактною у зв ' язку з використанням позна чень, схожих з торговельними марками № № 15337, 14778.

Відповідач, згідно довідки з ЄДРПОУ від 07.04.2011 р., зареєстров аний в Україні у якості юриди чної особи.

Посилаючись на ст. 495 Цивільн ого кодексу України, ст. ст. 4, 16, 2 0 Закону України "Про охорону п рав на знаки для товарів і пос луг", ст. 4 Закону України “Про з ахист від недобросовісної ко нкуренції”, ст. 51 Угоди про тор говельні аспекти прав інтеле ктуальної власності (ТРІПС), в казує, що позивачу надано вик лючне право дозволяти та заб ороняти іншим особам викорис товувати у будь-який спосіб, з окрема, імпортувати в Україн у товар, маркований належним и йому торговельними марками чи позначеннями, схожими із з ареєстрованими торговельни ми марками настільки, що їх мо жна сплутати.

Оскільки позивач не уклада в жодних договорів та не нада вав відповідачу прав на вико ристання торговельних марок № № 15337, 14778 або інших позначень, с хожих настільки, що їх можна с плутати з вказаними торговел ьними марками, позивач вважа є, що продукція імпортується відповідачем з порушенням п рав на торговельні марки № № 15 337, 14778.

З огляду на вказане, позивач стверджує, що імпортований в ідповідачем товар, марковани й позначенням RW-40, є контрафакт ною/фальсифікованою продукц ією в розумінні ст.. 1 Митного к одексу України та ст.1 Закону У країни “Про захист прав спож ивачів”.

Відповідач у відзиві запер ечує проти позовних вимог, пр осить суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимо г.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши пояснення пре дставників сторін, суд дійшо в висновку про задоволення п озову з огляду на наступне.

Матеріалами справи підтве рджено, що позивач є власнико м прав на торговельні марки № № 14778, 15337.

Позивач, відповідно до ст. с т. 256, 257 Митного кодексу України , здійснив внесення торговел ьних марок № № 14778, 15337 до мит ного реєстру об' єктів права інтелектуальної власності Д ержавної митної служби Украї ни. Згідно з листа Державної м итної служби України від 29.03.2011 р . № 11/7-10.18/5126, строк реєстрації торг овельних марок № № 14778, 15337 в митно му реєстрі продовжено до 27.05.2012 р.

З листа від 30.03.2011 р. № 40/8-37/3747 вбача ється, що Київська регіональ на митниця повідомила предст авника позивача про призупин ення митного оформлення това ру, заявленого у режимі «імпо рт»за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р., за соби для змащування: універс альне мастило-змазка - RW-40 по 100 м л артикул RW6094 - 1872 шт., по 200 мл. арт . RW6096 - 2640шт., торговельна марка ». В иробник: “YAC Chemicals LTD”, країна вироб ництва СN. Одержувачем товару за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р. є відп овідач.

Київська регіональна митн иця, на виконання вимог ст. 257 Ми тного кодексу України та на п ідставі даних митного реєстр у прийняла рішення про призу пинення з 29.03.2011 р. митного оформ лення вищевказаного товару з а ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р. у зв' я зку з тим, що зазначені товари містять позначення, схожі із зареєстрованими торговельн ими марками позивача настіль ки, що їх можна сплутати, а том у є підстави вважати, що перем іщення через митний кордон У країни даних товарів має озн аки порушення прав інтелекту альної власності.

Оскільки позивач не надава в відповідачу дозволу на вик ористання власних торговель них марок, він вважає, що зазна чена продукція імпортується в Україну з порушенням належ них йому прав інтелектуально ї власності на торговельні м арки.

31.03.2011 р., відповідно до вимог ст . 257 Митного кодексу України, пр едставником позивача подано до Київської регіональної м итниці клопотання про сприян ня захисту прав інтелектуаль ної власності.

11.04.2011 р. представник позивача звернувся до Київської регі ональної митниці клопотанн ям про продовження строку пр изупинення митного оформлен ня з метою проведення відбор у зразків імпортованої проду кції та їх подальшого дослід ження.

Листом Київської регіонал ьної митниці від 13.04.2011 р. № 40/8-37/4451 пр едставника позивача повідом лено про продовження призупи нення митного оформлення імп ортованої продукції на насту пні 15 календарних днів з 13.04.2011 р. до 27.04.2011 р.

Відповідно до ст. 257 Митного к одексу України, якщо протяго м перших 15 календарних днів пі сля отримання повідомлення п ро призупинення митного офор млення товарів особа, якій ві дповідно до законодавства Ук раїни належать майнові права на об'єкт права інтелектуаль ної власності, письмово не по інформує митний орган, що при зупинив митне оформлення, пр о звернення до суду з метою за безпечення захисту прав інте лектуальної власності або не звернеться до такого митног о органу з письмовим мотивов аним клопотанням про продовж ення строку призупинення мит ного оформлення, то товари, ми тне оформлення яких було при зупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку. Якщо протягом перши х 15 календарних днів після отр имання повідомлення про приз упинення митного оформлення товарів особа, якій відповід но до законодавства України належать майнові права на об 'єкт права інтелектуальної в ласності, письмово поінформу є митний орган, що призупинив митне оформлення, про зверне ння до суду з метою забезпече ння захисту прав інтелектуал ьної власності або звернетьс я до такого митного органу з п исьмовим мотивованим клопот анням про продовження строку призупинення митного оформл ення товарів, то призупиненн я митного оформлення може бу ти продовжено митним органом не більше ніж на 15 календарни х днів. Якщо протягом строків , зазначених у частині другій цієї статті, особа, якій відпо відно до законодавства Украї ни належать майнові права на об'єкт права інтелектуально ї власності, подасть митному органу, що призупинив митне о формлення товарів, ухвалу су ду про заборону вчинення пев них дій у справі про порушенн я прав інтелектуальної власн ості або інше рішення з цього питання, винесене уповноваж еними державними органами, м итний орган продовжує призуп инення митного оформлення то варів на строк, встановлений цими органами. Якщо протягом строків, зазначених у частин і другій цієї статті, до митно го органу, що призупинив митн е оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про забор ону вчинення певних дій у спр аві про порушення прав інтел ектуальної власності, то тов ари, щодо яких було прийнято р ішення про призупинення митн ого оформлення, підлягають м итному оформленню в установл еному порядку.

18.04.2011 р., у зв' язку з тим, що поз ивач вважав порушеними свої права на торговельні марки № № 14778, 15337, а також з метою недопущ ення імпорту в Україну проду кції з неправомірним викорис танням належних йому торгове льних марок, позивач звернув ся до Господарського суду мі ста Києва із заявою про вжитт я запобіжних заходів.

20.04.2011 р. Господарським судом м іста Києва, в порядку ст. 43-4 ГПК України, винесено ухвалу № 12/111 02 про вжиття запобіжних заход ів щодо відповідача та Київс ької регіональної митниці до розгляду справи по суті у спо сіб: накладення арешту на імп ортований відповідачем това р; заборони Київській регіон альній митниці здійснювати м итне оформлення вищезазначе ного товару; витребування у К иївської регіональної митни ці зразків імпортованого тов ару для проведення досліджен ня.

Таким чином, даний спір вини к у зв' язку з порушенням пра в позивача на належні йому то рговельні марки № № 14778, 15337 шляхо м імпорту відповідачем засоб ів для змащування: універсал ьне мастило-змазка - RW-40 по 100 мл а ртикул RW6094 - 1872 шт., по 200 мл арт RW6096 - 2640шт., маркованих позначенням RW-40, що, на думку позивача, є схож им з торговельними марками № № 14778, 15337 настільки, що їх можна с плутати.

Правовідносини у сфері інт електуальної власності регл аментуються в Україні Паризь кою конвенцією про охорону п ромислової власності, Цивіль ним кодексом України, Законо м України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Статтею 495 ЦК України встано влено, що майновими правами і нтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання тор говельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної м арки;

3) виключне право перешкоджа ти неправомірному використа нню торговельної марки, в том у числі забороняти таке вико ристання;

4) інші майнові права інтеле ктуальної власності, встанов лені законом.

Майнові права інтелектуал ьної власності на торговельн у марку належать володільцю відповідного свідоцтва, воло дільцю міжнародної реєстрац ії, особі, торговельну марку я кої визнано в установленому законом порядку добре відомо ю, якщо інше не встановлено до говором (ч. 2 ст. 495 ЦК України).

Згідно зі ст. 4 Закону Україн и "Про охорону прав на знаки дл я товарів і послуг" іноземні о соби та особи без громадянст ва мають рівні з особами Укра їни права, передбачені цим За коном, відповідно до міжнаро дних договорів України чи на основі принципу взаємності.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону пра в на знаки для товарів і послу г" свідоцтво надає його власн ику виключне право заборонят и іншим особам використовува ти без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зар еєстрований знак стосовно на ведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований зна к стосовно товарів і послуг, с поріднених з наведеними у св ідоцтві, якщо внаслідок тако го використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробл яє товари чи надає послуги; по значення, схоже із зареєстро ваним знаком, стосовно навед ених у свідоцтві товарів і по слуг, якщо внаслідок такого в икористання ці позначення і знак можна сплутати; позначе ння, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і по слуг, споріднених з наведени ми у свідоцтві, якщо внаслідо к такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає пос луги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частиною 4 ст. 16 Закону Україн и "Про охорону прав на знаки дл я товарів і послуг" встановле но, що використанням знака ви знається: нанесення його на б удь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в як ій міститься такий товар, вив іску, пов'язану з ним, етикетку , нашивку, бирку чи інший прикр іплений до товару предмет, зб ерігання такого товару із за значеним нанесенням знака з метою пропонування для прода жу, пропонування його для про дажу, продаж, імпорт (ввезення ) та експорт (вивезення); засто сування його під час пропону вання та надання будь-якої по слуги, для якої знак зареєстр овано; застосування його в ді ловій документації чи в рекл амі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, як що його застосовано у формі з ареєстрованого знака, а тако ж у формі, що відрізняється ві д зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітнос ті знака.

Відповідно до ст. 20 цього Зак ону будь-яке посягання на пра ва власника свідоцтва, перед бачені ст. 16 цього Закону, в том у числі вчинення без згоди вл асника свідоцтва дій, що потр ебують його згоди, та готуван ня до вчинення таких дій, вваж ається порушенням прав власн ика свідоцтва, що тягне за соб ою відповідальність згідно з чинним законодавством Украї ни.

Також, відповідно до ст. 4 Зак ону України "Про захист від не добросовісної конкуренції" н еправомірним є використання торговельної марки, оформле ння упаковки товарів, інших п означень без дозволу (згоди) с уб'єкта господарювання, який раніше почав використовуват и їх у господарській діяльно сті, що призвело чи може призв ести до змішування з діяльні стю цього суб'єкта господарю вання.

Отже, позивачу надано виклю чне право забороняти іншим о собам, використовувати у буд ь-який спосіб, зокрема імпорт увати (ввозити) в Україну това р маркований належними йому торговельними марками чи поз наченнями, схожими із зареєс трованою торговельною марко ю настільки, що їх можна сплут ати.

Статтею 1 Митного кодексу Ук раїни встановлено, що контра фактні товари - товари, що міст ять об'єкти права інтелектуа льної власності, ввезення як их на митну територію Україн и або вивезення з цієї терито рії призводить до порушення прав власника, що захищаютьс я відповідно до чинного зако нодавства України та міжнаро дних договорів України, укла дених в установленому законо м порядку.

Крім того, п. 27 ст. 1 Закону Укра їни "Про захист прав споживач ів" визначено, що фальсифіков ана продукція - продукція, виг отовлена з порушенням технол огії або неправомірним викор истанням знака для товарів т а послуг, чи копіюванням форм и, упаковки, зовнішнього офор млення, а так само неправомір ним відтворенням товару іншо ї особи.

Відповідно до п. 4 ст. 6 згадан ого Закону забороняється вве дення в обіг фальсифікованої продукції.

Також, згідно зі ст. 17 Закону України "Про зовнішньоеконом ічну діяльність" в Україні за бороняється експорт та імпор т товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуал ьної власності.

Статтею 33 ГПК України встан овлено, що кожна сторона пови нна довести ті обставини, на я кі вона посилається як на під ставу своїх вимог і заперече нь.

В якості доказів, що підтвер джують позовні вимоги, позив ач подав Афідавіт від 27.04.2011 р. у я кому зазначено про те, що:

- позивач є іноземною юридич ною особою яка зареєстрована та діє за законами штату Калі форнія (США);

- позивач є виробником прод укції - універсальне мастил о-змазка WD-40;

- позивач є власником торгов ельних марок № № 15337, 14778 та викори стовує їх в Україні на своїй п родукції шляхом її продажу ч ерез офіційного імпортера та дистриб' ютора - компанію П П “Талміра”;

- позивач не надавав відпові дачу дозволу на використання будь-яким способом торговел ьних марок № № 15337, 14778;

- позивач вважає, що імпорто вана відповідачем продукція є контрафактною у зв' язку з незаконним використанням по значень, схожих з торговельн ими марками № №15337, 14778.

Афідавіт легалізовано в по рядку Гаазької конвенції про скасування вимог легалізаці ї іноземних офіційних докуме нтів 1961 року, перекладено та но таріально засвідчено в Украї ні. Даний Афідевіт береться с удом до уваги, як належний та д опустимий доказ підтверджен ня позовних вимог позивача.

У відзиві на позовну заяву в ідповідач проти позову запер ечує, вважає його необґрунто ваним та просить відмовити у його задоволенні у повному о бсязі, зокрема посилаючись н а те, що позначення Ranway RW-40 (за зая вкою на реєстрацію m 201101166 від 31.01.20 11 р.) не порушує права позивача на належні йому торговельні марки.

Суд вважає дане обґрунтува ння хибним, оскільки відпові дно до матеріалів заявки m 201101166 від 31.01.2011 р. на реєстрацію подан о позначення y», заявка не міст ить позначення RW-40. Позначення RW-40 використовується відпові дачем на імпортованих ним то варах. Крім того, заявка m 201101166 ві д 31.01.2011 р. подана на реєстрацію н е відповідачем, а іншою особо ю.

Дана хибна позиція відпові дача також відображена у Вис новку № 780 судової експертизи об' єктів інтелектуальної в ласності від 01.11.2011 р.

Також, з посиланням у відзив і на Висновок державної сані тарно-епідеміологічної експ ертизи з додатками від 29.03.2010 р. № 05.03.02-03/20025, відповідач вважає, що і мпортована ним продукція від повідає вимогам Міністерств а охорони здоров' я України.

Суд вважає згаданий Виснов ок неналежним доказом та не б ере його до уваги, зважаючи на те, що предметом спору в даній справі є захист прав інтелек туальної власності, а не відп овідність імпортованої прод укції санітарно-епідеміолог ічним чи іншим технічним вим огам.

Висновком № 780 судової експе ртизи об' єктів інтелектуал ьної власності від 01.11.2011 р. були встановлені наступні обстав ини:

1. Позначення » на імпортова них компанією Товариство з о бмеженою відповідальністю « Торговельна компанія «АВТОФ АВОРИТ»балончиків є схожим і з знаками для товарів і послу г за Свідоцтвами України № № 15 337, 14778 в їх сукупності настільки , що його можна сплутати.

2. Використання зовнішнього вигляду упаковки імпортован их компанією Товариство з об меженою відповідальністю «Т орговельна компанія «АВТОФА ВОРИТ»балончиків може ввест и споживачів в оману, щодо осо би, яка виробляє товар.

Суд вважає, що Висновок № 780 с удової експертизи об' єктів інтелектуальної власності в ід 01.11.2011 р. містить докладний оп ис проведених досліджень, ек сперт дослідив всі подані об 'єкти, надав ясні та обґрунтов ані відповіді на поставлені судом питання. Висновок не суперечить матер іалам справи, під час признач ення і проведення експертизи не порушені процесуальні но рми.

Результатами судової експ ертизи об' єктів інтелектуа льної власності від 01.11.2011 р. під тверджена позиція позивача п ро схожість позначення RW-40 з то рговельними марками позивач а № № 15337, 14778 в їх сукупності наст ільки, що їх можна сплутати, а також те, що використання імп ортованого відповідачем уні версального мастила-змазки RW-40 може ввести споживачів в ом ану, щодо особи, яка виробляє т овар.

Статтями 15, 16 ЦК України кожн ій особі надано право на захи ст свого інтересу (майнового права та інтересу), який не су перечить загальним засадам ц ивільного законодавства. Ста ттями 177, 190 ЦК України визначен о, що об'єктами цивільних прав є речі, майно, майнові права, р езультати інтелектуальної д іяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК Укра їни суд може захистити цивіл ьне право або інтерес іншим с пособом, що встановлений дог овором або законом.

Зважаючи на вищезазначене , а також на документально під тверджені висновки позивача щодо контрафактності товару , враховуючи, що відповідач не надав суду доказів законнос ті використання позначення R W-40, суд дійшов висновку, що імпо ртований відповідачем товар є контрафактним з н езаконним використанням тор говельних марок позивача № № 15337, 14778, а імпорт такого товару зд ійснюється з порушенням прав позивача на торговельні мар ки № № 15337, 14778.

Таким чином, вимога позивач а стосовно визнання імпортов аних товарів контрафактними є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Стаття 432 ЦК України передба чає право кожної особи зверн утися до суду за захистом сво го права інтелектуальної вла сності відповідно до ст. 16 цьо го кодексу.

Відповідно до приписів ст. 4 32 ЦК України, ст. ст. 20, 21 Закону Ук раїни "Про охорону прав на зна ки для товарів і послуг", захис т порушених відповідачем пра в інтелектуальної власності позивача може бути здійснен ий зокрема у такі способи:

- заборони відповідачу у буд ь-який спосіб здійснювати ви користання торговельних мар ок або схожих з торговельним и марками позивача позначень ;

- зупинення пропуску через м итний кордон України товарів , імпорт чи експорт яких здійс нюється з порушенням права і нтелектуальної власності;

- вилучення з цивільного обо роту та знищення товарів, виг отовлених або введених у цив ільний оборот з порушенням п рава інтелектуальної власно сті, та знищення таких товарі в;

Керуючись вищезазначеними нормами, на підставі встанов лених фактів суд приходить д о висновку про те, що позовні в имоги про заборону відповіда чу здійснювати імпорт товару за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р., викор истовувати у будь-який спосі б позначення RW-40, яке є схожими із торговельними марками поз ивача № № 15337, 14778 в їх сукупності н астільки, що їх можна сплутат и, підлягають задоволенню.

Позовна вимога про вилучен ня з цивільного обороту та зн ищення товарів, імпортованих відповідачем згідно з ВМД № 1 00140003/2011/242740 від 25.03.2011 р., узгоджується з вищенаведеними положенням и національного законодавст ва, правовими позиціями През идії Вищого господарського с уду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирі шення спорів, пов'язаних із за хистом прав інтелектуальної власності»(п. 51), статтею 46 Угод и про торговельні аспекти пр ав інтелектуальної власност і (ТРІПС), яка відповідно до ст . 9 Конституції України є части ною національного законодав ства України, є обґрунтовано ю та підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 2 ст. 40 ГПК України р ечові докази, які знаходятьс я в господарському суді, післ я вирішення спору повертають ся підприємствам та організа ціям, від яких їх було одержан о, або передаються стороні, за якою господарський суд визн ав право на ці речі.

Після набрання Рішенням у с праві № 12/121 законної сили, нада ні Київською регіональною ми тницею (на вимогу суду) зразки імпортованої відповідачем п родукції, маркованої позначе нням RW-40, підлягають поверненн ю до Київської регіональної митниці для подальшого вилуч ення з цивільного обороту та знищення.

Відповідно до ст. 49 ГПК Украї ни стороні, на користь якої ві дбулося рішення, господарськ ий суд відшкодовує мито за ра хунок другої сторони і в тому разі, коли друга сторона звіл ьнена від сплати судового зб ору. Суми, які підлягають спла ті за проведення судової екс пертизи, послуги перекладача , адвоката, витрати на інформа ційно-технічне забезпечення судового процесу та інші вит рати, пов'язані з розглядом сп рави, покладаються при задов оленні позову - на відповідач а.

Зважаючи на те, що позивач н е має в Україні банківських р ахунків, враховуючи те, що дер жавне мито, витрати на інформ аційно-технічне забезпеченн я судового процесу та витрат и на проведення судової експ ертизи сплачувалися ТОВ “Фір ма “Пахаренко і партнери”, як представником позивача за д овіреністю (платіжні доручен ня № 1573 від 19.04.2011 р., № 1574 від 19.04.2011 р., № 3847 від 31.08.2011 р. відповідно), а пункто м 1 довіреності даному предст авнику надано право на сплат у державного мита та інших не обхідних платежів, пов' язан их з веденням справи та одерж ання присудженого майна та/а бо грошей, суд вважає за необх ідне здійснити стягнення вищ езазначених витрат з відпові дача на рахунки уповноважено го представника - ТОВ “Фірма “ Пахаренко і партнери” (01001, м. Ки їв, Печерський р-н, вул. Городе цького, буд 11, кв. 47, код 20040094).

Керуючись ст. ст. 33, 49, 82-85 ГПК Укр аїни, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву задоволь нити.

2. Визнати імпортовані Товар иством з обмеженою відповіда льністю «Торговельна компан ія «Автофаворит»(Код ЄДРПОУ 36926941, м. Київ, вул. Залізничне шос е, 47) товари - засоби для змащува ння: універсальне мастило-зм азка - RW-40 по 100 мл артикул RW6094 - 1872 ш т., по 200 мл арт.- 2640 шт., за ВМД № 10014 0003/2011/242740 від 25.03.2011 р., марковані позн аченням RW-40, схожим з торговель ними марками WD-40 (Свідоцтво Укр аїни на знаки для товарів і по слуг № 15337), “балончик” (Свідоцт во України на знаки для товар ів і послуг № 14778) настільки, що ї х можна сплутати, контрафакт ними;

3. Заборонити Товариству з о бмеженою відповідальністю « Торговельна компанія «Автоф аворит»(код ЄДРПОУ 36926941, м. Київ , вул. Залізничне шосе, 47) здійс нювати імпорт товарів - засоб и для змащування: універсаль не мастило-змазка - RW-40 по 100 мл ар тикул RW6094 - 1872 шт., по 200 мл арт. RW6096 - 2640 шт., за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р., м аркованих позначенням RW-40, схо жим з торговельними марками WD-40 (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг № 15337), “бал ончик” (Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг № 14778) настільки, що їх можна сплу тати;

4. Заборонити Товариству з о бмеженою відповідальністю « Торговельна компанія «Автоф аворит»(Код ЄДРПОУ 36926941, м. Київ , вул. Залізничне шосе, 47) викор истовувати позначення RW-40, схо же з торговельними марками WD-4 0 (Свідоцтво України на знаки д ля товарів і послуг № 15337), “бало нчик” (Свідоцтво України на з наки для товарів і послуг № 14778 ) настільки, що їх можна сплута ти: при нанесенні його на будь -який товар, для якого зареєст ровані торговельні марки № № 14778, 15337, упаковку, в якій міститьс я такий товар, вивіску, пов'яза ну з ним, етикетку, нашивку, би рку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання т акого товару з метою пропону вання для продажу, пропонува ння його для продажу, продаж, і мпорт (ввезення) та експорт (ви везення), застосування його в діловій документації, в рекл амі та в мережі Інтернет.

5. Вилучити з цивільного обо роту та знищити контрафактну продукцію - засоби для змащув ання: універсальне мастило-з мазка RW-40 по 100 мл артикул RW6094 - 1872 ш т., по 200 мл арт. RW6096 - 2640 шт., за ВМД № 100140003/2011/242740 від 25.03.2011 р., марковану по значенням RW-40, схожим з торгове льними марками WD-40 (Свідоцтво У країни на знаки для товарів і послуг № 15337), “балончик” (Свідо цтво України на знаки для тов арів і послуг № 14778) настільки, щ о їх можна сплутати;

6. Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю «Т орговельна компанія «Автофа ворит»(код ЄДРПОУ 36926941, м. Київ, в ул. Залізничне шосе, 47) на корис ть ВД-40 Меньюфекторінг Компан і шляхом перерахування уповн оваженому представнику пози вача - Товариство з обмежено ю відповідальністю “Фірма “П ахаренко і партнери” (03150, м. Киї в, вул. Червоноармійська, 72, с/п 78, код 20040094) 85 грн. (вісімдесят п' я ть) 00 коп. державного мита, 236 грн . (двісті тридцять шість) 00 коп. витрат на інформаційно-техні чне забезпечення судового пр оцесу, 7 500 грн. (сім тисяч п' ятс от) 00 коп. витрат на проведення судової експертизи.

7. Після набрання рішенням з аконної сили видати накази.

8. Після набрання рішенням з аконної сили повернути надан і Київською регіональною мит ницею (на вимогу суду) зразки з асобів для змащування: уніве рсальне мастило-змазка RW-40 для подальшого вилученн я з цивільного обороту та зни щення.

9. Після набранням рішенням у справі № 12/121 законної сили, за побіжні заходи, вжиті ухвало ю Господарського суду міста Києва від 20.04.2011 р. № 12/11102, вважати ск асованими.

10. Рішення господарського с уду набирає законної сили пі сля закінчення строку поданн я апеляційної скарги, якщо ап еляційну скаргу не було пода но. У разі подання апеляційно ї скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи а пеляційним господарським су дом.

Суддя Л.В.Прокопенко

Повний текст рішення ск ладений 14.12.2011