Рішення

від 06.09.2012 по справі 5006/33/67пд/2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

06.09.12 р. Справа № 5006/33/67пд/2012

Господарський суд Донецької області у складі судді Сич Ю.В.,

при секретарі судового засідання Толкунової Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства «Донецькгірмаш», м.Донецьк (код ЄДРПОУ 05763702)

до відповідача Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (код ЄДРПОУ 00174065)

про зобов'язання відповідача укласти з позивачем додаткову угоду №10 від 01.04.2010р. до ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р.

за участю представників:

від позивача: Синицін Р.Л. за довіреністю №69 від 01.08.2012р.,

від відповідача: Співак С.В. за довіреністю №01-563 від 05.07.2012р.

В судовому засіданні 30.08.2012р. оголошено

перерву до 06.09.2012р.

на підставі ст. 77 Господарського

процесуального кодексу України.

Позивач, Публічне акціонерне товариство «Донецькгірмаш», м.Донецьк звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» про зміну умов ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006 р., в частині розміру платежів; викладення з квітня 2010р. п. 5 додаткової угоди № 8 від 04.01.2010 р. до договору в наступній редакції: «За права, надані за даним договором, Ліцензіат щомісяця, за пред'явленим Ліцензіаром рахунком, виплачує Ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 2000 (дві тисячі) грн. і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору», розірвання з травня 2010р. додаткової угоди №9 від 05.05.2010р. до ліцензійного договору №1/06 від 01.03.2006р. та зміну п.6.1. ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р. у запропонованій редакції починаючи з квітня 2010 р.

Ухвалою суду від 22.08.2012р. позовна заява була прийнята до розгляду та порушено провадження у справі № 5006/33/67пд/2012, сторони зобов'язані надати документи та виконати певні дії.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається істотну зміну обставин, якими сторони керувались при укладенні договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р., у зв'язку із чим позивач просить суд внести зміни до договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р. в частині визначення розміру платежів.

На підтвердження вказаних обставин позивач надав копії ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р. з додатком, додаткових угод №1 без дати, №2 від 21.05.2007р., №3 від 03.11.2008р., №4 від 02.01.2009р., №5 від 14.05.2009р., №6 від 01.06.2009р., №7 від 01.12.2009р., №8 від 04.01.2010р., №9 від 05.05.2010р., №10 від 01.04.2010р. з додатком, листів №764/75 від 06.05.2010р., №557/75 від 01.04.2010р.

Нормативно свої вимоги позивач обґрунтовує ст.ст. 1, 54 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 652, 1109 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993р. №3678, Закону України «Про ціни та ціноутворення» від 03.12.1990р. №507.

29.08.2012р. відповідачем надано відзив на позовну заяву, за яким останній заперечує проти позовних вимог та зазначає, що підписавши додаткову угоду №9 від 05.05.2010р. позивач та відповідач дійшли згоди щодо розміру щомісячного платежу (роялті), який становить 450000,00грн., у зв'язку із чим відсутні підстави вносити зміни до умов ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р.

06.09.2012р. позивачем надано заяву в порядку ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, якою останній вважає за необхідне змінити предмет позову в частині позовних вимог. Так, позивач просить зобов'язати відповідача укласти з позивачем додаткову угоду №10 від 01.04.2010р. до ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р. у наступній редакції:

«Державне підприємство «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш», в подальшому «ліцензіар», в особі директора Косарева В.В., що діє на підставі статуту, з одного боку, та

Відкрите акціонерне товариство «Донецькгірмаш», в особі генерального директора Кравчука Віктора Федоровича, що діє на підставі статуту, в подальшому «ліцензіат», з іншого боку, (в подальшому разом іменуються «сторони», а кожна окремо «сторона») уклали цю додаткову угоду №10 до ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р. про наступне:

1. Викласти п.6.1. розділу 6 «Платежі» у наступній редакції:

«За права, надані за даним договором, ліцензіат щомісяця, за пред'явленим ліцензіаром рахунком, виплачує ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 2000 (дві тисячі) грн. і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору».

2. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін і є невід'ємною частиною ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р.

3. Дана додаткова угода набирає чинності з 01.04.2010р.»

Відповідно до приписів ч.4 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Враховуючи приписи вищенаведеної статті, та подання позивачем заяви про зміну предмету позову до початку розгляду справи по суті, господарський суд в подальшому здійснює розгляд справи з урахуванням вищевказаної заяви.

Представник відповідача в судовому засіданні усно заперечив проти позовних вимог відповідача з урахуванням заяви про зміну предмету позову.

Розгляд справи відкладався на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Під час судового розгляду справи представників сторін було ознайомлено з правами та обов'язками у відповідності із ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.

Розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу відповідно до ст. 81-1 Господарського-процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд встановив наступне:

01.03.2006р. між Державним підприємством «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інституту комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (ліцензіар) та Відкритим акціонерним товариством «Донецькгірмаш» (ліцензіат) укладено ліцензійний договір №3/06/60112-75 (далі - Договір), за умовами якого ліцензіар надає ліцензіату виключну ліцензію на використання винаходів (корисних моделей), за якими одержані патенти, зазначені в таблиці 1, на строку - до дати, зазначеної в графі «Дата закінчення дії договору щодо винаходу (корисної моделі)» таблиці, на території України (абз. 1 п.2.1. Договору).

Доказів визнання в судовому порядку Договору недійсним сторонами суду не представлено.

На момент розгляду справи до матеріалів справи не надано а ні змін, ні доповнень щодо виконання умов Договору, крім тих, що додані до позовної заяви та заяви про зміну предмету позову.

Додатковою угодою №8 від 04.01.2010р. до Договору сторонами змінено зміст таблиці 1 розділу 2 «Предмет договору». Зокрема, змінено перелік винаходів (корисних моделей), за якими відповідачем позивачу надано виключну ліцензію на використання.

Відповідно до абз. 2 п.2.1. Договору з урахуванням додаткової угоди №8 від 04.01.2010р. до Договору ліцензіар також надає ліцензіату виключну ліцензію на «ноу-хау», які стосуються продукції за ліцензією, зазначеної у специфікації за позиціями 1-2, 9-10, 13-20, 24-25 на території України.

Відповідною специфікацією до Договору ( з урахування додаткової угоди №8 від 04.01.2010р.) визначено продукцію за ліцензією, № патенту, назву винаходу та дату закінчення строку виплати платежів за Договором.

Додатковою угодою №8 від 04.01.2010р. до Договору сторонами змінено зміст таблиці 2 розділу 2 «Предмет договору». Зокрема, змінено перелік винаходів (корисних моделей), за якими відповідачем позивачу надано виключну ліцензію на використання.

При цьому ліцензіату за наданими ліцензіями надається право на виготовлення, пропонування для продажу, продаж, ввезення, зберігання продукції за ліцензією (п.2.3. Договору).

Пунктом 6.1. Договору в редакції додаткової угоди №9 від 05.05.2010р. до Договору визначено, що за права, надані за даним договором ліцензіат щомісяця, за пред'явленим ліцензіаром рахунком, виплачує ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) коштами без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 450000,00 (чотириста п'ятдесят тисяч)грн і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору.

Відповідно до змісту позовної заяви позивач посилається на те, що за останній десять років на серійне виробництво позивачем поставлено більше 20 найменувань обладнання, що розроблено відповідачем. Питома частина продукції, що випускається на підприємстві позивача виготовлюється із застосуванням у конструкції обладнання, винаходів і корисних моделей, що охороняються патентами відповідача. Погоджуючись на умови відповідача щодо запропонованого розміру роялті, який було невиправдано завищено, позивач розраховував на значні обсяги випуску та реалізації обладнання виготовленого за патентами. Однак, починаючи з травня 2010р. через відсутність попиту на обладнання позивач не використовував в повному обсязі передані об'єкти права інтелектуальної власності за Договором. Відтак, не користуючись фактично усіма об'єктами інтелектуальної власності протягом двох років, позивач продовжував виплачувати винагороду за їх користування у повному обсязі. Отже, розмір роялті є значно великим в порівнянні з маленькими обсягами обладнання, що виготовляються з використанням технічних рішень, що охороняються патентами. Тому розмір винагороди не є справедливим у співвідношенні ступеня використання об'єктів ліцензії. Позивач вважає, що сума щомісячного платежу (роялті) є необґрунтованою та занадто великою в порівнянні з установленими звичаями ринкової вартості на території України, відносно розмірів плати за використання тотожних об'єктів права інтелектуальної власності.

Частина 1 статті 652 ЦК України, на підставі якої пред'явлено даний позов, передбачає, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Зміна договору з цієї підстави на вимогу заінтересованої сторони в судовому порядку можливе за наявності одночасно чотирьох умов, вказаних у частині другій статті 652 ЦК України, а саме:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

За приписами ст. 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Вважаючи розмір винагороди безпідставно завищеним, з метою зменшення суми щомісячних платежів, позивач звернувся до відповідача з відповідною пропозицією щодо зміни умов ліцензійного договору, про що було направлено лист №557/75 від 01.04.2010р., на який відповідач не надав відповіді.

Так, в матеріалах справ міститься лист №557/75 від 01.04.2010р. з додатковою угодою №10 від 01.04.2010р. до Договору, яким позивач з метою врегулювання взаємовідносин щодо розміру платежу (роялті), згідно з ліцензійним договором №3/06/60112-75 від 01.03.2006р. просить розглянути та підписати додаткову угоду №10 від 01.04.2010р. За змістом додаткової угоди №10 від 01.04.2010р. до Договору п.6.1. Договору викладається в наступній редакції: «За права, надані за даним договором, ліцензіат щомісяця, за пред'явленим ліцензіаром рахунком, виплачує ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 2000 (дві тисячі) грн. і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору».

Однак, як вбачається з матеріалів справи, відповідач додаткову угоду №10 від 01.04.2010р. про внесення змін до Договору в частині розрахунків не підписав.

Згідно ст. 188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Дослідивши зміст додаткової угоди №10 від 01.04.2010р. до Договору, та враховуючи, що реальна можливість настання таких наслідків як відсутність попиту на обладнання позивача сторонами не могла бути передбачена та усунута, виконуючи зобов'язання за Договором, з боку позивача вбачається зменшення цінності отримуваного за Договором, що призводить до марності цілі виконаного, та відсутність визначення в Договорі умови, щодо якої ризик зміни обставин несе заінтересована сторона, господарський суд дійшов висновку, що положення зазначеної угоди не суперечать приписам чинного законодавства України.

Звертаючись до господарського суду із спірними вимогами, позивач виходив з того, що його права можуть бути відновленими в судовому порядку.

Як встановлено в ч. 5 ст. 11 Цивільного кодексу України, у випадках встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки можуть виникати з рішення суду.

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України, одним зі способів судового захисту прав суб'єктів господарювання є установлення господарських правовідносин.

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України, права та інтереси особи підлягають захисту у разі порушення невизнання або оспорювання.

Згідно ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, захист прав та інтересів здійснюється зокрема судом, що кореспондується з приписами ст. 55 Конституції України.

Факт порушення прав та інтересів юридичної особи зумовлює виникнення процесуального права на звернення із відповідним позовом до господарського суду згідно приписів ст. 1 Господарського процесуального кодексу України.

Стаття 129 Конституції України відносить до основних засад судочинства змагальність сторін, яка, зокрема, проявляється в тому, що, як зазначається в частині 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 34 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З урахуванням вимог ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Факт порушення прав та інтересів юридичної особи зумовлює виникнення процесуального права на звернення із відповідним позовом до господарського суду згідно приписів ст. 1 Господарського процесуального кодексу України.

До того ж, згідно п. 36 Інформаційного листа №01-8/211 від 07.04.2008р. «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» на питання «Як правильно слід зазначити у резолютивній частині рішення про спонукання укласти договір при задоволенні позовних вимог?», Вищий господарський суд України зазначив: «в резолютивній частині рішення, яким задовольняється позов про спонукання укласти договір, слід вказувати на те, що спірний договір є укладеним».

Аналогічна позиція викладена в п. 24 Інформаційного листа №01-8/482 від 13.08.2008р. «Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року», де вказано: «відповідна (резолютивна) частина може мати орієнтовано такий вигляд «Вважати договір (найменування договору) укладеним на умовах поданого (найменування позивача) проекту цього договору».

За наведених вище обставин, дослідивши всі матеріали справи, господарський суд дійшов висновку, що позивач довів належними та допустимими доказами обставини, на які він посилається як на підставу вимоги, у зв'язку з чим позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ст.49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 15, 16, 652, 654 Цивільного кодексу України; ст. 188 Господарського кодексу України; ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Донецькгірмаш», м.Донецьк до відповідача, Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» про зобов'язання відповідача укласти з позивачем додаткову угоду №10 від 01.04.2010р. до ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р. задовольнити.

Вважати укладеною додаткову угоду №10 від 01.04.2010р. до ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р. між Державним підприємством «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» та Публічним акціонерним товариством «Донецькгірмаш» на умовах поданого Публічним акціонерним товариством «Донецькгірмаш», м.Дружківка проекту в наступній редакції:

«Державне підприємство «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш», в подальшому «ліцензіар», в особі директора Косарева В.В., що діє на підставі статуту, з одного боку, та

Відкрите акціонерне товариство «Донецькгірмаш», в особі генерального директора Кравчука Віктора Федоровича, що діє на підставі статуту, в подальшому «ліцензіат», з іншого боку, (в подальшому разом іменуються «сторони», а кожна окремо «сторона») уклали цю додаткову угоду №10 до ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р. про наступне:

1. Викласти п.6.1. розділу 6 «Платежі» у наступній редакції:

«За права, надані за даним договором, ліцензіат щомісяця, за пред'явленим ліцензіаром рахунком, виплачує ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 2000 (дві тисячі) грн. і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору».

2. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін і є невід'ємною частиною ліцензійного договору №3/06/60112-75 від 01.03.2006р.

3. Дана додаткова угода набирає чинності з 01.04.2010р.»

Стягнути з Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (83048, м.Донецьк, вул.Університетська, буд. 83, ідентифікаційний код 00174065) на користь Публічного акціонерного товариства «Донецькгірмаш» (83005, м.Донецьк, вул.Івана Ткаченко, 189, ідентифікаційний код 05763702) судовий збір у розмірі 1073,00грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У судовому засіданні 06.09.2012р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційного скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено та підписано 11.09.2012р.

Суддя Сич Ю.В.