Рішення

від 23.03.2009 по справі 05/20-09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

05/20-09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2009 р.                                                            Справа № 05/20-09

вх. № 459/6-05

Суддя господарського суду  

при секретарі судового засідання

за участю представників сторін:

позивача - не з'явився,  відповідача - директора Мірнова А.А. (наказ № 1-к від 08.02.1999 р.),

розглянувши справу за позовом Відкритого акціонерного товариства "Київмедпрепарат" (м. Київ)  

до  Приватного підприємства "Чарлі" (м. Харків)  

про заборону використання знаку,

ВСТАНОВИВ:

Позивач просить суд зобов'язати відповідача припинити порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "Герпевір" №22442, заборонити відповідачу використовувати без дозволу позивача товарний знак "Герпевин" та зобов'язати відповідача знищити виготовлені в будь-якій об'єктивній формі (упаковка, етикетка і т.д.) зображення позначення "Герпевин". Свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що використання відповідачем ТЗ "Герпевин" є порушенням прав власності позивача на ТЗ "Герпевір", посилаючись на те, що товари 5 класу та 3 класу, а саме фармацевтичний препарат і натуральний косметичний засіб є спорідненими (однорідними), словесні позначення "Герпевір" та "Герпевин" є схожими настільки, що їх можна сплутати, а тому використання відповідачем ТМ "Герпевин" вводить в оману пересічних споживачів щодо особи, яка виробляє даний товар та самого товару, відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг".

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, хоча позивач був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Відповідач надав заяву про визнання позову, в якій просить прийняти його заяву та задовольнити позов.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Позивач є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг № 22442 від 15.01.02 р., об'єктом якого є словесне позначення «Герпевір» (надалі - ТЗ «Герпевір»). Товарний знак «Герпевір» зареєстровано в Державному департаменті інтелектуальної власності за ВАТ «Київмедпрепарат» в 5 та 42 класах згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг (МКТП) (дата подання заявки - 15.05.1998 р., дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 15.01.2002 р. Бюлетень № 1, подовжено дію свідоцтва до 15.05.2018 р.).

Позивач має реєстраційне посвідчення на лікарський засіб „Герпевір” № UA/2466/02/01 від 15.09.06 р.

11 грудня 2008 року позивач придбав в аптеці ТОВ „Титан” (м. Харків, вул. Полтавський шлях, 148/2) крем-бальзам „Герпевин”, що підтверджується копією касового чеку № 226686 на суму 5,05 грн. З інструкції до цього крему-бальзаму позивач виявив, що косметичний засіб - крем-бальзам „Герпевин” виготовляє та розповсюджує відповідач.

Відповідач в заяві про визнання позову підтвердив, що саме він здійснює виробництво та реалізацію товару - крему-бальзаму з використанням словесного позначення «Герпевин».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Згідно ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати знак за своїм розсудом. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Права позивача діють з 15.05.1998 р. по 15.05.2018 (оскільки дію свідоцтва подовжено за заявою Позивача в установленому законодавством порядку), що підтверджується копією виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарі і послуг № 4065/11 від 27.02.08 р.

Таким чином, починаючи з 15.05.1998 р., позивач є власником свідоцтва на товарний знак у вигляді словесного позначення «Герпевір», що надає йому згідно діючого законодавства повне коло прав щодо володіння, користування та розпорядження даним товарним знаком.

Зокрема, свідоцтво надає власнику право використовувати знак та права, що випливають з нього, а саме: наносити його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігати такий товар із нанесенням зазначеного знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах (ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідач є виробником крему-бальзаму, який випускає та реалізує під товарним знаком «Герпевин».

Відповідач використовує позначення «Герпевин» шляхом нанесення його на товар, упаковку, в якій міститься цей товар, етикетку, зберігання такого товару із нанесенням зазначеного позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу такого товару із нанесенням зазначеного позначення.

Позивач є виробником лікарського засобу, який випускає та реалізує під товарним знаком «Герпевір», що зареєстрований в 5 класі МКТП (Фармацевтичні, ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди).

Позивач використовує позначення «Герпевір» шляхом нанесення його на товар, упаковку, в якій міститься цей товар, етикетку, зберігання такого товару із нанесенням зазначеного позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу такого товару із нанесенням зазначеного позначення.

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», лікарські засоби - речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 листопада 2001 р. N 443, до видів засобів, які використовуються для боротьби із збудниками хвороб або паразитами, та лікарських косметичних засобів, належать лікарські косметичні засоби, які разом з косметичною сировиною містять окремі діючі речовини або їх суміші, що використовуються для профілактики та/або лікування захворювань шкіри людини та її придатків, слизової оболонки носової і ротової порожнин, статевих органів пацієнта і виробляються у формі крему, молочка, олії, маски, бальзаму, гелю, порошку, лосьйону, шампуню, помади, екстракту для ванн, антиперспіранту, зубної пасти, еліксиру тощо.

Крем-бальзам «Герпевин» є косметичним засобом, що пагубно впливає на віруси простого герпесу. При герпесі крем-бальзам попереджує утворення нових елементів висипу, понижує ймовірність розповсюдження висипу, усуває прояви герметичної «лихоманки», заживляє ранки, кірки, тріщини.

Лікарський засіб виробництва ВАТ «Київмедпрепарат» під товарним знаком «Герпевір», згідно анотації та реєстраційного посвідчення, є дерматологічним засобом. Згідно інформації, наведеної в анотації, даний препарат є ефективним щодо вірусів простого герпесу і оперізуючого герпесу (лишая). Показання до застосування: герпетичне ураження шкіри і зовнішніх слизових оболонок (при герпесі губ, зовнішніх статевих органів), викликаних вірусами Неrpеs simplex типів 1 і 2, Varicella zoster, первинні і рецидивні, герметичні ураження у хворих з імунодефіцитом.

Крім того, відповідно до Правил складання, подання та розгляд заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.95 р. № 116, при встановленні однорідності товарів визначається ймовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, яка виготовляє товар. Враховуються такі показники: рід (вид) товару, призначення товарів, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Поняття «вид товару» включає матеріал, з якого виготовлені товари, а також зовнішній вигляд виробу. Крем-бальзам, що випускає відповідач та лікарський засіб, що випускає позивач мають однакову діючу речовину - ацикловір, а також допоміжні речовини, що входять до їх складу (проксанол 268, пропиленгликоль).

Зовнішній вигляд обох товарів - туби.

Головна функція крему-бальзаму та лікарського засобу лікувальний вплив на віруси герпесу. Отже призначення товару – схоже.

Крем-бальзам та лікарський засіб розповсюджуються в аптеках (доказом реалізації крему-бальзаму відповідача є касовий чек аптеки), отже умови та канали збуту однакові.

Так як обидва товари є препаратами, що мають лікувальну функцію і розповсюджуються через аптечну мережу, вони є доступними до широкого кола споживачів не залежно від статі та віку.

Відповідно до ст. 9 Договору про закони щодо товарних знаків, ратифікованого Законом України № 380/95 від 13.10.95 р.:

(2) [Товари чи послуги, які стосуються одного й того ж класу або до різних класів] Ь) Товари чи послуги не можуть вважатися відмінними одні від одних на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують у різних класах Ніццької класифікації.

Таким чином, суд дійшов висновку, що товари 3 класу та 5 класу, а саме фармацевтичний препарат та косметичний засіб є спорідненими (однорідними).

Використання споріднених (однорідних) товарів вводить в оману пересічних споживачів щодо особи, яка виробляє даний товар (ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Згідно пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженого наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116, в редакції наказу Держпатенту від 20.08.97 N 72 (далі - Правила), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” власник свідоцтва має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги.

Згідно висновку патентного повіреного Н. Крилової словесне позначення ГЕРПЕВІР (свідоцтво України № 22442) та словесне позначення ГЕРПЕВИН (свідоцтво України № 95460) є схожим настільки, що їх можна сплутати, а також ввести в оману споживачів щодо товару та особи, яка виробляє товар.

Отже, товари 3 класу та 5 класу, а саме фармацевтичний препарат позивача та натуральний косметичний засіб відповідача є спорідненими (однорідними), словесні позначення «Герпевір» та «Герпевин» є схожими настільки, що їх можна сплутати, а тому використання ТМ «Герпевин» відповідачем вводить в оману пересічних споживачів щодо особи, яка виробляє даний товар та самого товару.

Відповідач не надав доказів правомірного використання товарного знаку „Гепревин”, зареєстрованого свідоцтвом № 85460 від 09.10.06 р. за Мірновим Андрієм Анатолійовичем, який є засновником та директором цього підприємства, у 3 класі МКТП (Бюл. № 16 від 26.08.08 р.).

Відповідач визнав позов повністю, але суд вважає позовні вимоги підлягаючими задоволенню частково, оскільки позивач не є власником товарного знаку „Герпевин”, а тому не має права надавати будь-кому дозвіл чи забороняти його використання, а також вимагати знищення виготовленого зображення позначення „Герпевин”, навіть якщо воно є схожим настільки, що їх можна сплутати з товарним знаком позивача до тих пір, поки свідоцтво № 85460 від 26.08.08 р. на товарний знак „Герпевин” не буде визнано судом недійсним.

Відповідно до ст. 49 ГПК України державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу належить покласти на відповідача, оскільки внаслідок його неправильних дій виник спір.

Керуючись Законом України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, ст.ст. 33-35, 43, 49, 78, 82-85 ГПК України,   

ВИРІШИВ:

В позові відмовити частково.

Зобов'язати Приватне підприємство "Чарлі" (61153 м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123. Код ЄДРПОУ 30289542) припинити порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "Герпевір" № 22442.

Стягнути з Приватного підприємства "Чарлі" (61153 м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123. Код ЄДРПОУ 30289542. П/р № 2606812000986 в ХФ АКБ „Правекс-Банк” м. Харкова, МФО 350493) на користь Відкритого акціонерного товариства „Київмедприпарат” 01032 м. Київ, вул. Сакса ганського, 139. Код ЄДРПОУ 00480862. П/р № 26000010999980 в ВАТ „Фінанси та Кредит”, МФО 300131) державне мито в сумі 85,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя