Рішення

від 30.08.2013 по справі 910/14285/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/14285/13 30.08.13 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Алекон-К"

До 1. Державна служба інтелектуальної власності України

2. Метро Інтернашенал С.А.

Про дострокове припинення дії свідоцтва України №35668 на знак для

товарів і послуг

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін:

від позивача Романів І.Б. - представник (дов. № б/н від 29.08.2013 р. )

від відповідача 1 Саламов О.В. - представник (дов. № 2-8/3902 від 23.05.2013 р. )

від відповідача 2 Кочкарьов С.В. - представник (дов. № б/н від 01.03.2012 р. )

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Алекон-К" звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Метро Інтернашенал С.А. про дострокове припинення дії свідоцтва України №35668 на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач має намір використовувати позначення «METROPOLIS» в якості знака для товарів і послуг для назви друкованого видання, однак відповідач 2 є власником свідоцтва України № 35668 від 17.11.2003 р. на знак для товарів і послуг «METRO» (далі - Свідоцтво) для 16 та 41 класів МКТП, що є спорідненими із класом, зазначеним у заявці позивача, а зображення знака за Свідоцтвом є схожим до ступеня сплутування із зображенням знака у заявці позивача. Враховуючи те, що відповідач 2 не вчинив жодних дій з використання належної йому торгівельної марки за Свідоцтвом стосовно наведених у ньому товарів та послуг понад три роки після видачі Свідоцтва, а останнє перешкоджає у реєстрації знака за заявкою позивача, то позивач просить суд достроково припинити дію Свідоцтва.

Також позивач просить суд зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України № 35668 від 17.11.2003 р. на комбінований знак для товарів і послуг «METRO» повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зробити публікацію про це в Офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду м. Києва від 26.07.2013 р. порушено провадження у справі №910/14285/13 та призначено справу до розгляду на 05.08.2013 р.

Представники позивача та відповідача 1 в судове засідання 05.08.2013 р. не з'явились, вимоги ухвали суду не виконали, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

05.08.2013 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 1 клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з відрядженням представника по даній справі.

Оскільки представником відповідача 2 у судовому засіданні 05.08.2013 р. було також заявлено усно клопотання про відкладення розгляду справи, суд задовольняє клопотання про відкладення розгляду справи.

За таких обставин, а також у зв'язку з нез'явленням в судове засідання представників позивача та відповідача 1, невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 30.08.2013 р., про що виніс відповідну ухвалу.

30.08.2013 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 заяву про визнання позову, якою відповідач 2 повідомляє суд, що він визнає позовні вимоги в даній справі в повному обсязі, оскільки не може надати докази належного використання свого знаку на території України.

У судовому засіданні представник відповідача 1 подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти позовних вимог з підстав, зазначених у відзиві.

В судовому засіданні 30.08.2013 р. оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Метро Інтернашенал С.А. (відповідач 2) є власником свідоцтва України № 35668 на знак для товарів і послуг «METRO», зареєстрований для товарів і послуг 16 та 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). Публікація про видачу свідоцтва № 35668 (Свідоцтво) була здійснена 17.11.2003 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 11, що підтверджується, зокрема, випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 35668 станом на 12.08.2013 р.

Згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг, класи 16 та 41, стосовно яких позивач просить достроково припинити дію Свідоцтва включають в себе:

- Кл. 16 - Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; газети, журнали, друкована продукція та інші друковані видання; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладнання (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); ігрові карти; друкарські шрифти; друкарські кліше.

- Кл. 41 - Навчання, освіта, виховування; забезпечування доглядання та навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; публікування газет та журналів.

Знак для товарів та послуг «METRO» за Свідоцтвом зареєстрований для товарів 16 класу МКТП: газети та для послуг 41 класу МКТП: видавання та публікування газет і журналів .

Позивачем було розпочато процедуру, спрямовану на отримання останнім правової охорони на території України на зображувальне позначення за заявкою № m201300835 щодо товарів 16 класу, а саме: газети, друковані видання, журнали (періодичні видання), в Державній службі інтелектуальної власності України, що підтверджується наявними у матеріалах справи доказами.

Позивач вважає , що знак для товарів і послуг «METRO» за Свідоцтвом без поважних причин не використовується в Україні відповідачем 2 від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва щодо товарів 16 класу та послуг 41 класу МКТП, і даний факт унеможливлює подальше здійснення позивачем всіх необхідних процедур, спрямованих на отримання останнім правової охорони на території України на позначення за заявкою № m201300835 щодо товарів 16 класу в Державній службі інтелектуальної власності України. Оскільки зареєстроване Свідоцтво на знак для товарів і послуг «METRO», який не використовується відповідачем 2, перешкоджає отриманню позивачем свідоцтва на знак для товарів і послуг «METROPOLIS», дія Свідоцтва повинна бути достроково припинена судом.

Відповідач 1 заперечує проти позовних вимог з наступних підстав.

По-перше, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме ст. 18, відповідач 2 як власник свідоцтва України № 35668 повинен довести факт використання спірного знаку, а у разі відсутності такого використання - зазначити поважні причини, з яких знак не використовується.

По-друге, Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. не передбачено здійснення нею контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. В той же час відповідно до даного Положення Державна служба інтелектуальної власності здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об'єкти.

Таким чином, у разі припинення дії свідоцтва України № 35668 на знак «METRO» рішення суду може вплинути на обов'язок Державної служби інтелектуальної власності стосовно внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідач 2 визнав позов в повному обсязі, оскільки не може надати докази належного використання свого знаку на території України.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (надалі -ГК України) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Статтею 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на власника свідоцтва покладений обов'язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково .

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

При цьому згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Таким чином, для правильного вирішення спору необхідно з'ясувати, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки «METRO», зареєстрованої для товарів і послуг 16 та 41 класу МКТП власником свідоцтва України № 35668, протягом більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу Свідоцтва (з 17.11.2003 р.) та чи наявні поважні причини такого невикористання.

На дату публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 35668 на торговельну марку «METRO» (17.11.2003 р.) використанням знаку визнавалось: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Станом на час звернення з позовом до суду та на час розгляду спору по суті відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака вважається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За змістом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, якщо власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача 2.

Натомість у процесі розгляду справи відповідач 2 у заяві, поданій через відділ діловодства суду 30.08.2013 р., визнав позов в повному обсязі у зв'язку з відсутністю доказів використання знаку для товарів та послуг «METRO».

Документів на підтвердження такого використання відповідачем 2 знаку «METRO» не було надано і іншими сторонами судового процесу. Не зазначено і поважних причин такого невикористання.

За таких обставин, а також враховуючи те, що відповідач 1 у судовому засіданні 30.08.2013 р. не заперечував проти задоволення позовних вимог у зв'язку з визнанням їх відповідачем 2 у повному обсязі, суд приходить до висновку про те, що в Україні торговельна марка відповідача 2 «METRO» за свідоцтвом України № 35668 для товарів 16 та послуг 41 класів МКТП не використовується протягом останніх трьох років, а відповідач 2 протягом такого періоду не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, особою, на ім'я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою.

Отже, факт невикористання відповідачем знаку для товарів і послуг «METRO» за свідоцтвом № 35668 судом встановлено.

Щодо існування охоронюваного законом інтересу у позивача, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі -ГПК України) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач розпочав процедуру, спрямовану на отримання правової охорони на території України на зображувальне позначення за заявкою № m201300835 щодо товарів 16 класу в Державній службі інтелектуальної власності України.

У зв'язку з тим, що наявність чинного свідоцтва України № 35668, торговельна марка за яким не використовується відповідачем 2 протягом останніх трьох років як власником, може бути перешкодою для здійснення реєстрації торговельної марки «METROPOLIS» на ім'я позивача, має місце порушення охоронюваного законом інтересу останнього.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

З урахуванням наведеного, на підставі матеріалів справи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що дія свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 35668 від 17.11.2003 р. підлягає достроковому припиненню у зв'язку з їх невикористанням протягом останніх трьох років.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 35668 від 17.11.2003 р. та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

З урахуванням наведеного, вимога позивача про зобов'язання відповідача 1 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 35668 від 17.11.2003 р. та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» є похідною від вимоги дострокового припинення дії Свідоцтва, а тому обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача 2, оскільки спір виник у зв'язку з неправильними діями відповідача 2. При цьому суд враховує, що питання щодо наявності підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг може бути встановлено лише під час судового розгляду, видачу спірного свідоцтва України на знак для товарів і послуг було здійснено відповідно до чинного законодавства. Крім того, судом встановлено, що відповідач 1 не уповноважений на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. Отже, підстави для покладення судових витрат на відповідача 1 відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 35668 повністю.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 35668 повністю, та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Метро Інтернашенал С.А. (2-4 Авеню Марі-Терізе, Люксембург-2132, Люксембург (LU) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекон-К» (04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30, ідентифікаційний код 37827944) судовий збір у розмірі 2 294 (дві тисячі двісті дев'яносто чотири) грн. 00 коп.

5. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

6. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення

складено 30.08.2013 р.

Суддя Ю.В. Картавцева