Рішення

від 25.06.2014 по справі 910/5857/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/5857/14 25.06.14

За позовом Компанії "ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

До 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ"

2. Державної служби інтелектуальної власності України

3-тя особа,

яка не заявляє

самостійних вимог

на предмет спору

на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕС-ЦЕНТР"

про порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін:

від позивача Пшенична Ю.М. - представник (дов. № б/н від 24.06.2014 р.)

від відповідача 1 Бондаренко Ю.М. - представник (дов. № б/н від 18.04.2014 р.)

від відповідача 2 Ресенчук В.М. - представник (дов. № 2-8/3903 від 23.05.2013 р.))

від 3-ої особи Сокіран А.В. - представник (дов. № б/н від 18.04.2014 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ" та Державної служби інтелектуальної власності України про порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням прав інтелектуальної власності позивача на об'єкт інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг «triolan» за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 102466 шляхом його використання відповідачем 1 для рекламування своєї господарської діяльності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2014 р. порушено провадження у справі № 910/5857/14, призначено справу до розгляду на 22.04.2014р., залучено до участі у справі в якості 3-ої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕС-ЦЕНТР".

22.04.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача, надійшло клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого позивач просить суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності.

У судовому засіданні 22.04.2014р. представник відповідача 2 подав суду відзив на позовну заяву. Згідно наданого відзиву, останній заперечує проти задоволення позовних вимог у повному обсязі.

У судовому засіданні 22.04.2014р. оголошено перерву до 24.04.2014р.

23.04.2014р. представником відповідача 1 через відділ діловодства суду подано відзив на позовну заяву.

Відповідно до наданого відзиву, останній заперечує проти задоволення позовних вимог позивача в повному обсязі, зокрема, з тих підстав, що позивач не має права забороняти використання знака «triolan» для товарів і послуг, що не є спорідненими з послугами, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 102466, оскільки, відповідно до Бази даних «відомості про добре відомі знаки в Україні» знак «triolan» не визнаний добре відомим в Україні.

У судовому засіданні 24.04.2014р. представником третьої особи подано письмові пояснення відносно позовної заяви.

Згідно даних пояснень, третя особа зазначає про тривалість використання знака «triolan» на території України, у зв'язку з чим останній набув добру відомість в Україні. Використання Відповідачем 1 позначення "triolan" в друкованій продукції та для рекламування своєї господарської діяльності вказуватиме на зв'язок між послугами, які надаються відповідачем 1, та позивачем, що не відповідає дійсності і буде вводити в оману споживачів. Таким чином, третя особа підтримує позовні вимоги позивача та просить позов задовольнити.

У судовому засіданні 24.04.2014 р. представник позивача підтримав клопотання про призначення по справі судової експертизи.

Представник відповідача 1 не заперечив проти задоволення клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Представник відповідача 2 підтримав подане позивачем клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Розглянувши заявлене клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, ґрунтовно вивчивши обставини справи і доводи сторін щодо дійсної необхідності призначення судової експертизи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

За таких обставин ухвалою суду від 24.04.2014 р. призначено у справі № 910/5857/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (вул. Урицького, 45, к.808, м. Київ). Також ухвалою суду від 24.04.2014р. зупинено провадження у справі № 910/5857/14 до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

11.06.2014 р. відділом діловодства суду отримано від судового експерта Жили Б.В. Висновок № 58 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.06.2014 р. у господарській справі № 910/5857/14.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 16.06.2014 р. поновлено провадження у справі № 910/5857/14, призначено розгляд справи на 25.06.14р.

24.06.2014 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача письмові пояснення по справі, відповідно до яких останній наполягає на задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

У судовому засіданні 25.06.2014 р. представник відповідача 1 подав суду письмові пояснення на результати проведення судової експертизи, який заперечує проти висновків судової експертизи, а тому і проти задоволення позову з підстав того, що відповідач 1 здійснював використання спірного знаку для послуг, що не стосуються зареєстрованих для нього класів. Більше того, на момент використання відповідачем 1 спірного знаку, останній не мав статусу так званого «добре відомого» знаку.

В судовому засіданні 25.06.2014 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд,

ВСТАНОВИВ:

Позивач є юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Кіпру.

01.08.2007 р. між позивачем, Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТРАНЕТ ІНВЕСТ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Прес-центр" був укладений трьохсторонній інвестиційний договір, відповідно до п. 1.7 якого позивач є інвестором в Україні проекту створення, розбудови та експлуатації телекомунікаційної мережі, що отримала назву "ТРІОЛАН" (англійською мовою - "TRIOLAN").

Підпункти 4.2-4.5, 5.1 та 5.2 Інвестиційного договору передбачають, що позивач з моменту укладання зазначеного договору здійснює загальне управління та нагляд за створенням, розбудовою та експлуатацією мережі в Україні.

Відповідно до п. 6.1 Інвестиційного договору 3-тя особа зобов'язувалося здійснити дії щодо створення назви та знака для товарів і послуг ТРІОЛАН, під яким мала здійснювати свою діяльність на Території уся мережа.

Згідно з п. 6.2 Інвестиційного договору 3-тя особа зобов'язувалася здійснити державну реєстрацію знака "triolan" на своє ім'я та вживати усі необхідні заходи для захисту в Україні прав інтелектуальної власності на назву та знак мережі "triolan".

11.09.2007 на виконання зазначеної умови договору 3-тя особа подала заявку про реєстрацію знака "triolan", якій був присвоєний номер m 200715035. Зазначений знак був зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності 26.01.2009 для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП), а саме: зв'язок; абонентський; телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; послуги голосової пошти; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; телефонні послуги. Вказана інформація була опублікована у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 2 за 2009 р. На зазначений знак було видане свідоцтво України № 102466.

27.05.2013 р. 3-тя особа та позивач уклали між собою договір № 1 про передачу виключних майнових прав на знак "triolan".

09.07.2013 р. Державна служба інтелектуальної власності України прийняла рішення (реєстраційний номер № 14810, дата публікації та реєстрації 25.07.2013 р.), опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України знаків для товарів та послуг відомостей про передачу прав власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для послуг класу 38, свідоцтво № 102466, передається 3-ою особою позивачу. Зазначене рішення було прийнято на підставі заяви 3-ої особи.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на наступне.

У грудні 2013 року у м. Києві позивач виявив використання позначення "triolan", що розміщувалося на рекламних єврофлаерах, в яких рекламувалися різноманітні телевізійні канали. Розміщення вказаного позначення на відповідній рекламній продукції та їх розповсюдження по поштовим скринькам здійснювалося відповідачем 1. Згоди на вчинення зазначених дій позивач відповідачу 1 не надавав.

З метою захисту своїх прав на знак "triolan" позивач звернувся до відповідача 1 з претензією від 16.01.2014, в якій вимагав припинити використання позначення "triolan", що здатне викликати змішування з належним позивачу знаком для товарів і послуг "triolan".

Відповідач 1 надав відповідь від 27.01.2014, в якій не визнав прав позивача та відмовився припинити використання позначення "triolan". Свою відмову задовольнити претензію позивача відповідач 1 пояснив тим, що під знаком "triolan" він не надає послуг 38 класу МКТП, для яких був зареєстрований належний позивачу знак для товарів і послуг "triolan", а використовує його лише для друкарської продукції та рекламування різних телевізійних каналів.

Усі дії відповідача 1, пов'язані з використанням позначення "triolan", позивач вважає порушенням своїх майнових прав та інтересів, посилаючись на те, що його знак "triolan" станом на 30.06.2010 став добре відомим в Україні для послуг 38 МКТП, а саме: зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення.

Позивач стверджує, що використання відповідачем 1 позначення "triolan" для рекламування телевізійних каналів тісно пов'язано з діяльністю позивача по наданню послуг кабельного телевізійного мовлення, вказує на неіснуючий насправді зв'язок відповідача 1 з позивачем, внаслідок чого останньому ймовірно буде завдано шкоди таким використанням.

Оскільки знак для товарів і послуг "triolan" станом на 30.06.2010 був добре відомим в Україні, на підставі ст.ст. 16 та 25 Закону, позивач просить суд:

1. Визнати знак для товарів і послуг "triolan" добре відомим в Україні відносно Ейс холдінгз лімітед (ace holdings limited) для послуг 38 МКТП, а саме: зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення станом на 30.06.2010.

2. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до бази даних "Відомості про добре відомі знаки в Україні" відомості про визнання знака для товарів і послуг "triolan" добре відомим в Україні відносно Ейс холдінгз лімітед (ace holdings limited) для послуг 38 МКТП, а саме: зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення станом на 30.06.2010.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію про визнання знака для товарів і послуг "triolan" добре відомим в Україні відносно Ейс холдінгз лімітед (ace holdings limited) для послуг 38 МКТП, а саме: зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення станом на 30.06.2010 в офіційному бюлетені "Промислова власність";

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ" використовувати позначення "triolan" в друкованій продукції та для рекламування своєї господарської діяльності.

Відповідач 1 у поданому суду відзиві на позовну заяву заперечує проти задоволення позовних вимог, обґрунтовуючи це тим, що відповідач 1 не надає під знаком "triolan" будь-яких послуг, що входять до переліку послуг 38 класу МКТП. При цьому відповідач 1 посилається на те, що використовував знак "triolan" виключно для друкарської продукції та рекламування різних телевізійних телеканалів, тобто в тій господарській діяльності, що не входять до 38 класу МКТП. Більше того, на момент використання відповідачем 1 спірного знаку, останній не мав статусу так званого «добре відомого» знаку.

Відповідач 2 у поданому суду відзиві на позовну заяву також заперечує проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що позивачем не надано достатньо доказів, які б дали можливість стверджувати про добру відомість в Україні знака "triolan" станом на 30.06.2010. Не всі фактори, передбачені п. 2 ст. 25 Закону, є доведеними. Крім того, відповідач 2 вважає, що позивачем не надано доказів того, що позначення "triolan", яке використовується відповідачем 1, здатне викликати змішування із знаком "triolan", який позивач просить визнати добре відомим в Україні.

3-тя особа підтримує позовні вимоги та просить суд їх задовольнити.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, оцінивши надані докази, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (надалі -ГКУ) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГКУ).

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

В силу п. 1 ст. 432 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 418 ЦКУ право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Абзац 1 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України також визначає, що юридичні особи (у тому числі іноземні) мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

В силу ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону: "Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом".

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком (ч.2 ст. 25 Закону).

В свою чергу п. 1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності визначає, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

За змістом п.п. 2, 3 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, стаття 6 bis Паризької конвенції (1967) застосовується mutatis mutandis. При визначенні, чи є товарний знак загально відомим, Члени повинні брати до уваги обізнаність відповідного сектора широкого загалу про цей товарний знак, у тому числі відомість на території відповідного Члена, яка була отримана в результаті просування товарного знака. Стаття 6 bis Паризької конвенції (1967) застосовується mutatis mutandis щодо товарів або послуг, відмінних від тих, для яких зареєстровано товарний знак, за умови, що використання цього товарного знака відносно таких товарів або послуг вказувало б на зв'язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого товарного знака, і при цьому є ймовірність, що інтересам власника зареєстрованого товарного знака буде завдано шкоди в результаті такого використання.

Згідно з п. 4. ст. 25 Закону з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, з метою повного та всебічного розгляду спору необхідним є з'ясування питання, чи був знак для товарів і послуг "triolan" станом на 30.06.2010 добре відомим в Україні, враховуючи вимоги п. 2 ст. 25 Закону, та чи є позначення "triolan", що використовується відповідачем 1, схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг "triolan", який позивач просить визнати добре відомим в Україні.

Відповідно до п. 2 ст. 25 Закону: "При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком".

Перелік факторів, що передбачений п. 2 ст. 25 Закону відповідає переліку факторів, що містяться у п. (b) п. (1) ст. 2 Спільних рекомендацій про положення відносно охорони добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (далі - Спільні рекомендації), яка прийнята з урахуванням положень Паризької конвенції з охорони промислової власності, пов'язаних з охороною загальновідомих знаків.

Згідно з п. (с) п. (1) ст. 2 Спільних рекомендацій вищевказані фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак загальновідомим, не визначають такий висновок. Скоріше, висновок у кожному випадку буде залежати від конкретних обставин. У деяких випадках актуальність може мати сукупність усіх факторів. В інших випадках актуальними можуть бути лише деякі з них. І нарешті, в інших випадках всі фактори можуть виявитися неактуальними і рішення може бути засноване на додаткових факторах, які не перераховані вище, у підпункті (b). Такі додаткові фактори можуть мати актуальність окремо або у поєднанні з одним або декількома факторами, перерахованими вище, в підпункті (b).

Системний аналіз зазначених положень дозволяє зробити висновок, що перелік факторів, визначений п. 2 ст. 25 Закону, щодо визнання знака добре відомим не є вичерпним та обов'язковим до застосування у всій їх сукупності. Зазначена норма не носить зобов'язального характеру та є диспозитивною, оскільки надає компетентному органу можливість при вирішенні питання, за якими саме факторами визнати знак добре відомим в Україні, діяти на власний розсуд.

Пункт 3.2.3 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі - Порядок) передбачає, що фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про: види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо; використання знака в рекламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет; заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про: обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про: способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися заявником на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знака в Україні (пп. 3.2.4 Порядку).

З Матеріалі справи вбачається, що телекомунікаційні послуги під знаком "triolan" надаються в більш ніж 9 містах України, а саме у Києві, Харкові, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Одесі, Сумах, Полтаві, Запоріжжі та ін. Серед послуг, які надаються під знаком "triolan": доступ Інтернету, кабельне телебачення, сервісне обслуговування абонентів тощо.

Виходячи з дати укладання зазначеного вище трьохстороннього інвестиційного договору (01.08.2007 р.) суд приходить до висновку, що тривалість використання знака "triolan" в Україні складає більше 7 років.

Умови Інвестиційного договору свідчать, що позивач є не лише інвестором телекомунікаційної мережі, що здійснює свою діяльність під знаком "triolan", але й її головним управителем.

В силу п. 3 ст. 2 Спільних рекомендацій для висновку про те, чи є який-небудь знак загальновідомим держава-член не вимагає виконання, зокрема, умов: щоб знак використовувався, або був зареєстрований, або був предметом заявки на реєстрацію, поданій в цій державі - члені або щодо цієї держави; щоб цей знак був добре відомий широкій публіці в цій державі - члені".

Підпункт (a) п. (1) ст. 2 Спільних рекомендацій також визначає, що при підготовці висновку про те, чи є знак загальновідомим, компетентний орган повинен брати до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є загальновідомим. Тлумачення цього положення, що міститься у п. 2.1 Приміток до ст. 2 Спільних рекомендацій передбачає, що пункт (1) (а) вимагає, щоб компетентний орган приймав до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про загальновідомість знака.

Згідно з пп.(а), (b), (c), (d) п. (2) ст. 2 Спільних рекомендацій сектори суспільства, що беруться до уваги, включають, при цьому необов'язково обмежуючись ними, наступні: (І) фактичні і/або потенційні споживачі того виду товарів та/або послуг, для яких використовується знак; (ІІ) особи, що беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження того виду товарів та/або послуг, для яких використовується знак; (ІІІ) ділові кола, які займаються тим видом товарів та/або послуг, для яких використовується знак. Якщо в державі-члені загальновідомість знака встановлена щонайменше в одному з відповідних секторів суспільства, цей знак розглядається цією державою-членом в якості загальновідомого знака. Якщо в державі-члені популярність знака встановлена щонайменше в одному з відповідних секторів суспільства, цей знак може розглядатися цією державою-членом в якості загальновідомого знака. Держава-член може зробити висновок про те, що знак є загальновідомим, навіть якщо цей знак не є загальновідомим, або, якщо держави-члени застосовують підпункт (с), відомим у відповідному секторі суспільства в цій державі - члені.

В підтвердження ступеню відомості знака "triolan" станом на 30.06.2010 та визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знака; тривалості, обсягу та географічного району будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення, суд зазначає зазначає таке.

Відповідно до Вільної енциклопедії "Вікіпедії" вже станом на кінець 2010 року "Тріолан" був другим за величиною оператором кабельного телебачення на Україні (понад 200 000 абонентів). Крім того, за підсумками другого кварталу 2011 року "Тріолан" обслуговував 180 000 абонентів широкосмугового доступу в Інтернет (четверте місце на ринку).

У статті "Воля та розум" журналу Forbes Україна зазначено, що в ІІІ кварталі 2008 року на харківському інтернет-ринку частка "Тріолан" у порівнянні з іншим відомим провайдером "Воля" (36%) складала 13%, а станом на сьогоднішній день частки цих двох операторів в Харкові є приблизно однаковими.

Відповідно до оцінки групи "Expert&Consulting" у рейтингу провайдерів фШПД (фіксованого широкополосного доступу) на кінець 2010 року група "Тріолан" увійшла до п'ятірки відомих провайдерів фіксованого широкополосного доступу в Інтернет.

Відповідно до Довідки про понесені витрати особисто ТОВ "Прес-центр" та його контрагентами (провайдерами програмних послуг) по рекламуванню та популяризації товарного знака "Triolan" на телекомунікаційному ринку України № 37/1 від 01.11.2013 за період з жовтня 2007 року по квітень 2010 року сума прямих витрат у зазначений період на популяризацію товарного знака "Triolan" склала 2 898 546,16 грн.

Згідно з листом ТОВ "Видавничий дім "Прем'єр" № 423 від 17.09.2013 за період з липня 2009 по квітень 2010 за рекламні листівки, буклети, сувенірну продукцію, рекламні прапорці пакеті та наклейки і т.ін. з рекламою знака "Triolan" було сплачено 597 775,38 грн. Уся зазначена продукція була розповсюджена через контрагентів - фізичних осіб підприємців в різних містах України за місцем знаходження абонентів. Крім того, за період 2009-2010 паралельно з ТОВ "Прес-центр" схожу рекламну продукцію замовляли ТОВ "Юнікаст Інвест" на суму 460 192,94; ТОВ "ІТСервіс" на суму 45 265,28; ТОВ "Дніпропетровські цифрові комунікації" на суму 57 340,39 грн.

Згідно з листом ТОВ "Папір-Імпекс" від 19.09.2013 за період з 19.05.2009 по 17.02.2010 за спеціальні випуски газети "Фаворіт ТВ" (спецвипуск Тріолан ТВ), Арт-Мозаіка (Фаворіт спец (Тріолан ТВ)), Прем'єр-Дайджест (спецвипуск Тріолан biz), в яких розміщувалася з реклама знака "Triolan" було сплачено 396 789,36 грн.

Згідно з листом ТОВ "Запорізькі цифрові комунікації" від 23.09.2013 в період з 31.08.2009 по 01.10.2010 за договором на пошук та підключення абонентів було сплачено 57 312 грн.

Згідно з листом ТОВ "ПТК Системи" № 17 від 21.09.2013 в період з 05.02.2009 по 13.04.2010 за договором на пошук та підключення абонентів було сплачено 337 034 грн.

Згідно з листом ТОВ "Дніпропетровські цифрові комунікації" від 21.09.2013 за період з 31.03.2009 по 13.12.2010 за договором на пошук та підключення абонентів було сплачено 342 797 грн., а за виготовлення рекламних прапорців, невеликих банерів, які популяризували знак "Triolan" в м. Дніпропетровську з їх розміщенням в Дніпропетровському метрополітені, а також з їх розміщенням в окремих засобах масової інформації, було сплачено 96 400 грн.

Згідно з листом ТОВ "Юнікаст Інвест" № 32 від 21.09.2013 за період з 27.01.2009 по 30.06.2010 за договором на пошук та підключення абонентів було сплачено 3 647 954 грн., відповідно до якого вироблялися та розповсюджувалися рекламно-інформаційні листівки, буклети, плакати, прапорці, кульки, ручки, брилки, наклейки, рекламні спеціальні випуски газет та інших рекламно-інформаційних матеріали, а також розміщувалася відповідна тематична зовнішня реклама у вигляді білбордів та прапорців на станціях метрополітену м.Києва із зображенням знака "triolan". На місцевих київських ефірних телеканалах розміщувалися агітаційно-рекламні роліки та транслювалися тематичні рекламні передачі, в яких популярузувався знак "triolan".

Наявні у матеріалах спраи приклади договорів про надання інформаційних, рекламних, консультаційних та маркетингових послуг з фізичними особами-підприємцями, а також договорів на надання послуг по пошуку, підключенню та контролю абонентів свідчать про значні обсяги просування позивачем знаку "triolan" в Україні, включаючи рекламування чи оприлюднення.

Суд також звертає увагу, що на відомому інтернет-ресурсі "YouTube" містяться різноманітні матеріали, що ідентифікуються за знаком "triolan".

З матеріалів справи також вбачається, що під знаком "triolan" проводяться різноманітні громадські акції, а рекламування мережі під знаком "triolan" проводилася також на міських тролейбусах та широко представлена в мережі Інтернет.

Крім того, відповідно до Висновку про вартість виключних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, складений Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності вже у 2010 році вартість знака "triolan" складала 4955040,00 грн.

Отже, наведені вище докази свідчать про добру відомість знака "triolan" в Україні та підтверджують наявність факторів «визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знака; тривалості, обсягу та географічного району будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення, цінність, що асоціюється зі знаком».

Разом з тим, оскільки питання доброї відомості знака «triolan», а також питання про схожість до ступеня змішування позначення «triolan», яке використовується відповідачем 1 на друкарській продукції, призначеній для рекламування своїх послуг, зі знаком «triolan», який позивач просить визнати добре відомим в Україні, спорідненості послуг та змішування споживачами діяльності позивача та відповідача 1 входить до предмету доказування у справі, а тому з метою з'ясування, чи був знак для товарів і послуг «triolan» добре відомим в Україні станом на 30.06.2010 р., суд потребує спеціальних знань.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно з п. 3.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 23.03.2012 № 5, з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони.

Відповідно до п. 3.5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 23.03.2012 № 5, з'ясування деяких з факторів, які перелічені в ч. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

За таких обставин, ухвалою суду від 24.04.2014 р. у справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (Свідоцтво НОМЕР_1, продовжено до 22.02.2016 р.)

З урахуванням пропозицій сторін, на вирішення експертів поставлені наступні запитання:

1. Чи містяться у наданих на дослідження матеріалах справи відомості про фактори, які підтверджують ту обставину, що станом на 30.06.2010 знак «triolan» став добре відомим в Україні для послуг 38 класу МКТП, для яких Компанія "ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" просить визнати знак «triolan» добре відомим в Україні?

2. Чи є позначення «triolan», яке використовується ТОВ "АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ" шляхом розміщення в друкарській продукції (на єврофлаерах) для рекламування телевізійних каналів, відтворенням або імітацією знака «triolan», який Компанія "ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" просить визнати добре відомим в Україні?

3 Чи є послуги з виготовлення та розповсюдження друкарської продукції, рекламування телевізійних каналів, які надаються ТОВ "АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ" з використанням позначення «triolan», спорідненими із послугами 38 класу МКТП, для яких Компанія "ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" просить визнати знак «triolan» добре відомим в Україні?

4. Чи вказує використання ТОВ "АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ" позначення «triolan» при наданні своїх послуг, в друкарській продукції та при рекламуванні різних телевізійних каналів на зв'язок (в т.ч. асоціюється) із Компанією "ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", як особою, яка просить визнати свій знак «triolan» добре відомим в Україні, та чи існує ймовірність змішування та завдання шкоди інтересам Компанії "ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" таким використанням?

За результатами проведення судової експертизи у господарській справі, судом одержано Висновок № 58 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.06.2014 судового експерта Жили Б.В. (надалі - Висновок № 58), згідно з яким експерт прийшов до таких висновків:

1. Надані на дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість та географічний район реєстрацій знака «triolan»; цінність, що асоціюється зі знаком «triolan», тривалість та обсяг використання знака «triolan» на Україні, тривалість, обсяг та географічний район рекламування знака, сукупність яких вказує на те, що станом на 30.06.2010 стосовно таких послуг 38 класу МКТП, як зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; телевізійне мовлення, знак «triolan» був добре відомим в Україні знаком компанії «ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД».

2. Позначення «triolan», яке застосовується ТОВ «АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ» на друкарській продукції, призначеній для рекламування своїх послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «triolan», який компанія «ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» просить визнати добре відомим в Україні.

3. Послуга з підключення пакетів телевізійних каналів для їх перегляду на комп'ютері, телевізорі та на мобільних пристроях, під час пропонування якої ТОВ «АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ» використало позначення «triolan» шляхом розміщення на друкарській продукції, є спорідненою з такою послугою 38 класу МКТП як кабельне телевізійне мовлення, для якої, серед іншого, компанія «ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» просить визнати знак «triolan» добре відомим в Україні.

4. Використання ТОВ «АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ» позначення «triolan» при наданні своїх послуг щодо підключення пакетів телевізійних каналів для їх перегляду на комп'ютері, телевізорі та на мобільних пристроях, вказує на його зв'язок із компанією «ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», як особою, яка просить визнати свій знак «triolan» добре відомим в Україні, внаслідок чого існує ймовірність змішування діяльності цих осіб та завдання шкоди інтересам компанії «ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД».

Оцінюючи експертний Висновок № 58, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. Посилання представника відповідача 2 (в судовому засіданні 25.06.2014) на необ'єктивність Висновку № 58, зокрема висновку про спорідненість послуг та різне коло споживачів, суд відхиляє, оскільки зазначені твердження є особистою позицією відповідача 1. У той же час, Висновок № 58 складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Жилою Б.В., який попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

За таких обставин Висновок № 58 приймається судом в якості належного та допустимого доказу. Враховуючи Висновок № 58 у сукупності з іншими доказами у справі суд встановив, що станом на 30.06.2010 р. знак «triolan», власником якого є позивач, мав високий ступінь відомості та визнання його у відповідному секторі суспільства для заявлених позивачем послуг 38 класу МКТП, крім послуг щодо комп'ютерного передавання повідомин і зображень та супутникового зв'язку. Відносно останніх, добра відомість знака «triolan» станом на 30.06.2010 р. не підтверджується матеріалами справи та не є доведеною позивачем належними та допустимими доказами. Отже, суд вважає, що позивачем доведено, а матеріалами справи підтверджено наявність факторів, необхідних для визнання знаку для товарів і послуг добре відомим лише для частини послуг.

Таким чином, враховуючи зазначене вище, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг «triolan» був добре відомим в Україні станом на 30.06.2010 р. щодо послуг 38 класу МКТП: зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; телевізійне мовлення.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до бази даних "Відомості про добре відомі знаки в Україні" відомості про визнання знака для товарів і послуг "triolan" добре відомим в Україні відносно Ейс холдінгз лімітед (ace holdings limited) для вищезазначених послуг 38 класу МКТП станом на 30.06.2010.

Відповідно до пп. 3 п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 436/2011, Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності.

Згідно з п. 1 ст. 10 Закону Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (ст. 1 Закону), яким відповідно до п. 1 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України є Державна служба.

Враховуючи те, що база даних "Відомості про добре відомі знаки в Україні" ведеться Державною службою інтелектуальної власності України, а відомості про знак, який визнаний добре відомим в Україні, публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність». відповідно до Порядку визнання знаку добре відомим Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, а ст. 25 Закону передбачає можливість визнання знаку для товарів добре відомим, в тому числі судом, то позовна вимога про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до бази даних "Відомості про добре відомі знаки в Україні" відомості про визнання знака для товарів і послуг "triolan" добре відомим в Україні відносно позивача для вищезазначених послуг 38 класу МКТП станом на 30.06.2010 р., а також здійснити про це публікацію, є обґрунтованою, а тому підлягає задоволенню.

Позовною вимогою позивача є також вимога про заборону відповідачу 1 використовувати позначення "triolan" в друкованій продукції та для рекламування своєї господарської діяльності. З цього приводу суд зазначає таке.

Згідно з п. 1 ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Пункт 5 ст. 16 Закону передбачає, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до висновку № 58, який прийнятий судом в якості належного та допустимого доказу, позначення «triolan», яке застосовується відповідачем 1 на друкарській продукції, призначеній для рекламування своїх послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «triolan», який позивач просить визнати добре відомим в Україні. Послуга з підключення пакетів телевізійних каналів для їх перегляду на комп'ютері, телевізорі та на мобільних пристроях, під час пропонування якої відповідач 1 використав позначення «triolan» шляхом розміщення на друкарській продукції, є спорідненою з такою послугою 38 класу МКТП як кабельне телевізійне мовлення, для якої, серед іншого, позивач просить визнати знак «triolan» добре відомим в Україні. Використання відповідачем 1 позначення «triolan» при наданні своїх послуг щодо підключення пакетів телевізійних каналів для їх перегляду на комп'ютері, телевізорі та на мобільних пристроях, вказує на його зв'язок із позивачем, що не відповідає дійсності, внаслідок чого існує ймовірність змішування діяльності цих осіб та завдання шкоди інтересам позивача.

За таких обставин, враховуючи приписи п. 5 ст. 16 Закону, позовна вимога про заборону відповідачу 1 використовувати позначення "triolan" в друкованій продукції та для рекламування своєї господарської діяльності є обґрунтованою, та такою, що відповідає вимогам законодавства, а тому підлягає задоволенню.

Таким чином, враховуючи все зазначене вище, суд прийшов до висновку про часткове задоволення позовних вимог.

Відповідно до абз. 2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 12 за змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

За таких обставин, судові витрати позивача по сплаті судового збору відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати знак для товарів і послуг "triolan" добре відомим в Україні відносно Ейс холдінгз лімітед (ace holdings limited) (Емманоуіл Роіді, Кірзіс Сентер, 3рд флоор, Флет/Офіс D34 П.С. 3722, Лімассол, Кіпр / Emmanouil Roidi, Kirzis Center, 3 rd floor, Flat/Office D34, P.C. 3722, Limassol, Cyprus, реєстраційний код HE 139979) для послуг 38 класу МКТП, а саме: зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; телевізійне мовлення станом на 30.06.2010 р.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести до бази даних "Відомості про добре відомі знаки в Україні" відомості про визнання знака для товарів і послуг "triolan" добре відомим в Україні відносно Ейс холдінгз лімітед (ace holdings limited) (Емманоуіл Роіді, Кірзіс Сентер, 3рд флоор, Флет/Офіс D34 П.С. 3722, Лімассол, Кіпр / Emmanouil Roidi, Kirzis Center, 3 rd floor, Flat/Office D34, P.C. 3722, Limassol, Cyprus, реєстраційний код HE 139979) для послуг 38 класу МКТП, а саме: зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; телевізійне мовлення станом на 30.06.2010 р.

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 37552556) здійснити публікацію про визнання знака для товарів і послуг "triolan" добре відомим в Україні відносно Ейс холдінгз лімітед (ace holdings limited) (Емманоуіл Роіді, Кірзіс Сентер, 3рд флоор, Флет/Офіс D34 П.С. 3722, Лімассол, Кіпр / Emmanouil Roidi, Kirzis Center, 3 rd floor, Flat/Office D34, P.C. 3722, Limassol, Cyprus, реєстраційний код HE 139979) для послуг 38 класу МКТП, а саме: зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; мовлення бездротове; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання [прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації]; передавання повідомин; передавання цифрових файлів; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; телевізійне мовлення станом на 30.06.2010 р. в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ" (03115, м. Київ, просп. Перемоги 104-Б, оф. 7, ідентифікаційний код 37770500) використовувати позначення "triolan" в друкованій продукції та для рекламування своєї господарської діяльності.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙПІ-ТЕХНОЛОГІЇ" (03115, м. Київ, просп. Перемоги 104-Б, оф. 7, ідентифікаційний код 37770500) на користь Ейс холдінгз лімітед (ace holdings limited) (Емманоуіл Роіді, Кірзіс Сентер, 3рд флоор, Флет/Офіс D34 П.С. 3722, Лімассол, Кіпр / Emmanouil Roidi, Kirzis Center, 3 rd floor, Flat/Office D34, P.C. 3722, Limassol, Cyprus, реєстраційний код HE 139979) судовий збір у розмірі 4 872 (чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) грн. 00 коп.

7. В іншій частині позовних вимог відмовити.

8. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

9. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення

складено 27.06.2014 р.

Суддя Ю.В. Картавцева