Постанова

від 28.04.2009 по справі 6/69-08-1489

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2009 р. № 6/69-08-1489

Вищий господарський суд України у складі: судд я Селіваненко В.П.- головуюч ий, судді Бенедисюк І.М. і Льво в Б.Ю.

розглянув касаційну скарг у товариства з обмеженою в ідповідальністю "Імператор", м. Одеса (далі - ТОВ "Імперато р")

на рішення господарськ ого суду Одеської області ві д 03.11.2008 та

постанову Одеського ап еляційного господарського с уду від 03.02.2009

зі справи № 6/69-08-1489

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Імператор", м . Іллічівськ Одеської област і (далі - ТОВ "Юридична фірма " Імператор")

до ТОВ "Імператор"

про заборону вчинення певних дій.

Судове засідання проведе но за участю представників с торін:

ТОВ "Юридична фірма "Імпера тор"- Гордієвського М.Ю.,

ТОВ "Імператор" - не з'яв.

За результатами розгляд у касаційної скарги Вищий го сподарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Юридична фірма "Імп ератор" звернулося до господ арського суду Одеської облас ті з позовом до ТОВ "Імператор " про:

? заборону використовувати як комерційне найменування (у тому числі як складову будь -якого зображення або познач ення) словосполучення "Импер аторъ агенство недвижимости " у вже готових рекламних огол ошеннях, матеріалах, бланках , позначеннях, пов'язаних з над анням робіт, послуг, реалізац ією товарів ТОВ "Імператор";

? заборону використання поє днання бордового і золотого кольорів або кожного кольору окремо зі словами "Император ъ", "Император", "Імператор" в офо рмленні рекламних і інших ма теріалів, зображень, написів , позначень, пов'язаних з надан ням робіт, послуг, реалізаціє ю товарів ТОВ "Імператор" ;

? зобов' язання демонтуват и вивіски, що знаходяться за а дресою: м. Одеса, ву л. Базарна, 67, ріг вул. Преображе нської, а також припинити вик ористання, прибрати з місць, д оступних для публіки, інші ви віски, позначення, матеріали , бланки, зображення, написи, д окументацію, які використову ються ТОВ "Імператор" і містят ь в собі словосполучення "Аге нтство недвижимости "Императ оръ", "Агентство недвижимости "Император", "Агентство нерухо мості "Імператор" та "Агентств о нерухомості "Імператоръ", зо крема, ті, які оформлені з поєд нанням бордового і золотого кольорів або кожного кольору окремо зі словами "Император ъ", "Император" та "Імператор".

Рішенням господарського с уду Одеської області від 03.11.2008 ( суддя Демешин О.А.), залишеним без змін постановою Одеськог о апеляційного господарсько го суду від 03.02.2009 (колегія судді в у складі: суддя Ліп чанська Н.В. - головуючий, суд ді Андрєєва Е.І., Журавльова О. О.), позов задоволено частково :

- відповідачеві заборонено використовувати як комерцій не найменування (у тому числі як складову будь-якого зобра ження або позначення) словос получення "Императоръ агенст во недвижимости" у вже готови х рекламних оголошеннях, мат еріалах, бланках, позначення х, пов'язаних з наданням робіт , послуг, реалізацією товарів ТОВ "Імператор";

- ТОВ "Імператор" зобов' яза но демонтувати вивіски, що зн аходяться за адресою: м. Одеса , вул. Базарна, 67, ріг вул. Преобр аженської, а також припинити використання, прибрати з міс ць, доступних для публіки, інш і вивіски, позначення, матері али, бланки, зображення, напис и, документацію, які використ овуються ТОВ "Імператор" і міс тять в собі словосполучення "Агентство недвижимости "Имп ераторъ";

- у решті позову відмовлено.

Судові рішення мотивовано тим, що ТОВ "Імператор" викори стовує у своєму комерційному (фірмовому) найменуванні "дом інуючий елемент" - слово "Імп ератор", яке є схожим з комерці йним (фірмовим) найменування м позивача та знаком для това рів і послуг, що належить ТОВ " Юридична фірма "Імператор", і в икористання відповідачем та кого домінуючого елементу мо же ввести в оману споживачів щодо товарів, які ним виробля ються, і послуг, які ним надают ься.

ТОВ "Імператор" звернулося д о Вищого господарського суду України з касаційною скарго ю, в якій просить прийняти до р озгляду скаргу на постанову господарського суду апеляці йної інстанції і скасувати р ішення місцевого господарсь кого суду. Скаргу мотивовано тим, що господарськими судам и не було вичерпно досліджен о питання тотожності або від мінності конкуруючих наймен увань та не з'ясовано на підст аві наявних у справі доказів обставини щодо "загальної вж иваності товарного знаку".

У відзиві на касаційну скар гу ТОВ "Юридична фірма "Імпера тор" зазначає про законність і обґрунтованість, на його ду мку, судових рішень зі справи і просить залишити їх без змі н, а касаційну скаргу - без за доволення.

Сторони відповідно до стат ті 1114 Господарського процесуа льного кодексу України (далі - ГПК України) належним чино м повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі вс тановлених судовими інстанц іями обставин справи правиль ність застосування ними норм матеріального і процесуальн ого права, заслухавши поясне ння представника позивача, В ищий господарський суд Украї ни дійшов висновку про наявн ість підстав для часткового задоволення касаційної скар ги з огляду на таке.

Попередніми судовими інст анціями у справі встановлено :

- ТОВ "Юридична фірма "Імпера тор" зареєстровано у виконав чому комітеті Іллічівської м іської ради 19.09.2006;

- 25.12.2007 ТОВ "Юридична фірма "Імп ератор" видано свідоцтво Укр аїни № 86046 на знак для товарів і послуг; "словесним позначенн ям, яке входить до складу знак а, є комбінація слів "Юридична фірма Імператор".

- ТОВ "Імператор" зареєстров ане 25.05.2007;

- за місцезнаходженням відп овідача: 65020 м. Одеса, вул. Базарн а, 67, кв. 20 знаходяться дві вивіс ки з написом "Агентство недви жимости ИМПЕРАТОР";

- згідно з висновком судової експертизи об' єктів інтеле ктуальної власності від 18.09.2009 № 10717, проведеної Одеським науко во-дослідним інститутом судо вих експертиз:

? позначення "Агентство недв ижимости Императоръ" та вира зи "Агентство недвижимости "И мператор", "Агентство нерухом ості "Імператор" та "Агентство нерухомості "Імператоръ" не с хожі зі знаком для товарів і п ослуг позивача за свідоцтвом України № 86046 та не можуть ввес ти в оману щодо особи, яка виро бляє товари та надає послуги ;

? позначення [комерційне (фі рмове) найменування] відпові дача "Агентство недвижимости "Императоръ" не є тотожним або схожим до ступеню змішуванн я з комерційним (фірмовим) най менуванням позивача "Юридичн а фірма "Імператор";

? позначення "Агентство нед вижимости Императоръ" (у тому числі разом із зображенням, щ о міститься на вивісках ТОВ "І мператор"), "Агентство недвижи мости "Императоръ", "Агентство недвижимости "Император", "Аге нтство нерухомості "Імперато р" та "Агентство нерухомості "І мператоръ" не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає посл угу щодо товарів (послуг) 42 і 45 к ласів Міжнародної класифіка ції товарів і послуг для реєс трації знаків;

? позначення "Агентство нед вижимости Императоръ" (у тому числі разом із зображенням, щ о міститься на вивісках ТОВ "І мператор"), "Агентство недвижи мости "Императоръ", "Агентство недвижимости "Император", "Аге нтство нерухомості "Імперато р" та "Агентство нерухомості "І мператоръ" не містять познач ення, схожі зі знаком для това рів і послуг позивача за свід оцтвом України № 86046 та такі, що можуть ввести в оману щодо ос оби, яка виробляє товари та на дає послуги.

Причиною спору зі справи ст ало питання про правомірніст ь використання відповідачем його комерційного (фірмовог о) найменування.

Статтею 8 Паризької конвенц ії про охорону промислової в ласності від 20 березня 1883 року встановлено, що фірмове найм енування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язков ого подання заявки чи реєстр ації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного зн ака.

Частинами першою і третьою статті 159 Господарського коде ксу України передбачено, що с уб'єкт господарювання - юрид ична особа або громадянин-пі дприємець може мати комерцій не найменування. Правовій ох ороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне наймен ування суб'єкта господарюван ня, якщо воно фактично викори стовується ним у господарськ ому обігу.

Як вбачається з судових ріш ень зі справи, жодною із попер едніх судових інстанцій не в изначено, що є комерційним на йменуванням позивача та відп овідача (повним та скорочени м); наведене питання вирішува лося експертом у ході здійсн ення експертного дослідженн я зі справи. При цьому місцеви м та апеляційним господарськ им судом не взято до уваги, що питання, пов' язане з визнач енням фірмового найменуванн я, є правовим і тому має вирішу ватися судом (а не експерта ми) згідно з чинним законо давством та на підставі наяв них у справі доказів.

Крім того, у прийнятті рішен ь зі справи судові інстанції , частково не погодившись з ви сновком судової експертизи з і справи, виходили з того, що: " домінуючим елементом комерц ійного найменування "Юридичн а фірма "Імператор" є слово "Ім ператор", яке, враховуючи одно часне та широке використання в Україні російської та укра їнської мов, має звукову (фоне тичну) та візуальну схожість із позначенням відповідача; використання відповідачем у своїх позначеннях домінуючо го розпізнавального елемент а "Императоръ" є одним із спосо бів використання комерційно го найменування позивача, як им позбавлено останнього пра ва вирізнятися з-поміж інших осіб та не вводити в оману спо живачів щодо справжньої його діяльності; за таких обстави н не виключається небезпека введення в оману споживача щ одо справжньої діяльності ТО В "Юридична фірма "Імператор" п ри використанні відповідаче м словесно-графічної комбіна ції: "Императоръ агенство нед вижимости".

Разом з тим, відповідно до ч астини першої і четвертої ст атті 489 Цивільного кодексу Укр аїни (далі - ЦК України) право ва охорона надається комерці йному найменуванню, якщо в оно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щ одо справжньої її діяльності . Особи можуть мати однак ові комерційні найменування , якщо це не вводить в ом ану споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) р еалізовують, та послуг, які ни ми надаються.

З огляду на наведене для п равильного вирішення спору с удовим інстанціям належало з 'ясувати: яким видом діяльнос ті займаються позивач та від повідач, чи функціонують вон и на одному ринку товарів або послуг та чи можуть споживач і змішувати послуги, що надає юридична фірма, та послуги, що надає агентство нерухомості , і зрештою вирішити питання п ро те, чи є комерційні наймену вання ТОВ "Юридична фірма "Імп ератор" та ТОВ "Імператор" о днаковими. При цьому місце вому та апеляційному господа рським судам слід було мати н а увазі, що тотожність окреми х елементів фірмових наймену вань позивача і відповідача не може свідчити про тотожні сть таких найменувань у ціло му.

Питання ж використання від повідачем зареєстрованої то рговельної марки ТОВ "Юридич на фірма "Імператор" мало вирі шуватися господарськими суд ами з урахуванням приписів З акону України "Про охорону пр ав на знаки для товарів і посл уг", зокрема, статті 16 названог о Закону.

Таким чином, господарські с уди першої і апеляційної інс танцій, не з' ясувавши навед ених питань, припустилися не правильного застосування пр иписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за р езультатами обговорення усі х обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повног о і об'єктивного розгляду в су довому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що від повідно до частини першої ст атті 11110 ГПК України є підставо ю для скасування оскаржувани х судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відп овідно до частини другої ста тті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати д оведеними обставини, що не бу ли встановлені у рішенні або постанові господарського су ду чи відхилені ним, вирішува ти питання про достовірність того чи іншого доказу, про пер евагу одних доказів над інши ми, збирати нові докази або до датково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий ро згляд до суду першої інстанц ії, під час якого необхідно вс тановити обставини, зазначен і в цій постанові, дати належн у правову оцінку всім доказа м та доводам сторін і вирішит и спір відповідно до вимог за кону.

Керуючись статтями 1117 - 11112 ГП К України, Вищий господарськ ий суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу това риства з обмеженою відповіда льністю "Імператор" задоволь нити частково.

2. Рішення господарського су ду Одеської області від 03.11.2008 та постанову Одеського апеляц ійного господарського суду в ід 03.02.2009 зі справи № 6/69-08-1489 скасува ти.

Справу передати на новий ро згляд до господарського суду Одеської області.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов