Рішення

від 09.10.2015 по справі 910/13533/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2015Справа №910/13533/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб ЖЖ"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг"

про визнання недійсним свідоцтва та зобов"язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники

від позивача: Литвин М.А. за довіреністю б/н від 25.05.2015

від відповідача-1: Фінагіна В.Б. за довіреністю № 1-8/4356 від 02.06.2015

від відповідача-2: Закусило Г.П. за довіреністю № 105-Ю/2015 від 01.04.2015

Прозоровська Н. В. за довіреністю б/н від 01.02.2015

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Клуб ЖЖ" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 32081 на знак для товарів і послуг "Женский журнал" для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП та зобов'язання вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2015 порушено провадження у справі № 910/13533/15 та призначено розгляд справи на 22.06.2015 об 11:30 год.

17.06.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

19.06.2015 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку із перебуванням представника у відрядженні до м. Одеси. На підтвердження зазначеного у клопотанні відповідач-2 надав суду копію наказу № 29/05/2015 від 29.05.2015.

19.06.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло письмове підтвердження про відсутність аналогічного спору.

19.06.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи у справі № 910/13533/15. Зазначеним клопотанням позивач також надав перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судовому експерту та запропонував експертну установу, якій просив доручити проведення судової експертизи у справі № 910/13533/15.

19.06.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, відповідно до якого позивач просив суд витребувати у Державної служби інтелектуальної власності України заявку № 2000104553 від 12.10.2000; висновок науково-технічної експертизи заявки № 2000104553 від 12.10.2000 та рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знаку для товарів і послуг "Женский журнал" (свідоцтво № 32081 від 16.06.2003).

22.06.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення письмових доказів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 29.05.2015, яким позивач просив суд долучити до матеріалів справи витяги з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно позивача, відповідача-1, відповідача-2 та виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг відносно свідоцтва № 32081 станом на 19.06.2015.

В судове засідання, призначене на 22.06.2015, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

В судове засідання, призначене на 22.06.2015, представник відповідача-2 не з'явився, але повідомив суд про причини неявки в судове засідання, подавши 19.06.2015 через відділ діловодства суду клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні, призначеному на 22.06.2015, розглядалося клопотання позивача, подане 19.06.2015 через відділ діловодства суду, про витребування доказів у Державної служби інтелектуальної власності України.

Представник позивача в судовому засіданні 22.06.2015 вищезазначене клопотання підтримав. Клопотання позивача про витребування доказів судом відхилено.

В судовому засіданні, призначеному на 22.06.2015, судом розглянуте клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи, у зв'язку із перебуванням представника у відрядженні до м. Одеси. Клопотання судом задоволене.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2015 року відкладено розгляд справи на 06.07.15 о 15:00 год.

25.06.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення додаткових матеріалів.

30.06.2015 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

03.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

06.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

06.07.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про зміну підстав позову.

В судове засідання, призначене на 06.07.2015, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

В судовому засіданні представники відповідача-2 подали письмове підтвердження по справі з документами для долучення до матеріалів справи.

В судовому засіданні клопотання позивача, подане 06.07.2015 через відділ діловодства суду, про призначення судової експертизи залучене судом до матеріалів справи.

Заява позивача про зміну підстав позову, подана 06.07.2015 через відділ діловодства суду, залучена судом до матеріалів справи.

Представники відповідача-2 в судовому засіданні 06.07.2015 звернулися до суду з усним клопотанням про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи для підготовки обгрунтованого відзиву.

Усне клопотання представників відповідача-2 про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи для підготовки обгрунтованого відзиву судом задоволене.

В судовому засіданні, призначеному на 06.07.2015, оголошено перерву до 13.07.2015 о 09:50 год., відповідно до протоколу судового засідання суд зобов'язав відповідача-1 та відповідача-2 надати письмові пояснення з урахуванням клопотання позивача про призначення судової експертизи та заяви позивача про зміну підстав позову.

09.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

09.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

В судове засідання, призначене на 13.07.2015, з'явилися представники позивача, відповідача-1, відповідача-2.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, представник позивача підтримав подане ним через відділ діловодства суду 09.07.2015 клопотання про долучення доказів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволене.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, представник позивача підтримав подану ним 06.07.2015 через відділ діловодства суду заяву про зміну підстав позову. Заява позивача про зміну підстав позову прийнята судом до розгляду.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, представник відповідача звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи відзиву на позовну заяву з додатками. Відзив з додатками залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, здійснювався розгляд справи по суті.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, відповідач -2 звернувся до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі № 910/13533/15 в порядку ч. 1 ст. 79 ГПК України. Клопотання відповідача-2 про зупинення провадження у справі судом відхилено.

В судовому засіданні, призначеному на 13.07.2015, розглядалося клопотання позивача про призначення у справі № 910/13533/15 судової експертизи. Представники відповідача-1 та відповідача-2 вказали на необхідність призначення у справі судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2015 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Б.В., провадження у справі № 910/13533/15 зупинено до закінчення проведення судової експертизи у справі.

13.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

13.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення по суті спору, відповідно до яких позивач просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

17.07.2015 матеріали справи № 910/13533/15 скеровані судовому експерту Жилі Б.В. для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

17.07.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про видачу копії ухвали Господарського суду міста Києва від 13.07.2015 у справі № 910/13533/15. Клопотання судом задоволене.

08.09.2015 через відділ діловодства суду одержано Висновок експерта № 83 від 08.09.2015 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/13533/15. Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали господарської справи № 910/13533/15 в двох томах.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2015 поновлено провадження у справі № 910/13533/15 та призначено розгляд справи на 28.09.2015 о 10:50 год.

25.09.2015 через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку із перебуванням представників Прозоровської Н.В. та Закусило Г.П. у відрядженні в місті Дніпропетровську. На підтвердження зазначеного відповідач-2 надав суду завірені копії наказу 23/09/2015 від 23.09.2015 та довіреностей на зазначених представників.

28.09.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення стосовно Висновку експерта № 83 від 08.09.2015 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/13533/15, відповідно до яких позивач просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі. В якості додатків до письмових пояснень позивач надав суду копію рішення Господарського суду міста Києва від 05.09.2011 у справі № 39/301-39/1; копію постанови Вищого господарського суду України від 31.07.2012 у справі № 39/301-39/1 та докази здійснення оплати за проведення судової експертизи.

В судове засідання, призначене на 28.09.2015, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове засідання 28.09.2015 не з'явився, але повідомив про причини неявки, подавши 25.09.2015 через відділ діловодства суду клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні, призначеному на 28.09.2015, здійснювався розгляд клопотання відповідача-2, поданого 25.09.2015 через відділ діловодства суду, про відкладення розгляду справи, у зв'язку із перебуванням представників Прозоровської Н.В. та Закусило Г.П. у відрядженні в місті Дніпропетровську. Клопотання відповідача-2 судом задоволене.

В судовому засіданні, призначеному на 28.09.2015, представник позивача подав клопотання про продовження строку вирішення спору. Клопотання судом задоволене.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2015 продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів, відкладено розгляд справи на 09.10.2015 о 10:00 год.

В судове засідання, призначене на 09.10.2015 з'явилися представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

В судовому засіданні 09.10.2015 відповідач-1 надав суду відзив на позовну заяву. Відзив залучено судом до матеріалів справи.

В судовому засіданні 09.10.2015 відповідач-2 звернувся до суду з клопотанням про долучення документів до матеріалів справи. Клопотання відповідача-2 судом задоволено.

В судовому засіданні 09.10.2015 відповідач-2 надав суду письмові пояснення по справі відносно висновку судової експертизи, відповідно до яких вважає, що висновок судового експерта в частині відповідей на питання № 2 та № 4 не може бути прийнятий в якості доказу по справі, оскільки є неповним, неясним та таким що потребує додаткових роз'яснень та уточнень судового експерта. Пояснення залучені судом до матеріалів справи.

В судовому засіданні 09.10.2015 відповідач-2 звернувся до суду з клопотанням про виклик судового експерта. Клопотання відповідача-2 про виклик судового експерта судом відхилено.

В судовому засіданні 09.10.2015 позивач позовні вимоги підтримав з урахуванням заяви про зміну підстав позову. Позивач просив суд визнати свідоцтво України № 32081 від 16.06.2003 року на знак для товарів і послуг недійсним повністю та зобов'язати відповідача-1 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16.06.2003 на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 32081 складається лише з позначень, які є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду, та складається лише з позначень, які є загальновживаними символами і термінами, у зв'язку з чим, на думку позивача, таке позначення, згідно ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не може отримати правову охорону.

Позивач також вважає, що оспорюваний знак складається з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг.

Крім того, на думку позивача, оспорюваний знак є оманливим, оскільки використання позначення "Женский журнал" для послуг ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідач-1 проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав, зазначених у відзиві, та, зокрема, зазначив що позивач належними засобами доказування не довів наявність у позивача порушених прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідач-1 також вказує, що при видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 32081 «Женский журнал» відповідачем-1 не було порушено жодних вимог чинного законодавства. Також, на думку відповідача-1, позивач не довів що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 32081 «Женский журнал» відноситься до категорії загальновживаних товарів певного виду, вказує на вид та призначення товару, є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами, є оманливим або таким, що може ввести в оману стосовно особи виробника.

Відповідач-2 проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав, зазначених у відзиві та письмових поясненнях, зокрема, вказував, що його знак являється індивідуальним та за період свого існування набув розрізняльну здатність, тобто дає змогу виділити, розпізнати журнал відповідача-2, на який нанесено знак відповідача-2, серед аналогічних глянцевих видань жіночого спрямування. Відповідач-2 вказує, що позначення «Женский журнал» не є позначенням будь-якого видання для жінок, а асоціюється у споживачів саме з виданням відповідача-2. Знак «Женский журнал» набув розрізняльної здатності як знак для конкретних товарів (послуг) відносно конкретної особи. Відповідач-2 вважає, що в результаті тривалого використання знаку "Женский журнал", останній набув розрізняльну здатність та відповідає умовам надання правової охорони. На думку відповідача-2, у відношенні до послуг ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій знак "Женский журнал" є фантазійним та не є оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів відносно наданих послуг та/або товарів. Твердження позивача про оманливість знаку для товарів і послуг «Женский журнал» не відповідає дійсності. Крім того, відповідач-2 вказує про обізнаність позивача про видачу відповідачу -2 свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 32081 «Женский журнал». Додатково відповідач- 2 зазначає про використання позивачем позначення, що являється схожим до ступеня змішуваності зі знаком відповідача-2.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 09.10.2015 р. відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-2 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг") є власником знаку для товарів і послуг «Женский журнал» за свідоцтвом України № 32081 (дата подання заявки - 12.10.2000, дата реєстрації - 16.06.2003, публікація про видачу свідоцтва - 16.06.2003 Бюл. № 6, дію реєстрації продовжено до 12.10.2020) для товарів 16 класу МКТП: друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії; сувенірна продукція, що належить до 16 класу; для послуг 35 МКТП: рекламування, в тому числі публікування рекламних текстів; маркетингові послуги; іміджмейкерські послуги, що належать до 35 класу; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі; для послуг 42 класу МКТП: послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зі змінами і доповненнями) (надалі - Закон України) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що була чинною на дату подання заявки), знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на дату подання заявки на знак для товарів і послуг "Женский журнал" - 12.10.2000 р.) визначено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом .

Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на дату подання заявки на знак для товарів і послуг "Женский журнал" - 12.10.2000 р.) визначені підстави для відмови в наданні правової охорони, а саме не можуть одержати правову охорону позначення, які:

не мають розрізняльної здатності;

є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

є загальновживаними символами і термінами.

Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. (Абз. 7, п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на дату подання заявки).

Наведене свідчить, що передумовою надання правової охорони знаку є відсутність підстав для відмови в наданні такої правової охорони, встановлених цим Законом . Крім того, знак, якому надається охорона повинен бути придатнім для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

За приписами п.п. "а" п. 1 ст. 19 Закону України свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським процесуальним кодексом України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 2 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Отже, на підставі ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом не лише своїх порушених або оспорюваних прав, а і охоронюваних законом інтересів.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям "охоронюваний законом інтерес", відповідно до рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004р., необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що, на думку позивача, оспорюваний знак для товарів і послуг «Женский журнал» за свідоцтвом України № 32081 не відповідав умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію цього знаку.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що Господарським судом міста Києва розглядається справа № 910/12226/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" (відповідач-2) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб "ЖЖ" (позивач) про припинення порушення прав інтелектуальної власності. Товариство з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням заяви позивача про зміну предмета позову від 19.06.2015 №б/н) про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб "ЖЖ" припинити використання знака для товарів та послуг "Женский Журнал" за свідоцтвом України №32081 та позначення, схожого до ступеню змішування із зазначеним знаком, під час випуску та розповсюдження друкованого засобу масової інформації - журналу під назвою "Женский журнал для тех, кто хочет жить счастливо", та в будь-якій іншій господарській діяльності відповідача.

З урахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку, що матеріали справи містять докази, які підтверджують наявність у позивача охоронюваного законом інтересу, за захистом якого позивач звернувся з позовом до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача -1 та відповідача-2 про визнання недійсним свідоцтва України № 32081 від 16 червня 2003 року на знак для товарів і послуг та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16 червня 2003 року на знак для товарів і послуг.

Звертаючись з позовом, позивач вказав, що знак для товарів і послуг «Женский журнал» за свідоцтвом України № 32081 не відповідав умовам надання правової охорони на момент подання зваявки.

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтується вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ч. 1 ст. 32 ГПК України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В процесі розгляду справи, враховуючи вищенаведені норму статті 6 Закону України, суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

- Чи є знак для товарів і послуг "Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду?

- Чи є знак для товарів і послуг "Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП таким, що складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у переліку товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид та призначення товарів або надання послуг?

- Чи є знак для товарів і послуг "Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами?

- Чи є знак для товарів і послуг "Женский журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 16, послуг 42, 45 класів МКТП або особи, яка виробляє товар 16 або надає послуги 42, 45 класів МКТП?

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/13533/15, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, на вирішення якого були поставлені вищенаведені питання.

Здійснюючи експертне дослідження експерт вірно зазначив, що права, які випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки, а тому будь-які питання, пов'язані з подальшим визначенням відповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, у тому числі й питання щодо загальновживаного характеру знака, його здатності вводити в оману тощо, повинні вирішуватися виходячи з обставин, що існували на дату подання заявки на його реєстрацію.

Відповідно до абз.5 п.3 Постанови Верховної Ради України 23.12.1993 № 3771-XII «Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знаку умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

За таких обставин, судовий експерт дійшов вірного висновку, що експертиза досліджуваного знака має проводитись на підставі Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 20.07.1999, чинній на дату подання заявки.

Для надання відповідей на вищезазначені питання експертом було здійснено дослідження фактичних даних, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об'єктів та застосовано методи дослідження: описування та порівнювання.

Здійснюючи експертне дослідження, експерт, зокрема, вказав, що позначення, які є загальновживаними для товарів певного виду, нездатні ідентифікувати даний товар одного виробника від аналогічного товару іншого виробника.

Судовий експерт зазначив, що надані на дослідження матеріали справи не містять документів, які вказують на те, що до 12.10.2000 - дати подання заявки № 2000104553, позначення «Женский журнал» в тому вигляді, в якому його зареєстровано, використовувалось на Україні в якості найменування одного й того ж товару або послуги, різними виробниками протягом тривалого строку або використовувалось в такій якості фахівцями тих чи інших галузей виробництва.

Судовий експерт дійшов висновку, що знак «Женский журнал» за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду (висновок судового експерта по першому питанню).

Також, судовий експерт вірно зазначив, що Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 20.07.1999, чинній на дату подання заявки, за результатами розгляду якої було видано свідоцтво України № 32081, не містить формулювання «описові позначення». Проте, в абз.1 та 4 п.2 ст.6 цього Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

З огляду на зміст прийнятого в теорії права інтелектуальної власності поняття описових позначень, як таких, що слугують вказівками на характеристики товарів, перераховані в абз.4 п.2 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 20.07.1999) позначення, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, мають розглядатись в якості описових.

Детально проаналізувавши види описових позначень, вказавши, що до описових позначень належать позначення, що вказують на: вид товару/послуги; якість товару/послуги; кількість товару/послуги; властивості товару/послуги; призначення товару/послуги; склад товару/послуги; цінність товарів і послуг; місце і час виготовлення чи збуту товарів/послуг, судовий експерт послідовно проаналізував досліджуване позначення «Женский журнал» на відповідність кожному з перерахованих видів описових позначень.

Здійснюючи експертне дослідження, судовий експерт, зокрема, вказав, що серед елементів, які входять до складу знака «Женский журнал», міститься слово «журнал». Отже, слово «журнал» відтворює просте найменування товару, що належить до періодичних друкованих видань або друкованої продукції.

В зв'язку з цим, елемент знака за свідоцтвом України № 32081 у вигляді слова «журнал» вказує на вид таких товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії, відносно яких знак зареєстровано.

Судовий експерт також зазначив, що, одним із значень російськомовного слова «женский» є «призначений для жінок, дівчат, дівчаток».

Зважаючи на це, як вказав експерт, елемент «женский» безпосередньо вказує на призначення таких, наведених у свідоцтві України № 32081, товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії певній цільовій групі - споживачам жіночої статі.

Крім того,

- при використанні у зв'язку з такими, зазначеними у свідоцтві України № 32081, послугами 35 класу МКТП, як: рекламування, в тому числі публікування рекламних текстів, іміджмейкерські послуги, що належать до 35 класу МКТП словосполучення «женский журнал» безпосередньо вказує на те, що сферою (галуззю) застосування та метою цих послуг є рекламна, іміджмейкерська діяльність, яка здійснюється з використанням публікацій у друкованому виданні та на друкованій продукції, призначених для цільової аудиторії жіночої статі;

- при використанні у зв'язку з такими, зазначеними у свідоцтві України № 32081, послугами 35 класу МКТП, як маркетингові послуги; сприяння продажеві (посередництво) та розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі словосполучення «женский журнал» безпосередньо вказує на те, що такі послуги мають на меті реалізацію друкованого видання та друкованої продукції, призначеної для цільової аудиторії жіночої статі.

Отже, в процесі проведення дослідження судовим експертом було встановлено, що:

- знак за свідоцтвом України № 32081 містить елемент «журнал», який є описовим по відношенню до таких товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії, перерахованих у свідоцтві, оскільки вказує на їх вид;

- знак за свідоцтвом України № 32081 містить елемент «женский», який є описовим по відношенню до таких товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії, перерахованих у свідоцтві, оскільки вказує на їх призначення;

- при використанні у зв'язку з такими, наведеними у свідоцтві України № 32081, послугами 35 класу МКТП як рекламування, в тому числі публікування рекламних текстів; іміджмейкерські послуги; маркетингові послуги; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі словосполучення «женский журнал», з якого складається досліджуваний знак, є описовим, оскільки вказує на призначення послуг.

За таких умов та враховуючи, що знак за свідоцтвом України № 32081 містить виключно елементи «женский» та «журнал», в результаті розгляду питання № 2 експерт дійшов висновку про те, що знак «женский журнал» за свідоцтвом України № 32081 складається лише з позначень, які вказують на вид та призначення наведених у свідоцтві таких товарів 16 класу МКТП, як: друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії та послуг 35 класу МКТП: рекламування, в тому числі публікування рекламних текстів; іміджмейкерські послуги, що належать до 35 класу; маркетингові послуги; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі (висновок судового експерта по другому питанню).

Здійснюючи експертне дослідження, судовий експерт зазначив, що згідно з абз.абз. 1 та 2 п.4.3.1.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 із змінами і доповненнями, внесеним наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72, до позначень, які являють собою загальновживані символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

До позначень, які являють собою загальновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки.

Таким чином, станом на дату подання заявки № 2000104533, за результатами розгляду якої було видано свідоцтво України № 32081 на знак «Женский журнал», слово «журнал», могло використовуватись в якості загальновживаного терміну у видавничій галузі, натомість слово «женский» загальновживаним терміном не було.

З урахуванням наведеного, в результаті розгляду питання № 3 експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг «Женский журнал» за свідоцтвом України № 32081 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами (висновок судового експерта по третьому питанню).

Судовий експерт вірно зазначив, що відповідно до абз.5 п.2 ст.6Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Отже, під асоціацією розуміється встановлення усталеного зв'язку між двома елементами, внаслідок чого при появі одного члена асоціативної пари забезпечується обов'язкова актуалізація іншого.

Небезпека введення споживача в оману стосовно особи виробника товару або послуги, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача, під час сприйняття ним такого позначення, асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, коли:

- позначення за своєю суттю є оманливим щодо особи виробника товарів (послуг) - тобто містить у своєму складі неправдиві вказівки щодо особи заявника (власника) знака (наприклад, на невірну організаційно-правову форму, місцезнаходження тощо) або вказівки на особу іншого виробника, використання яких було розпочато до дати подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг, що досліджується;

- позначення за своєю суттю оманливим не є, але може ввести в оману щодо особи виробника товару внаслідок того, що воно асоціюється з позначенням (позначеннями), які до дати подання заявки на реєстрацію досліджуваного знака вже були пов'язані з іншою особою - знаками для товарів і послуг, відмітними частинами комерційних найменувань, назв підприємств. Такі обставини, серед іншого, призводять до змішування у свідомості споживачів діяльності різних виробників.

Подібним чином вирішується питання й щодо товарів - позначення є оманливим, якщо воно містить у своєму складі вказівки на вид товару (послуги), його походження, властивості, призначення тощо, які не відповідають дійсності, та може ввести в оману, якщо подібних прямих вказівок позначення у своєму складі не містить, однак здатне викликати у споживача асоціативне уявлення про властивості товару, які на справді для нього нехарактерні.

Судовим експертом було з'ясовано, що досліджуваний знак складається виключно з елементів «женский» та «журнал», які є описовими по відношенню до таких товарів 16 класу МКТП, як друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії, перерахованих у свідоцтві № 32081, оскільки вказують на їх вид та призначення.

Внаслідок цього, як вказує експерт, вказані позначення є оманливими щодо інших товарів 16 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України № 32081, які не можуть бути віднесені до таких товарів, як жіночі журнали, а саме: сувенірна продукція, що належить до 16 класу МКТП.

Крім того, виходячи зі змісту словосполучення «жіночий журнал», як призначеного для аудиторії жіночої статі журнального періодичного видання, під час використання такого словосполучення у складі знака при наданні послуг, безпосередньо не пов'язаних з діяльністю періодичного журнального видання або у зв'язку з ними, не можливо виключити небезпеку введення споживачів в оману щодо суті таких послуг - їх виду, призначення та властивостей.

В той же час, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

З урахуванням наведеного, в результаті розгляду питання № 4 експерт дійшов висновку, що:

- знак «Женский журнал» за свідоцтвом України № 32081 є оманливим щодо таких, вказаних у свідоцтві товарів 16 класу МКТП, як сувенірна продукція, що належить до 16 класу та є таким, що може ввести в оману щодо вказаних у свідоцтві, послуг 42 класу МКТП послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій;

- знак «Женский журнал» за свідоцтвом України № 32081 не є оманливим або таким, що може ввести в оману стосовно особи виробника (висновок експерта по четвертому питанню).

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку експерта № 83 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/13533/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Клуб ЖЖ» до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю «Перехід Віменс паблішінг» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії від 08.09.2015, проведення судової експертизи доручено експерту Жилі Богдану Володимировичу, який має вищу юридичну освіту та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, статус патентного повіреного України (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (Свідоцтво № 1065 видане 26.02.2010 і дійсне до 22.02.2016 року), стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року, про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерта попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок експерта № 83 від 08.09.2015 у господарській справі № 910/13533/15 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу у справі № 910/13533/15.

Таким чином, Висновок експерта № 83 від 08.09.2015 р. у справі № 910/13533/15 обґрунтовано підтвердив той факт, що знак для товарів і послуг «Женский журнал» за свідоцтвом України № 32081 не відповідав умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію цього знаку.

Оцінивши всі наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд дійшов висновку, що станом на дату подання заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 32081 позначення «Женский журнал» вказувало на вид та призначення товарів та послуг, для яких це позначення в подальшому було зареєстровано. Станом на дату подання заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 32081 позначення «Женский журнал» було оманливим, а також таким, що може ввести в оману щодо послуг 42 класу МКТП: послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій.

А тому, станом на 12.10.2000 року - дату подання заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг «Женский журнал», у відповідача-1 були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до положень ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 20.07.1999).

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсними повністю свідоцтва України № 32081 від 16.06.2000 р. на знак для товарів і послуг «Женский журнал» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-1) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16 червня 2003 року на знак для товарів і послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в чинній редакції), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтво України № 32081 від 16.06.2000 р. на знак для товарів і послуг «Женский журнал» підлягає визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16 червня 2003 року на знак для товарів і послуг «Женский журнал» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Здійснюючи розгляд справи по суті, суд відхилив твердження відповідача -2 з приводу набуття знаком для товарів і послуг "Женский Журнал" за свідоцтвом України № 32081 для товарів та послуг 16, 35, 42 класів МКТП розрізняльної здатності внаслідок його використання, з таких підстав.

Судом встановлено, що при зверненні до суду з позовною заявою про визнання свідоцтва України № 32081 на знак для товарів і послуг недійсним позивач не вказував в якості підстав позову ту обставину, що позначення відповідача "Женский журнал" не має розрізняльної здатності. Отже, питання щодо відсутності розрізняльної здатності позначення "Женский журнал" або набуття розрізняльної здатності позначення "Женский журнал" внаслідок його використання не входить до предмету доказування у справі 910/13533/15.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", права, що випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки, саме тому будь-які питання, пов'язані з визначенням відповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, у тому числі й питання щодо загальновживаного характеру знака, його здатності вводити в оману тощо, вирішуються виходячи з обставин, що існували на дату подання заявки на його реєстрацію.

Пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 20.07.1999, чинній на дату подання заявки, за результатами розгляду якої було видано свідоцтво України № 32081, який визначав відповідні підстави для відмови в наданні позначенню правової охорони в якості знака для товарів і послуг, не містив положень щодо можливості врахування під час експертизи позначення обставин щодо набуття ним розрізняльної здатності. Так, відповідно до зазначеної норми було встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

не мають розрізняльної здатності;

є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

є загальновживаними символами і термінами.

Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

В той же час, в чинній редакції Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено можливість врахування факту набуття позначенням розрізняльної здатності, однак таке положення стосується виключно позначень, які не мають розрізняльної здатності і не поширюється на описові, загальновживані позначення, а також на позначення, що являють собою загальновживані символи та терміни.

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що заявка на реєстрацію знаку для товарів і послуг «Женский журнал» була подана 12.10.2000 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації журналу - «Женский журнал» серії КВ № 4630 видано 23.10.2000, тобто після подання відповідної заявки на реєстрацію знаку. Наведене додатково підтверджує відсутність можливості набуття позначенням «Женский журнал» розрізняльної здатності станом на 12.10.2000.

Отже, здійснюючи розгляд справи по суті суд враховував приписи Постанови Верховної Ради України 23.12.1993 № 3771-XII «Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до яких свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки, а також підстави, відповідно до яких позивач звернувся з цим позовом до суду.

Суд також вважає за необхідне звернути увагу на ту обставину, що при здійсненні розгляду справи № 910/13533/15 жодною із сторін не було подано заяви про застосування строків позовної давності.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 року N 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» визначено, що частиною третьою статті 267 ЦК України передбачена можливість застосування позовної давності, у тому числі й спеціальної, лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом . Якщо відповідачів у справі два чи кілька, суд вправі відмовити в задоволенні позову за наявності згаданої заяви лише одного з них, оскільки позовну давність законом визначено саме для позивача у справі як строк, у межах якого він може звернутися до суду. Законом не встановлено вимог щодо форми заяви сторони про сплив позовної давності. Відтак її може бути викладено у відзиві на позов або у вигляді окремого клопотання, письмового чи усного.

Водночас, зміст викладеного з приводу позовної давності як у позовній заяві, так і у відзиві відповідача-2 жодним чином не свідчить, що позивач або відповідач-2 зверталися до суду із заявою про застосування позовної давності.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до абз. 2 п. 69 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

За таких обставин, на відповідача-2 покладаються витрати по сплаті судового збору в розмірі 2436,00 грн. та витрати на проведення судової експертизи в розмірі 15708,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 32081 від 16 червня 2003 року на знак для товарів і послуг «Женский журнал».

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 32081 від 16 червня 2003 року на знак для товарів і послуг «Женский журнал».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Перехід Віменс Паблішинг" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, б. 31; ідентифікаційний код 31111611) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб ЖЖ" (01004, м. Київ, Крутий узвіз, б 6/2, літера А; ідентифікаційний код 39254481) 2436,00 грн. (дві тисячі чотириста тридцять шість гривень 00 коп.) судового збору, 15708,00 грн. (п'ятнадцять тисяч сімсот вісім гривень 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 15.10.2015

Суддя Гумега О.В.