Рішення

від 03.08.2016 по справі 910/18389/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2016Справа №910/18389/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА МЕДІКОМ"

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДИКОМ"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНА-ХОСТ"

Третя особа на стороні Відповідача 1 ОСОБА_1

Про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники сторін:

Від позивача Крупка М.П. - представник

Від відповідача 1 Долгих А.С. - представник

Від відповідача 2 Ресенчук В.М. - представник

Від відповідача 3 не з'явився

Третя особа на стороні Відповідача 1 ОСОБА_1 не з'явився

Суть спору:

ТОВ "ФІРМА МЕДІКОМ" звернулось до суду з позовом до ТОВ "МЕДИКОМ" та Державної служби інтелектуальної власності, ТОВ "УКРАЇНА-ХОСТ":

- про визнання недійсним Свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг повністю.

- про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним Свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність».

- про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕДИКОМ» використовувати знак за Свідоцтвом України НОМЕР_3 в мережі Інтернет.

-про зобов'язання Товариству з обмеженою відповідальністю «Україна-Хост» видалити доменне ім'я medikomkrivbass.com.ua

Позовні вимоги обґрунтовувались тим, що було порушено виключні майнові права інтелектуальної власності Позивача, вказані вище, тобто Позивача було позбавлено виключного права забороняти або дозволяти Відповідачу 1 використання позначення знака за свідоцтвом НОМЕР_3, схожого до ступеню сплутування з зареєстрованим раніше знаком Позивача за свідоцтвом України НОМЕР_4, а з урахуванням наявності у складі знака за оспорюваним свідоцтвом спільних елементів з серією знаків Позивача за Свідоцтвами України № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 шляхом видачі Відповідачем-2 Свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг на ім'я Відповідача 1 були порушені виключні майнові права інтелектуальної власності Позивача забороняти використання позначення, схожого із зареєстрованим знаками за вказаними свідоцтвами, стосовно послуг, споріднених з наведеними у свідоцтвах, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Ухвалою суду від 03.09.2014 за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 910/18389/14 та призначено розгляд справи на 01.10.2014.

26.09.2014 відділом діловодства суду від представника відповідача 1 отримано клопотання про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 01.10.2014 представник позивача з'явився, підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 01.10.2014 представник відповідача 2 з'явився, надав усні пояснення стосовно суті позову.

В судове засідання 01.10.2014 представники відповідача 1 та 3 не з'явились.

Ухвалою суду від 01.10.2014 розгляд справи відкладено на 03.12.2014.

В судове засідання 03.12.2014 представник позивача з'явився, надав усні пояснення по суті справи.

В судове засідання 03.12.2014 представник відповідача 2 з'явився, надав в судовому засіданні відзив на позовну заяву, заперечивши проти задоволення позову.

В судове засідання 03.12.2014 представники відповідача 1 та 3 не з'явились.

Ухвалою суду від 03.12.2014 відкладено розгляд справи на 28.01.2015.

23.01.2015 відділом діловодства суду від представника відповідача1 отримано клопотання, відповідно до якого просив розглянути справу без участі представника відповідача 1.

28.01.2015 представником позивача через відділ діловодства отримано клопотання про призначення судової експертизи.

В судове засідання 28.01.2015 представник позивача з'явився, просив суд задовольнити клопотання про призначення судової експертизи.

В судове засідання представник відповідача 2 з'явився, не заперечив проти задоволення клопотання про призначення експертизи.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд задовольняє клопотання представника позивача.

Відповідно до частин 1 - 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, Господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу, витрати за проведення якої покласти на позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА МЕДІКОМ".

Ухвалою суду від 28.01.2015 призначено у справі № 910/18389/14 судову експертизу, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ( 03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп.. 4, 13 поверх)

06.04.2016 відділом діловодства суду від Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України отримано висновок експерта №1027 від 28.03.2016 та матеріали справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 21.04.2016 провадження у справі поновлено та призначено до розгляду на 04.05.2016.

Ухвалою від 04.05.2016 розгляд справи відкладено на 01.07.2016.

Ухвалою від 01.07.2016 розгляд справи відкладено на 13.07.2016.

13.07.2016 відділом діловодства суду від представника відповідача 1 отримано заперечення на позовну заяву. Заперечення ґрунтуються на невикористанні відповідачем 1 знака, зареєстрованого оспорюваним свідоцтвом.

13.07.2016 розгляд справи відкладено на 03.08.2016.

В судовому засіданні 03.08.2016 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані сторонами матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником серії знаків для товарів і послуг, відомості про які наводяться нижче в таблиці, а роздруківки з БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг».

СвідоцтвоЗображення знакаПерелік товарів і послуг та класи МКТП Свідоцтво України НОМЕР_4 від 25.04.1997 заявка № 93041320 від 12.04.1993 Кл.42 послуги фахівців-бактеріологів; ветеринарна допомога; диспансери; здравниці; охорона здоров'я; допомога дантиста; використання запатентованих винаходів; інститути краси; дослідження в області бактеріології; дослідження в області косметики; клініки; косметичні кабінети; лікарні; в т.ч. приватні; масаж; медична допомога; послуги фахівців оптиків; санаторії; в т.ч. приватні; агентства по організації нічного відходу; реалізація товарів; переважно тих; що використовуються в медицині; фізіотерапія. Свідоцтво України НОМЕР_5від 15.09.2004 заявка № 2002010158 від 11.01.2002 Кл.39: Влаштовування лікування за кордоном; послуги щодо перевезення і супроводжування хворих на лікування за кордоном; санітарне перевезення хворих машинами швидкої допомоги; супроводжування хворих; Кл.44: Акушерська допомога; будинки оздоровчі; ветеринарна допомога; доглядання хворих; диспансери; зуболікування; інститути краси; клініки; косметичні кабінети; лікарське, гігієнічне та косметичне доглядання; масаж; консультування фахове в галузі охорони здоров'я; лікарні, в тому числі приватні; лікарська допомога; медичні аналізи; наймання (прокат) санітарного устаткування; пластична хірургія; послуги агентств з забезпечування нічного доглядання хворих; поліклініки; послуги аптек; послуги банку крові; послуги спеціалістів з опіків; послуги хосписів; санаторії, в тому числі приватні; санітарна служба; фармацевтичне консультування; фізіотерапія; швидка медична допомога; Свідоцтво України № НОМЕР_6 від 15.09.2004 заявка № 2002010160 від 11.01.2002 Свідоцтво України № НОМЕР_7 від 10.04.2013 заявка № m201119564 від 06.12.2011 Кл.39: послуги щодо перевезення і супроводжування хворих на лікування за кордоном; санітарне перевезення хворих машинами швидкої допомоги; супроводжування хворих; Кл.44: Акушерська допомога; ароматерапія; будинки відпочинку (оздоровниці); ветеринарна допомога; виводження з отруєного стану (дезінтоксикування та реабілітування) наркозалежних людей; вживляння волосся; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; доглядання хворих; диспансери; зуболікування; клініки; послуги лазень; лікарні; лікарні приватні; лікарська (медична) допомога; масаж; наймання (прокат) санітарного устаткування; послуги окулістів (очників); пластична хірургія; поліклініки; послуги банку крові; послуги візажиста; послуги курортів з мінеральними водами; послуги саун; послуги соляріїв; послуги психологів; послуги щодо запліднювання в штучних умовах; послуги щодо штучного запліднювання; салони краси; санаторії; послуги санітарної служби; фармацевтичне консультування; фармацевтичні послуги з виготовляння ліків за рецептами; фізіотерапія; хіропрактика; швидка медична допомога; лікування за кордоном;

За Свідоцтвом України НОМЕР_3 від 25.03.2010 зареєстровано знак

відносно таких послуг 44 класу МКТП, як: акушерська допомога; ароматерапія; послуги банку крові; ветеринарна допомога; вживляння волосся; будинки відпочинку (оздоровниці); послуги візажиста; диспансери; доглядання домашніх тварин; доглядання тварин; доглядання хворих; послуги щодо запліднювання в штучних умовах; зуболікування; салони краси; послуги курортів з мінеральними водами; лазні турецькі; лікарні; лікарні приватні; лікарська (медична) допомога; послуги щодо манікюру; масаж; виводження з отруєного стану (дезінтоксикування та реабілітування) наркозалежних людей; послуги окулістів (очників); перукарні; пластична хірургія; плодівництво; поліклініки; послуги психологів; санаторії; санітарне обслуговування; наймання (прокат) санітарного устаткування; послуги саун; послуги соляріїв; татуювання; розведення тварин; послуги телемедицини; фармацевтичне консультування; фармацевтичні послуги з виготовляння ліків за рецептами; фізіотерапія; хіропрактика; послуги щодо штучного запліднювання.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд міста Києва вважає, що заявлені позивачем позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України ) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Згідно статті 1 Господарського процесуального кодексу України , підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів

Відповідно до ч. 1 ст. 58 ГПК України , в одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (далі -ГК України), відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України)

Спеціальне законодавство України стосовно охорони прав на знаки для товарів і послуг складають, зокрема, Паризька конвенція про охорону промислової власності (надалі - Паризька конвенція), Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року (надалі - Мадридська угода), Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". При виникненні розбіжностей під час тлумачення або використання положень нормативних актів, перевагу мають міжнародні законодавчі акти.

Правовідносини, що стосуються вітчизняних та іноземних осіб, які бажають отримати права на об'єкти промислової власності в Україні, регулюються відповідно до пункту 1 статті 2 Паризької конвенції та п. 1 ст. 4 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Стаття 492 ЦК України встановлює, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Виходячи з цього положення, вирізнення товарів і послуг одного виробника від аналогічних товарів і послуг іншого виробника є однією із основних функцій товарного знака. Отримуючи свідоцтво, його власник набуває виключних прав на товарний знак. Обсяг правової охорони визначається зображенням знака, а також переліком зареєстрованих товарів і послуг, що надані у свідоцтві України або за міжнародною реєстрацією.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно до п. а) ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно з ч. 3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;…».

Судом встановлено, що належний Відповідачу за Свідоцтвом України НОМЕР_3 від 25.03.2010 знак

є схожим із зареєстрованим раніше відносно споріднених послуг знаком Позивача за свідоцтвом України НОМЕР_4 від 25.04.1997р.

настільки, що його можна сплутати та може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Судом встановлено, що позначення « medikomkrivbass», використане в доменному імені Відповідача 1 «medikomkrivbass.com.ua», є схожим зі знаком для товарів та послуг, що належить Позивачу, що їх можна сплутати, та може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Це підтверджується Висновком експерта, що був складений 28 березня 2016р. за результатами проведеної експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до пункту 73 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", якщо господарським судом встановлено, що згідно із свідоцтвом на знак для товарів і послуг зареєстроване позначення тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні охоронюваним законом комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи, право на яке виникло до дати подання заявки на відповідний знак, то таке свідоцтво підлягає визнанню недійсним з огляду на невідповідність знака визначеним законом умовам надання правової охорони; відповідний знак є неохороноздатним.

Враховуючи положення п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та висновок експертизи, згідно якого знак для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_3 є такими, що можуть ввести в оману споживачів щодо послуг, які надаються Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА МЕДІКОМ", суд приходить до висновку про невідповідність зареєстрованих відповідно до вказаних свідоцтв знаків умовам надання правової охорони та наявність підстав для визнання вказаних свідоцтв недійсними.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 4, 6, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 418, 497 ЦК України, ст.ст. 32 , 33 , 49 , 75 , 82-85 ГПК України , суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

2. Визнати недійсним Свідоцтво України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг повністю.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним Свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕДИКОМ» використовувати знак за Свідоцтвом України НОМЕР_3 в мережі Інтернет.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Україна-Хост» видалити доменне ім'я medikomkrivbass.com.ua.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДИКОМ" (50056, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, буд. 59, ЄДРПОУ 32975288) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА МЕДІКОМ" (04201, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 8, ЄДРПОУ 19261810) судові витрати, а саме: судовий збір в розмірі 4 872 (чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) грн., вартість судової експертизи у розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення підписано 10.08.2016.

Суддя Прокопенко Л.В.