Ухвала
від 03.04.2017 по справі 910/420/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

03.04.2017№ 910/420/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи № 910/420/16

за позовом Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.), штат Делавер, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод", м. Дніпро,

приватного підприємства "Амігос", м. Київ, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587 та стягнення збитків у сумі 1 800 грн.,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (далі - Завод) використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, а також схожі з ними позначення шляхом виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі в мережі Інтернет на сайті за доменним ім'ям svkz.ua, алкогольних напоїв під назвою "Black Jack" та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- заборону приватному підприємству "Амігос" (далі - Підприємство) здійснювати зберігання, пропонування до продажу, продаж, рекламування алкогольних напоїв під назвою "Black Jack", етикетки яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, зокрема, шляхом припинення виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування (в тому числі в мережі Інтернет) напоїв під назвою "Black Jack" та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний міцний "солодовий" під назвою "Black Jack", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- вилучення з цивільного обороту та знищення напою алкогольного міцного "Солодовий" під назвою "Black Jack", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- стягнення із Заводу 1 800 грн. збитків, завданих Компанії в зв'язку з порушенням відповідачем-1 прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack", власником якого є Завод;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.01.2016 (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі.

26.01.2016 Служба подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що:

- прийнята в Україні система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключно того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" і Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за № 313/6601;

- кваліфікаційна експертиза промислового зразка при зазначеній системі, тобто перевірка того, чи відповідає промисловий зразок умовам правової охорони (чи є промисловий зразок - новим), не проводиться;

- таким чином, усі дії Служби щодо видачі патенту України №27859 на спірний промисловий зразок є такими, що повністю відповідають чинному законодавсту України.

Завод 27.01.2016 подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що: вимоги позивача є безпідставними та не підлягають задоволенню, оскільки відповідач-1 не вважає свій продукт схожим з продукцією позивача та не визнає використання інтелектуальної власності Компанії під час створення свого автентичного продукту; алкогольний напій "напій алкогольний міцний "Солодовий" відповідача-1 має свою історію, свої причини виникнення, своє економічне обґрунтування; правовий захист зображень позивача за свідоцтвами України №12761 та №140587 обмежується 33 класом і лише продукцією віскі; Завод використовує етикетку за патентом №27859 від 10.10.2014 для зовсім іншої продукції - автентичного напою алкогольного міцного з власною рецептурою та технологічною інструкцією, що відноситься законодавцем до груп "інші алкогольні напої" або "напої спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; виноградного вина чи виноградних вичавків)" або "горілка та лікеро-горілчані вироби, інші" в залежності від предмету регулювання; таким чином, обсяг правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587 не розповсюджується на продукцію Заводу алкогольний напій "напій алкогольний міцний "Солодовий"; незрозумілим є звернення Компанії до суду з вимогами лише до Заводу і Підприємства та не залученням у справі інших відповідачів, які є власниками аналогічних продуктів на ринку з використанням елементів торгівельних марок позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру патентів України стосовно власника патенту України № 27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" та публікувати будь-які зміни, що стосуються передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859.

17.02.2016 ухвалою господарського суду міста Києва у справі №910/420/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ); на вирішення експертизи поставлено такі питання:

- чи є нанесене на фронтальну сторону етикетки виробленого Заводом напою алкогольного міцного "Блєк Джек Сільвер" (Black Jack Silver), комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних схожим зі знаком для товарів і послу за свідоцтвом України № 12761 настільки, що їх можна сплутати?;

- чи є нанесене на фронтальну сторону етикетки виробленого Заводом напою алкогольного міцного "Солодовий", комбіноване позначення у вигляді композицій словесних та зображувальних елементів схожим зі знаком для товарів і послу за свідоцтвом України № 140587 настільки, що ї можна сплутати?;

- чи може використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України № 27859 від 10.10.2014, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або щодо товару, породжуючи асоціацію із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвом України № 140587?

23.03.2016 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/420/16, разом з листом КНДІСЕ від 21.03.2016 №4298/16-53 судового експерта, в якому останній просив суд:

- надати дані маркетингового (соціологічного) опитування щодо того, чи може використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859, ввести в оману споживачів стосовно особи, яка вробляє товари, марковані знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №l40587;

- оскільки, у третьому питанні ухвали господарського суду міста Києва від 17.02.2016 наведено лише одне свідоцтво України №140587 на знак для товарів і послуг, а текст питання містить посилання на серію торговельних марок, які належать позивачу, уточнити, які саме об'єкти підлягають порівняльному дослідженню із промисловим зразком "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №140587 чи "серія торговельних марок, які належать Позивачу", якщо питання стосується серії торговельних марок, які належать позивачу, - зазначити номери свідоцтв на знаки для товарів і послуг, що підлягають дослідженню.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.07.2016 поновлено провадження у справі.

10.08.2016 Завод подав суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: копії соціологічного дослідження з виявлення ймовірності, що потенційний споживач алкогольних напоїв може переплутати міцні спиртні напої "Jack Daniel's Tennessee Whiskey Old №7" та "Black Jack", а також їх виробників; експертний висновок порівняльного аналізу.

У зв'язку із прийняттям Верховною Радою України постанови від 22.09.2016 №5157 про звільнення судді Прокопенко Л.В. 27.09.2016 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/420/16 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

06.10.2016 ухвалою господарського суду міста Києва суддею Марченко О.В. прийнято справу № 910/420/16 до свого провадження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.11.2016 надіслано матеріали справи № 910/420/16 до КНДІСЕ для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016 (внесено корективи у питання, поставлені на вирішення судової експертизи ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 29.03.2017 надійшли матеріали справи №910/420/16 з висновком експерта від 23.03.2017 №21774/16-53/5429-5431/17-53, в якому зазначено, що:

- комбіноване позначення Black Jack Scotch Whiskey у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного, виробленого Заводом, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №140587, стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- комбіноване позначення Black Jack Silver Whiskey у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного, виробленого Заводом, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №12761, стосовно товарів 33 класу МКТП;

- відповідно наданим на дослідження матеріалам, використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859 від 10.10.2014 шляхом його застосування в якості етикетки для алкогольного напою міцного, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє такий товар та щодо товару, оскільки здатне породжувати помилкові асоціації із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвами України №12761 та №140587 для маркування товару 33 класу МКТП віскі .

Відповідно до частини третьої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Оскільки у справі №910/420/16 проведено експертизу об'єктів інтелектуальної власності і матеріали справи повернуто з експертної установи, то господарський суд міста Києва вважає за доцільне поновити провадження у справі та призначити її розгляд.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №910/420/16 поновити.

2. Призначити розгляд справи на 18.04.2017 о 10 год. 00 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в; зал судових засідань №9; явку представників сторін в судове засідання визнати обов'язковою.

3. Зобов'язати сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду;

- подати суду письмові пояснення з приводу висновку від 23.03.2017 №21774/16-53/5429-5431/17-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

Суддя О. Марченко

Розгляд справи призначив на 18.04.2017 о 10:00 год. Викликати для участі у засіданні представників позивача, відповідача.

СудГосподарський суд міста Києва
Дата ухвалення рішення03.04.2017
Оприлюднено06.04.2017
Номер документу65705044
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —910/420/16

Ухвала від 16.05.2017

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Рішення від 18.04.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Рішення від 18.04.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 03.04.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 28.11.2016

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 31.10.2016

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 06.10.2016

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 10.08.2016

Господарське

Господарський суд міста Києва

Прокопенко Л.В.

Ухвала від 26.07.2016

Господарське

Господарський суд міста Києва

Прокопенко Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні