Рішення

від 14.05.2018 по справі 916/201/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"14" травня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/201/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

Секретар судового засідання Шейнцис О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 916/201/18

За позовом: Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) (Уан, Боверман Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453, США);

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Брівіан" (03045, м. Київ, Столичне шосе, 103);

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Одеської митниці ДФС (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, буд. 21, корпус А);

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 - довіреність № 1312 від 21.02.2018р.

від відповідача: не з'явився;

від третьої особи: ОСОБА_3 - довіреність № 1592/5/15-70-10 від 14.12.2017р.

вільний слухач: ОСОБА_4, паспорт серія КЕ № 296983, дата видачі: 10.07.96р.

ВСТАНОВИВ:

06.02.2018р. Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Брівіан", в якій просить суд заборонити останньому здійснювати використання позначення "", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком „Nike» для товару для взуття, шляхом, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет, а також вилучити з цивільного обороту та знищити товар - взуття: кросівки, арт. L 06 у кількості 1136 пар, який ввезено на митну територію України в межах діяльності Одеської митниці ДФС та призначено для подальшого митного оформлення в режимі вільного обігу в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 15.12.2017р. №UА100110/2017/530880, що надійшов на адресу ТОВ „Брівіан» (код ЄДРПОУ 40907081, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103), відправник - компанія „YIWU CHAOXUN IMPORT &EXPORT CO.LTD» (адреса 2f Unit 1 No.70 Futian 2 D District Yiwu China).

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що з листа Одеської митниці ДФС від 21.12.2017р. за № 5155/10/15-70-18-03 йому стало відомо, що під час проведення митного огляду товару, що ввозився ТОВ "Брівіан" на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880, було виявлено товари, що містять ознаки контрафактності.

Зокрема, товар у вигляді взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, що призначений для подальшого митного оформлення у режимі вільного обігу в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС, марковано позначенням, що містить ознаки знаку для товарів і послуг « NIKE» , який належить Найк ОСОБА_1 на підставі свідоцтва № 743, є словесним позначенням та зареєстроване для товарів 18 та 25 класів за МКТП, зокрема для «спортивного взуття» .

Нанесене на товар ТОВ "Брівіан" - "кросівки" позначення є комбінованим і складається із зображувального елементу у вигляді перехрещених кілець у центрі позначення та словесних елементів « IAR HUARACHE» і « YBNIKE» , розміщених навколо зображувального елементу.

Позивач стверджує, що при порівнянні знаків для товарів і послуг Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) із цим позначенням, очевидним є факт імітації відповідачем його знаків шляхом повного включення слова « NIKE» в позначення, нанесене на товар відповідача. Таким чином, його знак та використане відповідачем позначення є схожими до ступеня змішування.

Так, Найк ОСОБА_1 у поданому позові вказує, що з метою проведення експертного дослідження на предмет схожості знаків та позначення на товарі з ознаками контрафактності, 27.12.2017 р. його представником було направлено клопотання на адресу Одеської митниці ДФС про відібрання зразків імпортованих товарів, яке було задоволено, в результаті чого взято зразки товару з арт. L06 в кількості двох одиниць (дві пари), про що було складено акт № б/н про взяття проб і зразків товарів від 30.12.2017 року.

За результатами проведення експертного дослідження відповідним висновком від 15.01.2018р., складеним Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України за № 19/8-6/02(ІВ)-ЕД/18, підтверджено, що: по-перше, комбіноване позначення, до складу якого входить словесний елемент "YBNIKE", використане на наданих зразках товарів відповідача, та знак для товарів і послуг "NIKE" за свідоцтвом України №743, права на який належать позивачу, є схожими настільки, що їх можна сплутати; по-друге, комбіноване позначення, до складу якого входить словесний елемент « YBNIKE» , використане на наданих зразках товарів відповідача, є таким, що може ввести в оману щодо товару та особи - компанії НАЙК ІННОВЕЙТ К.В., що є власником прав на знак для товарів і послуг "NIKE" за свідоцтвом України № 743.

З урахуванням вказаного, позивач стверджує, що ТОВ "Брівіан" незаконно, з порушенням його прав намагалося ввести в Україну товар, маркований позначенням, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками компанії НАЙК ІННОВЕЙТ К.В, а відтак вважає, що відповідачем вчинено дії, які підпадають під визначення - порушення прав власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

З огляду на вищевикладене, компанія НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. просить суд відновити його порушені права у спосіб припинення порушення ТОВ "Брівіан" прав інтелектуальної власності та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з порушенням права інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 12.02.2018р. відкрито провадження у справі №916/201/18, справу прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Вказаною ухвалою підготовче засідання призначено на 14.03.2018р., а також залучено Одеську митницю ДФС до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

06.03.2018р. до канцелярії суду Одеської митниці ДФС надійшли письмові пояснення по справі (т.1 а.с.93-95), згідно яких остання зазначає, що 18.12.2017р. під час проведення митного огляду товарів, що були ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 15.12.2017р. №UА100110/2017/530880 з ОСОБА_1 у контейнері ZCSU9005180, призначених для подальшого митного оформлення у режимі вільного обігу у зоні діяльності Київської митниці ДФС, було виявлено, що частина товарів, які переміщувались у вищевказаному контейнері, а саме взуття: кросівки, арт. L 06 у кількості 1136 пар марковано позначенням, що містить ознаки використання об'єкту права інтелектуальної власності за № 000033, майнові права на який належать компанії Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) за свідоцтвом України на знак товарів і послуг № 743.

Як зазначає митниця, згідно даних попередньої митної декларації, вказані товари надійшли на адресу ТОВ "Брівіан".

У поданих поясненнях третя особа також зазначає, що вона листом від 21.12.2017р. запропонувала повноважному представнику компанії Nike Innovate C.V- ОСОБА_5 підтвердити або спростувати інформацію щодо оригінальності вищевказаного товару, який містить ознаки використання знаку для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 743; повідомити митницю про те, чи надавала компанія-правовласник іншому підприємству - ТОВ "Брівіан" право використання вказаного знаку шляхом імпорту, а також надати інформацію про те, чи є порушенням прав інтелектуальної власності компанії Nike Innovate C.V. ввезення з метою вільного обігу на митну територію України вказаного товару.

Митниця зазначає, що на виконання вказаного листа 28.12.2017р. від Патентно-правової фірми "ОСОБА_5 і партнери" надійшло повідомлення, згідно якого повідомлено про те, що після огляду наданих зображень спеціаліст компанії дійшов висновку, що спірні товари, які надійшли у контейнері ZCSU9005180 на адресу відповідача, є контрафактними та не виготовлялись компанією Nike Innovate C.V., а остання не надавала жодних прав на використання належних їй торговельних марок.

30.12.2017р. на виконання статей 356 та 544 Митного кодексу України митницею було відібрано зразки товару, про що було складено відповідний акт про взяття проб і зразків товарів.

05.02.2018р. на адресу Митниці від Патентно-правової фірми "ОСОБА_5 і партнери" надійшов лист разом з висновком дослідження, згідно якого вказано, що маркування вищевказаних товарів порушує майнові права інтелектуальної власності компанії Nike Innovate C.V.

13.03.2018р. до канцелярії суду від Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) надійшла заява про забезпечення позову (т.1 а.с.136-144), згідно якої останній просить суд: заборонити Одеській митниці ДФС (65078, Одеська обл., місто Одеса, вул. Гайдара, будинок 21, корпус А, код ЄДРПОУ 39441717) пропускати через митний кордон України товар: взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880, що надійшов на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІВІАН» (код ЄДРПОУ 40907081, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103), відправник - компанія „YIWU CHAOXUN IMPORT & EXPORT CO., LTD« (адреса: 2f Unit 1 No. 70 Futian 2 District Yiwu, China); накласти арешт на товар: взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880, що надійшли на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІВІАН» (код ЄДРПОУ 40907081, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103), відправник - компанія „YIWU CHAOXUN IMPORT & EXPORT CO., LTD« (адреса: 2f Unit 1 No. 70 Futian 2 District Yiwu, China); заборонити Одеській митниці ДФС (65078, Одеська обл., місто Одеса, вул. Гайдара, будинок 21, корпус А) передавати товар: взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, Товариству з обмеженою відповідальністю «БРІВІАН» (код ЄДРПОУ 40907081, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103)., для його подальшого митного оформлення у режимі вільного обігу (імпорту) в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.03.2018р. заяву Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) про забезпечення позову задоволено частково та накладено арешт на товар: взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880, що надійшли на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІВІАН» (код ЄДРПОУ 40907081, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103), відправник - компанія „YIWU CHAOXUN IMPORT & EXPORT CO., LTD« (адреса: 2f Unit 1 No. 70 Futian 2 District Yiwu, China); в задоволенні решти заяви відмовлено.

Ухвалою суду від 14.03.2018р., враховуючи необхідність надання сторонам можливості подати додаткові докази у справі, підготовче засідання у справі було відкладено на 02.04.2018р.

Ухвалою суду від 02.04.2018р. закрито підготовче провадження у справі №916/201/18 та призначено справу до судового розгляду по суті в засіданні суду на 13.04.2018р. об 11 год. 00хв.

13.04.2018р. представником позивача було надано суду заяву про розрахунок судових витрат (т.2 а.с.63-64), в якій останній просить суд визнати судовими витратами: судовий збір у сумі 881 грн., сплачений за подання заяви про забезпечення позову; судовий збір, сплачений за подання позовної заяви у розмірі 3 524 грн.; оплату за проведення експертного дослідження №19/8-6/02(ІВ)-ЕД/18 від 15.01.2018р. в розмірі 2 251,20 грн.; оплату за направлення сторонам копії позовної заяви разом з додатками у розмірі 76,80 грн.; витрати позивача, пов'язані з явкою його представника у засідання господарського суду Одеської області у розмірі 2 970,43 грн., та покласти вказані судові витрати на відповідача пропорційно розміру задоволених вимог.

У судовому засіданні 13.04.2018р. було оголошено перерву до 14.05.2018р., про що винесено відповідну ухвалу.

Крім того, сторонами по справі до суду були подані наступні клопотання: про залучення додаткових доказів від 14.03.2018р. вх№6018/18 (т.2 а.с.1), про видачу копії ухвали від 14.03.2018р. вх.№6013/18 (т.2 а.с.29), про залучення додаткових доказів від 02.04.2018р. вх№7308/18 (т.2 а.с.35), які були розглянуті та задоволені судом.

У судовому засіданні 14.05.2018р. представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просили суд задовольнити позов.

Представник третьої особи позовні вимоги підтримав в повному обсязі, з підстав викладених у письмових поясненнях, просив суд задовольнити позов.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Брівіан", про час та місце судових засідань повідомлявся належним чином шляхом надсилання вищевказаних ухвал суду на його юридичну адресу, що зазначена у витязі з ЄДР (т.1 а.с.84-89), у судові засідання не з'являвся, про поважність причин відсутності не повідомляв, відзив на позовну заяву та витребувані судом документи не надав.

Згідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України , якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи, зокрема, у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Приймаючи до уваги, що судові відправлення: ухвали про відкриття провадження у справі від 12.02.2018 року, ухвала суду від 14.03.2018 року про часткове задоволення заяви про забезпечення позову, ухвала від 14.03.2018 року про відкладення підготовчого засідання, ухвала від 02.04.2018р. про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляд у по суті, ухвала про оголошення перерви від 13.04.2018р. були повернуті поштою (т.1 а.с.31-34, 43-46, 49-55, 56-60, 76-79), а також відсутність жодних повідомлень щодо причин неявки ТОВ "Брівіан" у судові засідання, суд вважає за можливе розглянути справу без участі відповідача за наявними в ній матеріалами відповідно до п.9 ст.165 ГПК України.

Дослідивши матеріли справи, заслухавши пояснення представника позивача та представників третьої особи, надані в ході розгляду справи, проаналізувавши наявні докази у сукупності та надавши їм відповідну правову оцінку, суд дійшов наступних висновків.

В силу ст.124 Конституції України, Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст.4 Господарського процесуального кодексу України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Завданням суду при здійсненні правосуддя, в силу ст.2 Закону України Про судоустрій України" є, зокрема, захист гарантованих Конституцією України та законами, прав і законних інтересів юридичних осіб.

За змістом положень вказаних норм, правом на пред'явлення позову до господарського суду наділені, зокрема, юридичні особи, а суд шляхом вчинення провадження у справах здійснює захист осіб, права і охоронювані законом інтереси яких порушені або оспорюються.

Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб'єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з'ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорювання і відповідно ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

При цьому, розпорядження своїм правом на захист є диспозитивною нормою цивільного законодавства, яке полягає у наданні особі, яка вважає свої права порушеними, невизнаними або оспорюваними, можливості застосувати способи захисту, визначені законом або договором.

Так, предметом позову є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою - посилання на належне йому право, юридичні факти, що призвели до порушення цього права, та правове обґрунтування необхідності його захисту.

Як встановлено судом, позовні вимоги Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) направлені на встановлення заборони ТОВ "Брівіан" здійснювати використання позначення , яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "Nike" для товару для взуття, а також на вилучення з цивільного обороту та знищення відповідного контрафактного товару.

Підставою позову слугувало порушення ТОВ "Брівіан" прав інтелектуальної власності Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) на об'єкт інтелектуальної власності - знак товарів і послуг "NIKE", спричинене ввезенням на територію України партії взуття, на якому без дозволу Найк ОСОБА_1 зображено комбіноване позначення , до складу якого входить словесний елемент "YBNIKE", яке є схожим із знаком для товарів і послуг "NIKE".

За приписами ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Як слідує з наявної в матеріалах справи виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №743 (т.1 а.с.82) , позивач у справі - Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) є власником торгівельної марки "Nike". Торгівельна марка зареєстрована для товарів 18, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, зокрема, взуття.

З огляду на зазначене, суд доходить висновку про наявність у позивача прав інтелектуальної власності на вищевказаний торгівельний знак, а отже і наявність права захищати свої права, зокрема, шляхом звернення до суду з відповідним позовом.

Щодо факту використання вищевказаного позначення відповідачем та додержання ним вимог Цивільного кодексу України і Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суд вказує наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з п. 4 ст. 5 вказаного Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як встановлено судом, з метою захисту прав інтелектуальної власності позивачем в порядку ст. 398 Митного кодексу України було подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності - знак для товарів та послуг "NIKE", що охороняється чинним свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 743, щодо включення останньої до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

За такою заявою Правовласника - Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) зазначений вище знак для товарів та послуг 06.02.2008р. був включений до митного реєстру за номером 33 та діє на цей час, про що маються відомості, зокрема, у листі Одеської митниці ДФС (т.1 а.с.42-43).

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, та наведено способи його використання.

Використанням знака відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно із ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України, контрафактні товари - товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

Відповідно до положень ст. 544 Митного кодексу України визначено призначення та основні завдання органів доходів і зборів, зокрема, сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів (ч. 9 ст. 544 МК України).

Згідно з ст. 399 Митного кодексу України у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Як вбачається з матеріалах справи, Одеська митниця ДФС України листом за вих.№5155/10/15-70-18-03 від 21.12.2017р. (т.1 а.с.42-43) повідомила повноваженого представника Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) про виявлення під час проведення митного огляду товарів, що були ввезені на митну території України за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017р. № UA100110/2017/530880, товарів, що за даними митного реєстру об'єктів права інтелектуальн6ої власності, містять ознаки контрафактності, та у зв'язку з чим просила надати інформацію стосовно цього приводу. В якості додатків до вказаного листа митницею було додано зображення товарів на 1 аркуші.

28.12.2017р. до Одеської митниці ДФС надійшло клопотання Патентно-правової фірми "ОСОБА_5 і партнери" від 27.12.2017р. №17892 ДФС (т.1 а.с.101-102), в якому було повідомлено, що після огляду наданих зображень спеціаліст компанії дійшов висновку, що товари, які надійшли на митну території України у контейнері ZCSU9005180 на адресу ТОВ "Брівіан" є контрафактними та не виготовлялися Найк ОСОБА_1, компанія не надавала ТОВ "Брівіан" права на використання належних їй торгівельних марок, зокрема TM NIKE за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №743 шляхом імпорту товарів маркованих такою торгівельною маркою та вважає ввезення відповідного товару порушенням своїх майнових прав.

Так, вказаним листом представник Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) просив Митницю сприяти захисту прав інтелектуальної власності Компанії, а також здійснити огляд і відбір зразків по 2 пари імпортованого товару всіх видів, артикулів та кольорів з направленням на адресу представника компанії Найк ОСОБА_1 для проведення дій, направлених на захист прав компанії.

30.12.2017р. Одеською митницею було відібрано зразки імпортованих товарів, про що складено відповідний акт №б/н (т.1 а.с.103). Вказані зразки були направлені повноважному представнику Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.), інформація про що міститься в листі від 04.01.2018р. №78/10/15-70-18-03 (т.1 а.с.104-105).

Як встановлено судом, відібрані зразки представником позивача було направлено на експертне дослідження до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За результатами такого дослідження вищевказаною експертною установою було складено висновок №19/8-6/02(IB)-ЕД/18 від 15.01.2018р. (т.1 а.с.46-71), згідно якого підтверджено використання на зразках імпортованих товарів комбінованого позначення , до складу якого входить словесний елемент "YBNIKE", яке є схожим із знаком для товарів і послуг "NIKE" настільки, що їх можна сплутати. Також вказаним висновком встановлено, що комбіноване позначення , до складу якого входить словесний елемент "YBNIKE", є таким, що може ввести в оману щодо товару та особи - Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.), що є власником прав на знак для товарів та послуг "NIKE" за свідоцтвом України №743.

Незважаючи на те, що надане експертне дослідження не є висновком експерта у розумінні ст.98 ГПК України, суд враховує, що експертне дослідження проведене відповідно до Закону України "Про судову експертизу" кваліфікованими судовим експертами -завідувачем відділу досліджень у сфері інтелектуальної власності лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, ОСОБА_6, яка має вищу юридичну освіту, вищу спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, в тому числі за експертною спеціальністю: 13.6 ("Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарі і послуг), географічними значеннями") - свідоцтво ЕКК МВС України від 16.10.2015р. №14089 (підтверджено), стаж експертної роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005р., загальний стаж експертної роботи з 1998р.; та старшим судовим експертом відділу досліджень у сфері інтелектуальної власності лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДЕКЦ МВС України ОСОБА_7, яка має вищу філологічну освіту, вищу спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності , в тому числі за експертною спеціальністю: 13.6 ("Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарі і послуг), географічними значеннями") - свідоцтво ЕКК МВС України від 06.09.2017р. №15532, стаж експертної роботи у сфері інтелектуальної власності з 2017р. Наданий висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з питань, що є предметом доведення у даній справі.

Зважаючи на викладене, суд приймає вищевказаний висновок експертного дослідження №19/8-6/02(ІВ)-ЕД/18 від 15.01.2018р. у якості належного та допустимого доказу у справі.

При цьому суд зазначає, що факт імпорту (ввезення) товару підтверджується попередньою митною декларацією від 15.12.2017р. (т.2 а.с.36-37) та іншими наявними в матеріалах справи доказами (т.2 а.с.5-10).

Викладене свідчите про те, що відповідач без дозволу позивача намагався ввезти в Україну в режимі „імпорт» товар, маркований позначенням , до складу якого входить словесний елемент "YBNIKE", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "NIKE", права на який належить Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.)

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до норм статті 432 Цивільного кодексу України, статей 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та беручи до уваги передбачені статтею 16 Цивільного кодексу України способи захисту порушених цивільних прав, захист порушених відповідачем прав інтелектуальної власності позивача може бути здійснений, зокрема, у такі способи : заборони відповідачу у будь-який спосіб здійснювати використання торговельних марок або схожих з торговельними марками позивача позначень ; вилучення з цивільного обороту та знищення товарів , виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Оскільки позначення «» , до складу якого входить словесний елемент "YBNIKE", та міститься на товарі: взуття - кросівки, арт. L06, у кількості 1136 пар, який надійшов на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Брівіан", відправник - компанія YIWU CHAOXUN IMPORT & EXPORT CO., LTD (адреса: 2f Unit 1 No. 70 Futian 2 District Yiwu, China), та заявлений відповідачем до митного контролю та оформлення у режимі "імпорт" за митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017р. № UA100110/2017/530880

та знаходяться на митному оформленні у Одеській митниці ДЕС., є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "NIKE", позовні вимоги Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) щодо заборони здійснення використання такого позначення та відповідного вилучення спірного товару з цивільного обігу з подальшим його знищенням є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Стосовно питання розподілу судових витрат, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч.ч.1,3 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи; до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

З огляду на викладене, враховуючи задоволення позову в повному обсязі, витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 3 524 грн., витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 881 грн., витрати, пов'язані з направленням сторонам копії позовної заяви разом із додатками у розмірі 76 /сімдесят шість/ грн. 80 коп., згідно до ст.ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України слід покласти на відповідача.

Вимоги про стягнення витрат, пов'язаних із явкою представника позивача у судові засідання, суд задовольняє частково у сумі 1 934,93 грн., з огляду на те, що позивач викликався у судові засідання 14.03.2018р. та 02.04.2018р., у судове засідання 13.04.2018р. позивач не викликався.

Крім того, враховуючи, що експертиза, витрати, пов'язані з проведенням якої, просить відшкодувати позивач, з урахуванням відповідних норм параграфу 6 глави 5 ГПК України, не відноситься до судової, відповідні витрати розподілу в порядку ст.129 ГПК України не підлягають.

Керуючись ст.ст. 129,232,233,236-238,240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1 . Позов задовольнити.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Брівіан" (03045, м. Київ, Столичне шосе, 103, код ЄДРПОУ 40907081) здійснювати використання позначення " ", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг NIKE для товару взуття , зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

3. Вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, який ввезено на митну територію України в межах діяльності Одеської митниці ДФС та призначено для подальшого митного оформлення в режимі вільного обігу в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880, що надійшов на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Брівіан" (03045, м. Київ, Столичне шосе, 103, код ЄДРПОУ 40907081), відправник - компанія YIWU CHAOXUN IMPORT & EXPORT CO., LTD (адреса: 2f Unit 1 No. 70 Futian 2 District Yiwu, China)

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Брівіан" (03045, м. Київ, Столичне шосе, 103, код ЄДРПОУ 40907081) на користь Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) (Уан, Боверман Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453, США) витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 3 524 /три тисячі п'ятсот двадцять чотири/ грн., витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 881 /вісімсот вісімдесят одна/ грн., витрати, пов'язані з направленням сторонам копії позовної заяви разом із додатками у розмірі 76 /сімдесят шість/ грн. 80 коп., витрати, пов'язані із явкою представника позивача у судові засідання у розмірі 1934 /одна тисяча дев'ятсот тридцять чотири/ грн. 93 коп.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню до Одеського апеляційного господарського суду в порядку ст.256 ГПК України.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 21 травня 2018 р.

Суддя Ю.М. Щавинська