Постанова

від 14.12.2009 по справі 20/590

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2009 № 20/590

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів:

при секретарі:

За участю представникі в:

За участю представник ів:

від позивача - Жухевич О .В. - представник за довіре ністю,

від відповідача 1: представн ики не з'явились,

від відповідача 2: представн ики не з'явились,

від відповідача 3: представн ики не з'явились,

від відповідача 4: представн ики не з'явились,

від відповідача 5 ОСОБА_2 - представник за довіреніс тю

розглянувши у відкрито му судовому засіданні апеляц ійну скаргу Компані Женераль дез Етаблісман Мішлен (Compagnie Generale des Etablissements Michelin)

на рішення Господарськ ого суду м.Києва від 06.10.2009

у справі № 20/590 (суддя

за позовом Компані Женераль дез Етаблісман Мішлен (Compagnie Generale des Etablisse ments Michelin)

до Товариство з обмежен ою відповідальністю "Консул Автомотів"

ТОВ "АвтоЛенд"

ТОВ "Ай Пі Телеком"

СПД - фізична особа ОСОБА_3

СПД - фізична особа ОСОБА_4

третя особа позивача

третя особа відповідача

про визнання прав на зна к для товарів і послуг "MICHELIN" за м іжнародними реєстраціями №№ 348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 492879, 816915, 452542 порушени ми, про заборону неправомірн ого використання знаку, про з обов"язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

21.06.2006р. позивач звернув ся до суду з позовом до Товар иства з обмеженою відповідал ьністю “Консул Автомотів”, Т овариства з обмеженою відпов ідальністю “АвтоЛенд”, Товар иства з обмеженою відповідал ьністю “Ай Пі Телеком” про ви знання прав на знак для товар ів і послуг „MICHELIN”за міжнародн ими реєстраціями №348615, 771031, 740073, 574577, 45 7819, 517586, 492879, 816915, 452542 порушеними, про за борону неправомірного викор истання знаку, про зобов' яз ання вчинити дії.

Свої вимоги позивач обґрун тував тим, що відповідачем-1 та відповідачем-2 у доменних іме нах michelin.com.ua та michelin.net.ua використано позначення „MICHELIN”, яке є тотож ним з торговельною маркою по зивача за міжнародними реєст раціями №348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 492879, 816915, 452 542 та з комерційним найменуван ням позивача, що є порушенням прав позивача на торговельн у марку „MICHELIN” та його прав на ко мерційне найменування.

17.06.2009р. позивачем було уточне но позовні вимоги, відповідн о до яких позивач просить суд визнати дії відповідача-1 та в ідповідача-2 з використання п означення „MICHELIN” у доменному і мені michelin.net.ua та дії відповідача- 5 з використання позначення „ MICHELIN” у доменному імені michelin.com.ua по рушенням прав власника міжна родних реєстрацій №№348615, 771031, 740073, 57 4577, 457819, 517586, 492879, 816915, 45242 на знак для товар ів і послуг „MICHELIN”; зобов' язат и відповідача-1 та відповідач а-2 припинити будь-яке викорис тання позначення „MICHELIN” у доме нному імені michelin.net.ua та відповіда ча-5 припинити будь-яке викори стання позначення „MICHELIN” у дом енному імені michelin.com.ua; зобов' яза ти відповідача-3 провести зах оди щодо передачі доменного імені michelin.net.ua та відповідача-4 пр овести заходи щодо передачі доменного імені michelin.com.ua на ім' я позивача.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 06.10.2009 року у с праві № 20/590 припинено провадж ення у справі №20/590 в частині по зовних вимог про визнання ді й Товариства з обмеженою від повідальністю “Консул Автом отів”, Товариства з обмежено ю відповідальністю “АвтоЛен д” з використання позначення ”у доменному імені michelin.net.ua та ді й Суб' єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_4 з використання по значення „MICHELIN” у доменному ім ені michelin.com.ua порушенням прав вла сника міжнародних реєстраці й №№348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 492879, 816915, 452542, у зв ' язку з тим, що спір не підляг ає вирішенню в господарських судах України. В іншій частин і позовних вимог було відмов лено. Заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалами Госпо дарського суду міста Києва в ід 31.10.2006р., 09.06.2009р., 26.08.2009р. у справі №20/590 було скасовано.

Не погодившись з прийнятим рішенням позивач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить рішення скасувати т а ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити .

В апеляційній скарзі відпо відач зазначає, що судом перш ої інстанції при прийнятті р ішення неповно з' ясовано об ставини справи, що мають знач ення для справи та порушено н орми процесуального та матер іального права.

Зокрема, апелянт, обґрунтов уючи свої вимоги, посилаєтьс я на те, що судом першої інстан ції помилково зроблено висно вок щодо недоведеності позив ачем використання комерційн ого (фірмового) найменування «MICHELIN» на території України, на підставі відсутності доказі в в матеріалах справи того, що Позивач має офіційне зареєс троване представництво на те риторії України, згідно ст. 95 Ц К України.

Розглянувши апеляційну ск аргу та відзив на неї, заслуха вши пояснення представників сторін, дослідивши наявні ма теріали справи, колегія вста новила наступне:

Компанія Женераль дез Етаб лісман Мішлен (Compagnie Generale des Etablissements Michelin - Michelin & Сіе) (далі -Позивач), є власн иком міжнародних реєстрацій № 348615, № 771031, № 740073, № 574577, № 457819, № 517586, № 492879, № 816 915, № 452542 на знак для товарів і пос луг "MICHELIN" (надалі - Торговельна м арка Позивача), які зареєстро вані для товарів і послуг 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42 клас ів Міжнародної класифікації товарів і послуг (що підтверд жується довідкою Державного підприємства "Український і нститут промислової власнос ті" №31535 від 18.07.2005 року станом на 20. 05.2005 року (а.с. 33-66 т. 1)) та має права н а комерційне найменування „C ompagnie Generale des Etablissements Michelin - Michelin & Сіе”.

Як вбачається з матеріалів справи, спір у справі виник, в зв' язку з тим, що у жовтні 2004 р оку позивачу стало відомо пр о появу у всесвітній мережі І нтернет доменних імен michelin.com.ua та michelin.net.ua, які на думку позивача є т отожним з Торговельною марко ю Позивача за міжнародними р еєстраціями № 348615, № 771031, № 740073, № 574577, № 457819, № 517586, № 492879, № 816915, № 452542 та з комерці йним найменуванням Позивача , що є порушенням прав Позивач а на торговельну марку "MICHELIN" та його прав на скорочене комер ційне (фірмове) найменування MICHELIN.

Доказом наявності вищезаз начених доменних імен у всес вітній мережі Інтернет є:

1. Нотаріально засвідч ені Протоколи про огляд та оз найомлення з інформацією, ро зміщеною на інформаційних ре сурсах (сайтах) в мережі Інтер нет за адресами: www.michelin.com.ua та www.michelin.ne t.ua від 26.05.2006 р. (копії залучені до м атеріалів справи).

2. Протокол № 1 про наявн ість у всесвітній мережі Інт ернет доменних імен michelin.com.ua та mich elin.net.ua від 22.06.2005 р. (Додаток № 7) та Акт наявності у всесвітній мере жі Інтернет доменних імен michelin .com.ua та michelin.net.ua від 24.06.2005 р. (далі - Акт) з Додатками (копії залучені до матеріалів справи).

Як видно з Додатків № 3, № 4 та № 5 до Акту, а також з довідки № 19/06 від 22.05.2006 p., виданої Об'єднанням підприємств "Український мер ежевий інформаційний центр" (далі - Довідка; Додаток № 9), реє странтом (держателем, розпор ядником, власником) вказаних доменних імен є Товариство з обмеженою відповідальністю "Консул Автомотів" (далі - Відп овідач-1).

Як видно з Довідки та Додатк ів № 1 та № 2 до Акту на сайтах з д оменними іменами michelin.com.ua та michelin.net. ua рекламується підприємниць ка діяльність Товариства з о бмеженою відповідальністю "А втоЛенд", яке зареєстроване з а адресою: 01133, м. Київ, б-р Лесі Ук раїнки, 15; та фактично розташо ване: вул. Протасів Яр, 4, м. Київ , 03038, Україна (далі Відповідач-2).

Згідно з Довідкою та Додатк ами № 3, № 4 та № 5 до Акту реєстрат ором доменних імен michelin.com.ua та michelin .net.ua є Товариство з обмеженою в ідповідальністю "Ай Пі Телек ом" (IP Telecom Ltd.) (далі - Відповідач-3), як е розташоване за адресою: 01133, У країна, м. Київ, бул. Лесі Укр аїнки, 34, оф. 208.

Як вбачається з матеріалів справи, у 2006 році за позовом по зивача до відповідача-1, відп овідача-2 та відповідача-З Гос подарським судом м. Києва бул о порушено справу № 20/590 про виз нання прав на знак для товарі в і послуг "MICHELIN" за міжнародним и реєстраціями №№348615, 771031, 740073, 574577, 457819 , 517586, 492879, 816915, 452542, порушеними і про за борону неправомірного викор истання знаку.

У процесі судового розгляд у справи № 20/590 позивачу стало в ідомо про зміну реєстранта т а реєстратора доменного імен і michelin.com.ua. З метою встановлення а ктуальних записів про реєстр анта та реєстратора доменног о імені michelin.com.ua судом першої інс танції було направлено запит до ТОВ «Хостмайстер» від 28.04.2009р .

Довідка від ТОВ «Хостмайст ер», який є адміністратором д оменів .UA, .COM.UA, що надійшла до Гос подарського суду м. Києва 21.05.2009р . (залучена до матеріалів спра ви), підтверджує переделегув ання (передачу) Відповідачем -1 та Відповідачем-3 спірного д оменного імені michelin.com.ua іншим осо бам, незважаючи на заходи заб езпечення позову, які були вж иті ухвалою Господарського с уду м. Києва від 31.10.2006 р. у справі № 20/590. У зв'язку з цим, доменне ім 'я michelin.com.ua було переделеговане і ншим особам, а саме: ФОП ОСО БА_3 (реєстратору доменного імені michelin.com.ua) (далі - Відповідач- 4) та ОСОБА_4 (реєстранту дом енного імені michelin.com.ua) (далі - Відпо відач-5), які були залучені до у часті у даній справі ухвалою Господарського суду від 03.06.2009.

В Україні відносини щод о набуття, використання та ох орони прав на торгівельну ма рку регулюються Мадридською угодою про міжнародну реєст рацію знаків від 14.04.1891 року (Дал і - Мадридська угода), Паризько ю конвенцією про охорону про мислової власності від 20.03.1883 ро ку (далі - Паризька конвенція), Цивільним кодексом України та Законом України "Про охоро ну прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. з наст упними змінами і доповненням и, а також Правилами складанн я, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпа тенту України від 28.07.1995 р. № 116 (дал і -Правила).

Міжнародні реєстрації Тор говельної марки Позивача "MICHELIN " здійснені на підставі Мадри дської угоди та Протоколу до Мадридської угоди про міжна родну реєстрацію знаків, до я кого Україна приєдналась згі дно із Законом України № 1763-111 ві д 01.06.2000 р.

Згідно із довідкою Державн ого підприємства "Українськи й інститут промислової власн ості" №31535 від 18.07.2005 року (а.с. 33-66 т. 1) с таном на 20.05.2005 року:

- міжнародна реєстрац ія № 348615 від 24.07.1968 року діє на тери торії України у повному обся зі з дати територіального по ширення на Україну -11.09.1996 ро ку;

- міжнародна реєстрац ія № 457819 від 01.12.1980 року діє на тери торії України у повному обся зі з дати територіального по ширення на Україну-11.09.1996 року;

- міжнародна реєстрац ія № 517586 від 24.09.1987 року діє на тери торії України у повному обся зі з дати територіального по ширення на Україну -11.09.1996 ро ку;

- міжнародна реєстрац ія № 492879 від 10.05.1985 року діє на тери торії України у повному обся зі з дати територіального по ширення на Україну -11.09.1996 ро ку;

- міжнародна реєстрац ія № 771031 діє на території Украї ни у повному обсязі з 11.06.2001 року (пріоритет-22.12.2000 року);

- міжнародна реєстрац ія № 740073 діє на території Украї ни у повному обсязі з 08.08.2000 року (пріоритет-10.02.2000 року);

- міжнародна реєстрац ія № 574577 діє на території Украї ни у повному обсязі з 06.05.1991 року (пріоритет -14.12.1990 року);

- міжнародна реєстрац ія № 816915 діє на території Украї ни у повному обсязі з 27.08.08.2003 року (пріоритет - 19.03.2003 року);

- міжнародна реєстрац ія № 452542 діє на території Украї ни у повному обсязі з 08.05.1980 року .

На підставі ст. 4 (1) Мадридськ ої угоди, з дати реєстрації в М іжнародному бюро у кожній за цікавленій Договірній країн і знаку надається така сама о хорона, як і у випадку, коли б з нак був заявлений там безпос ередньо. Тобто всі відносини , що виникають у зв'язку з набу ттям і здійсненням Позивачем права власності на торговел ьну марку "MICHELIN" в Україні ре гулюються Законом України "П ро охорону прав на знаки для т оварів і послуг" та іншими нор мативними актами України.

Відповідно до пп.2, 4, 5 ст. 16 Зако ну України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ”(в редакції 22.05.2003р., а саме, стано м на час виникнення спірних п равовідносин та звернення по зивача з позов до суду) свідо цтво надає його власнику пра во використовувати знак та і нші права, визначені цим Зако ном.

Використанням знака визна ється:

застосування його в ділові й документації чи в рекламі т а в мережі Інтернет, у тому чис лі в доменних іменах.

Знак визнається використа ним, якщо його застосовано у ф ормі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняєт ься від зареєстрованого знак а лише окремими елементами, я кщо це не змінює в цілому відм ітності знака.

Свідоцтво надає його власн ику виключне право заборонят и іншим особам використовува ти без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосо вно наведених у свідоцтві то варів і послуг;

зареєстрований знак стосо вно товарів і послуг, спорідн ених з наведеними у свідоцтв і, якщо внаслідок такого вико ристання можна ввести в оман у щодо особи, яка виробляє тов ари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєс трованим знаком, стосовно на ведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок тако го використання ці позначенн я і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєс трованим знаком, стосовно то варів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використан ня можна ввести в оману щодо о соби, яка виробляє товари чи н адає послуги, або ці позначен ня і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 20 Закону бу дь-яке посягання на права вла сника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди вла сника свідоцтва дій, що потре бують його згоди, та готуванн я до вчинення таких дій, вважа ється порушенням прав власни ка свідоцтва, що тягне за собо ю відповідальність згідно з чинним законодавством Украї ни.

Матеріали справи свідчать про те, що Торговельна марка " MICHELIN" власником якої є Позивач в икористовується в Україні з середини 1990-х років і по сьо годнішній день, зокрема, для т оварів 07,12 та послуг 35 класу МКТ П.

Це підтверджується наявні стю в Україні розгалужен ої мережі офіційних імпортер ів (дистриб'юторів) продукції Позивача, маркованої торгов ельною маркою "MICHELIN", до яких, зок рема, відносяться: "Зіп Авто" (м . Київ); "Шин-Шина" (м. Донецьк); "Тр ейд Лайн" (м. Київ); "Полек Топ" (м. Київ); "Гарт" (м. Донецьк); "Автоле нд" (м. Дніпропетровськ); ПП "Лащ ук" (м. Луцьк); "Журавлина" (м. Сарн и, Львівська обл.); "Техноконт" (м . Львів); "АСВА" (м. Київ); "ТіДІСі" (м . Київ); "Автоімпекс" (м. Київ); "Ог. Шина" (м. Київ); "Стерх" (м. Полтава ); "St. Ойл" (м. Одеса).

Як вбачається із виписки з т оргового реєстру позивача, п озивач зареєстрований в торг овому реєстрі 01/07/1955 під наймену ванням Compagnie Generale des Etablissements Michelin - MICHELIN & Сіе (К омпані Женераль диз Етабліст ан Мішлен-Мішлен і Компані) ві дповідно до законодавства Фр анції.

Позивачем на території Укр аїни використовується скоро чене комерційне найменуванн я «MICHELIN» про, що свідчать залуче ні до матеріалів справи, зокр ема: копії рахунків поставки шинної продукції на територ ію України, Аналітичний звіт з проекту "Дослідження рівня обізнаності щодо торговельн ої марки "MICHELIN" компанії IFAK за чер вень 2009р, статті засобів масов ої інформації та Інтернет-ст атті, які колегією суду апеля ційної інстанції визнаються належними та достатніми док азами.

Відносини щодо набуття пра в інтелектуальної власності на комерційне найменування в Україні регулюються гл авою 43 ЦК України, а саме ст.ст. 489-491.

Відповідно до ч. 1 ст. 489 Цивіль ного кодексу України правова охорона надається комерційн ому найменуванню, якщо воно д ає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не ввод ить в оману споживачів щодо с правжньої її діяльності.

Тобто, комерційним (фірмови м) найменуванням визначаєтьс я найменування, під яким особ а здійснює свою діяльність в цивільному обороті і яке інд ивідуалізує цю особу серед і нших його учасників.

Згідно до ч. 1 ст. 489 Цивільного кодексу України право інтел ектуальної власності на коме рційне найменування є чинним з моменту першого використа ння цього найменування та ох ороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи йо го реєстрації і незалежно ві д того, є чи не є комерційне на йменування частиною торгове льної марки.

Статтею 8 Паризької конвенц ії про охорону промислової в ласності від 20.03.1883р. передбачен о, що комерційне (фірмове) найм енування охороняється в усіх країнах Союзу без обов' язк ового подання заявки чи реєс трації і незалежно від того, ч и є воно частиною торговельн ої марки.

Україна є учасницею цієї ко нвенції, тому набуття прав на комерційне найменування як іноземними, так і українськи ми юридичними особами не мож е бути пов' язане з фактом їх ньої реєстрації. Тобто, право на комерційне найменування охороняється на всій територ ії України незалежно від тог о чи має юридична особа офіці йне зареєстроване представн ицтво на території України.

З огляду на викладене, колег ія вважає помилковими виснов ки суду першої інстанції про те, що Позивачем не доведено в икористання комерційного (фі рмового) найменування «MICHELIN» н а території України, на підст аві відсутності доказів в ма теріалах справи того, що Пози вач має офіційне зареєстрова не представництво на територ ії України, згідно ст. 95 ЦК Укра їни.

Таким чином, право позивача на комерційне найменування Compagnie Generale des Etablissements Michelin - MICHELIN & Сіе (Компані Женераль диз Етаблістан Міш лен-Мішлен і Компані) та відпо відно право на скорочене ком ерційне найменування «MICHELIN», я ке є похідним від повного най менування охороняється на вс ій території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 490 ЦК Укра їни майновими правами інтеле ктуальної власності на комер ційне найменування є:

1) право на використання ком ерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно викорис товувати комерційне наймену вання, в тому числі заборонят и таке використання;

3) інші майнові права інтеле ктуальної власності, встанов лені законом.

Відповідно до п. 45 Рекоменда цій Президії ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захисто м прав інтелектуальної власн ості» від 10 червня 2004 р. N 04-5/1107 у вир ішенні спорів, пов'язаних із в изнанням недійсними свідоцт в на знаки для товарів і послу г з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умова м надання правової охорони, д ля з'ясування питань, що потре бують спеціальних знань (зок рема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи с підст ави вважати, що знак може ввод ити споживача в оману щодо мі сця походження та якості тов арів, позначених цим знаком; я кі частини зображення є тото жними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) госпо дарському суду необхідно при значати судову експертизу, н е перебираючи на себе не прит аманні суду функції експерта . Господарські суди не повинн і встановлювати схожість зна ків для товарів і послуг на вл асний розсуд.

Ухвалою суду першої інстан ції від 12.08.2008р. було призначено судову експертизу об' єктів права інтелектуальної власн ості у справі №20/590, проведення якої доручено експертам Київ ського науково-дослідного ін ституту судових експертиз.

05.02.2009р. судом одержано виснов ок судової експертизи у сфер і інтелектуальної власності №52/08 від 19.01.2009р. по справі №20/590, відп овідно до якого експертом да ні наступні відповіді:

1. Позначення, що охорон яються міжнародними реєстра ціями № 348615, № 771031, № 740073, № 574577, № 457819, № 517586, № 492879, № 816915, № 452542 (ТМ MІCHELIN) та доменні ім ена michelin.com.ua та michelin.net.ua є схожими нас тільки, що їх можна сплутати.

2. Позначення "MICHELIN", яке є с короченим фірмовим (комерцій ним) найменуванням Компанії Женераль дез Етаблісман Мішл ен - Мішлен & К° використовуєть ся у доменних іменах michelin.com.ua та mic helin.net.ua.

3. Використання у домен них іменах michelin.com.ua та michelin.net.ua познач ень, що належать Компанії Жен ераль дез Етаблісман Мішлен - Мішлен & К° на підставі міжна родних реєстрацій № 348615, № 771031, № 740 073, № 574577, № 457819, № 517586, № 492879, № 816915, № 452542 може в вести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар чи н адає послуги.

Отже, з огляду на вищевказан е колегія приходить до висно вку, що скорочене комерційно го (фірмового) найменування П озивача -"MICHELIN", що охороняється на всій території України, та торговельна марка позивача ТМ MІCHELIN є схожими з доменними і менами michelin.com.ua та michelin.net.ua настільки , що їх можна сплутати, тому ви користання Відповідачем-1 та Відповідачем-2 позначення "MICHEL IN" в мережі Інтернет як частин и доменного імені michelin.net.ua, а тако ж використання Відповідачем -5 позначення "MICHELIN" в мережі Інте рнет як частини доменного ім ені michelin.com.ua здатне призвести до введення в оману споживача щ одо діяльності Позивача, що в свою чергу відповідно до ст. 4 Закону України "Про захист ві д недобросовісної конкуренц ії", ст.ст. 32, 33, 37 Господарського к одексу України, а також ст. 10 bis П аризької конвенції про охоро ну промислової власності, є а ктом недобросовісної конкур енції і підлягає припиненню. Крім того, згідно зі ст.ст. 489, 490 Ц ивільного кодексу України По зивач як власник прав на скор очене комерційне (фірмове) на йменування "MICHELIN" має право пере шкоджати іншим особам неправ омірно використовувати коме рційне найменування, в тому ч ислі забороняти таке викорис тання.

Таким чином, враховуючи Рек омендацій Президії ВГСУ «Про деякі питання практики вирі шення спорів, пов'язаних із за хистом прав інтелектуальної власності» від 10 червня 2004 р. N 04-5 /1107, згідно яких господарські с уди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд, та проаналізувавши досліджен ня та результати проведених досліджень викладених у висн овку судової експертизи у сф ері інтелектуальної власнос ті №52/08 від 19.01.2009р., суд приходить д о висновку, що використання В ідповідачем-1 та Відповідаче м-2 у доменному імені michelin.net.ua та Ві дповідачем-5 у доменному імен і michelin.com.ua позначення "MICHELIN", яке є то тожним з Торговельною маркою Позивача за міжнародними ре єстраціями № 348615, № 771031, № 740073, № 574577, № 45 7819, № 517586, № 492879, № 816915, № 452542 та з комерцій ним найменуванням Позивача, є порушенням прав Позивача н а торговельну марку "MICHELIN" та йог о прав на скорочене комерцій не (фірмове) найменування MICHELIN.

Відповідно до ст. 16 ЦК Україн и, яка кореспондується з ст. 20 Г К України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема: визнанн я права; визнання правочину н едійсним; припинення дії, яка порушує право.

Перелік способів захисту ц ивільних прав та інтересів п ередбачений ст. 16 ЦК України н е є виключним. Зокрема, у п. 2 ч. 2 с т. 16 ЦК України зазначено, що су д може захистити цивільне пр аво або інтерес іншим способ ом, що встановлений договоро м або законом.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Законом Укра їни "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р оку № 3689-ХІІ юрисдикція судів п оширюється на всі правовідно сини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. В свою чергу суди відповідно до їх компетенції розв'язуют ь спори про встановлення вла сника свідоцтва, укладання т а виконання ліцензійних дого ворів, порушення прав власни ка свідоцтва.

Таким чином, позовні вимоги про визнання дій відповідач а-1 та відповідача-2 з використ ання позначення „MICHELIN” у домен ному імені michelin.net.ua та дій відпов ідача-5 з використання познач ення „MICHELIN” у доменному імені mic helin.com.ua порушенням прав власника міжнародних реєстрацій №№34861 5, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 492879, 816915, 45242 на знак для товарів і послуг „MICHELIN”, відпов ідають способам захисту прав передбачених ЦК України та Г К України, оскільки фактично є позовними вимогами про виз нання права позивача на захи ст від порушень прав позивач а як власника міжнародних ре єстрацій №№348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 492879, 816 915, 45242 на знак для товарів і посл уг „MICHELIN”.

У зв'язку з вищевикладеним, позовні вимоги в частині виз нання дій відповідача-1 та від повідача-2 з використання поз начення „MICHELIN” у доменному іме ні michelin.net.ua та дій відповідача-5 з в икористання позначення „MICHELIN” у доменному імені michelin.com.ua поруш енням прав власника міжнарод них реєстрацій №№348615, 771031, 740073, 574577, 457819 , 517586, 492879, 816915, 45242 на знак для товарів і послуг „MICHELIN”; та в частині зоб ов' язання відповідача-1 та в ідповідача-2 припинити будь-я ке використання позначення „ MICHELIN” у доменному імені michelin.net.ua та відповідача-5 припинити будь -яке використання позначення „MICHELIN” у доменному імені michelin.com.ua є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Щодо позовної вимоги про зо бов' язання реєстраторів до менних імен (відповідача-3 та в ідповідача-4) провести заходи щодо передачі спірних домен них імен на ім' я позивача, то колегія погоджується з висн овком суду першої інстанції про відмову в їх задоволенні виходячи з наступного.

Як вбачається із Правил дом ену .UA, реєстратор - це суб' єкт господарювання, який надає р еєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонуванн я доменного імені.

У свою чергу, відповідно до п. 2.19 Правил домену .UA Адміністр атор публічного домену (яким є ТОВ “Хостмайстер”) здійсню є переделегування приватног о доменного імені іншому реє странту виключно у таких вип адках:

- за власним бажанням реєстр анта, висловленим у письмові й формі та надісланим адміні стратору відповідного публі чного домену;

- за рішенням суду.

Переделегування приватног о доменного імені у публічно му домені відбувається шляхо м призупинення делегування ц ього імені до моменту укладе ння новим реєстрантом відпов ідного договору з приводу ць ого доменного імені (п. 2.20 Прави л домену .UA) .

Таким чином, для реєстранті в доменних імен не передбаче но повноважень щодо здійснен ня заходів щодо передачі дом енних імен іншій особі. Натом ість такими повноваженням (з дійсненням переделегування ) наділений Адміністратор пу блічного домену(яким є ТОВ “Х остмайстер”, який не є відпов ідачем у даній справі.

Отже вимоги викладені в апе ляційній скарзі позивача під лягають задоволенню частков о.

Враховуючи викладене, коле гія приходить до висновку пр о те, що рішення господарсько го суду м. Києва від 06.10.2009 є необґ рунтованим та не відповідає дійсним обставинам справи в частині припинення провадже ння у справі №20/590 в частині поз овних вимог про визнання дій Товариства з обмеженою відп овідальністю “Консул Автомо тів”, Товариства з обмеженою відповідальністю “АвтоЛенд ”з використання позначення ” у доменному імені michelin.net.ua та дій Суб' єкта підприємницької д іяльності - фізичної особи ОСОБА_4 з використання поз начення „MICHELIN” у доменному іме ні michelin.com.ua порушенням прав влас ника міжнародних реєстрацій №№348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 492879, 816915, 452542, у зв' язку з тим, що спір не підлягає вирішенню в господарських с удах України та в частині від мови в задоволенні позовних вимог в частині зобов' язанн я відповідача-1 та відповідач а-2 припинити будь-яке викорис тання позначення „MICHELIN” у доме нному імені michelin.net.ua та відповіда ча-5 припинити будь-яке викори стання позначення „MICHELIN” у дом енному імені michelin.com.ua, а тому підл ягає скасуванню в цих частин ах.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 ГПК Ук раїни, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скар гу Компані Женераль дез Етаб лісман Мішлен (Compagnie Generale des Etablissements Michelin) задовольнити частково.

2. Рішення Господарськ ого суду м. Києва від 06.10.2009р. у сп раві №20/590 скасувати в частині припинення провадження у сп раві №20/590 в частині позовних ви мог про визнання дій Товарис тва з обмеженою відповідальн істю “Консул Автомотів”, Тов ариства з обмеженою відповід альністю “АвтоЛенд”з викори стання позначення ” у доменн ому імені michelin.net.ua та дій Суб' єк та підприємницької діяльнос ті - фізичної особи ОСОБА_4 з використання позначення „MICHELIN” у доменному імені michelin.com.ua п орушенням прав власника міжн ародних реєстрацій №№348615, 771031, 7400 73, 574577, 457819, 517586, 492879, 816915, 452542, у зв' язку з ти м, що спір не підлягає вирішен ню в господарських судах Укр аїни та в частині відмови в за доволенні позовних вимог в ч астині зобов' язання Товари ства з обмеженою відповідаль ністю "Консул Автомотів" та Т овариства з обмеженою відпов ідальністю "АвтоЛенд" припин ити будь-яке використання по значення „MICHELIN” у доменному ім ені michelin.net.ua та Суб' єкта підприє мницької діяльності - фізичн а особа ОСОБА_4 припинити будь-яке використання познач ення „MICHELIN” у доменному імені mic helin.com.ua..

3. Позовні вимоги задов ольнити частково.

4. Визнати дії Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Консул Автомотів" та Тов ариства з обмеженою відповід альністю "АвтоЛенд" з викорис тання позначення „MICHELIN” у доме нному імені michelin.net.ua та дій Суб' єкта підприємницької діяльн ості - фізична особа ОСОБА_4 з використання позначення „ MICHELIN” у доменному імені michelin.com.ua по рушенням прав Женераль дез Е таблісман Мішлен (Compagnie Generale des Etablissements Michelin) - власника міжнародних реє страцій №№348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 492879, 816915, 45242 на знак для товарів і послу г „MICHELIN”.

5. Зобов' язати Товари ство з обмеженою відповідаль ністю "Консул Автомотів" та Т овариство з обмеженою відпов ідальністю "АвтоЛенд" припин ити будь-яке використання по значення „MICHELIN” у доменному ім ені michelin.net.ua та Суб' єкта підприє мницької діяльності - фізичн а особа ОСОБА_4 припинити будь-яке використання познач ення „MICHELIN” у доменному імені mic helin.com.ua.

6. В іншій частині позов них вимог - відмовити.

7. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відп овідальністю "Консул Автомот ів" (просп. Повітрофлотський, 5 2, м. Київ, 03151), Товариства з обмеж еною відповідальністю "АвтоЛ енд" (бульв. Лесі Українки, 15, м. К иїв, 01133), Суб' єкта підприємниц ької діяльності - фізична осо ба ОСОБА_4 АДРЕСА_1, 08298 ) н а користь Компані Женераль д ез Етаблісман Мішлен (Compagnie Generale des E tablissements Michelin) (12, кур Саблон F-63000 Клермон -Ферран, Франція (12, cours Sablon F-63000 CLERMONT-FERRAND, France) 56, 00 грн. державного мита, та 78, 60 грн. витрат на інформаційно- технічне забезпечення судов ого процесу 28,30 грн. витрат по с платі державного мита за под ачу апеляційної скарги. Вида ти накази.

8. Видачу наказів доруч ити Господарському суду м. Ки єва.

9. Матеріали справи №20/590 повернути Господарському су ду м. Києва.

Головуючий суддя

Судді