Рішення

від 21.01.2019 по справі 916/2338/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" січня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2338/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

секретар судового засідання Шейнцис О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом: Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) (Уан, Бовермен Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453, США);

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгосфера" (65000, м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 35, каб. 213);

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача : Одеської митниці ДФС (65078, Одеська обл., м. Одеса, вул. Гайдара, буд. 21, корпус А);

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг

за участю представників сторін:

від позивача : не з'явився;

від відповідача : не з'явився;

від третьої особи : не з'явився.

ВСТАНОВИВ :

19.10.2018р. Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) звернувся до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгосфера", в якій просить суд заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю ТОРГОСФЕРА здійснювати використання позначення незалежно від його кольорового виконання, яке є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг для товару взуття , зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття на підошві з полімерного матеріалу та з верхом з композиційної шкіри: туфлі спортивні чоловічі, розмір 41-46: арт.8621 - 1520 пар/190 кор., за митною декларацією № UA 500020/2018/007745 від 07.08.2018, імпортер/декларант: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОРГОСФЕРА , відправник - компанія WENZHOU LAND PORT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD (адреса: 23/F, 8LIMING RD W WENZHOU, CHINA).

Також, в своїй позовній заяві позивач просить суд покласти на відповідача судові витрати.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що з листа Одеської митниці ДФС № 3964/10/15-70-18-03 від 14.08.2018 р. йому стало відомо про ввезення ТОВ ТОРГОСФЕРА на митну територію України за митною декларацією №UA500020/2018/007745 від 07.08.2018 року товару: взуття на підошві з полімерного матеріалу та з верхом з композиційної шкіри: туфлі спортивні чоловічі, розмір 41-46: арт.8621 - 1520 пар/190 кор. Відправником вказаної продукції є WENZHOU LAND PORT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD (країна виробника - ОСОБА_1/CN).

Під час огляду товару було виявлено, що останній містить на собі таке позначення: .

Як вказує позивач, при порівнянні знаку для товарів і послуг позивача із позначенням відповідача, очевидним є факт імітації знаків позивача шляхом включення зображення в позначення, нанесене на товар відповідача у незначній видозміненій формі, при цьому трикутну частину позначення відповідача можна навіть не помітити під певним кутом і у випадку певних контурів черевика, що призводить до підвищення ризику сплутування позначень споживачами.

Позивач зазначає, що товари, для яких зареєстровано знаки позивача, а також товари відповідача, на яких використане позначення , є такими самими, тобто належать до одного виду товарів - спортивного взуття туфлі спортивні .

Отже, позивач вважає, що його знак та позначення відповідача на продукції, що містить ознаки контрафактності, схожі до ступеня змішування.

Так, Найк ОСОБА_1 у поданому позові вказує, що з метою проведення експертного дослідження на предмет схожості знаків та позначення на товарі з ознаками контрафактності, представником позивача було здійснено відбір зразків товарів та в подальшому направлено до експертної установи для проведення експертного дослідження.

За результатами проведення експертного дослідження висновком експертного дослідження Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 5і від 29.08.2018 р. підтверджено, що позначення на наданих зразках взуття схоже настільки, що його можна сплутати з зображувальною торговельною маркою , права на яку належать NIKE INNOVATE C.V.

З урахуванням вказаного, позивач стверджує, що ТОВ "Торгосфера" незаконно, з порушенням його прав, намагалося ввести в Україну товар, маркований позначенням, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками компанії НАЙК ІННОВЕЙТ К.В, а відтак вважає, що відповідачем вчинено дії, які підпадають під визначення - порушення прав власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

З огляду на вищевикладене, компанія НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. просить суд відновити його порушені права у спосіб припинення порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгосфера" прав інтелектуальної власності та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з порушенням права інтелектуальної власності.

Крім того позивач повідомив суд, що ухвалою Господарського суду Одеської області в рамках провадження №916/2156/18 було вжито заходи забезпечення позову, а саме накладено арешт на товар: "взуття на підошві з полімерного матеріалу та з верхом з композиційної шкіри: туфлі спортивні чоловічі, розмір 41-46: арт.8621 - 1520 пар/190 кор. за митною декларацією №UA500020/2018/007745 від 07.08.2018 року, одержувач/імпортер/декларант товару: Товариство з обмеженою відповідальністю „ТОРГОСФЕРА» .

В своїй позовній заяві позивачем було зазначено попередній розрахунок судових витрат, які були понесені ним у зв'язку із поданням до суду позову та які складаються з судового збору за подання позовної заяви та заяви про забезпечення позову, а також витрат, понесених у зв'язку з направленням позивачем на адресу учасників справи копії позовної зави та за проведення експертного дослідження №5і від 29.08.2018р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.10.2018р. відкрито провадження у справі № 916/2338/18, справу прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження із призначенням підготовчого засідання на "19" листопада 2018р. о 14год.15хв.

Крім того, вищевказаною ухвалою суду Одеську митницю ДФС залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Ухвалою суду від 19.11.2018р., приймаючи до уваги нез'явлення у судове засідання представника відповідача та необхідність встановлення третій особі строку для подання письмових пояснень, підготовче засідання у справі №916/2338/18 відкладено на "10" грудня 2018 р. о 15:30.

28.11.2018р. до канцелярії Господарського суду Одеської області за вх.№24654/18 від Одеської митниці ДФС надійшли письмові пояснення третьої особи з додатковими доказами (т. 1 а.с.97-121), згідно яких остання зазначила, що 07.08.2018р. декларантом - ТОВ "ТОРГОСФЕРА" подано митну декларацію №UA500020/2018/007745 від 07.08.2018р. на товар "Взуття на підошві з полімерного матеріалу та з верхом з композитної шкіри: туфлі спортивні чоловічі".

Так, під час митного контролю товарів за митною декларацією №UA500020/2018/007745 від 07.08.2018р. програмним комплексом автоматизованої системи аналізу та управління ризиками сформовані форми контролю, які передбачали перевірку наявності задекларованих товарів у реєстрі товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.

При цьому, при здійсненні митного огляду товару, заявленого за вищевказаною митною декларацією, було виявлено, що товар "Взуття на підошві з полімерного матеріалу та з верхом з композитної шкіри: туфлі спортивні чоловічі" містить ознаки використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме має зображення торговельної марки "NIKE", занесеного з 07.02.2008р. до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності за номером 000034.

На виконання вимог ст. 400 Митного кодексу України від 13.03.2012р. №4495-VI митне оформлення вищезазначеного товару призупинено на строк три робочі дні, при цьому повідомлення про призупинення за №2018/027Одеською митницею ДФС направлено представнику компанії Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.).

Як зазначає третя особа, 15.08.2018р. митницею отриманий лист представника Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) із повідомленням про те, що компанія має підстави вважати товари, митне оформлення яких за митною декларацією було призупинено, контрафактними, у зв'язку із чим остання буде звертатись із заявою про сприяння у захисті належних їй майнових прав інтелектуальної власності на згадані об'єкти права інтелектуальної власності.

В подальшому, на виконання вимог ст. 399, ч. 5 ст. 400 Митного кодексу України митне оформлення зазначених вище товарів призупинено з 16.08.2018р. на строк до 10 робочих днів, про що митниця повідомила представника компанії Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) відповідним листом.

17.08.2018р. митницею отримано клопотання представника компанії Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) щодо здійснення відбору зразків кожного виду імпортованого товару з метою проведення експертного дослідження для запобігання введення в цивільний обіг контрафактної продукції, у зв'язку із чим листом від 27.08.2018р. митниця направила на адресу представника позивача зразки зазначеного товару згідно акту про взяття проб та зразків від 23.08.2018р.

29.08.2018р. Одеська митниця ДФС отримала клопотання представника позивача про продовження призупинення митного оформлення вищезазначеного товару на 10 днів, яке було задоволено та митне оформлення товару призупинено з 31.08.2018р. на строк до 10 робочих днів.

Як вказує третя особа, у зв'язку із переміщенням товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, 26.09.2018р. посадовою особою митниці складений протокол про порушення митних правил №2972/50000/18 за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 476 Митного кодексу України, відносно посадової особи підприємства, яке було декларантом товарів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгосфера", водночас товар переданий на склад Одеської митниці ДФС.

В подальшому, у зв'язку з невиконанням декларантом вимог, визначених ст. 257, п.1 ч.1 ст.266 Митного кодексу України, 11.11.2018р. Одеською митницею ДФС видана картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UA500020/2018/00173.

У судовому засіданні 10.12.2018р., враховуючи відсутність в матеріалах справи відомостей щодо повідомлення відповідача про розгляд справи, судом оголошено протокольну ухвалу в порядку ст. 183 ГПК України про відкладення підготовчого засідання на "17" грудня 2018р. о 14год.00хв.

Крім того, судом 10.12.2018р. було визначено дату для розгляду справи по суті, а саме - "21" грудня 2018р. о 10год.30хв.

Ухвалою суду від 11.12.2018р. відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгосфера" та третю особу - Одеську митницю ДФС було повідомлено про розгляд у підготовчому засіданні "17" грудня 2018 р. о 14:00 справи №916/2338/18, а також повідомлено про розгляд справи по суті у судовому засіданні "21" грудня 2018р. о 10год.30хв.

Ухвалою суду від 17.12.2018р. закрито підготовче провадження у справі №916/2338/18, справу призначено до розгляду по суті в засіданні суду на "21" грудня 2018 р. о 10:30.

20.12.2018р. до канцелярії Господарського суду Одеської області від представника Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) за вх.№26352/18 надійшло клопотання, в якому останній просить суд розглянути справу 21.12.2018р. за його відсутності (т.2 а.с.1-2).

Також, 20.12.2018р. від позивача за вх.№2-6464/18 надійшла заява про розподіл судових витрат (т. 2 а.с.3-5), згідно якої позивач просить суд визнати судовими витратами: судовий збір в розмірі 881, 00 грн., сплачений за подання заяви забезпечення позову; судовий збір в сумі 3 524, 00 грн., сплачений за подання позовної заяви; оплату за проведення експертного дослідження №5і від 29.08.2018р. в розмірі 2 251, 20 грн.; оплату за направлення сторонам у справі копії позовної заяви з додатками в розмірі 111, 72 грн.

Вищезазначені витрати позивач просить суд покласти на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, як було встановлено судом, під час розгляду справи №916/2838/18 відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгосфера" було неодноразово змінено місцезнаходження.

Так, згідно даних, які містились в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 21.12.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгосфера" зареєстровано за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 35, каб.213.

Приймаючи до уваги необхідність повідомлення відповідача про розгляд справи за актуальною адресою, суд дійшов висновку, що спір по суті не може бути вирішено у судовому засіданні 21.12.2018р., у зв'язку із чим, згідно ухвали суду від 21.12.2018р., у судовому засіданні було оголошено перерву до "21" січня 2019р. о 14год.00хв.

21.01.2019р. до канцелярії Господарського суду Одеської області від позивача за вх.№1076/19 надійшло клопотання про розгляд справи без участі його представника (т.2 а.с.31-32), при цьому позивач просить суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі та покласти на відповідача судові витрати.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгосфера" у судові засідання під час розгляду справи не з'являвся, про поважність причин нез'явлення суд не сповістив, при цьому про місце та час судових засідань останній був повідомлений належним чином шляхом направлення ухвал суду на актуальні адреси відповідача, які значились в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в процесі розгляду справи (т.1 а.с.83-87, т.1 а.с.135-140).

Крім того, в матеріалах справи міститься телефонограма про повідомлення ТОВ "Торгосфера" про розгляд справи за телефоном, який міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (т.1 а.с.128).

Представник Одеської митниці ДФС у судове засідання 21.01.2019р. не з'явився, при цьому про розгляд справи третя особа повідомлена належним чином шляхом направлення на її адресу відповідної ухвали суду.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи, зокрема, у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Згідно ч. 6 ст. 242 ГПК України днем вручення судового рішення є , зокрема, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Частиною 6 статті 120 ГПК України передбачено, що суд викликає або повідомляє експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках термінової необхідності, передбачених цим Кодексом, - також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв'язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв'язку (зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

Враховуючи повернуті до суду направлені відповідачу ухвали суду із відмітками поштової установи "за закінченням встановленого терміну зберігання" (т.2 а.с.21-28), наявну в матеріалах справи телефонограму про повідомлення відповідача про розгляд справи, суд доходить висновку, що відповідач про розгляд справи повідомлений належним чином.

З огляду на вищевказане, з урахуванням наявного в матеріалах справи клопотання позивача про розгляд справи за відсутності його представника, суд вважає за можливе розглянути справу без участі сторін за наявними в ній матеріалами відповідно до п.9 ст.165 ГПК України.

Дослідивши матеріли справи, заслухавши пояснення представника позивача та представників третьої особи, надані в ході розгляду справи, проаналізувавши наявні докази у сукупності та надавши їм відповідну правову оцінку, суд дійшов наступних висновків.

В силу ст.124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст.4 Господарського процесуального кодексу України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Завданням суду при здійсненні правосуддя, в силу ст.2 Закону України Про судоустрій України" є, зокрема, захист гарантованих Конституцією України та законами, прав і законних інтересів юридичних осіб.

За змістом положень вказаних норм, правом на пред'явлення позову до господарського суду наділені, зокрема, юридичні особи, а суд шляхом вчинення провадження у справах здійснює захист осіб, права і охоронювані законом інтереси яких порушені або оспорюються.

Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб'єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з'ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорювання і відповідно ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

При цьому, розпорядження своїм правом на захист є диспозитивною нормою цивільного законодавства, яке полягає у наданні особі, яка вважає свої права порушеними, невизнаними або оспорюваними, можливості застосувати способи захисту, визначені законом або договором.

Так, предметом позову, що розглядається в рамках справи №916/2338/18, є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою - посилання на належне йому право, юридичні факти, що призвели до порушення цього права, та правове обґрунтування необхідності його захисту.

Як встановлено судом, позовні вимоги Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) направлені на встановлення заборони ТОВ "Торгосфера" здійснювати використання позначення , яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товару - взуття, а також на вилучення з цивільного обороту та знищення відповідного контрафактного товару.

Підставою позову слугувало порушення ТОВ "Торгосфера" прав інтелектуальної власності Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) на об'єкт інтелектуальної власності - знак товарів і послуг , спричинене ввезенням на територію України партії взуття, на якому без дозволу Найк ОСОБА_1 зображено позначення, яке є схожим із зазначеним знаком для товарів і послуг.

За приписами ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Як слідує з наявної в матеріалах справи виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №37120 (т.1 а.с.48) позивач у справі - Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) є власником зображувального знаку для товарів і послуг . Торговельна марка зареєстрована для товарів 9,14, 18, 25 та 28 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, зокрема, взуття.

З огляду на зазначене, суд доходить висновку про наявність у позивача прав інтелектуальної власності на вищевказаний торговельний знак, а отже і наявність права захищати свої права, зокрема, шляхом звернення до суду з відповідним позовом.

Щодо факту використання вищевказаного позначення відповідачем та додержання ним вимог Цивільного кодексу України і Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суд вказує наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з п. 4 ст. 5 вказаного Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як встановлено судом, з метою захисту прав інтелектуальної власності позивачем в порядку ст. 398 Митного кодексу України було подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності - зображувальний знак для товарів та послуг , що охороняється чинним свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 37120 щодо включення останньої до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

За такою заявою правовласника - Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) зазначений вище зображувальний знак для товарів та послуг 07.02.2008р. був включений до митного реєстру за номером 000034 та діє на цей час, про що маються відомості, зокрема, у листі Одеської митниці ДФС (т.1 а.с.58-60).

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, та наведено способи його використання.

Використанням знака відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно із ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України, контрафактні товари - товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

Відповідно до положень ст. 544 Митного кодексу України визначено призначення та основні завдання органів доходів і зборів, зокрема, сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів (ч. 9 ст. 544 МК України).

Згідно з ст. 399 Митного кодексу України у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Як вбачається з матеріалів справи, Одеська митниця ДФС України листом за вих.№3964/10/15-70-18-03 від 14.08.2018р. (т.1 а.с.57) повідомила представника позивача про зупинення з 13.08.2018р. митного оформлення заявлених в зоні діяльності митниці за митною декларацією від 07.08.2018р. №UA500020/2018/007745 товару "Взуття на підошві з полімерного матеріалу та з верхом з композиційної шкіри: туфлі спортивні чоловічі" у зв'язку із виявленням ознак контрафактності. В якості додатків до вказаного листа митницею було додано, зокрема, зображення товарів на 1 аркуші.

Як вбачається з повідомлення про продовження призупинення митного оформлення (т.1 а.с.62-63), 15.08.2018р. до Одеської митниці ДФС надійшло клопотання Патентно-правової фірми "Пахаренко і партнери" від 15.08.2018р. №18345 ДФС, в якому було повідомлено, що компанія Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) має підстави вважати товари, митне оформлення яких за вищевказаною митною декларацією було призупинено, контрафактним.

Так, згідно вищевказаного повідомлення, митне оформлення товарів за митною декларацією від 07.08.2018р. №UA500020/2018/007745, що містять ознаки використання зображувальної торговельної марки "NIKE", було призупинено з 16.08.2018р. на строк 10 робочих днів.

24.08.2018р. Одеською митницею було відібрано зразки імпортованих товарів, про що складено відповідний акт (т.1 а.с.50). Вказані зразки були направлені повноважному представнику Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.), інформація про що міститься в листі від 27.08.2018р. №4118/10/15-70-18-03 (т.1 а.c. 64-65).

Як встановлено судом, відібрані зразки представником позивача було направлено на експертне дослідження до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За результатами такого дослідження вищевказаною експертною установою було складено висновок №5і від 29.09.2018р. (т.1 а.с.51-56), згідно якого підтверджено, що позначення на наданих зразках взуття схоже настільки, що його можна сплутати з зображувальною торговельною маркою , права на яку належать компанії Nike Innovate C.V.

Незважаючи на те, що надане експертне дослідження не є висновком експерта у розумінні ст.98 ГПК України, суд враховує, що експертне дослідження проведене відповідно до Закону України "Про судову експертизу" кваліфікованим судовим експертом - головним судовим експертом групи досліджень у сфері інтелектуальної власності, мистецтвознавчих і психологічних видів досліджень відділу досліджень у сфері інформаційних технологій Одеського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_2, яка має вищу освіту з інтелектуальної власності та спеціальну експертну підготовку з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності згідно свідоцтва №12588, виданого ЕКК МВС України 12.03.2014р., стаж експертної роботи з 2007 року.

Суд зазначає, що наданий позивачем висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з питань, що є предметом доведення у даній справі.

Крім того, суд зазначає, що постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" судам роз'яснено, зокрема, що з урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи (пп.1.4 постанови Пленуму).

Зважаючи на викладене, суд, вирішуючи питання, що входять до предмету доведення з „позиції споживача» , а також, враховуючи викладені у експертному дослідженні №5і висновки, вважає доведеним факт схожості позначення із знаком для товарів і послуг до ступеня змішування.

При цьому, факт імпорту (ввезення) товару підтверджується митною декларацією № UA500020/2018/007745 від 07.08.2018р. (т.1 а.с.105-106) та іншими наявними в матеріалах справи доказами (т.1 а.с.107-114).

Отже, викладене свідчить про те, що відповідач без дозволу позивача намагався ввезти в Україну в режимі „імпорт» товар, маркований позначенням , яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг , права на який належить Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.)

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до норм статті 432 Цивільного кодексу України, статей 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та беручи до уваги передбачені статтею 16 Цивільного кодексу України способи захисту порушених цивільних прав, захист порушених відповідачем прав інтелектуальної власності позивача може бути здійснений, зокрема, у такі способи : заборони відповідачу у будь-який спосіб здійснювати використання торговельних марок або схожих з торговельними марками позивача позначень ; вилучення з цивільного обороту та знищення товарів , виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Оскільки позначення , яке міститься на товарі "Взуття на підошві з полімерного матеріалу та з верхом з композитної шкіри: туфлі спортивні чоловічі", розмір 41-46: арт.8621 - 1520 пар/190 кор., який надійшов за митною декларацією № UA 500020/2018/007745 від 07.08.2018, імпортер/декларант: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОРГОСФЕРА , відправник - компанія WENZHOU LAND PORT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD та знаходяться на митному оформленні у Одеській митниці ДФС., є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг , права на який належить Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.), позовні вимоги Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) щодо заборони здійснення використання такого позначення та відповідного вилучення спірного товару з цивільного обігу з подальшим його знищенням є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Стосовно питання розподілу судових витрат, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч.ч.1,3 ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи; до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

З огляду на викладене, враховуючи задоволення позову в повному обсязі, витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 3 524 грн., витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову, яка була розглянута в рамках провадження №916/2156/18, у розмірі 881 грн., згідно до ст.ст. 129 Господарського процесуального кодексу України слід покласти на відповідача.

При цьому, на відповідача частково покладаються витрати, пов'язані з направленням сторонам копії позовної заяви з додатками у розмірі 75, 96 грн., враховуючи, що чинним процесуальним законодавством на позивача покладено обов'язок щодо надсилання копії позовної заяви саме на юридичну адресу, а отже суд не приймає до уваги понесені позивачем витрати, які пов'язані із направленням позову на адресу, яка стала відома позивачу з листа Одеської митниці ДФС.

Вирішуючи питання щодо покладення на відповідача витрат, які пов'язані з проведенням експертизи, суд виходить з наступного.

Як вбачається зі змісту ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

При цьому, у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок .

Водночас, наданий позивачем висновок експерта вимогам ст.101 ГПК України не відповідає, у зв'язку з чим зазначені витрати розподілу в порядку ст.129 ГПК України не підлягають.

Керуючись ст.ст. 129,232,233,236-238,240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1 . Позов задовольнити.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгосфера" (65000, м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 35, кабінет 213, код ЄДРПОУ 41711528) здійснювати використання позначення незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг для товару взуття , зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

3. Вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття на підошві з полімерного матеріалу та з верхом з композиційної шкіри: туфлі спортивні чоловічі, розмір 41-46: арт.8621 - 1520 пар/190 кор., за митною декларацією №UA500020/2018/007745 від 07.08.2018, імпортер/декларант: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОРГОСФЕРА (65000, м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 35, кабінет 213, код ЄДРПОУ 41711528), відправник - компанія WENZHOU LAND PORT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD (адреса: 23/F, 8LIMING RD W WENZHOU, CHINA).

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ТОРГОСФЕРА (65000, м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 35, кабінет 213, код ЄДРПОУ 41711528) на користь Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) (Уан, Бовермен Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453, США) витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви у розмірі 3 524 /три тисячі п'ятсот двадцять чотири/ грн., витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у розмірі 881 /вісімсот вісімдесят одна/ грн., витрати, пов'язані з направленням сторонам копії позовної заяви разом із додатками у розмірі 75 /сімдесят п'ять/ грн. 96 коп.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню до Південно-західного апеляційного господарського суду в порядку ст.256 ГПК України.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 31 січня 2019 р.

Суддя Ю.М. Щавинська