Постанова

від 29.05.2019 по справі 910/13209/18

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2019 р. Справа№ 910/13209/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Верховця А.А.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників:

від апелянта Коваль М.С., довіреність № б/н від 21.09.2018;

Білик Д.А., довіреність № б/н від 11.03.2019;

від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Потоцький М.Ю., довіреність № 2434-03/32 від 29.01.2019;

від Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. (МcDonald's International Property Company, Ltd.) Коваль А.М., посв. № 2602/10 від 21.05.2004;

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг"

на рішення господарського суду міста Києва від 13.03.2019

у справі № 910/13209/18 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг"

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. (МcDonald's International Property Company, Ltd.)

про визнання недійсним рішення Апеляційної палати

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 13.03.2019 у справі №910/13209/18 відмовлено повністю у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. про визнання недійсним рішення Апеляційної палати.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд поновити пропущений строк на апеляційне оскарження, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 13.03.2019 у справі № 910/13209/18 повністю та ухвалити нове рішення, яким позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України задовольнити повністю.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.04.2019 поновлено строк на апеляційне оскарження, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг" на рішення господарського суду міста Києва від 13.03.2019 у справі № 910/13209/18, розгляд апеляційної скарги призначено на 15.05.2019.

08.05.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. (МcDonald's International Property Company, Ltd.) надійшов відзив на апеляційну скаргу.

13.05.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшов відзив на апеляційну скаргу.

15.05.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про виклик експертів у судове засідання.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 оголошено перерву у судовому засіданні до 29.05.2019.

17.05.2019 від Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. (МcDonald's International Property Company, Ltd.) надійшло заперечення на клопотання позивача про виклик експертів у судове засідання.

У судовому засіданні 29.05.2019 представники апелянтів підтримали клопотання про виклик експертів, представники Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. (МcDonald's International Property Company, Ltd.) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заперечили щодо даного клопотання.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи дійшла висновку, що вказане клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Судовою колегією встановлено, що в протоколі судового засідання у суді першої інстанції від 29.01.2019 у даній справі судом зазначено: закрити підготовче провадження у справі № 910/13209/18. Призначити справу до судового розгляду по суті на 20.02.2019 об 11:00 .

20.02.2019 суд першої інстанції розпочав розгляд справи по суті, що підтверджується протоколом судового засідання від 20.02.2019 (а.с. 30-31, т. 8).

Як вбачається з матеріалів справи, 27.02.2019 від позивача надійшли клопотання про долучення доказів до матеріалів справи та клопотання про призначення судової експертизи.

В оскаржуваному рішенні суду першої інстанції зазначено про те, що протокольною ухвалою від 27.02.2019 суд залишив без розгляду клопотання позивача від 27.02.2019, на підставі ст. ст. 118, 207 Господарського процесуального кодексу України .

Відповідно до ч. 8 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно зі ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 207 ГПК України головуючий з'ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи. Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

З наявного в матеріалах справи висновку експертів від 26.02.2019, який позивач у вищевказаному клопотанні від 27.02.2019 просив суд першої інстанції залучити до матеріалів справи, вбачається, що лише 20.02.2019 представник позивача звернувся до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності з проханням провести експертизу у сфері інтелектуальної власності та скласти висновок експерта, тобто після закриття судом перщої інстанції підготовчого провадження у даній справі.

Лише 27.02.2019 у ході другого судового засідання, призначеного судом першої інстанції щодо розгляду справи по суті, позивачем було подане вказане клопотання про залучення Висновку експертів у якості доказу до матеріалів справи на підтвердження позовних вимог, тобто з порушенням приписів статті 80 ГПК України щодо стадії та строку подання даного доказу і без обґрунтування неможливості його подання у встановлений законом строк з об'єктивних причин, що не залежали від позивача.

Судом встановлено, що під час проведених судом першої інстанції усіх семи підготовчих засідань, а саме: 14.11.2018, 28.11.2018, 05.12.2018, 11.12.2018, 20.12.2018, 09.01.2019, 29.01.2019 позивач не лише не надав суду першої інстанції Висновок експертів, але навіть жодного разу не повідомляв суд про те, що Висновок експертів замовлений чи про те, що позивач планує замовити та подати до суду такий експертний Висновок, та що такий Висновок не може бути поданий ним на стадії відповідних підготовчих засідань з об'єктивних причин, що не залежать від нього, а також не зазначав жодних поважних причин, з яких Висновок експертів не міг бути поданий до суду у відповідних підготовчих засіданнях і не надавав господарському суду жодних доказів того, що Позивач здійснив всі залежні від нього дії, спрямовані на отримання Висновку експертів на стадії підготовчого провадження, не просив суд відкласти підготовче провадження для підготовки та надання такого Висновку.

Обґрунтування позивача (апелянта) стосовно того, що він не міг надати Висновок експертів на стадії підготовчого провадження, оскільки раніше не вбачав необхідності застосування спеціальних знань та необхідності проведення експертизи для встановлення обставин даної справи, не є поважною причиною неподання цього доказу у встановлений законодавством строк, оскільки вказана правова позиція позивача у справі та її викладення і обгрунтування в суді залежить виключно від волі позивача та від своєчасності вчинення ним відповідних процесуальних дій в даному випадку.

У судовому засіданні апеляційної інстанції представником позивача (апелянта) на запитання суду щодо обгрунтування поважності причин неподання вказаного Висновку експертів на стадії відповідних підготовчих засідань, не було надано належного обґрунтування, суду не було зазначено жодних поважних причин неподання цього доказу. Так, посилання позивача на зміну своєї правової позиції не є причиною, що не залежить від його волі, а навпаки - дана причина прямо залежить виключно від волі позивача. Зміну ж своєї правової позиції щодо необхідності проведення експертизи у даній справі апелянт обґрунтував тим, що лише після подання експертного висновку третьою особою у даній справі, позивач (апелянт) замовив експертний висновок, що був поданий із клопотанням від 27.02.2019. Та вказана обставина в даному випадку не може бути визнана судом поважною причиною неподання відповідного доказу на стадії підготовчого засідання в суді першої інстанції, як це передбачено нормами ГПК України.

Посилання апелянта на те, що він вважає інший наявний у справі Висновок експертів від 09.01.2019 № 28418/18-53 у сфері інтелектуальної власності, наданий до суду Третьою особою у справі на стадії підготовчого провадження, необґрунтованим та таким, що суперечить іншим матеріалам справи, не є підставою для подання Висновку експертів з порушенням вимог ГПК України і не обґрунтовують наявність об'єктивної неможливості подання Висновку експертів разом із позовною заявою чи на стадії підготовчого провадження, тобто не є поважними причинами, що не залежали від волі позивача, та з яких відповідний експертний висновок не міг бути своєчасно замовлений та поданий у підготовчих засіданнях до суду першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, суд першої інстанції правомірно не надавав в оскаржуваному рішенні оцінки вказаному доказу - висновку експертів від 26.02.2019 № 041/19, який був несвоєчасно поданий позивачем (апелянтом) до суду першої інстанції, у зв"язку з чим суд не проводив аналізу вказаного експертного висновку. Такий експертний висновок не може бути взятий судом до уваги, а тому клопотання апелянта про виклик експертів Чабанець Т.М. та Фоя О.А. у судове засідання апеляційної інстанції не підлягає задоволенню.

Разом з тим, судова колегія, дослідивши подане у судовому засіданні 29.05.2019 клопотання апелянта про призначення у справі судової експертизи, відхиляє його. Як було зазначено вище, суд першої інстанції правомірно відхилив аналогічне клопотання позивача про призначення експертизи у даній справі, посилаючись на ст.ст.118, 207 ГПК України. В суді апеляційної інстанції подання вказаного клопотання апелянтом обґрунтовано тим, що у справі містяться два протилежних за змістом докази - експертні висновки від 26.02.2019 № 041/19 та від 09.01.2019 № 28418/18-53.

Проте, як зазначалося вище, експертний висновок від 26.02.2019 № 041/19 не може бути взятий судом до уваги на підставі аналізу вищевказаних норм ГПК України. Інших обґрунтувань свого клопотання апелянт не надав.

В судовому засіданні апеляційної інстанції 29.05.2019 Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшла заява про відвід головуючій судді Північного апеляційного господарського суду Доманської М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2019 заяву апелянта про відвід головуючої судді Північного апеляційного господарського суду Доманської М.Л. залишено без розгляду, на підставі ч.3 ст.43 ГПК України, оскільки подання цієї заяви визнанл зловживанням процесуальним правами з боку апелянта. Судової колегією враховано, що суд зобов"язаний вживати заходи для запобігання зловживанню процесуальними правами.

У судовому засіданні 29.05.2019 представники апелянта підтримали вимоги своєї апеляційної скарги та просили її задовольнити. Представник відповідача та представник третьої особи заперечили проти апеляційної скарги позивача, просили суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги, а оскаржуване судове рішення - залишити без змін.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, але не обмежуючись цими доводами, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерства), визнано добре відомим в Україні знак "Мс" відносно МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (CША) (МсDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос" станом на 01.06.2009 (далі - рішення).

Вказане рішення затверджене наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 18.01.2017 № 06-Н "Про затвердження рішення апеляційної палати щодо заяви про визнання знака "Мс" добре відомим в Україні" (далі - наказ).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг" (надалі - позивач, апелянт) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - відповідач), у справі за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. (надалі - третя особа), про визнання недійсним рішення Апеляційної палати від 26.12.2016 про визнання знака "Мс" добре відомим в Україні, відносно Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД., станом на 01.06.2009.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що рішення Апеляційної палати від 26.12.2016 про визнання знака "Мс" добре відомим в Україні відносно Макдональдз Інтернешнл Проперті Компані, ЛТД. станом на 01.06.2009 прийнято за неповного дослідження обставин відомості вказаного знака, висновки Апеляційної палати є необґрунтованими і такими, що не відповідають дійсності; спірне рішення порушує права позивача.

Як зазначає позивач, станом на 01.06.2009 ступінь відомості знаку "Мс" у відповідному секторі суспільства не була достатньою для визнання вказаного позначення добре відомим на території України, добра відомість вказаного знака не підтверджується фактичними даними та доказами, в результаті чого Апеляційна палата дійшла помилкового висновку про добру відомість знака "Мс". Зокрема, позивач зазначає, що жоден з наданих компанією заявника документів не містить відомостей щодо факторів, які визначені п. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - Закон) як доречні для визнання саме знаку "Мс" добре відомим в Україні, не були надані відомості на підтвердження використання знаку "Мс", тривалості та географічного району реєстрацій та/або заявок на реєстрацію саме знаку "Мс" станом на 01.06.2009. Позивач також стверджує, що в Україні на ім'я різних осіб було зареєстровано багато різних знаків, які містять елемент "Мс" або "Мак" у своєму складі, включаючи знаки "Макконті", "McFoxy", "MacCoffee", "McSanches", що не було враховано апеляційною палатою, а тому позивач вважає, що знак "Мс" взагалі не має розрізняльної здатності, є загальновживаним префіксом іноземного походження, не може бути монополізований однією особою і тому не міг бути визнаний добре відомим знаком Апеляційною палатою відносно компанії "McDonald's". Позивач зазначає, що є власником свідоцтв України № № 130111, 130112 на знаки "McCorn" та "MacCorn", які включають до свого складу знак "Мс", а тому визнання знаку "Мс" добре відомим порушує його права.

Таким чином, позивач в суді першої інстанції зазначав, що оскаржуване рішення підлягає визнанню недійсним та скасуванню, що також є підставою для визнання недійсним оскаржуваного наказу та, як наслідок, підставою для зобов'язання Міністерства виключити знак "Мс" із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Приписами ч. 2 ст. 25 Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі - Спільна Рекомендація ВОІВ), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними, однак, не обмежуючись наведеним. При цьому, розгляд заяв про визнання знака добре відомим в Україні здійснюється Апеляційною палатою відповідно до Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за № 471/10751 з подальшими змінами і доповненнями (надалі - Порядок).

Відтак, Закон, регулюючи відносини, які пов'язані із визнанням знака добре відомим, наділяє Апеляційну палату правом розглядати окремі фактори та визначати доречність їх застосування щодо кожного конкретного знака, який визнається добре відомим. А отже, під час вирішення спору суд має встановити чи на підставі наявних у справі доказів відповідав знак "Мс" вищенаведеним факторам доброї відомості знаку, чи правильно відповідні фактори були розглянуті та враховані Апеляційною палатою і чи оскаржуване рішення відповідає положенням чинного законодавства України, а саме, статті 25 Закону, Порядку, Спільній Рекомендації ВОІВ, тобто, чи правомірно Апеляційна палата прийняла вказане рішення.

Як вбачається із оскаржуваного рішення відповідача, аргументація заявника щодо доброї відомості знаку "Мс" полягала у наступному: Знак "Мс" має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у відповідному секторі суспільства, а саме серед осіб незалежно від статі та віку, які вживають продукти швидкого харчування та користуються послугами закладів громадського харчування та фаст-фудів в усьому світі, в тому числі і в Україні. Вказаний знак виступає основою та складовою частиною відомого у всьому світі комерційного (фірмового) найменування та назви відомої у всьому світі компанії заявника (МсDonald's International Property Company, Ltd.) - світового лідера у сфері громадського харчування, який виробляє товари та надає послуги закладів швидкого харчування з початку сорокових років минулого століття, та наразі здійснює діяльність майже у кожній країні світу, а в Україні, починаючи з 1997 року. Крім того, цей знак є складовою частиною найменування компанії заявника в Україні - Підприємства з іноземними інвестиціями "МакДональдз Юкрейн Лтд" (МсDonald's Ukraine Ltd) та назв його продуктів харчування, які пропонуються споживачам у ресторанах "МсDonald's" по всій території України згідно з меню ресторанів "МсDonald's". На відомість та визнання знака "Мс" серед споживачів вказує і той факт, що цей знак виступає складовою частиною і основою відомої у всьому світі серії (сім'ї) знаків заявника. Починаючи з 1973 року заявник використовує префікс "Мс" для опису (назви) різних продуктів МсDonald's, а також підкреслення їх приналежності до компанії МсDonald's. "Мс" серія знаків невід'ємно асоціюється зі знаком "МсDonald's" та продуктами і послугами ресторанів МсDonald's.

Завдяки такому інтенсивному використанню, за твердженням заявника, знак "Мс" набув самостійної розрізняльної здатності, а також статусу добре відомого знака компанії МакДональдз, що підтверджено рішеннями судів Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, інших країн, які містяться у матеріалах справи. Історія знака "Мс" прямо пов'язана із історією компанії заявника та, зокрема, символізує ім'я одного із її засновників - Мака Макдональда.

Наразі компанія МакДональдз - франчайзингова компанія, яка є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування і нараховує понад 35 000 закладів у більш ніж 120 країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів.

05 грудня 1995 року в Україні створено локальну компанію заявника - Підприємство з іноземними інвестиціями "МакДональдз Юкрейн Лтд" (МсDonald's Ukraine Ltd), яка наразі нараховує більш ніж 8000 працівників. Компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд" є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні: у розвиток мережі МакДональдз та інфраструктури нашої держави компанією вкладено близько 225 мільйонів доларів США.

Перший заклад МакДональдз в Україні відкрився 24 травня 1997 року в Києві. Наразі в Україні працює 80 закладів, що розташовані у всіх регіонах України та обслуговують понад 350 тисяч відвідувачів щодня. В асортименті цих закладів назви страв з яловичини, риби, курятини, свинини, молочних продуктів та хлібобулочних виробів, містять елемент "Мс". Ураховуючи мовні особливості України, знак "Мс" використовується в Україні як латиницею, так і кирилицею: "Мк" ("Мак"), що однаково сприймаються споживачами.

Заявник є власником більше 70 свідоцтв України, більше, ніж 20 реєстрацій у Сполучених Штатах Америки, 12 реєстрацій торговельних марок Європейського Союзу та більше 100 реєстрацій в інших країнах на словесні та комбіновані знаки, основою яких є знак "Мс". Компанія МакДональдз має окрему реєстрацію знака "Мс", у тому числі й в Україні. Свої права на знаки "Мс" заявник ефективно відстоює у судовому порядку як у США, ЄС, інших країнах, зокрема і в Україні .

Щодо першого фактору (ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства), то судом першої інстанції встановлено та перевірено судом апеляційної інстанції, наступне.

Згідно з положеннями п. 3.2.3. Порядку: "Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень. Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в таких містах, як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг. Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті. Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням "цільової аудиторії". Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл. Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі. Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі, принаймні, питання: - чи відомий їм знак; - для яких товарів і/або послуг застосовується знак; - яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; - з якого часу їм відомий знак; - що для них є джерелом інформації про знак.

Апеляційною палатою в оскаржуваному рішенні у відповідності до вищенаведених положень пункту 3.2.3. Порядку на підтвердження встановлення фактору ступеню відомості та визнання знаку "Мс" у відповідному секторі суспільства були взяті до уваги результати опитування споживачів з питань доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних та маркетингових досліджень, а саме, висновок за результатами опитування споживачів щодо доброї відомості знака від 02.12.2016 (надалі - "Висновок з опитування споживачів"), складений дослідницькою організацією - Приватним підприємством "Міжнародна Маркетингова Група Київ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34528709), яка згідно із Статутом підприємства спеціалізується у галузі проведення соціологічних та маркетингових досліджень. Судом встановлено, що згідно з Висновком з опитування споживачів цільову аудиторію опитуваних осіб складали особи у віці від 18 до 60 років, які харчуються у закладах громадського харчування та фаст-фудах. Всього було опитано 1600 респондентів, які знаходяться в 6 наступних містах України: Києві (540 респондентів), Одесі (540 респондентів), Дніпрі (130 респондентів), Харкові (130 респондентів), Львові (130 респондентів), Запоріжжі (130 респондентів). Вказане опитування проводилось протягом періоду часу з 16.11.2016 по 01.12.2016, що відповідає вимогам пункту 3.3.2. Порядку. За результатами аналізу Висновку з опитування споживачів суд дійшов висновку про підтвердження високого ступеню відомості та визнання знаку у відповідному секторі суспільства, оскільки вказаним Висновком підтверджується наступне:

1) 98,6% опитаних вказали, що знак Мс їм відомий. При цьому, жоден з респондентів не відповів, що йому не відомий даний знак.

2) 92% респондентів вказали, що знак Мс використовується для сандвічей, бюргерів, чизбургерів, 39,8% - що також для безалкогольних напоїв, 28% - що також для кави, чаю, 24,9% - що також для десертів, 18,3% - що також для харчових продуктів, виготовлених з м'яса, свинини, риби, свійської птиці, 11,2% - що також для послуг щодо розваг, 11% - що також для молочних продуктів, 10,3% - що також для послуг ресторанів, в тому числі, що працюють за формою "франчайзинг", 7,9% - що також для борошняних кондитерських виробів, 4,4% - що також для послуг щодо керування справами ресторанів та інших підприємств харчування і пунктів обслуговування.

3) Більшість респондентів (96,5%) вказали, що власником знаку Мс є американська компанія "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд." (McDonald's International Property Company Limited).

4) 38,4% опитаних споживачів вказали, що знак Мс їм відомий давно, раніше ніж 01 січня 2009 року, ще 28,9% вказали, що знають знак щонайменше з 01 січня 2009 року, 22,5% - щонайменше з 01 січня 2006 року, 10,1% - щонайменше з 01 січня 2012 року.

5) Переважна більшість опитаних респондентів (96,4%) вказали, що побачили знак у ресторанах "McDonald's" на відповідній продукції, рекламних банерах (плакатах, табличках) давно, раніше ніж 01 січня 2009 р.

6) 96,2% опитаних споживачів відповіли, що джерелом інформації про знак Мс є ресторани "McDonald's".

7) 96,4% респондентів вказали, що знак Мс вказує на продукти громадського харчування вироблені та послуги ресторанів надані ресторанами "McDonald's".

8) Більшість опитаних споживачів (95,3%) вказали, що лідером у сфері ресторанів швидкого харчування є саме "McDonald's".

9) Найчастіше споживачі у повсякденному житті називають ресторани "McDonald's" саме як "Мс" (Мак) - 35,5%.

10) На думку переважної більшості опитаних споживачів (98,2 %), виробником продуктів харчування та надавачем послуг громадського харчування наступних продуктів: Біг Мак, МакМафін, МакТост, МакФлурі, МакСанді, МакШейк, МакПиріг, Камамбер МакТост, МакЧікен, Чікен МакНагетс, Фреш МакМафін, Чікен Фреш МакМафін, Біг Мак Меню, Чікен МакНагетс Меню, МакЧікен Меню є саме "McDonald's".

Згідно з п. 2.15. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ для того, щоб знак розглядався у якості добре відомого, достатньо, щоб цей знак був добре відомим, щонайменше, у відповідному сектору суспільства, що саме підтверджується вищенавеленими результатами опитування споживачів щодо знаку "Мс", які містяться у матеріалах справи.

Таким чином, наведені результати опитування споживачів щодо знаку підтверджують правильність висновку Апеляційної палати, викладеного в оскаржуваному рішенні відповідача відносно того, що даний знак "Мс" має високий ступінь відомості та визнання у відповідному секторі суспільства відносно заявника станом на 01.06.2009 для відповідних товарів і послуг 29, 30, 43 класів МКТП, що одночасно повністю спростовує доводи і позовної заяви позивача, і апеляційної скарги відносно того, що станом на вказану дату ступінь відомості знаку "Мс" у відповідному секторі суспільства не була достатньою для визнання вказаного позначення добре відомим на території України та що добра відомість вказаного знака не підтверджується фактичними даними та доказами, які, відповідно, підлягали відхиленню судом першої інстанції за безпідставністю, на думку позивача.

У відповідності до наявного у справі висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за № 28418/18-53 від 09.01.2019 (надалі за текстом - Висновок комісійної експертизи КНІСЕ) знак "Мс" має високий ступінь відомості серед дорослого населення України.

Суд першої інстанції вірно зазначив, що за результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака, включаючи Висновок комісійної експертизи КНІСЕ, знак "Мс" на 01.06.2009 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства, та що Апеляційною палатою правильно враховано даний фактор доброї відомості знаку.

Судова колегія вважає безпідставними та такими, що не знайшли своє підтвердження належними доказами доводи апелянта відносно того, що станом на 01.06.2009 ступінь відомості знака "Мс" в Україні не була достатньою для визнання зазначеного знака добре відомим на території України для товарів класів 29, 30 та послуг класу 43 МКТП".

Щодо встановлення другого фактору (тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака), то згідно з положеннями п. 3.2.3. Порядку тривалість використання знака може підтверджуватись відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання. При цьому, згідно з п. 3.2.3. Порядку використання або будь-яке просування знака може підтверджуватись відомостями про: - види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг; - використання знака в рекламі; - комерційне використання знака в мережі Інтернет; - заходи щодо просування знака. Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про: - обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; - перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; - середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; - коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; - положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; - обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак. Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про: - способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; - кількість споживачів такої реклами; - витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Судом досліджено оскаржуване рішення та матеріали справи і встановлено, що знак "Мс" використовується заявником на території України як самостійно у формі зареєстрованого знака за свідоцтвом України № 144001, так і у складі серії знаків, основою яких є знак "Мс", шляхом включення його до назви товару, нанесення на упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, зокрема, на чеках, цінниках. Судом за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності на підставі Висновку комісійної експертизи КНІСЕ встановлено, що самостійне використання знаку "Мс" підтверджується його використанням у зовнішній рекламі в багатьох місцях по всій території України, в період, починаючи з 2006 року, зокрема, згідно з наступними дозволами, що містяться в матеріалах даної справи та були надані апеляційній палаті на підтвердження інтенсивності використання знаку "Мс", де він використовується, зокрема, на вивісках та знаках, а саме:

- Дозволом № 4-06-04-099 на розміщення зовнішньої реклами (продовження дозволу № 4-04-11-166), виданим 10.04.2006 Львівською міською радою;

- Дозволом № 14973-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданим Київською міською державною адміністрацією 16.11.2007;

- Дозволом № 24903-09 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданим Київською міською державною адміністрацією 18.06.2014;

- Дозволом № 14970-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданим Київською міською державною адміністрацією 16.11.2007;

- Дозволом № 24886-09 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданим Київською міською державною адміністрацією 18.06.2014;

- Дозволом № 14971-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданим Київською міською державною адміністрацією 19.06.2007;

- Дозволом № 15250-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданим Київською міською державною адміністрацією 19.06.2007;

- Дозволом № 14968-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданим Київською міською державною адміністрацією 16.11.2007;

- Дозволом № 00156-03-ЗМ-1 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданим Київською міською державною адміністрацією 05.04.2011;

- Дозволом № 15261-07 на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, виданим Київською міською державною адміністрацією 16.11.2007;

- Дозволом № 16128, виданим Виконавчим комітетом Харківської міської ради 13.04.2010;

- Дозволом № 3078, виданим Виконкомом Криворізької міської ради 12.09.2012;

- Дозволом № 374/33, виданим Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14.03.2012;

- Дозволом № 374/70, виданим Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14.03.2012;

- Дозволом № 18803, виданим Виконавчим комітетом Харківської міської ради 17.10.2012;

- Дозволом № 374/41, виданим Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14.03.2012;

- Дозволом № 1920/11, виданим Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 16.05.2014;

- Дозволом № 24902-09, виданим Київською міською державною адміністрацією 18.06.2014 за заявою № 3-438 від 18.10.2007;

- Дозволом № 21981, виданим Виконавчим комітетом Харківської міської ради 24.09.2014;

- Дозволом № 21346, виданим Виконавчим комітетом Харківської міської ради 04.06.2014;

- Дозволом № 21739, виданим Виконавчим комітетом Харківської міської ради 13.08.2014;

- Дозволом № 1941, виданим Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 24.07.2015;

- Дозволом № 4179-А2/П/С-к, виданим Виконавчим комітетом Одеської міської ради 30.07.2015;

- Дозволом № 23402, виданим Виконавчим комітетом Харківської міської ради 09.12.2015.

Крім того, під час перевірки оскаржуваного рішення на предмет відповідності знаку "Мс" другому фактору доброї відомості знаку судом першої інстанції було правомірно враховано Висновок комісійної експертизи КНІСЕ, згідно з яким судові експерти за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності дійшли обгрунтованих висновків відносно того, що знак "Мс" використовується у інших належних компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA) знаках для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменуваннях, назвах ресторанів "McDonald's", продуктів харчування, веб-сайтах та доменних іменах.

Також згідно з Висновком комісійної експертизи КНІСЕ знак "Мс" має розрізняльну здатність відносно товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA).

Доводи апелянта стосовно того, що Апеляційною палатою (у тому числі стосовно вищевказаного фактору) було взято до уваги лише докази використання знака, датовані після 01.06.2009, спростовуються матеріалами справи та вищевикладеним. Так, Апеляційною палатою враховані як документи, датовані до 01.06.2009, так і після цієї дати, як доказ продовження використання знаку на теперішній час, що не суперечить чинному законодавству.

Крім того, під час з'ясування фактору використання знаку "Мс" судом також враховуються наявні у матеріалах справи висновок експерта у галузі права Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України від 28.01.2019 за № 01/02-2019, підписаний доктором юридичних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, заслуженим юристом України Мироненко Н. М. (надалі за текстом - Висновок експерта у галузі права НДІІВ АПУ) та лист-відповідь за вих. № 2321-06/2578-07 від 22.01.2019 щодо встановлених законодавством умов та порядку використання знаків для товарів і послуг від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, підписаний заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ю. Бровченко (надалі за текстом - "Лист-відповідь Мінекономрозвитку"), згідно з якими у відповідності до чинного законодавства України та з урахуванням відповідної практики Європейського Суду Справедливості (переклади відповідних судових рішень на українську мову є у загальному доступі) знак "Мс" може використовуватись і фактично використовується, в тому числі, у складі інших зареєстрованих знаків для товарів і послуг (серії (сім'ї) "Мс" знаків), продуктів харчування, комерційного (фірмового) найменування і у зв'язку із інтенсивністю та тривалістю даного використання набуто високої розрізняльної здатності саме щодо відповідних товарів та послуг ресторанів третьої особи у даній справі. Вказаним Висновком експерта у галузі права НДІІВ АПУ також повністю підтверджуються підстави для застосування до відносин використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) на території України, включаючи використання елементів цих знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", аналогії права Європейського Союзу, викладеної у рішеннях Суду Справедливості від 18.04.2013 у справі між Colloseum Holding AG та Levi Strauss & Co та від 07.07.2005 у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", згідно з якими один зареєстрований знак може використовуватись у складі іншого зареєстрованого знаку та набути у зв'язку із цим розрізняльної здатності. У відповідності до вказаного Висновку експерта у галузі права НДІІВ АПУ:

1. Вважається використанням зареєстрованого знаку для товарів і послуг, у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та під час розгляду визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" факторів доброї відомості знаку використання цього знаку як елементу іншого зареєстрованого знаку для товарів і послуг;

2. Є правові підстави застосувати до відносин використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) на території України, включаючи використання елементів цих знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", аналогію права Європейського Союзу, викладену у рішенні Суду Справедливості від 18 квітня 2013 року у справі між Colloseum Holding AG та Levi Strauss & Co, згідно якого: "зареєстрована торговельна марка може набувати розрізняльної здатності як результат використання іншої комбінованої торговельної марки, частиною якої є перша торговельна марка; або коли така торговельна марка використовується виключно у поєднанні із іншою торговельною маркою, а обидві торговельні марки до того ж зареєстровані як окрема торговельна марка";

3. Є правові підстави застосувати до відносин використання знаків для товарів і послуг (торговельних марок) на території України, включаючи використання елементів цих знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", аналогію права Європейського Союзу, викладену у рішенні Європейського Суду справедливості від 07 липня 2005 року у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", згідно якого: "розрізняльна здатність торговельної марки, визначена частиною третьою статті 3 Директиви, може набуватися шляхом використання такої торговельної марки як частини іншої зареєстрованої торговельної марки або у поєднанні із такою зареєстрованою торговельною маркою" ;

4. Чинним законодавством України, в тому числі під час розгляду факторів доброї відомості знаку, визначених пунктом 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не встановлені жодні обмеження на використання одного зареєстрованого знаку або знаку, визнаного добре відомим в Україні, у складі іншого (інших) зареєстрованих знаків чи комерційного (фірмового) найменування, доменних імен, веб-сайтів, інших позначень, що використовуються суб'єктом господарської діяльності;

5. Один зареєстрований знак або знак, визнаний добре відомим в Україні, у результаті його використання у складі іншого (інших) зареєстрованих знаків, комерційного (фірмового) найменування, веб-сайтів, доменних імен, інших позначень, що використовуються у діяльності суб'єкта господарської діяльності, може набути високої розрізняльної здатності щодо даного суб'єкта;

6. МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (CША) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA), що є власником свідоцтва України № 144001 від 12 вересня 2011 р. на знак для товарів і послуг "Мс", який також було визнано добре відомим знаком в Україні станом на 01 червня 2009 р. для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом"; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос", має право використовувати знак "Мс" у інших належних даній компанії знаках для товарів і послуг, комерційному (фірмовому) найменуванні, назвах продуктів харчування, веб-сайтах, доменних іменах, маркуванні товарів і послуг, рекламних та інших матеріалах та позначеннях, які використовуються у господарській діяльності ресторанів "McDonald's".

Вказане спростовує посилання апелянта про те, що знак "Мс" не може використовуватись у складі інших знаків третьої особи у даній справі, комерційного (фірмового) найменування, інших позначень.

Також враховуються положення пункту 3.2.3. Порядку, згідно з яким, якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання. Судом враховуються положення підп. (і) п. (3) Примітки до ст. 2, п. 2.4. Примітки до ст. 2, п. 2.15. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ, згідно з якими для висновку щодо того, чи є який-небудь знак добре відомим держава-член не вимагає виконання наступних умов: (і) щоб знак використовувався, або був зареєстрованим, або був предметом заявки на реєстрацію, поданої у цій державі-члені або щодо даної держави (підп (і) п. (3) Примітки ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ); - фактичне використання знаку у державі, у якій запитується його охорона у якості добре відомого знаку, не може вимагатися у якості умови. Однак, використання знаку на сусідніх територіях, на територіях, де у якості розмовної мови використовується та ж сама мова чи мови, та на територіях, які охоплюються тими ж самими засобами масової інформації (телебаченням або пресою), або на територіях, що мають тісні торговельні зв'язки, може бути актуальним для встановлення факту відомості цього знаку у даній державі" (п. 2.4. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ). В цьому зв'язку, судом встановлено, що Україна має тісні торговельні зв'язки зі Сполученими Штатами Америки та країнами Європейського Союзу, що підтверджується низками угод, укладених із даними країнами, а тому використання знаку "Мс" саме на території Сполучених Штатів Америки та усіх країн Європейського Союзу у відповідності до п. 2.4. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ має бути враховано на доведення такого фактору доброї відомості знаку "Мс" як "тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знаку".

Як вбачається з матеріалів справи, за рішенням Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 24.06.2014 у справі МакДональдз Корпорейшен (Опонент) проти Джоел Д. Джозеф (Заявник) щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки "BioMcDiesel" суд дійшов висновку про інтенсивне використання знаку "Мс" окремо на території Сполучених Штатів. Згідно з вказаним рішенням встановлено, що "МакДональдз протягом десятиріч інтенсивно використовує свою "Мс" сім'ю торговельних марок, яка включає "Мс" утворюючу складову, у рекламуванні, просуванні та продажі різних продуктів харчування та послуг ресторанів. МакДональдз навіть має окрему реєстрацію торговельної марки "Мс". Опонент має "Мс" утворюючу сім'ю торговельних марок. Опонент розпочав використання "Мс" утворюючих торговельних марок у 1968 році з представлення продукції сніданку Egg McMuffin, пов'язаної з торговельною маркою ресторану "McDonald's". У 1974 році Опонент здійснював на національному телебаченні комерційне рекламування МакДональдз "Мc" утворюючої сім'ї торговельних марок шляхом представлення суспільству так званої "МакМови". Таким чином, щонайпізніше у 1974 році Опонент створив сім'ю торговельних марок, що базується на утворенні "Мс"… У грудні 2004 року Опонент просував свою "Мс" утворюючу сім'ю торговельних марок, як зазначено нижче, у вигляді реклам на повній друкованій сторінці у багатьох національних публікаціях (наприклад, Time, Sports Illustrated, People, Entertainment Weekly, Newsweek та The Wall Street Journal)".

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про те, що знак "Мс" інтенсивно використовується як складова частина комерційного (фірмового) найменування компанії заявника в Україні - "МакДональдз Юкрейн Лтд" у назві ресторанів, під час надання послуг ресторанів "МсDonald's", у діловій документації, в рекламі, у маркетингових акціях із стимулювання попиту та під час проведення інших РR заходів. Крім того, знак "Мс" є складовою частиною назви доменних імен сайтів компанії Макдональдз, в тому числі і сайту mcdonalds.ua, що був зареєстрований 09.04.2002 і містить інформацію щодо ресторанів "МсDonald's", тобто, використовується у мережі Інтернет.

Знак "Мс" інтенсивно використовується як складова назви майже усіх продуктів харчування, які з 1997 року пропонуються споживачам у меню ресторанів "МcDonald's" по всій території України, зокрема таких продуктів, як: МсМuffin (МакМафін), МсТоst (МакТост), МсFlurry (МакФлурі), МсSundaeе (МакСанді), МсShake (МакШейк), МсРіrg (МакПиріг), Віg Mac (Біг Мак), Kamamber McTost (Камамбер МакТост), МсСhicken (МакЧікен), Сhicken МсNuggets (Чікен МакНагетс), Fresh МсМuffin (Фреш МакМафін), Сhicken Fresh МсМuffin (Чікен Фреш МакМафін), Віg Мас Меnu (Біг Мак Меню), Сhicken McNuggets Menu (Чікен МакНагетс Меню), МсСhicken Menu (МакЧікен Меню).

Продукція, маркована знаком "Мс", виробляється та реалізовується в Україні в значних обсягах, а послуги ресторанів "МсDonald's" приносять компанії прибутки.

Таким чином, наведені вище та досліджені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції докази повністю підтверджують відповідність знаку "Мс" другому фактору доброї відомості знаку (тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака) та спростовують доводи апелянта відносно ненадання доказів використання даного знаку, що одночасно підтверджує правильність висновків Апеляційної палати, викладених у оскаржуваному позивачем рішенні, та правомірність врахування вказаного фактору доброї відомості знаку.

Щодо встановлення третього фактору (тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака) на підставі дослідження матеріалів справи, з урахуванням Висновку комісійної експертизи КНІСЕ, суд відзначає, що згідно з положеннями п. 3.2.3. Порядку даний фактор підтверджується тим, що протягом усього часу використання знака "Мс" на території України проводяться активні рекламні компанії з його просування. Рекламування послуг ресторанів та продукції під цим знаком здійснювалося різними способами, зокрема: на телебаченні, на радіо, в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, шляхом розміщення зовнішньої реклами, під час організації різноманітних спортивних заходів та свят тощо.

Для просування продукції під знаком "Мс" заявником самостійно та за допомогою маркетингових, бренд-консалтингових компаній розроблялися стратегії поширення, рекламування продукції, оцінювалася відомість, смислове наповнення, цінність знака та можливості його подальшого розвитку.

Як вбачається з матеріалів справи, заявник створив свій фірмовий стиль - це особливий слоган, що відображає як смакові, так і якісні переваги продукції: "МсDonald's" - я це люблю" та корпоративні кольори - червоний та жовтий. До кінця 2010 року дизайн і внутрішній вигляд усіх закладів мережі приведені до єдиного зразка. Знак "Мс" у формі зареєстрованого за свідоцтвом України № 144001, а також у складі знаків серії "Мс" інтенсивно використовувався у зовнішній рекламі шляхом розміщення його на білбордах в усіх регіонах України. Заявником надано фотозвіти та копії дозволів на розміщення зовнішньої реклами у 2004 - 2009 роках, зокрема у таких містах України: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Кривий Ріг, Черкаси, Полтава, Чернігів.

Відомості про заявника та продукцію під знаком "Мс" з 1995 по червень 2009 років висвітлювалися у друкованих виданнях України, серед яких: газети "Хрещатик" (з 1997 року), "Всеукраинские Ведомости" (з 1997 року), "Киевские новости", "Посредник", "Діло" (1995 рік), "Урядовий кур'єр" (1997 рік), "VIP-клуб", "Вечірній Київ", "Факти", "Деловая неделя"; журналах "Ми", "МакНовини" (постійно), в електронних виданнях мережі Інтернет, зокрема виданні "Соmmercial Ргорегtу" (http://commercial property.ua/cp/ archive/article.php?anum=CP_68_10), а також у публікаціях в мережі Інтернет, зокрема за адресами: http://www.newidea.in.ua/franchising/ mcdonalds-franchising/,http://www.fruit-inform.com/ru/news/56213#.WD2xkLJ97IU, http://1c.abbyy.ua/ about/projects/9333/, http://www.epravda.com.ua/press/2009/10/15/211508/, http://webtele.com.ua/wi-fi-v-makdonaldz/, http://korrespondent.net/business/ companies/783644-v-mcdonald-s-podesheveli-chizburgery,http://photo.ukrinform.ua/rus/current/photo.php?id=252425,http://restoranoff.ru/news/newsfeed/MakDonaldz_Ukrein_rasshirilsia_do_66 restoranov/,http://www.medcenter.org.ua/news/1402.html,http://www.sq.com.ua/rus/news/ekonomika/01.02.2007/esche_odin_makdonalds_otkroetsya_v_harkove_v_2007_g/,https://www.rbc.ua/ukr/news/_makdonaldz_yukreyn_v_2007_g_investiruet_vrazvitie_kompanii_35_mln_grn__ 1170397135, http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/2015711-makdonalds-uvelichit-ukrainskuyu-set-v-4-raza.htm, http://domik.ua/novosti/makdonaldz-yukrejn-ltd-otkroet-svoj-pervyj restoran-v-stolice-galushek-n41756.html.

Рекламування послуг ресторанів та продукції заявника під знаками серії "Мс" здійснювалося центральними і регіональними українськими телеканалами: "1+1", "2+2", "СТБ", "Новий канал", "ІСТV", "МІ", "М2", "UBR", "Україна", "FOOTBALL1", "FOOTBALL2", "NLO-TV", "Ентер-фільм", "Піксель", "МЕГА", "К1", "К2", "ZOOМ", "QТV", "ТОНІС", "ТЕТ", "DISCOVERY", "NTV MIR", а також в ефірі радіостанцій: "Наше радіо", "ХІТFМ", "УМХ Львов", "УМХ Днепр", "РадіоЛюкс", "RELAX", "Авто Радіо", що підтверджено відповідними ефірними довідками.

Активне просування знака "Мс" в Україні підтверджується значними витрачаннями компанією "МакДональдз Юкрейн Лтд" на рекламу. Так, відповідно до довідки цієї компанії, за період з 1997 по 2006 рік витрати на рекламу склали 89 277 787,51 гривень, у тому числі витрати на рекламу у 1997 році складали 825 794,72 гривень, у 1998 році - 1 951 751,76 гривень, у 1999 році - 4 873 628,47 гривень, у 2000 році - 6 560 536,29 гривень, у 2001 році - 6 634 001,01 гривень, у 2002 році - 8 988 125,46 гривень, у 2003 році - 11 489 183,50 гривень, у 2004 році - 11 237 578,26 гривень у 2005 році - 16 024 815,78 гривень, у 2006 році - 20 692 372,26 гривень.

Інформація про заявника, ресторани та продукцію, марковану знаками серії "Мс", поширюється серед споживачів за допомогою офіційного сайту заявника, доменне ім'я якого включає в себе знак "Мс": www.mcdonalds.com та www.mcdonalds.ua. Інформація доступна українською, російською та англійською мовами. З сайту можна довідатись про контакти, діяльність заявника в Україні та світі, розташування ресторанів, ознайомитись з продукцією меню ресторанів та сезонними новинками.

Сайти заявника функціонують і в інших доменних зонах, серед яких: www.mcdonalds.ua, www.mcdonalds.com, www.mcdonalds.pl, www.mcdonalds.de, www.mcdonalds.bl, www.mcdonalds.it, www.mcdonalds.es, www.mcdonalds.by, www.mcdonalds.ru, www.mcdonalds.com.au тощо.

Крім того, заявник має сторінки в таких популярних соціальних мережах, як "Facebook" - https://www.facebook.com/McDonaldsUA; канал МакДональдз на "YouTube" - http://youtube.com/user/McDonaldsUA; "ВКонтакте" - http://vk.com/mcdonalds; "Тwitter" - http://twitter.com/McDonaldsUA; "Іnstagram" - http://instagram.com/mcdonaldsukraine. Підписники мають можливість оперативно дізнаватися про новинки, акції, заходи, що організовуються заявником. Інформація про компанію розміщена й на сайті Вікіпедія, яка доступна українською, російською, англійською, а також усіма мовами країн, на території яких знаходяться ресторани "МакДональдз".

Заявник розміщує рекламу в таких мережах як, АВС, NBC, СВS, Fох та у топових програмах на усіх каналах цих мереж, а також у близько 20 найбільших кабельних каналах: Тиrner, МТV Networks, ESPN, USA та Lifetime, А & Е, the History Chanel, Аnimal Planet, Discovery. найбільші складові цифрових реклам заявника є (цитата) показ банерів, спонсорських заходів, мобільні, соціальні медіа, такі як Тwitter, Google Plus та відео- рекламування онлайн.

Компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд" стала переможцем у міжнародному фестивалі-конкурсі "Вибір року" в Україні у 2002 та 2003 роках, що підтверджується дипломами та привітанням з перемогою МсDonald's у номінації "Ресторан швидкого обслуговування року" від директора оргкомітету міжнародного фестивалю-конкурсу "Вибір року" в Україні.

Мережа "МакДональдз" щорічно з 2009 року стабільно займає першу позицію в категорії "Фаст-фуд" народного рейтингу "Фаворити Успіху", який визначає довіру до неї та визнання з боку споживачів.

Компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд" активно просуває послуги ресторанів "МсDonald's" шляхом організації та участі в конкурсах, виставках, рейтингах, а також здійснюючи фінансову благодійну допомогу, про що свідчать надані заявником копії чисельних грамот, подяк, дипломів, вітальних листів за високий рівень обслуговування населення та підтримку руху за якість в Україні, досягнення високої майстерності у професійній діяльності, організацію та фінансування благодійних заходів, спортивних змагань, надання гуманітарної допомоги різним верстам населення України, підтримку заходів до значних дат, активну участь у соціально-економічному розвитку і громадському житті м. Києва та інших міст України, вагомий внесок у реконструкцію та благоустрій міського середовища, у створення духовних та матеріальних цінностей, від голів місцевих державних адміністрацій м. Києва, інших міст України, Київського міського голови, керівників благодійних фондів тощо. Зокрема, у 1996 році компанія "Макдональдс Юкрейн ЛТД" отримала пам'ятну грамоту за благодійний внесок на відтворення пам'ятника Княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозданному та просвітителям Кирилу та Мефодію від Київської міської державної адміністрації.

Починаючи з 1974 року заявник запровадив Фундацію Дім Рональда МакДональда в США та його сімейні кімнати в Україні (1997 рік), направлену на допомогу хворим дітям, (http://rmhc.org.ua), а також спонсорські програми, зокрема: "Твоя Стипендия" (у 2004 році співробітники компанії отримали 52 стипендії); "GoActive", метою якої є просування активного способу життя та підтримка спорту, особливо дитячого; спонсорської допомоги компанії "МакДональдз Юкрейн Лтд" у купівлі Житомирській дитячій лікарні медобладнання для новонароджених у 2009 році (http://zhzh.info/news/2009-05-20-5074). З 1976 року "МсDonald's" є офіційним рестораном Олімпійських ігор.

За результатами проведення благодійної акції "День Щастя в МакДональдз" за 2002-2014 роки компанія спрямувала понад 23,5 млн. грн. на придбання медичного обладнання для більше ніж 50-ти дитячих лікарень України.

Протягом 2008-2009 років компанією "МакДональдз Юкрейн Лтд" разом з фондом "Україна 3000" проведено благодійні акції, за результатами яких зібрано 1 млн. 607 тис. гривень, що були використані на закупівлю спеціального реанімаційного обладнання для новонароджених малюків до 29-ти лікарень України.

Судом першої інстанції правомірно відхилено як безпідставні доводи позивача відносно того, що згідно з положеннями ст. 25 Закону задля того, щоб знак "Мс" міг бути визнаний добре відомим, вказаний знак має використовуватись на просуватися виключно окремо від інших знаків та позначень, оскільки вказані доводи прямо суперечать змісту, закріплених п. 2 ст. 25 Закону та Спільними рекомендаціями ВОІВ, факторів доброї відомості знаку, п. 4 ст. 16 Закону щодо форм використання знаку, іншим законодавчим нормам, а також повністю спростовується зібраними у справі належними та допустимими доказами і матеріалами справи, включаючи, зокрема, Висновок комісійної експертизи КНІСЕ, Висновок експерта у галузі права НДІІВ АПНУ, рішення Європейського суду справедливості, вищевказані докази фактичного використання знаку "Мс".

Згідно з п. 2 ст. 25 Закону, при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори як тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака, тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, що включає в себе, в тому числі, використання відповідного знаку у складі іншого зареєстрованого знаку чи знаків. Тобто, закріплені п. 2 ст. 25 Закону фактори доброї відомості знаку щодо саме "будь-якого" (а не окремого) використання, "будь-якого" (а не окремого) просування знаку прямо спростовують безпідставні доводи позивача щодо необхідності доведення виключно окремого використання знаку, який визнається добре відомим і неможливості його використання у складі інших зареєстрованих знаків.

Враховуючи Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18.03.2004 N 1629-IV, а також початок дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, суд вважає за необхідне врахувати вищевказаної правові позиції, сформульовані у рішеннях Європейського суду справедливості.

Суд зазначає, що право на використання одного зареєстрованого знаку у складі інших знаків також повністю узгоджується із правовою позицією Європейського суду справедливості, викладеною у наявному у справі рішенні даного суду від 07.07.2005 у справі Nestle, C-353/03 щодо рекламного слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", яке визначає право власника знаку на його використання у складі іншого зареєстрованого знаку та підтверджує підхід Європейського Суду справедливості відносно відсутності у законодавстві жодних обмежень на використання знаку у складі іншого зареєстрованого знаку чи знаків чи комерційного (фірмового) найменування та щодо того, що один зареєстрований знак може використовуватись у складі інших зареєстрованих знаків та набути у зв'язку із цим розрізняльну здатність.

Таким чином, на підставі аналізу матеріалів справи, включаючи Висновок комісійної експертизи КНІСЕ, Висновок експерта у галузі права НДІІВ АПНУ, рішення Європейського суду справедливості за результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження доброї відомості знака, суд першої інстанції правомірно погодився із висновком колегії Апеляційної палати відносно того, що знак "Мс" на 01.06.2009 мав тривалий, великий за обсягом географічний район просування та рекламування, тобто, заявником протягом тривалого часу здійснювались значні заходи з рекламування та іншого просування знака "Мс", завдяки чому Апеляційна палата дійшла вірного викладеного у рішенні висновку відносно того, що завдяки вказаним заходам станом на 01.06.2009 зазначений знак став знаком добре відомим широкому колу споживачів. А отже, безпідставними та такими, що не знайшли свого підтвердження належними доказами, є доводи апелянта відносно того, що станом на 01.06.2009 ступінь відомості знака "Мс" в Україні не була достатньою для визнання зазначеного знака добре відомим на території України для товарів класів 29, 30 та послуг класу 43 МКТП".

Щодо встановлення четвертого фактору (тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстарцію знака) слід відзначити, що згідно з положеннями п. 3.2.3. Порядку "Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії". Доводи апелянта відносно того, що у оскаржуваному рішенні відповідач дійшов хибних висновків відносно підтвердження тривалості та географічного району реєстрацій та/або заявок на реєстрацію саме знака "Мс" станом на 01.06.2009, повністю спростовуються матеріалами справи, якими підтверджується, що, починаючи ще з 16.01.1986 (тобто, на понад 20 років раніше від дати 01.06.2009), належна третій особі торговельна марка "Мс" була вже окремо зареєстрована в багатьох іноземних країнах світу, включаючи, зокрема, Бангладеш, Колумбію, Кубу, Німеччину, Європейський Союз, Індію, Індонезію, Морокко, Непал, Норвегію, Шрі Ланку, Танжер, Таїланд, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Венесуелу, В'єтнам, Коста Ріку, Литву, Швейцарію, Болівію тощо, що підтверджується наданими Апеляційній палаті під час розгляду відповідної заяви копіями реєстраційних документів про реєстрацію саме торговельної марки "Мс" третьої особи, яка є не лише окремо зареєстрованим знаком "Мс" за свідоцтвом України № 144001 саме на території України, але і була окремо зареєстрована саме окремим знаком "Мс" в багатьох іноземних країнах світу, що підтверджується, зокрема, наступним:

1) з пріоритетом від 16.01.1986 за номером заявки 447/86 торговельна марка "Мс" 17.01.1994 була зареєстрована у Венесуелі за номером реєстрації 150374 для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

2) з пріоритетом від 16.01.1986 за номером заявки 44886 торговельна марка "Мс" 17.01.1994 була зареєстрована у Венесуелі за номером реєстрації 28514;

3) з пріоритетом від 16.01.1987 за номером заявки 44786 торговельна марка "Мс" 17.01.1994 була зареєстрована у Венесуелі за номером реєстрації 150375 для широкого переліку товарів 29 класу МКТП;

4) з пріоритетом від 08.08.1991 за номером заявки 74192851 торговельна марка "Мс" 09.01.1996 була зареєстрована у Сполучених Штатах Америки за номером реєстрації 1947099 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

5) з пріоритетом від 20.03.1993 за номером заявки 12079 торговельна марка "Мс" 20.03.1993 була зареєстрована у В'єтнамі за номером реєстрації 22445 для широкого переліку товарів 29, 30 класів МКТП;

6) з пріоритетом від 14.01.1994 за номером заявки 26919942 торговельна марка "Мс" 14.01.1994 була зареєстрована у Швейцарії за номером реєстрації 419424 для широкого переліку товарів і послуг 25, 28, 29, 30, 31, 32, 42 класів МКТП;

7) з пріоритетом від 28.01.1994 за номером заявки M7694942WZ торговельна марка "Мс" 31.01.1994 була зареєстрована у Німеччині за номером реєстрації 2106254 для широкого переліку товарів і послуг 03, 04, 08, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 класів МКТП;

8) з пріоритетом від 28.02.1994 за номером заявки 94007724 торговельна марка "Мс" 28.06.1994 була зареєстрована у Колумбії за номером реєстрації 165552 для широкого переліку товарів 32 класу МКТП;

9) з пріоритетом від 28.02.1994 за номером заявки 94007723 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Колумбії для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

10) з пріоритетом від 28.02.1994 за номером заявки 7722 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Колумбії для широкого переліку товарів 29 класу МКТП, де на даний час знаходиться на стадії розгляду заявки;

11) з пріоритетом від 28.02.1994 за номером заявки 7726 торговельна марка "Мс" 07.10.2009 була зареєстрована у Колумбії за номером реєстрації 392235 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

12) з пріоритетом від 09.02.1996 за номером заявки 960367 торговельна марка "Мс" 16.01.2002 була зареєстрована у Литві за номером реєстрації 44610 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

13) з пріоритетом від 20.01.1998 за номером заявки 120866 торговельна марка "Мс" 12.08.1999 була зареєстрована у Коста Ріка за номером реєстрації 115201 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

14) з пріоритетом від 22.02.1999 за номером заявки 15153 торговельна марка "Мс" 22.02.1999 була зареєстрована у Танжері за номером реєстрації 15153 для широкого переліку послуг 42 класу МКТП;

15) з пріоритетом від 31.03.1999 за номером заявки 160 торговельна марка "Мс" 31.03.1999 була зареєстрована у Мороко за номером реєстрації 69253 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

16) з пріоритетом від 29.07.2004 за номером заявки Т2004073386 торговельна марка "Мс" 31.10.2007 була зареєстрована у Колумбії за номером реєстрації 342330 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

17) з пріоритетом від 29.07.2004 за номером заявки Т2004/073385 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Колумбії для широкого переліку товарів 29 класу МКТП, де на даний час знаходиться на стадії розгляду заявки;

18) з пріоритетом від 04.03.2005 за номером заявки Т2005/020561 торговельна марка "Мс" 24.07.2009 була зареєстрована у Колумбії за номером реєстрації 385028 для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

19) з пріоритетом від 17.04.2006 за номером заявки 623649 торговельна марка "Мс" 17.04.2006 була зареєстрована у Таїланді за номером реєстрації BOR34200 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

20) з пріоритетом від 17.04.2006 за номером заявки 623648 торговельна марка "Мс" 17.04.2006 була зареєстрована у Таїланді за номером реєстрації КOR263161 для широкого переліку товарів 32 класу МКТП;

21) з пріоритетом від 17.04.2006 за номерами заявок 623646 та 623647 на торговельну марку "Мс" подані дві заявки на її реєстрацію у Таїланді для широкого переліку товарів 29, 30 класів МКТП;

22) з пріоритетом від 19.04.2006 за номером заявки J002006012123 торговельна марка "Мс" 05.11.2007 була зареєстрована у Індонезії за номером реєстрації IDM000144235 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

23) з пріоритетом від 19.04.2006 за номерами заявок 2006012120 та 2006012121 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Індонезії для широкого переліку товарів 29 та 30 класів МКТП;

24) з пріоритетом від 03.01.2008 за номером заявки 1694378 торговельна марка "Мс" 03.06.2008 була зареєстрована у Індії за номером реєстрації 1694378 для широкого переліку товарів 25 класу МКТП;

25) з пріоритетом від 03.06.2008 за номером заявки 1694379 торговельна марка "Мс" 03.06.2008 була зареєстрована у Індії за номером реєстрації 1694379 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

26) з пріоритетом від 05.08.2011 за номером заявки 2186483 торговельна марка "Мс" 05.08.2011 була зареєстрована у Індії за номером реєстрації 2186483 для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

27) з пріоритетом від 05.08.2011 за номером заявки 2186484 торговельна марка "Мс" 05.08.2011 була зареєстрована у Індії за номером реєстрації 1694379 для широкого переліку товарів 29 класу МКТП;

28) з пріоритетом від 09.09.2011 за номером заявки 4201118840 торговельна марка "Мс" 09.09.2011 була зареєстрована у В'єтнамі за номером реєстрації 206875 для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

29) з пріоритетом від 04.11.2011 за номером заявки 010392835 торговельна марка "Мс" 15.03.2012 була зареєстрована у Європейському Союзі за номером реєстрації 010392835 для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

30) з пріоритетом від 16.03.2012 за номером заявки 201202847 торговельна марка "Мс" 20.03.2014 була зареєстрована у Норвегії за номером реєстрації 275092 для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 43 класів МКТП;

31) з пріоритетом від 21.05.2012 за номером заявки 12046328 торговельна марка "Мс" 21.05.2012 була зареєстрована у Туреччині за номером реєстрації 2012 46328 для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

32) з пріоритетом від 12.12.2012 за номером заявки 64802/2012 торговельна марка "Мс" 05.02.2013 була зареєстрована у Швейцарії за номером реєстрації 639435 для широкого переліку товарів 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

33) з пріоритетом від 04.11.2014 за номером заявки 192697 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Шрі Ланці для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

34) з пріоритетом від 04.08.2014 за номером заявки 177339 торговельна марка "Мс" 04.08.2014 була зареєстрована у Бангладеші за номером реєстрації 177339 для широкого переліку товарів 29 класу МКТП;

35) з пріоритетом від 06.08.2014 за номером заявки 177340 торговельна марка "Мс" 03.03.2016 була зареєстрована у Бангладеші за номером реєстрації 177340 для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

36) з пріоритетом від 06.08.2014 за номером заявки 177341 торговельна марка "Мс" 03.03.2016 була зареєстрована у Бангладеші за номером реєстрації 177341 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

37) з пріоритетом від 26.02.2015 за номером заявки 56869 торговельна марка "Мс" 11.07.2016 була зареєстрована у Непалі за номером реєстрації 41658 для широкого переліку послуг 43 класу МКТП;

38) з пріоритетом від 14.01.2015 за номером заявки 20150034 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Кубі для широкого переліку товарів і послуг 29, 30, 32, 43 класів МКТП;

39) з пріоритетом від 05.06.2015 за номером заявки 4018 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Непалі для широкого переліку товарів 30 класу МКТП;

40) з пріоритетом від 10.06.2015 за номерами заявок 2982821, 2982820 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Непалі для широкого переліку товарів 29, 32 класів МКТП;

41) з пріоритетом від 10.06.2015 за номером заявки 2982820 торговельна марка "Мс" була подана на реєстрацію у Індії для широкого переліку товарів 29 класу МКТП.

На підставі аналізу вищенаведених доказів щодо здійснених реєстрацій знака "Мс" та серії знаків, основною складовою яких є знак "Мс", суд першої інстанції правомірно погодився із висновком Апеляційної палати відносно того, що заявник здійснював та продовжує здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони знака "Мс" та знаків з використанням елементу "Мс" в Україні та за її межами. Суд також відзначає, що вищенаведені матеріали спростовують доводи апелянта щодо відсутності у заявника окремої реєстрації знаку "Мс".

При дослідженні п'ятого фактору доброї відомості знаку (свідчення успішного відстоювання прав на знак) судом першої інстанції встановлено, що доводи позивача відносно відсутності доказів на доведення даного фактору доброї відомості знаку також повністю спростовуються наявними у справі наступними матеріалами, які підтверджують обставини того, що, починаючи, щонайменше, з 26.02.1980 (тобто, на близько 30 років раніше від дати 01.09.2009) компанією "McDonald's" по всьому світові здійснювалось успішне відстоювання прав на знак "Мс" шляхом анулювання та визнання недійсними реєстрацій третіх осіб, які містили у своєму складі знак "Мс" та заборони використання даного знаку саме на підставі належності третій особі раніше набутих прав на добре відомий знак "Мс" та серію (сім'ю) торговельних марок зі спільним елементом "Мс":

1) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 24.06.2014 у справі МакДональдз Корпорейшен (Опонент) проти Джоел Д. Джозеф (Заявник) щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки "BioMcDiesel", яким було відмовлено у реєстрації знаку "BioMcDiesel", тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

2) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 14.11.2013 у справі МакДональдз Корпорейшен (Опонент) проти МакСвіт ЕлЕлСі (Заявник) щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки "MСSWEET", яким було відмовлено у реєстрації знаку "MСSWEET", тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

3) рішенням Європейського суду від 05.07.2016 у справі No. T-518/13 щодо спору між компанією третьої особи та сінгапурською компанією "Фьюче Ентерпрайсіз Птe Лтд" (Future Enterprises Рte Ltd) відносно відмови сінгапурській компанії у реєстрації торговельної марки Европейського Союзу "MACCOFFEE", поданої за заявкою від 13.10.2008 для товарів 29, 30,32 класів МКТП, яким було відмовлено у реєстрації даного позначення, тобто, до складу якого входило схоже позначення "МАС" до добре відомого знаку "Мс", саме на підставі належності третій особі добре відомого знаку "Мс" та позначення "Мс(Мас)" та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс(Мас)";

4) рішенням Апеляційної Палати Європейського суду від 18.04.2018 у справі № R 972/2017-2 щодо відмови у реєстрації комбінованого позначення з префіксом "Мс", "МСDREAMS" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності Третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

5) рішенням Апеляційної Палати Європейського суду від 21.03.2018 у справі № R 620/2017-2 щодо відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "МсSlim" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

6) рішенням Апеляційної Палати Європейського суду від 26.03.2018 у справі № R 487/2017-2 щодо відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "Мсlight" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

7) рішенням щодо заперечення № В 2 620 535 Палати з розгляду заперечень Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу від 26.09.2017 щодо відмови у реєстрації комбінованого позначення з префіксом "Мс", "МcCHERRY" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

8) рішенням щодо заперечення № В 2 620 519 Палати з розгляду заперечень Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу від 11.10.2017 щодо відмови у реєстрації комбінованого позначення з префіксом "Мс", "МcВERRY" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

9) рішенням щодо заперечення № В 2 438 839 Палати з розгляду заперечень Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу від 15.09.2015 щодо відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "mckebab" у якості торговельної марки Європейського Союзу, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

10) рішенням щодо заперечення № 9156 Відомства з промислової та комерційної власності Марокко № 678/2017 від 27.08.2017 щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації комбінованого позначення з префіксом "Мс", "Mc.Aron" у якості торговельної марки на території Марокко, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

11) рішенням щодо заперечення № 9036 Відомства з промислової та комерційної власності Марокко № 1238/2018 від 13.12. 2017 щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "Mcdodo" у якості торговельної марки на території Марокко, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

12) рішенням щодо заперечення Відомства з патентів та торговельних марок Німеччини у справі № 30 2014 033 020.2/ 12 від 03.02.2016 щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації комбінованого позначення з префіксом "Мс", "Mc-Boot klenburger" у якості торговельної марки на території Німеччини, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності nретій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

13) рішенням щодо заперечення Відомства з патентів та торговельних марок Німеччини у справі № 30 2015 210 078.9/43 від 02.12.2016 щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "McPension" у якості торговельної марки на території Німеччини, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

14) рішенням щодо заперечення Відомства з патентів та торговельних марок Німеччини у справі № 30 2013 042 766.1/32 від 28.11.2016 щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "McBeer" у якості торговельної марки на території Німеччини, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

15) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у справі № 3568092/Х від 19.01.2016 щодо відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "MC CHOLLO CAFETERIA HAMBURGUESERIA AREPERA" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

16) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у справі № 2598958/8 від 26.04.2005 щодо відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "MCPINCHO" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

17) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у справі № 2598960/X від 26.04.2005 щодо відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "MCTAPA" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

18) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у справі № 2602678/3 від 16.05.2005 щодо відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "MCPAELLA" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

19) рішенням окружного суду Північного округу Нью Йорку Сполучених Штатів у справі № 90-CV-960 FJS n1 від 26.02.1993 щодо заборони використання третій особі торговельної марки з префіксом "Мс", "McDental" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

20) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 91118911 від 12.12.2003 щодо відмови у реєстрації торговельної марки з префіксом "Мс", "MCDATE" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

21) рішенням окружного суду Центрального округу Каліфорнії Сполучених Штатів у справі № 80-00455LTL(Mx) від 26.02.1980 щодо заборони використання третій особі торговельної марки з префіксом "Мс", "EGG McJULIE" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

22) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 84,473 від 28.10.1992 щодо відмови у реєстрації торговельної марки з префіксом "Мс", "MCBABIES INC." у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

23) рішенням окружного суду Південного округу Нью Йорку Сполучених Штатів у справі № 85 Civ. 7868 (JMW) від 10.12.1986 щодо заборони використання третій особі торговельної марки з префіксом "Мс", "McBAGEL'S" та будь-якого іншого позначення, яке містить елемент "Мс" у будь-якій комбінації із назвою продукту харчування, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

24) рішенням окружного суду Східного округу Нью Йорку Сполучених Штатів у справі № 00 CV 7359 від 04.01.2001 щодо заборони використання іншій особі торговельної марки "Мс" та будь-яких інших позначень, які містять у своєму складі елемент "Мс", у будь-яких рекламних матеріалах, діловій документації, бланках, візитівках, меню тощо на території Сполучених Штатів, тобто, саме на підставі належності третій особі добре відомої торговельної марки "Мс";

25) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 86,708 від 23.05.1995 щодо відмови у реєстрації комбінованої торговельної марки з префіксом "Мс", "MC CLAIM" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

26) рішенням Апеляційного суду Федерального округу Сполучених Штатів у справі № 90-1394 від 17.05.1991 щодо відмов у реєстраціях словесних торговельних марок з префіксом "Мс", "McPRETZEL", "McDUGAL McPRETZEL" у якості торговельних марок на території Сполучених Штатів, тобто, до складу яких входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

27) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 100,619 від 24.11.1998 щодо відмови у реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "McGREET" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

28) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 74,168 від 25.09.1989 щодо відмови у реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "MCTEDDY" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

29) рішенням Офісу з патентів та торговельних марок Сполучених Штатів (Апеляційна Палата з торговельних марок) у справі заперечення № 82,999 від 23.08.1995 щодо відмови у реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "McStore" у якості торговельної марки на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

30) рішенням Окружного суду Сполучених Штатів у справі № PN-87-2606 від 16.09.1988 щодо заборони використання іншій особі словесної торговельної марки "МсSleep" у своїй діяльності на території Сполучених Штатів, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

31) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Франції у справі № 15-1785/MLE від 15.10.2015 щодо відмови у реєстрації словесному позначенню з префіксом "Мс", "MC DUCK by Anthony Barcelona" у якості торговельної марки на території Франції, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

32) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Франції у справі № 15-1770/MLE від 15.10.2015 щодо відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "MC DUCK" у якості торговельної марки на території Франції, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

33) рішенням щодо заперечення Патентного Відомства Швейцарії у справі № 6975/6976 від 13.09.2004 щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "MC CHINA" у якості торговельної марки на території Швейцарії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

34) рішенням Апеляційного патентного суду Швеції у справі № 97-707 від 08.10.1999 щодо визнання недійсною реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "Mc Ostrich" на території Швеції, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

35) рішенням щодо заперечення Патентного Відомства Австралії від 28.05.2004 щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "MсBaby" у якості торговельної марки на території Австралії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

36) рішенням Федерального патентного суду Німеччини у справі № 28 W(pat) 111/03 від 07.07.2004 щодо визнання недійсною реєстрації словесної торговельної марки з префіксом "Мс", "MС Doner Kebab" на території Німеччини, тобто, до складу якої входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

37) рішенням щодо заперечення Патентного Відомства Австралії від 11.04.2016 щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "MсKosher" у якості торговельної марки на території Австралії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

38) рішенням щодо заперечення Патентного Відомства Сполученого Королівства Великобританії від 16.08.1996 щодо задоволення заперечення та відмови у реєстрації словесного позначення з префіксом "Мс", "MсIndians" у якості торговельної марки на території Сполученого Королівства Великобританії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс";

39) рішенням Відомства з патентів та торговельних марок Іспанії у адміністративній справі щодо апеляції № 04309/04 від 17.08.2004 щодо задоволення апеляції та відмови у реєстрації позначення з префіксом "Мс", "McWILLY" у якості торговельної марки на території Іспанії, тобто, до складу якого входило позначення "Мс", саме на підставі належності третій особі даного позначення та серії (сім'ї) знаків із позначенням "Мс".

Судовою колегією встановлено, що належними доказами підтверджується успішне відстоювання прав на знак "Мс" саме в Україні, рішення господарського суду м. Києва від 15.03.2004 у справі № 21/609, та щодо врегулювання відповідних порушень прав, визнання недійсними, добровільних відмов та припинення використання іншими особами в Україні багатьох інших позначень, що містили у своєму складі добре відомий знак "Мс" або схожі із ним позначення, на підставі відповідних звернень та позовів третьої особи, включаючи такі спірні позначення, які включали до свого складу знак "Мс" як: "McDAFI's", "МакСмак", "McBurger", "МакBeer", "McApple Cider", "McEnergy", "Дует Мак-Джем", "МакСир", "McSandwich", "Мак-Сєндвіч", "McSanches", "СМакДрайв", "Макконтні" тощо.

Доводи позивача щодо недоведення такого фактору доброї відомості знаку "Мс" як свідчення успішного відстоювання прав на даний знак повністю були спростовані вищенаведеними матеріалами справи. Відповідно, у оскаржуваному рішенні Апеляційною палатою було вірно встановлено обставини відповідності знаку "Мс" такому фактору доброї відомості даного знаку як "свідчення успішного відстоювання прав на знак" та правильно розглянуто та враховано даний фактор доброї відомості знаку.

При дослідженні шостого фактору доброї відомості знаку (цінність, що асоціюється зі знаком) суд погоджується з доводами третьої особи у даній справі про те, що цінність, яка асоціюється зі знаком "Мс", полягає у цінності всієї компанії та ресторанів громадського харчування "МсDonald's", основою яких виступає даний знак.

Як вбачається з результатів опитування споживачів щодо знаку "Мс", переважна більшість опитуваних називає ресторани "МсDonald's" саме як "Мс" (Мак), тобто, знак "Мс" уособлює цінність ресторанів "McDonald's". Суд відзначає, що відповідно до Звітів з оцінок Кращих Світових Брендів, зроблених компанією "Іnterbrand" протягом 2000-2009 років та за 2016 рік знак "МсDonald's", основою якого виступає саме знак "Мс", був оцінений: у 2000 році в розмірі 39 809 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2001 році - 25 289 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2002 році - 26 375 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2003 році - 24 699 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2004 році - 25001 000 000 доларів США та зайняв 7 місце; у 2005 році - 26 014 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2006 році - 27 501 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2007 році - 29 398 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2008 році - 31 049 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2009 році - 32 275 000 000 доларів США та зайняв 6 місце; у 2016 році - 39 381 000 000 доларів США та зайняв 12 місце. З огляду на зазначене, розмір економічної цінності знаків заявника, основою і невід'ємною складовою частиною яких є саме знак "Мс", постійно збільшувався, що свідчить про високу економічну цінність даного знака у світовому масштабі.

Цінність знака, довіра споживачів і фахівців підтверджена численними нагородами на міжнародних та національних конкурсах та високою позицією в рейтингах за виготовлення якісної продукції під знаками серії "Мс". Так, у розділі "Нагороди минулих років", розміщеному в мережі Інтернет на сайті заявника у домені .uа наведені, зокрема такі відомості: у 2004 та 2005 роках локальну компанію заявника було визнано переможцем Київського міського конкурсу на звання "Кращий роботодавець року"; у лютому 2006 року Державна податкова адміністрація України визначила сумлінних платників податків. Компанія заявника в Україні увійшла до їх числа. Протягом періоду з 1998 по 2008 рік нею було сплачено податків та зборів на загальну суму 590 540 845,92 грн.; у 2006 році Київський міський голова нагородив компанію "МакДональдз Юкрейн Лтд." відзнакою за значний внесок у наповнення місцевого бюджету м. Києва.

Також, відповідно до звіту про експертну оцінку цінності, яка асоціюється зі знаками "McDonald's", основою яких виступає саме знак "Мс", підготовленого консалтинговим підприємством "УВЕКОН", за результатами проведених розрахунків, а також з урахуванням наведених у звіті факторів стійкості, постійного розвитку, активної і грамотної роботи на ринку, цінність, яка асоціюється зі знаками "МсDonald's" станом на дату оцінки (30.11.2003, тобто, задовго до заявленої дати доброї відомості знаку "Мс") визначена у ціновій категорії 20-25 млн. доларів США.

Крім того, у відповідності до Висновку комісійної експертизи КНІСЕ під час встановлення даного фактору доброї відомості знаку "Мс" судовими експертами було встановлено та взято до уваги наступне: "У відповідності до наданих матеріалів, а саме, відповідно до довідки ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд" за вих. № 1745/03-NPA від 06.12.2016 за роки діяльності локальної компанії Заявника на ринку України (1998-2016 р.р.) останнім було отримано прибутку у розмірі 2 295 099 999, 06 грн. (два мільярди двісті дев'яносто п'ять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 06 копійок). За інформацією, яка міститься у наданих на дослідження матеріалах справи, "протягом періоду часу з 1998 р. по 2008 р., що передує даті, на яку заявник просив Апеляційну палату визнати належну йому торговельну марку добре відомою (01.06.2009), ним було сплачено податків та зборів від здійснення своєї діяльності на загальну суму 590 540 845,92 грн.

Таким чином, відповідність торговельної марки "Мс" фактору цінності, що асоціюється із нею, підтверджена належними доказами.

Суд також відзначає, що викладені у оскаржуваному рішенні висновки Апеляційної палати щодо відповідності знаку "Мс" усім встановленим п. 2 ст. 25 Закону факторам доброї відомості знаку повністю підтверджуються Висновком комісійної експертизи КНІСЕ, згідно з яким судові експерти дійшли того ж самого висновку відносно того, що в матеріалах, наданих на дослідження, містяться відомості про фактори, які підтверджують обставини того, що станом на 01.06.2009 для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом"; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос" знак для товарів і послуг "Мс" вже був добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA).

Як вбачається з матеріалів справи, Висновок комісійної експертизи КНІСЕ отримано у встановленому ст. ст. 98, 101 ГПК України порядку, експерти були повідомлені про кримінальну відповідальність за подання неправдивого висновку, даний висновок визнається судовою колегією допустимим доказом у справі.

Твердження апелянта про те, що добре відомий знак "Мс" порушує його права на знаки "McCorn", "MacCorn", які оскаржуються у іншій справі № 910/11487/18, і перешкоджає позивачу застосовувати знак "Мс" у власних знаках, є недоведеними.

Згідно Висновку комісійної експертизи КНІСЕ щодо вказаних торговельних марок встановлено наступне:

- торговельна марка "McCorn" за свідоцтвом України № 130111 від 11.10.2010 є імітацією, здатною викликати змішування з добре відомим знаком "Мс", що належить МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. компанії штату Делавер;

- торговельна марка "MаcCorn" за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 є імітацією, здатною викликати змішування з добре відомим знаком "Мс", що належить МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. компанії штату Делавер;

- торговельні марки "McCorn" та "MаcCorn" за свідоцтвами України № № 130111, 130112 від 11.10.2010 можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, а саме, компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. компанії штату Делавер.

Суд першої інстанції правомірно відхилив, як безпідставні наведені у позовній заяві посилання позивача на 19 різних знаків інших осіб з елементами "Мак" "Мас", "МАК/МАС", "МС", "Мс", "mас", які не мають відношення до рішення Апеляційної палати, оскільки згідно з вимогами ст. 25 Закону та Порядку не передбачено врахування під час розгляду апеляційною палатою заяви третьої особи про визнання знаку "Мс" добре відомим будь-які реєстрації знаків третіх осіб, і самі по собі вони не заперечують його добру відомість. Натомість, Апеляційна палата має встановити виключно відповідність знаку "Мс" відповідним факторам доброї відомості знаку, що і мало місце в даному випадку.

Доводи апелянта стосовно того, що Апеляційною палатою було взято до уваги докази використання знака, датовані після 01.06.2009, не є підставою для зміни чи скасування оскаржуємого рішення. Апеляційною палатою враховані як документи, датовані до 01.06.2009, так і після цієї дати, як доказ продовження використання цього знаку "Мс" тривалий час після цієї дати, що не суперечить чинному законодаству..

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи викладене, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що позовні вимоги є необґрунтованими, непідтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та спростованими належним чином і у встановленому законом порядку, а тому не підлягають задоволенню.

Доводи, викладені апелянтом в апеляційній скарзі відхиляються судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки не спростовують обставин, які на підставі належних та допустимих доказів встановлені у даній справі судом першої інстанції.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 9.12.1994). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

Враховуючи, що фундаментальних порушень не встановлено, судове рішення у даній справі прийняте з додержанням вимог матеріального та процесуального права, тому підстав для його зміни чи скасування немає.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення. Рішення суду першої інстанції від 13.03.2019 у даній справі про відмову в задоволенні позовних вимог повністю слід залишити без змін.

Судові витрати, у відповідності до вимог ст. 129 ГПК України, покладаються на позивача (апелянта).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія -Трейдінг" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 13.03.2019 у справі № 910/13209/18 - без змін.

2. Матеріали справи № 910/13209/18 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 03.06.2019.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді А.А. Верховець

В.О. Пантелієнко