Рішення

від 05.09.2019 по справі 911/896/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2019 р. м. Київ Справа № 911/896/19

Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М., за участю секретаря судового засідання Брунько А.І., розглянув за правилами загального позовного провадження матеріали справи за позовом Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (м. Київ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький) про припинення порушення прав інтелектуальної власності

за участю представників сторін:

від позивача: Дитинюк Я.Л. - довіреність від 08.01.2019;

від відповідача: Запорожець Д.В. - ордер №1699000012 від 12.04.2019.

Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" (далі - позивач) подало до Господарського суду Київської області позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (далі - відповідач), згідно з прохальної частини якого просить суд зобов`язати відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "Аскорбінка", виробництва відповідача, схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005.

В обгрунтування поданого позову позивач вказує на те, що як продукція позивача, яка випускається під торговельною маркою "Аскорбінка", так і дієтична добавка відповідача, на яку нанесено спірне позначення "Аскорбінка", належать до одного роду (виду) (є дієтичними добавками), призначені для однорідного кола споживачів (людей, яким необхідно поповнити потреби організму в вітаміні С) та реалізуються через однакові канали збуту (магазини роздрібної торгівлі в Україні), самі товари належать до класу 5 МКТП (Міжнародної кваліфікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)), а тому є однорідними (існує принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність скопійованих і оригінальних товарів одній особі). З огляду на викладене, позивач вважає, що позначення "Аскорбінка", яке відповідач використовує при здійсненні своєї господарської діяльності, є схожим до ступеня сплутування зі знаком для товарів та послуг "Аскорбінка", майнові права інтелектуальної власності на який належить позивачу, настільки, що їх можна сплутати, тому виникла необхідність для захисту належних позивачу прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005.

Ухвалою від 08.04.2019 Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 07.05.2019.

06.05.2019 до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву від 02.05.2019 вих. № 28, в якому, зокрема, містилося клопотання про встановлення додаткового строку для подання доказів, які не отримані відповідачем за результатами направлених адвокатських запитів.

07.05.2019 до суду від позивача надійшло клопотання від 07.05.2019 вих. №17/1018 про приєднання до матеріалів справи оригіналів заявлених у позовній заяві доказів.

Протокольною ухвалою від 07.05.2019 Господарський суд Київської області задовольнив клопотання позивача про долучення доказів до справи.

В судовому засіданні 07.05.2019 представник позивача заявив усне клопотання про оголошення перерви в засіданні суду. Представник відповідача проти оголошення перерви не заперечив.

Ухвалою від 07.05.2019 Господарський суд Київської області відклав підготовче засідання на 04.06.2019, встановив позивачу строк для подання відповіді на відзив до 20.05.2019, а відповідачу - строк для подання заперечень на відповідь на відзив до 03.06.2019 та додатковий строк для подання доказів до 20.05.2019.

20.05.2019 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив від 17.05.2019 вих. №14/1150.

20.05.2019 до суду від відповідача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи від 17.05.2019 вих. №46.

21.05.2019 до суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

27.05.2019 до суду від відповідача надійшло заперечення на відповідь на відзив від 23.05.2018 вих. №68.

Ухвалою від 04.06.2019 Господарський суд Київської області продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів та відклав підготовче засідання на 04.07.2019.

Ухвалою від 04.07.2019 Господарський суд Київської області закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 05.09.2019.

06.08.2019 до суду від позивача надійшли письмові пояснення у справі від 06.08.2019 вих. №17/1612.

20.08.2019 до суду від відповідача надійшло клопотання про долучення додаткових доказів до матеріалів справи від 17.08.2019 вих. №110, в якому він обгрунтовує поважність причин неможливості подання ним вказаних доказів раніше.

02.09.2019 до суду від позивача надійшла заява від 28.09.2019 вих. №17/1724 про включення до складу судових витрат, що підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи, витрат позивача на оплату судового збору, проведення експертизи у господарській справі №911/896/19, та письмові заперечення від 28.08.2019 вих. №17/1723 на клопотання відповідача №110 від 17.08.2019 про долучення додаткових доказів у господарській справі №911/896/19.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві та відповіді на відзив від 17.05.2019 вих. №14/1150.

Представник відповідача проти позову заперечив з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву від 02.05.2019 вих. № 28, та запереченнях на відповідь на відзив від 23.05.2018 вих. №68.

В процесі розгляду справи суд розглянув клопотання відповідача про долучення до матеріалів справи документів від 17.08.2019 вих. №110, що надійшло до суду після закриття підготовчого провадження у справі, та дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на таке.

Як зазначено в ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За ч. 3 ст. 74 ГПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ч. 3 ст. 80 ГПК України відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

За ч. 2 ст. 118 ГПК України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

В судовому засіданні 05.09.2019 відповідач додатково усно обгрунтував причини неможливості своєчасного подання ним доказів, що вказані у клопотанні від 17.08.2019 вих. №110, надав докази надіслання копій вказаних документів позивачу у справі.

З огляду на викладене та керуючись приписами ст.ст. 80, 118 ГПК України, господарський суд вирішив клопотання відповідача від 17.08.2019 вих. №110, подане після закриття підготовчого провадження, прийняти до розгляду та долучити до матеріалів справи.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані сторонами до матеріалів справи документи, які є достатніми для ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" є правовласником знаку для товарів і послуг "Аскорбінка", що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів та послуг №52815 від 15.08.2005 та виписками з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Даний знак для товарів і послуг зареєстрований та охороняється для товарів і послуг 5, 16 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957 (далі - МКТП), чинної на території України.

Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" використовує знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом №52815 для дієтичної добавки "Вітамін С 25 мг з цукром" з різними смаками.

Посилаючись на ст.ст. 418, 495 ЦК України, ст.ст. 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" у позовній заяві вказує, що йому надано виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведеного у свідоцтві товару чи послуги.

Відповідно до письмових та усних пояснень, Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" мотивує позовні вимоги вчиненням Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" акта недобросовісної конкуренції у зв`язку з неправомірним, на його думку, використанням товариством позначення, схожого із знаком товарів і послуг за Свідоцтвом №52815, право на використання якого належить Приватному акціонерному товариству "Київський вітамінний завод".

Так, 16.11.2018 у вільному продажу на території України, а саме в магазині ПП "Вода України" в м. Житомирі за адресою: вул. Київська, 7/4, було виявлено дієтичні добавки, на упаковки яких нанесено позначення "Аскорбінка", яке є схожим до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005.

Оскільки виробником товару зазначено - Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле", Україна, 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, 2, отже саме його Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" вважає таким, що ввело товар в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності акціонерного товариства на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005, що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака "Аскорбінка" для однойменної дієтичної добавки з різними смаками.

Слід вказати, що причиною спору зі справи стало питання про наяність або відсутність підстав для задоволення вимог позивача про зобов`язання відповідача припинити використання позначення "Аскорбінка" у здійсненні власної господарської діяльності.

Розглядаючи позов по суті спору, господарський суд зазначає, що відповідно до статті 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, яка набула чинності для України з 25.12.1991, визначено, що знаки для товарів і послуг (торговельні марки) належать до промислової власності. Зазначені об`єкти права інтелектуальної власності відносяться до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Згідно з приписами статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, країни Союзу зобов`язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

Актом недобросовісної конкупенції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Зокрема підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємств, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2-4 цього Закону.

Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання (ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Водночас ст. 494 ЦК України унормовано, що обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленному законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом (ст. 496 ЦК України).

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Статтею 431 ЦК України передбачено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ст. ст. 16 та 432 ЦК України унормовано, що способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" заявляє в суді позовну вимогу, яка має на меті захистити право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005 саме способом припинення Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" порушення вищевказаних прав через заборону використання позначення "Аскорбінка" всіма можливими способами: експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізація, рекламування товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "Аскорбінка", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005.

Присутність на ринку товарів, маркованих однаковими позначеннями, на думку Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод", спричиняє ситуацію, коли зареєстрований знак для товарів і послуг може втратити розрізняльну здатність внаслідок його використання різними виробниками ("Аскорбінка" виробництва АТ "Київський вітамінний завод" та "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле").

Слід вказати, що за ст. 492 ЦК України під торговельною маркою розуміють будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Основними функціями торговельних марок є: розрізняльна функція (товари (послуги) певного виробника впізнаються, вирізняються серед аналогічних товарів (послуг) інших виробників); функція реклами відповідного товару (послуги); функція захисту від недобросовісної конкуренції (обмежує використання даної марки без дозволу її власника); торговельна марка є свідченням певної якості товару (послуги).

У п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

У відповідності до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з ч. 2 ст. 157 ГК України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). Аналогічне положення викладено у пп. 2 п. "С" статті 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Використання торговельної марки обмежується тим переліком товарів і послуг, щодо яких її зареєстровано.

Власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

За подібності до ступеня змішування використовуваного позначення з торговельною маркою власника судом має враховуватися загальне зорове враження, яке справляють ці позначення і торговельна марка (включаючи неохоронювані елементи) в цілому на середнього споживача відповідних товарів або послуг.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві (п. 5 ст. 16, п. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Для роз`яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку [міжнародний цифровий код - (511)] за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццька класифікація), судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

В п. 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 №12 вказано, що господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза процесуальними межами, не є експертними, вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК (в редакції ГПК з 15.12.2017 - ст. ст. 91, 98) поряд з іншими доказами у справі.

Суд, встановивши факт використання особою без згоди власника спірного позначення, що схоже з відповідним знаком власника настільки, що їх можна сплутати, із врахуванням конкретних обставин справи: зобов`язує особу припинити використання спірного позначення у своїй господарській діяльності, в тому числі в процесі виробництва та реалізації продукції, у рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації стосовно товарів відповідного классу МКТП.

Відповідні позовні вимоги не підлягають задоволенню, якщо власником не доведено несанкціоноване використання торговельної марки (факт порушення). При цьому необхідно встановити фактичні обставини, пов`язані з використанням або невикористанням такого позначення: чи використовує особа спірне позначення; якщо використовує, то яким чином та для яких саме товарів (послуг) тощо.

При вирішені даного спору суд встановив, що Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" є власником знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005 "Аскорбінка", зареєстрованим для послуг 5, 16 та 35 класів МКТП. З Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25.07.2014 вих. № 52815 вбачається, що 03.07.2014 було продовжено строк дії Свідоцтва України на знак №52815 від 15.08.2005 "Аскорбінка" по 25.03.2024. Оскільки вищевказане Свідоцтво №52815 не визнано недійсним, отже знаку для товарів та послуг "Аскорбінка" законом надано правову охорону.

В матеріалах справи містяться як речові докази дієтичні добавки "Аскорбінка" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" з різними смаками: зеленого яблука, чорної смородини та журавлини.

Суд встановив, що позначення "Аскорбінка" не є зареєстрованим за товариством за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг за законодавством України.

Поряд з цим, Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" наголошує, що оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле" зазначене на упаковці дієтичних добавок виробником цієї продукції, отже останнє в процесі здійснення ним господарської (комерційної) діяльності по пропонуванню послуг 5 класу МКТП, незаконно рекламує товар із нанесенням на його упаковку, в якій міститься такий товар, позначення "Аскорбінка", яке схоже із знаком для товарів та послуг, власником прав на який виступає Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод".

Слід вказати, що при визначенні ступеню схожості між собою таких об`єктів як позначення "Аскорбінка" та знаку для товарів і послуг "Аскорбінка", слід враховувати, що позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати якщо вони використовуються для споріднених товарів/послуг і є схожими настільки, що існує ймовірність сплутування товарів/послуг різних виробників. При цьому не вимагається як наявність наміру викликати сплутування з боку порушника, так і не вимагається ніякого фактичного сплутування.

Отже, товари або послуги є спорідненими, якщо під час їх пропонування до продажу із тотожним або схожим настільки, що можна сплутати, знаком, у споживачів може виникнути думка, що вони надійшли із одного джерела.

У відповідності до ст. 3 ГК України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно зі ст. 259 ГК України вид господарської діяльності має місце у разі об`єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг.

Відомості про види діяльності юридичних осіб визначаються із даних внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Відповідно до здійсненого судом порівняння видів дільності Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", інформація про які зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається незбігання виду основної та додаткової економічної діяльності за КВЕД цих двох виробників товару - дієтичної добавки "Аскорбінка".

Разом з тим, суд встановив, що як позначення Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" "Аскорбінка", так і зареєстрований Приватним акціонерним товариством "Київський вітамінний завод" знак для товарів і послуг №52815 "Аскорбінка", використовуються у діяльності сторін по наданню на ринку однорідних послуг за класом 5 МКТП.

Як Приватним акціонерним товариством "Київський вітамінний завод", так і Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле", послуги з використання останнім позначення "Аскорбінка", а Приватним акціонерним товариством "Київський вітамінний завод" знаку для товарів і послуг "Аскорбінка", надаються в межах однієї території - Україна.

Згідно з висновку експертів комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності №01/03-2019 від 06.03.2019, складеного на замовлення Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" до подачі позову до суду з метою встановлення дійсних обставин схожості позначення "Аскорбінка", яке використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле", зі знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005, зареєстрованим за Приватним акціонерним товариством "Київський вітамінний завод", вбачається, що позначення "Аскорбінка", нанесені на упаковки дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, буд. 2, ідентифікаційний код 40171346) є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак №52815 від 15.08.2005, що згідно абз. 5 ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використовується заявником для товарів 5 класу МКТП у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знака "Аскорбінка". Позначення "Аскорбінка", нанесені на упаковки дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, буд. 2, ідентифікаційний код 40171346) є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо виробника данного товару.

Зокрема, у висновку експертів зазначено, що товар "дієтична добавка", на упаковках якого нанесено досліджуване позначення "Аскорбінка" (виробництва ТОВ "Доміле"), є спорідненими із такими товарами 5 класу МКТП, як: "вітамінні препарати; вітамінні напої; вітамінно-мінеральні комплекси; вітамінні препарати натурально-рослинного походження; мінеральні харчові домішки; полівітамінні препарати", для яких зокрема застосовано знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815.

При дослідженні порівнюваних об`єктів встановлено, що словесне позначення "Аскорбінка", нанесене на упаковках дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле", та словесний знак "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 складаються з одного і того самого слова - "Аскорбінка", через що вони мають однакову вимогу та однакове смислове значення, отже вони є тотожними за звуковими (фонетичними) та смисловими (семантичними) ознаками.

Порівнювані позначення співпадають за видом шрифту, графічним написанням з урахуванням характеру букв (частково співпадають), розташуванням літер по відношенню одна до одної, алфавітом, літерами якого написані слова та за загальним зоровим враженням.

Таким чином, словесне позначення "Аскорбінка", нанесене на упаковках дієтичних добавок "Аскорбінка" виробництва ТОВ "Доміле", та словесний знак "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 є схожими за графічними (візуальними) ознаками.

Також у поданому на розгляд суду висновку експертів вказано, що словесний знак "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 є відомим споживачам в Україні, і створює міцний асоціативний зв`язок між продукцією "дієтична добавка "Вітамін С 25 мг з цукром" з різними смаками та її виробником - АТ "Київський вітамінний завод".

Звідси експерти дійшли висновку, що товар "дієтична добавка", маркований позначенням "Аскорбінка", вироблений іншою особою, ніж власник зареєстрованої торговельної марки, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з відомим йому виробником, які насправді не відповідають дійсності.

При вирішенні спору суд враховує, що відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

У відповідності до ст. 101 ГПК України зазначено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновку експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний висновок.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи на предмет відповідності нормам законодавства України висновок експертів №01/03-2019 від 06.03.2019, складений на замовлення Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" до подачі позову до суду, суд враховує, що у висновку експертів зазначено коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. У висновку експерта також зазначено, що він попереджений про відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Суд не встановив порушень порядку проведення експертного дослідження, на які вказує відповідач, заперечуючи проти позову у відзиві на позовну заяву №28 від 02.05.2019.

З огляду на викладене, висновок експертів комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності №01/03-2019 від 06.03.2019 приймається судом в якості належного та допустимого доказу у даній справі, яким підтверджено факт схожості до ступеня сплутування позначення "Аскорбінка" та знаку для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005, що в сукупності з іншими обставинами є факторами, які впливають на введення в оману споживачів, оскільки породжують у них асоціації, пов`язані з певним надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

В підтвердження фактів неправомірного використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" такого позначення як "Аскорбінка" у його господарській діяльності, Приватне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" у своїй заяві посилається на фіскальний чек від 16.11.2018 як письмовий доказ вказаних обставин.

Фіскальний чек від 16.11.2018 поданий до суду із засвідченням його копії у відповідності до всіх вимог та правил, що визначені п. 5.27. Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55.

Фіскальний чек засвідчує факт продажу на території України, а саме в магазині ПП "Вода України" в м. Житомирі за адресою: вул. Київська, 7/4, дієтичних добавок, на упаковки яких нанесено позначення "Аскорбінка", виробником яких вказано Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле".

Вказані дієтичні добавки з позначенням "Аскорбінка" є речовими доказами у справі.

Відповідачем не подано доказів тому, що на ринку товарів і послуг господарює суб`єкт, який веде недобросовісну конкуренцію по виготовленню та розповсюдженню від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" дієтичних добавок "Аскорбінка", виробником яких вказує його як товариство. Даних фактів відповідачем підтверджено не було.

Поряд з цим, суд встановив, що із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції відносно третіх осіб, які порушують права Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" шляхом реалізації товару, який ним не виробляється, відповідач до органів Антимонопольного комітету України чи інших правоохоронних органів також не звертався.

Водночас подані відповідачем документи, які, на його думку, спростовують твердження позивача про розповсюдження Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" дієтичних добавок "Аскорбінка", а саме лист від 23.04.2019 та лист від 18.04.2019 вих. №18/04/1-2019, суд не розцінює як належні докази у даній справі з огляду на нижченаведене.

Так, листом від 23.04.2019 засвідчено відсутність продажу в магазині ПП "Вода України" у 2018-2019 роках на реалізації харчової добавки "Domіlе Аскорбінчик", на упаковці якої в якості виробника зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле", однак даний лист не підтверджує прийняття на реалізацію в магазин вищевказаного суб`єкта господарювання даного товару у більш ранні роки, що не виключає наявності залишку вказаного товару у продажу станом на 2019 рік.

До того ж лист від 23.04.2019 підписаний невстановленою особою як директором ПП "Вода України", тобто лист не містить розшифровки підпису особи, яка його підписала, що є порушенням п. 5.23. Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, та не дозволяє пересвідчитись у дійсності повноважень особи на підписання вищевказаного листа та повідомлених в ньому даних.

Що стосується листа від 18.04.2019 вих. №18/04/1-2019, яким підтверджено, що ТОВ "Асканія Дістріб`юшн" здійснює продаж, у тому числі ПП "Вода України", харчової продукції виробника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле", яка представлена групою товарів, які є дієтичними добавками та упаковка яких має позначення "Domіlе Аскорбінчик", то суд вказує, що за змістом листа підтверджено, що асортимент товару даного виробника залишався незмінним лише у 2018 році, що не виключає можливості продажу товару, належного Товариству з обмеженою відповідальністю "Доміле", в іншому асортименті у інші роки.

Окрім того, відповідачем не було подано до суду належних доказів тому, що ТОВ "Асканія Дістріб`юшн" є єдиним дистриб`ютером продукції, яка виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" у вигляді дієтичних добавок.

Суд враховує, що заперечуючи проти доводів позивача з приводу виготовлення Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" товару з позначенням схожим до ступеня сплутування зі знаком на товари і послуги, належного Приватному акціонерному товариству "Київський вітамінний завод" за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005, відповідачем не було подано до суду підтверджуючі первинні чи інші господарські документи, з яких можливо було б встановити перелік товарів, що вироблялися чи виробляються Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" в процесі здійснення ним господарської діяльності. Водночас за відсутності вищевказаних документів, доводи представника відповідача з приводу відсутності в асортименті товарів, які виробляє Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле", дієтичної добавки з позначенням "Аскорбінка" є недоведеними. При цьому, відповідач в судовому засіданні не заперечував, що дієтичну добавку з позначенням "Аскорбінчик" Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле" дійсно виробляє та розповсюджує через дистриб`ютера на території України. Правомірність використання вказаного позначення на дієтичних добавках, вироблених Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле", також було предметом судового розгляду в судовій справі №911/897/19, де суд, приймаючи рішення від 20.08.2019, яке ще не набрало законної сили, встановив порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" прав інтелектуальної власності Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" на знак для товарів і послуг "Аскорбінчик".

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що фіскальним чеком від 16.11.2018 доведено факт розповсюдження Товариством з обмеженою відповідальністю "Доміле" товару, який є схожим до ступеня сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка", право на який охороняється за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005, тобто відповідачем вчинено факт порушення прав позивача у сфері інтелектуальної власності.

За таких обставин, суд погоджується з доводами позовної заяви про те, що оскільки виключні права позивача на використання знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005 порушені відповідачем, то обраний позивачем спосіб захисту права шляхом зобов`язання відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" шляхом припинення використання всіма доступними способами товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "Аскорбінка", виробництва відповідача, схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005, є справедливими та ефективними, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Оцінивши всі обставини справи згідно з поданих сторонами суду доказів, суд встановив, що відповідач не надав суду докази (у розумінні статті 74 ГПК України), які б спростовували доводи позивача про порушення його майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №52815 від 15.08.2005. Натомість вимоги позивача, заявлені у позові, суд вважає підтвердженими належними та допустимими доказами у справі.

При оцінці належності та допустимості наданих сторонами в обгрунтування своїх вимог та заперечень доказів, суд виходив із приписів ст. ст. 76 - 78 ГПК України.

При цьому, суд вказує, що ним була надана оцінка основним доводам та запереченням сторін. Решта доводів та заперечень висновків суду по суті позовних вимог не спростовують.

Водночас, суд наголошує, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент (справа "Трофимчук проти України" no. 4241/03 від 28.10.2010).

При вирішення питання про розподіл судових витрат за результатами розгляду спору, господарський суд, керуючись приписами ст. 129 ГПК України, покладає всі понесені позивачем витрати (судовий збір та витрати пов`язані з проведенням експертизи) на відповідача.

Разом з тим, при вирішенні питань щодо розподілу судових витрат, пов`язаних з проведенням експертизи, господарський суд враховував приписи ст. ст. 123, 127 ГПК України, якими передбачено, що витрати, пов`язані з проведення експертизи, відносяться до витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.

У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.

Як вбачається з долучених до матеріалів справи документів, позивачем було подано до суду для підтвердження понесених витрат на оплату послуг експерта такі документи: договір № 01/02-2019 про надання послуг від 21.02.2019 та платіжне доручення №86088 від 26.02.2019 на суму 30000,00 грн.

Оглянувши матеріали справи та оцінивши обсяг послуг, що були надані експертом позивачу при підготовці ним висновку комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності №01/03-2019 від 06.03.2019, зважаючи, що відповідачем не було подано до суду обгрунтованого клопотання про зменшення витрат на оплату послуг експерта у розмірі суми, що є меншою від заявленої позивачем до відшкодування, господарський суд дійшов висновку, що витрати на оплату послуг експерта у розмірі 30000,00 грн по даній справі є обґрунтованими та співрозмірними об`єму наданих і отриманих позивачем послуг, тому керуючись ч. 4 ст. 129 ГПК України та зважаючи на задоволення позову, господарський суд дійшов висновку, що останні підлягають відшкодуванню позивачу разом з витратами по сплаті судового збору у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 74-80, 86, 101, 118, 123, 127, 129, 232, 233, 236, 238, 240, 241 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" про припинення порушення прав інтелектуальної власності задовольнити.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, будинок 2, код ЄДРПОУ 40171346) припинити порушення прав інтелектуальної власності Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (04073, м.Київ, вул. Копилівська, будинок 38, код ЄДРПОУ 35251822) на знак для товарів і послуг "Аскорбінка" за Свідоцтвом України на знак № НОМЕР_1 від 15.08.2005 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, позначеннями "Аскорбінка", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле".

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Доміле" (08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький, вул. Індустріальна, будинок 2, код ЄДРПОУ 40171346) на користь Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (04073, м.Київ, вул. Копилівська, будинок 38, код ЄДРПОУ 35251822) 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять один) гривень 00 копійок понесених судових витрат та 30000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок витрат, пов`язаних з проведенням експертизи.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

З інформацією про дане судове рішення учасники справи можуть ознайомитися на сайті: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повне рішення складено: 16.09.2019

Суддя В.М. Антонова