Рішення

від 25.10.2019 по справі 910/7945/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

25.10.2019Справа № 910/7945/19

за позовом доКомпанії DIECI S.R.L.(ДІЄЧІ С. Р. Л.),(ІТ) 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист бренду"; 2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; продострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А. Представники сторін: від позивача:Курзін О.А. - представник за довіреністю; від відповідача-1: від відповідача-2:не з`явився; Гіоане І.М. - представник за довіреністю. ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія DIECI S.R.L.(ДІЄЧІ С. Р . Л.),(ІТ) (надалі - позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист Бренду" (надалі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - відповідач-2) та про:

- дострокове припинення повністю свідоцтва України № 61811 на знак для товарів і послуг " DIECI", який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів 07, 12 і послуг 35, 37 класів;

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтва на знаки для товарів і послуг (в частині Свідоцтва України № 61811 на знак для товарів і послуг "DIECI"), про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені - "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 61811 від 15.05.2006 на знак для товарів та послуг "DIECI" унеможливлює подальше здійснення позивачем усіх необхідних процедур, спрямованих на набуття правової охорони на території України міжнародній реєстрації № 1129319 DIECI щодо товарів 07 та 12 класів МКТП.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2019 відкрито провадження у справі № 910/7945/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 09.08.2019.

30.07.2019 від відповідача-2 до суду надійшов відзив на позовну заяву, у якому він зазначив, що для вирішення даного спору (прийняття законного та об`єктивного рішення) позивач повинен в сукупності довести факти недобросовісного використання відповідачем-2 своїх прав на знак, а відповідач-2, у свою чергу - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання спірного знака протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані. Поряд із тим відповідач-2 зауважив, що з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що згідно з Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифікована між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейська співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої стороні та була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі, дія свідоцтва України (міжнародної реєстрації знаку) може бути достроково припинена у разі, якщо знак без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати дублікаті про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати.

02.08.2019 відповідачем-1 через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) суду надано клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката.

08.08.2019 від позивача до суду надійшли письмові заперечення на клопотання відповідча-1 про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката.

Також 08.08.2019 від позивача до суду надійшла заява про забезпечення позову відповідно до якої позивач просить суд заборонити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України до набрання судовим рішенням законної сили у справі № 910/7945/19 вносити відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 61811 на знак для товарів і послуг " DIECI ", які стосуються: змін, пов`язаних зі зміною особи власника свідоцтв України на знак для товарів і послуг; видачі ліцензії на використання знака для товарів і послуг; відмови від свідоцтва України на знак для товарів і послуг повністю або частково; зміни обсягу прав у разі часткової відмови від свідоцтва, яка була повернута позивачеві, про що відображено у відповідній ухвалі суду від 08.08.2019.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України), у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Оскільки відповідач-1 не скористався своїм правом на подання відзивів, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 25.10.2019.

У судовому засіданні 25.10.2019 відповідно до приписів ч. 1 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до частини третьої статті 157 Господарського кодексу України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Водночас п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 494 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

Як вбачається із витягу з бібліографічних даних по свідоцтву України № 61811 від 15.05.2006, копія якого міститься в матеріалах справи, 28.05.2004 відповідачем-1 було подано заявку за № 20040505615 на знак " DIECI " та зареєстровано вказаний знак 15.05.2006 (опубліковано 15.05.2006, бюл. № 5/2006) відносно наступних товарів згідно Ніццької класифікації товарів та послуг:

- клас 7: машини для виробляння асфальту; машини для доставляння бентонітового бурового розчину; машини для облаштовування бетонних і пластмасових стін в ґрунті ; бетонозаводи (машини), бетонозагладники (машини); бетоноукладачі (машини); бетономішалки (машини); бетононасоси; бетоноперевантажувачі (машини); бетонороздавачі (машини); бетонорозподілювачі (машини); машини для білення; машини для виробляння бітуму; блоки; блоки (деталі машин); бобіни (деталі машин); бордюроукладачі (машини); броварські машини; бульдозери; бури (сверші) гірничі; бурильне(свердлувальне) устаткування; бурові (свердлові) головки (коронки) (деталі машин); бурові насоси; вакуумні насоси (помпи) (машини); вали машин; механізми для вантаження; вібратори, що належать до 7 класу; відцентрові насоси (помпи); водовідокремлювачі; водонагрівачі (частини машин); волокновідокремлювачі; врубові машини; всмоктувальні машини промислові; гідравлічні двигуни; гідравлічні турбіни; двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів; діафрагми до насосів (помп); дорожньо-будівні машини; дорожні котки; дренажні машини; екскаватори; екскаватори одноківшеві; елеватори (машини); жолобоукладачі (машини); з`єднувачі (частини двигунів); з`єднувачі валів (машини); защільнювальні з`єднувачі (частини двигунів); згрібальні машини; калібрувальні машини; каменеобробляльні машини, верстати; керувальні механізми гідравлічні до машин і двигунів; керувальні механізми до машин або двигунів; керувальні механізми пневматичні до машин і двигунів; компресори (машини); компресори повітряні; конвеєри (машини); копальні машини; корпуси (деталі машин); крани (деталі машин або двигунів); крани мостові (перемісні); крани підіймальні; ланцюги тягові, крім призначених до наземних транспортних засобів; лопати механічні; машини для видаляння непотребу; машини для ущільнювання відходів; машини для ущільнювання сміття; машини для облаштовування підлог; мембрани до насосів (помп); пристрої для механічного обробляння (викінчувального); мішалки (машини); навантажувачі, навантажувачі телескопічні, що належать до 7 класу; насоси (помпи) (машини); насоси (помпи) (частини машин і двигунів); насоси (помпи) до нагрівального устаткування; насоси поршневі; машини для облаштовування опалубок для будування мостів; п`яткові машини; машини для встановлювання парапетів; паси до транспортерів, конвеєрів; підіймальні механізми; підіймачі; підіймачі (крім призначених для лижників); ланцюги до підіймачів (частини машин); паси, стропи, стрічки до підіймачів; підіймачі вантажні; підойми (машини); платформи; платформи підіймальні; платформи підіймальні мобільні; пневматичні машини; пневматичні транспортери; пневматичні трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини; повітродувні машини; повітряні насоси (помпи) (гаражне устатковання); подавані (деталі машин); поршневі кільця; поршні (деталі машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів; прокатні стани; вальці прокатних станів; промислові машини; профілювальні машини; машини для розподіляння плівкоутворюючих матеріалів; рухомі доріжки; машини для виробляння паль; машини для забивання паль; свердлильні головки (деталі машин); свердлові (бурові) вежі (вишки) (плавучі або неплавучі); свердлові патрони (деталі машин); машини для облаштовування свердловин; двигуни на стисненому повітрі; струминні насоси (помпи); машини для струминного цементування; транспортери (машини); транспортери пневматичні; трубопровідні транспортери пневматичні; турбокомпресори; машини для утворювання шорсткості; машини для доставляння цементного розчину; цементонасоси;

- клас 12: автобетононасоси; автовантажники; автокрани; автомобілі; автомобілі-бетономішалки; автомобілі-елеватори; автомобілі-рефрижератори; автомобільні капоти; автомобільні кузови; автомобільні ланцюги; автомобільні шасі; автомобільні шини; автопокришки; автопричепи; амортизатори автомобільні; амортизатори підвісок до транспортних засобів; амортизатори пружинні до транспортних засобів; багажники до транспортних засобів; бетоновози; цементовози; вилкові автовантажники; гальма до транспортних засобів; електродвигуни до наземних транспортних засобів; електротранспорт; зчепи до наземних транспортних засобів; зчепи до транспортних засобів; камери до надувних шин; керма; кермові колеса до транспортних засобів; маточини коліс транспортних засобів; колеса вільноходові до наземних транспортних засобів; колеса до транспортних засобів; перетворювачі крутильного моменту до наземних транспортних засобів; підіймальні механізми кузовів (частини наземних транспортних засобів); осі транспортних засобів; перекидні кузови вантажних автомобілів; підвісні транспортери; підіймальні частини кузовів (частини наземних транспортних засобів); рулі; рушійні механізми до наземних транспортних засобів; самоскиди; трактори; трейлери; тягачі; фургони (транспортні засоби); ходові частини транспортних засобів; шасі транспортних засобів; шийки осьові; шини до коліс транспортних засобів; шпиці коліс до транспортних засобів;

- клас 35: Вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; оформляння вітрин; оцінювання лісу (дерева) на пні; перенаймання приміщень; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві промислових товарів, будівельних матеріалів і промислових машин; розміщування в одному місці; на користь іншим особам,; асортименту промислових товарів,; будівельних устатковань,; будівельних матеріалів і промислових машин,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах і на складах роздрібної та оптової торгівлі;

- клас 37: технічне доглядання і лагодження автомобілів; асфальтування; брукування доріг; будівельне защільнювання; будівельне ізолювання; будівельне наглядання; очищання будівель (всередині); очищання будівель (зовні); будування хвилерізів, молів, дамб; будування ярмаркових рундуків і крамниць; наймання (прокат) бульдозерів; встановлювання і лагодження будівельної техніки; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; фарбування і лагодження вивісок; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; наймання (прокат) дорожніх прибиральних машин; наймання (прокат) екскаваторів; встановлювання і лагодження електроприладів; змащування транспортних засобів; зносіння будівель; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; клепання; чищення і лагодження парових котлів; наймання (прокат) кранів (споруджувальноїтехніки); встановлювання кухонного устаткування; лакування; листкування транспортних засобів; встановлювання і лагодження ліфтів; лудіння (поновлювання); встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; лагодження насосів (помп); прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; лагодження; укладання, затирання, лагодження, защільнювання, облаштовування підлоги; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; покрівельні роботи; встановлювання і лагодження промислових машин; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; риштування (встановлювання риштовання); розробляння кар`єрів; свердлування (буріння) свердловин; наймання (прокат) споруджувальної техніки; технічне доглядання транспортних засобів; лагодження транспортних засобів; миття транспортних засобів; обслуговування на станціях транспортних засобів; чищення транспортних засобів; фарбування будівель (всередині і зовні); встановлювання і лагодження холодильного устаткування; наймання (прокат) чистильних машин; чищення вікон; шпалерні роботи; наймання (прокат) товарів, зазначених в 7 класі.

Мотивуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що 08.11.2018 ним була подана заява про розширення дії міжнародної реєстрації № 1129319 на територію України та натомість, Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" 22.02.2019 було надано повідомлення про попередню відмову в реєстрації знаку " DIECi " за міжнародною реєстрацією № 1129319 відносно всіх заявлених товарів на основі п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", на підставі схожості заявленого знаку з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг " DIECI " за свідоцтвом України № 61811 від 15.05.2006 (заявка №20040505615 від 28.05.2004), власником якого є відповідач-1, зареєстрованим стосовно однорідних товарів 07, 12 і послуг 35, 37 класів МКТП, а відтак, дане свідоцтво України № 61811 від 15.05.2006 унеможливлює подальше здійснення позивачем усіх необхідних процедур, спрямованих на набуття правової охорони на території України міжнародній знаку за міжнародною реєстрацією № 1129319 " DIECi "щодо товарів 07 і 12 класів МКТП.

За змістом ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Поряд із тим, статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

З урахуванням вищевикладеного, слід дійти висновку, що охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду, полягає в тому, що дія свідоцтва України № 61811 від 15.05.2006, виданого на ім`я відповідача-1 зареєстрованим стосовно однорідних товарів 07, 12 і послуг 35, 37 класів МКТП, є перешкодою для позивача в реєстрації власного знаку за міжнародною реєстрацією № 1129319 відносно всіх заявлених товарів.

В якості підстави заявлених позовних вимог позивач послався, зокрема, на п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", приписами якої передбачено право будь-якої особи звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (надалі - ГК України) відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Як передбачено ст. 495 ЦК України та відображається у ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Водночас, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання, тоді як згідно чинних норм п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, з урахуванням ст. 198 Угоди про асоціацію, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. (п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача-1.

Так, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Так, відповідачем-1, на якого покладено тягар доказування у спорах даної категорії, не надано доказів використання знаку для товарів і послуг " DIECI " за свідоцтвом України № 61811, який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів 07, 12 і послуг 35, 37 класів у період протягом 5 років від дати його реєстрації (та від дати звернення позивачем з даним позовом), як і не зазначено поважних причин такого невикористання.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З урахуванням вищевикладеного, суд доходить висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині дострокового припинення повністю свідоцтва України № 61811 на знак для товарів і послуг " DIECI", який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів 07, 12 і послуг 35, 37 класів, а тому позовні вимоги в частині дострокового припинення дії свідоцтва підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з вимогою про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтва на знаки для товарів і послуг (в частині Свідоцтва України № 61811 на знак для товарів і послуг "DIECI"), про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені - "Промислова власність".

Так, відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені Промислова власність .

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності від 23 серпня 2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п. п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

- організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

- здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

- веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності;

- організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

- видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимог в частині дострокового припинення повністю свідоцтва України № 61811 на знак для товарів і послуг " DIECI", який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів 07, 12 і послуг 35, 37 класів, позовні вимоги позивача про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтва на знаки для товарів і послуг (в частині Свідоцтва України № 61811 на знак для товарів і послуг "DIECI"), про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені - "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до положень статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача-1.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2. ч. 5. ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1. ст. 256, ст. 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Компанії DIECI S.R.L.(ДІЄЧІ С. Р. Л.),(ІТ) задовольнити повністю.

2. Достроково припинити повністю Свідоцтво України № 61811 на знак для товарів і послуг " ПІЕСІ", який згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг зареєстровано щодо товарів 07, 12 і послуг 35, 37 класів.

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; код ЄДРПОУ 37508596) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтва на знаки для товарів і послуг (в частині Свідоцтва України № 61811 на знак для товарів і послуг "DIECI"), про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені - "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист бренду" (03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кім. 414; код ЄДРПОУ 34187877) на користь Компанії DIECI S.R.L.(ДІЄЧІ С . Р. Л.),(ІТ) (Віа Етторе Майоранна 2-4,1-42027, ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) витрати зі сплати судового збору в розмірі 3 842, 00 грн.

5. Після набрання рішенням суду законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 30.10.2019 року.

Суддя Ю.О. Підченко