Рішення

від 25.10.2019 по справі 910/9209/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

25.10.2019Справа № 910/9209/19

за позовом доКомпанії Інтел Корпорейшн (Intel Corporation) Товариства з обмеженою відповідальністю "Твінтел" проприпинення порушення прав на знаки для товарів і послуг. Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А. Представники сторін: від позивача:Войков А.П. - представник за довіреністю; від відповідача:Кулікова О.М. - представник за довіреністю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Інтел Корпорейшн (надалі - позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Твінтел" (надалі - відповідач) про:

1) заборону використовувати позначення "ТВІНТЕЛ", "ТВИНТЕЛ", "TVINTEL", які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", які визнані добре відомими в Україні, знаками для товарів і послуг "Intel" за свідоцтвами України № № 26229, 88497 у господарській діяльності при наданні послуг:

- у сфері проводового електрозв`язку; ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування; інша діяльність у сфері електрозв`язку; комп`ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг та ін., в тому числі із надання послуг доступу до Інтернету та, послуги провайдера і сервісного обслуговування мережі Інтернет;

- застосування їх в комерційному (фірмовому) найменуванні, діловій документації, публікаціях, рекламі, мережі Інтернет, доменному імені "tvintel.com.ua";

2) зобов`язання належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені "tvintel. com .ua".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що має місце незаконне використання у комерційному найменуванні відповідача позначення "ТВІНТЕЛ", "ТВИНТЕЛ", "TVINTEL", які є схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомими в Україні знаками для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", виключні права на які належать позивачу, і внаслідок такого використання існує реальна загроза введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.07.2019 відкрито провадження у справі № 910/9209/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання.

19.09.2019 від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву, разом із яким він надав суду висновок експерта Жили Богдана Володимировича за № 169 від 12.09.2019, що був складений за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та з посиланням на який, відповідач вказував на необґрунтованість доводів позивача щодо схожості спірних найменувань "INTEL" ("ІНТЕЛ"/"ИНТЕЛ") та "TVINTEL" ("ТВІНТЕЛ"/"ТВИНТЕЛ"), а також просив надати відповідну оцінку наданого позивачем висновку експерта №013/18 від 25.06.2018, що був складений за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності і просив суд відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

02.10.2019 відповідачем через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) надано доповнення до відзиву на позовну заяву, у якому він повідомив суд про попередній розмір понесених ним судових витрат у зв`язку із розглядом даної справи, а також надав додаткові доводи стосовно аналізу смислової (семантичної) схожості значення слова "INTEL".

02.10.2019 позивачем через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) надано відповідь на відзиву на позовну заяву, у якому він зазначає про необґрунтованість висновку експерта Жили Богдана Володимировича за № 169 від 12.09.2019, що був складений за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

08.10.2019 відповідачем через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) надано заперечення на відповідь на відзиву на позовну заяву, у якому він, у свою чергу додатково зазначив про необґрунтованість висновку наданого позивачем висновку експерта №013/18 від 25.06.2018, що був складений за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 25.10.2019.

У судовому засіданні 25.10.2019 відповідно до приписів ч. 1 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.1 ст.154 Господарського кодексу України (надалі - ГК України) відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

Та поряд із тим, до відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч.2 ст.154 ГК України).

Так, частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 ГК України та ч.1 ст.420 ЦК, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст.492 ЦК, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст.494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч.2 ст.494 ЦК України).

Згідно ч.4 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

При цьому відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака визнається, серед іншого, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Пунктом 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, серед іншого:

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Мотивуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що відповідно до відомостей, викладених на веб-сайті http://www.tvintel.com.ua/ , відповідач пропонує послуги доступу до Інтернет та послуги провайдера та сервісного обслуговування мережі Інтернет та при цьому відповідно до даних, викладених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідач здійснює діяльність у сфері проводового електрозв`язку (основний); ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування; інша діяльність у сфері електрозв`язку; комп`ютерного програмування; консультування з питань інформатизації; діяльності із керування комп`ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг та ін. при цьому означені послуги відносяться до послуг у сфері телекомунікацій, електронного зв`язку, інформаційно-комунікативних та комп`ютерних технологій, які є як тими самими, так і спорідненими із послугами 38 класу МКТП щодо яких зареєстровані знаки для товарів і послуг "INTEL" за свідоцтвами України №№ 26229, 88497 та визнані добре відомими в Україні знаки для товарів і послуг "INTEL" ("ІНТЕЛ"/"ИНТЕЛ"), а відтак відповідачем вчиняються дії щодо порушення прав позивача, як власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг, визначені статтями 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Окрім того, позивач вказує на те, що використовувані відповідачем у підприємницькій діяльності найменування "ТВІНТЕЛ", "ТВИНТЕЛ", "TVINTEL" (в тому числі і без зазначення організаційно-правової форми), з метою вирізнення його діяльності та послуг серед інших надавачів таких самих та/або споріднених послуг для споживачів, з дати першого використання цих найменувань у господарському обігу вийшли за межі предмету корпоративних відносин, і набули статусу засобів індивідуалізації, а саме: комерційних (фірмових) найменувань та позначень, якими маркуються послуги. При цьому, позивач вже тривалий час є загальновідомою компанією в Україні, яка здійснює свою діяльність у різних сферах, пов`язаних телекомунікаціями, електронним зв`язком, інформаційно-комунікативними та комп`ютерними технологіями та навчанням у цих галузях співпраця із урядовими органами є визнанням високої якості продукції та послуг позивача та, відповідно, його доброї репутації. Також, завдяки цьому, у споживачів виник тісний асоціативний зв`язок між товарами і послугами, маркованими "INTEL" ("ІНТЕЛ"/"ИНТЕЛ") та позивачем, адже слова "INTEL" ("ІНТЕЛ"/"ИНТЕЛ") легко впинаються і виділяються у будь-якій композиції та при цьому, найменування "ТВІНТЕЛ", "ТВИНТЕЛ", "TVINTEL" включають у себе скорочену назву (власну назву) найменування "ІНТЕЛ" ("INTEL") позивача, а отже, є схожим настільки, що їх можна сплутати, а отже - комерційне найменування ТОВ "ТВІНТЕЛ"/"ТВИНТЕЛ",/"TVINTEL" (яке фактично застосовується відповідачем літерами різних абеток в залежності від мови основного тексту) є таким, що може ввести в оману щодо позивача.

Так, під час розгляду Господарським судом м. Києва справи № 21/292 за позовом Інтел корпорейшн до Державний департамент інтелектуальної власності Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелектуальні комунікації" про визнання недійсним свідоцтва, за результатом розгляду якої винесено рішення від 19.07.2006, судом було встановлено, що знаки для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ" були визнані добре відомими в Україні відносно позивача з 25.07.1997 року для товарів 9, 16, 25, 28 та послуг 36, 38, 40, 41 та 42 класів МКТП.

Згідно приписів ч. 4 ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Також, як вбачається із виписки з бази "Зареєстровані в Україні знаки товарів та послуг", а також обставин, що були встановлені під час розгляду згаданої вище справи № 21/292, позивач є власником ряду зареєстрованих в Україні торговельних марок (знаків для товарів і послуг), що містять елемент "INTEL" та "ИНТЕЛ", що за смисловим значенням виконує функції, притаманні знаку для товарів і послуг, а саме - індивідуалізує товари/послуги, відносно яких знаки зареєстровані, надаючи товарам/послугам ім`я, полегшуючи запам`ятовування товарів/послуг, а саме:

1. ИНТЕЛ (свідоцтво України № 7452) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 05.12.1990;

2. INTEL (свідоцтво України № 7935) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 05.03.1990;

3. INTEL INSIDE (свідоцтво України № 10423) для товарів 16 класу МКТП; з пріоритетом від 21.01.1994;

4. INTEL (свідоцтво України № 10426) для товарів 16 класу МКТП; з пріоритетом від 21.01.1994;

5. ИНТЕЛ (свідоцтво України № 10427) для товарів 16 класу МКТП; з пріоритетом від 21.01.1994;

6. INTEL (свідоцтво України № 19546) для товарів 28 класу МКТП; з пріоритетом від 12.11.1997;

7. INTEL STRATAFLASH (свідоцтво України № 19602) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 18.07.1997;

8. INTEL (свідоцтво України № 22480) для послуг 36 класу МКТП; з пріоритетом від 15.06.1998;

9. INTEL NETSTRUCTURE (свідоцтво України № 23996) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 25.10.1999;

10. INTEL SPEEDSTER (свідоцтво України № 25888) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 28.05.1999;

11. INTEL (свідоцтво України № 26229) для товарів 9, 16 класів та послуг 38, 42 класів МКТП; з пріоритетом від 22.07.1998;

12. INTEL NETBURST (свідоцтво України № 27634) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 05.06.2000;

13. INTEL (свідоцтво України № 28012) для товарів 25 класу та послуг 42 класу МКТП; з пріоритетом від 20.03.2000;

14. INTEL XSCALE (свідоцтво України № 28691) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 24.07.2000;

15. INTEL NETMERGE (свідоцтво України № 34143) для товарів 9 класу та послуг 42 класу МКТП; з пріоритетом від 26.06.2001;

16. ИНТЕЛ ИНСАЙД (свідоцтво України № 51090) для товарів 9, 16 класів та послуг 38, 41, 42 класів МКТП; з пріоритетом від 01.04.2003;

17. INTEL CORE (свідоцтво України №73664 для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 14.09.2005;

18. intel Core Duo inside (комб.) (свідоцтво України №77626) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 16.12.2005;

19. intel inside (комб.) (свідоцтво України №80354) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 21.12.2005;

20. intel (комб.) (свідоцтво України №86171) для товарів 14, 18, 21, 25, 28 класів МКТП; з пріоритетом від 23.12.2005;

21. intel (комб.) (свідоцтво України №86838) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 23.12.2005;

22. intel (комб.) (свідоцтво України №88497) для товарів 16 та послуг 38, 41, 42 класів МКТП; з пріоритетом від 23.12.2005;

23. INTEL CLASSMATE PC (свідоцтво України №101757) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 27.07.2007;

24. INTEL INSIDE (свідоцтво України №122843) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 11.03.2009;

25. INTEL (свідоцтво України №122895) для товарів 10 класу МКТП; з пріоритетом від 26.03.2009;

26. INTEL VIIV (міжнародна реєстрація № 855873) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 17.06.2004;

27. INTEL VPRO (міжнародна реєстрація № 888112) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 18.01.2006;

28. Enjoy with intel VIIV (міжнародна реєстрація №894061) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 23.12.2005;

29. INTEL ATOM (міжнародна реєстрація №960058) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 03.03.2008;

30. INTEL SPONSORS OF TOMORROW (міжнародна реєстрація №1007045) для товарів 9 та послуг 41, 42 класів МКТП; з пріоритетом від 17.03.2009;

31. INTEL INSIDER (міжнародна реєстрація №1067525) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 30.12.2010;

32. INTEL IRIS (міжнародна реєстрація №1178861) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 06.03.2013;

33. INTEL XEON PHI (міжнародна реєстрація №1129450) для товарів 9 класу МКТП; з пріоритетом від 15.11.2011;

Відповідно до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

З викладеного вище випливає, що позивач є власником серії знаків, домінуючим елементом яких є словесне позначення "INTEL" та його кириличний відповідник "ІНТЕЛ"/"ИНТЕЛ" та поряд із тим, позначення "INTEL" є також розрізняльною частиною фірмового (комерційного) найменування позивача, яке, за своєю природою та подібно знакам для товарів і послуг, також вказує на походження товарів.

Так, відповідно до п. п 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а також зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно зі ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Дана норма також корелюється із п. 3 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності , що є складовою частиною комплексу Угод, до яких приєдналась Україна в результаті ратифікації Законом України від 10.04.2008 № 250-VI Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі, підписаного у м. Женеві 05.02.2008).

Пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, чинної на території України з 25.12.1991 та на яку зроблено посилання у ст. 25 Закону, країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Поряд із тим, згідно п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 (надалі - Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції.

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, у порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

У відповідності до підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3.2 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Згідно з підпунктом 4.3.2.6 пункту 4.3.2 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно ж до підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3.1 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

На підтвердження схожості спірних найменувань "INTEL" ("ІНТЕЛ"/"ИНТЕЛ") та "TVINTEL" ("ТВІНТЕЛ"/"ТВИНТЕЛ") позивач надав висновок експертки Чабанець Тетяни Миколаївни - старшої наукової співробітниці лабораторії права промислової власності Міністерства юстиції України Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 25.06.2018 № 013/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності (надалі - Висновок № 013/18), яким встановлено наступне:

1. Послуги, які надаються ТОВ "ТВІНТЕЛ", та при наданні яких застосовуються позначення "ТВІНТЕЛ", "ТВИНТЕЛ", "TVINTEL" (перелік послуг наведено нижче) є як тими самими, так і спорідненими із товарами та послугами, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг "INTEL" за свідоцтвами України №№ 26229, 88497 та визнані добре відомими в Україні знаки для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", а саме: послуги у сфері надання доступу до мережі Інтернет; послуги сервісного обслуговування мереж зв`язку та телекомунікаційних систем; послуги провайдера Інтернет та ТБ; послуги електромонтажу телекомунікаційних систем та мереж зв`язку; послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування; послуги роздрібної торгівлі, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; послуги у сфері проводового електрозв`язку; послуги у сфері електрозв`язку; послуги з комп`ютерного програмування; послуги щодо консультування з питань інформатизації; послуги щодо керування комп`ютерним устаткуванням; послуги у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; послуги щодо оброблення даних, розміщення інформації на веб- вузлах і пов`язана з ними діяльність; послуги веб-порталів; послуги надання інших інформаційних послуг.

2. Словесне позначення "ТВІНТЕЛ" є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг INTEL за свідоцтвами України №№ 26229, 88497 та знаками для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", визнаними добре відомими.

3. Словесне позначення "TVINTEL" є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг "INTEL" за свідоцтвами України №№ 26229, 88497 та знаками для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", визнаними добре відомими.

4. Словесне позначення "ТВИНТЕЛ" є схожим настільки, що і його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг INTEL за свідоцтвами України №№ 26229, 88497 та знаками для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", визнаними добре відомими.

5. Найменування "ТОВ "ТВІНТЕЛ" є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг "INTEL" за свідоцтвами України №№ 26229, 88497 та знаками для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", визнаними добре відомими, внаслідок чого може створитись враження про приналежність їх одній собі, а споживач може бути введений в оману щодо особи, яка надає послуги.

Відповідач, у свою чергу, надав висновок експерта Жили Богдана Володимировича за № 169 від 12.09.2019, що був складений за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (надалі - Висновок № 169) та яким встановлено наступне:

1. Такі послуги, як: послуги у сфері надання доступу до мережі Інтернет; послуги сервісного обслуговування мереж зв`язку та телекомунікаційних систем; : послуги провайдера Інтернет та ТБ; послуги електромонтажу телекомунікаційних систем та мереж зв`язку; послуги у сфері провідного електрозв`язку; послуги у сфері електрозв`язку , які надаються ТОВ "ТВІНТЕЛ", є спорідненими з такою послугою 38 класу як зв`язок, наведеною в свідоцтві України № 26229 на знак для товарів і послуг, а також з такими послугами 38 класу МКТП і як мультимедіа-зв`язок та цифрові комунікаційні послуги, а саме транслювання, передавання та отримування інтерактивних та неінтерактивних аудіо-, відео- та цифрових сигналів; електронне передавання та отримування інтерактивних та неінтерактивних голосу, даних, зображень, пейджингових повідомлень, факсиміле та інформації; консультування щодо телекомунікацій та послуги підтримки, наведеними в свідоцтві України 88497 на знак для товарів і послуг. Підстави ; вважати спорідненими інші товари та послуги, для яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України №№ 26229,88497, та зазначені вище, послуги, які надаються ТОВ ТВІНТЕЛ , відсутні.

Перелік товарів і послуг, відносно яких в У країні надано охорону добре відомим знакам "INTEL" та "ИНТЕЛ" не містить товарів і послуг, з якими є спорідненими або неспорідненими.

2. Позначення "TVINTEL", яке TOB "ТВІНТЕЛ" використовує стосовно послуг у сфері надання доступу до мережі Інтернет; послуг сервісного обслуговування мереж зв`язну та телекомунікаційних систем; послуг провайдера Інтернет та ТБ; послуг електромонтажу телекомунікаційних систем та мереж зв`язку; послугу сфері провідного електрозв`язку; послугу сфері електрозв`язку не є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками товарів і послуг INTEL за свідоцтвами України №№ 26229, 88497, а також знаками для товарів і послуг INTEL та ИНТЕЛ , визнаними добре відомими.

3. Комерційне найменування, яке ТОВ ТВІНТЕЛ використовує у своїй діяльності, пов`язаний з надання послуг у сфері надання доступу до мережі Інтернет; послуг сервісного обслуговування мереж зв`язку та телекомунікаційних систем; послуг провайдера Інтернет та ТБ; послуг електромонтажу телекомунікаційних систем та мереж зв`язку; потуг у сфері провідного електрозв`язку; послуг у сфері електрозв`язку, не є схожим з комерційним найменуванням компанії "Інтел Корпорейшн", настільки, що їх можна сплутати, внаслідок чого може створитись враження про приналежність їх одній собі, а споживач може бути введений в оману щодо особи, лиса надає послуги.

Згідно ч. 1 ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

За приписом ч. 1 ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Як вбачається зі змісту Висновку № 013/18, знак "ИНТЕЛ"/"ІНТЕЛ" є визнаний добре відомими в Україні та виконаний літерами кириличної абетки російською мовою ("INTEL" - літерами латинської абетки), складається з одного слова, 2 склади (ИН-ТЕЛ/"IN-TEL"), наголос припадає на перший склад, 5 літер, 5 звуків (2 голосні, 3 приголосні). Практична транскрипція є [і' н т е л] та при цьому, досліджуване позначення "TVINTEL" виконане літерами латинської абетки, складається з одного слова, 2 склади (TVIN-TEL), наголос припадає на ший склад, 7 літер, 7 звуків (2 голосних, 5 приголосних), практична транскрипція є [т в і' н т е л], із чого випливає, що словесне позначення "TVINTEL" ("ТВІНТЕЛ"/ "ТВИНТЕЛ") є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг "INTEL" за свідоцтвами України № № 26229, 88497 та знаками для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", визнаними добре відомими.

Натомість, у Висновку № 169 йдеться про те, шо очевидною є відмінність у довжині слів та у звуковому складі початкових частин порівнювальних слів [тв'] - [ін] не дозволяє буквально їх сплутати, тобто прийняти "ТВІНТЕЛ" за слово "INTEL"/"ІНТЕЛ", а також вказується, що слово "INTEL" за своїм смисловим значенням в англійській мові має чітко визначене смислове значення, як інформація, переважно закритого чи секретного характеру, чому в українській мові може відповідати слово розвіддані та водночас перші дві букви "TV-" досліджуваного позначення "TVINTEL" в англійській мові значення "телевізія" ("телебачення"). А відтак, фірмове найменування "TVINTEL"/"ТВІНТЕЛ" використовується в сфері телекомунікаційних послуг, пов`язаних з забезпеченням абонентів можливістю переглядати телевізійні канали та користуватись мережею Інтернет, в тому числі з метою зв`язку, дає підстави вважати, що не лише сполучення початкових літер "TV", але й інші складові частини слова "TVINTEL" ("ТВІНТЕЛ") можуть сприйматись як утворені від назв інших телекомунікаційних послуг, які близькі за звучанням в українській та англійській мовах - "Internet" (Інтернет) та "telephony" (телефонія) або "telecommunications" (телекомунікації), тобто, в контексті надаваних ТОВ "ТВІНТЕЛ" послуг, слово "TVINTEL" ("ТВІНТЕЛ") здатне справляти враження абревіатури, утвореної з усталеного літеросполучення "TV" та слів "Internet" (Інтернет) та "telephony" (телефонія) або "telecommunications" (телекомунікації) та з урахуванням вищевикладеного, слова "INTEL" та "TVINTEL" ("ТВІНТЕЛ") мають самостійні смислові значення, які породжують відмінні інтелектуальні враження, ніяк не пов`язані між собою, що вказує на відсутність між ними семантичної схожості.

Суд враховує, що згідно ч. 1. ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Так, суд критично ставиться до вищезазначених доводів викладених у Висновку № 169 з приводу відсутності між словами "INTEL" ("ІНТЕЛ"/"ИНТЕЛ") та "TVINTEL" ("ТВІНТЕЛ"/"ТВИНТЕЛ") семантичної схожості з огляду на їх самостійні смислові значення, оскільки з огляду на положення Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації, ключовим показником у визначенні спорідненості позначень "TVINTEL" ("ТВІНТЕЛ"/"ТВИНТЕЛ") щодо товарів та послуг, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг "INTEL" за свідоцтвами України № № 26229, 88497 є саме фонетична схожість вказаних словесних позначень "INTEL" та "TVINTEL", про яку детально зазначено та описано у Висновку № 013/18.

Суд також приймає до уваги положення . п. 5.3.2.2.1. Методики проведення експертних досліджень, за якими під час дослідження словесних позначень на схожість досліджуються наступні ознаки, які можуть використовуватися як кожна окремо так і в будь-сполученнях, а саме:

- довжина позначення;

- наявність близьких і співпадаючих звуків;

- близькість звуків, що складають позначення;

- розташування одних близьких звуків і звукосполучень щодо інших;

- наявність співпадаючих складів та їх розташування;

- місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення;

- близькість складу голосних;

- близькість складу приголосних;

- характер співпадаючих частин позначень;

- кількість складів у позначеннях;

- входження одного позначення в інше;

- наголос, тощо.

Водночас, доводи відповідача щодо порушення експерткою ОСОБА_1 вимог вказаного вище п. п. 5.3.2.2.1. Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації в частині виявлення шести ознак замість дванадцяти, не приймаються судом, даним п. п. 5.3.2.2.1. не передбачено необхідності виявлення кожної із ознак та допускається наявність даних ознак в будь-сполученнях.

Також судом не приймаються доводи відповідача щодо того, що експертиза за результатом якої складено Висновок № 013/18 не проводилась відповідно до відповідного договору, оскільки відсутність посилань як у Висновку № 013/18 так і, власне, у Висновку № 169 (який складено за результатом проведення експертизи на замовлення відповідача) на наявність такого договору не дозволяє достовірно встановити, що такий договір не було укладено як позивачем, так і відповідачем при замовленими ними експертиз, за результатами яких складено вищезазначені висновки експертів.

Також, суд вважає безпідставними зауваження відповідача щодо того, що у даному висновку не вказано про те, коли та дe була проведена експертиза та хто був присутній при її проведенні, а також що експертиза не була проведена в приміщенні та за адресою, вказаною на бланку експертної установи, оскільки законом не визначено детального порядку встановлення вищезазначених обставин, на які вказує відповідач та водночас зі змісту Висновку № 013/18 не вбачається порушення експерткою зазначених вимог. Доказів на підтвердження зворотного відповідачем суду не надано.

Також недоведеними є твердження відповідача про можливість вступання експерткою у не передбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи, за результатом якої складено Висновок № 013/18.

Відповідно до приписів ст. ст. 74, 86 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. При цьому суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, з огляду на використання у комерційному найменуванні відповідача позначення "ТВІНТЕЛ"/"ТВИНТЕЛ"/"TVINTEL", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із добре відомими в Україні знаками для товарів і послуг "INTEL" ( ІНТЕЛ / ИНТЕЛ ), серією знаків для товарів і послуг INTEL (ИНТЕЛ), виключні права на які належать позивачеві, у зв`язку із чим суд приходить до висновку, що вимоги позивача про заборону використовувати позначення "ТВІНТЕЛ", "ТВИНТЕЛ", "TVINTEL", які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", які визнані добре відомими в Україні, знаками для товарів і послуг "INTEL" за свідоцтвами України №№ 26229, 88497 у господарській діяльності при наданні послуг у сфері проводового електрозв`язку; ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування; інша діяльність у сфері електрозв`язку; комп`ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг та ін., в тому числі із надання послуг доступу до Інтернету та, послуги провайдера і сервісного обслуговування мережі Інтернет та застосування їх в комерційному (фірмовому) найменуванні, діловій документації, публікаціях, рекламі, мережі Інтернет, доменному імені є обґрунтованими, а тому вимоги позивача у зазначеній частині позову підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про зобов`язання відповідача належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені , суд відзначає наступне.

Як зазначалося вище, відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Доменне ім`я - ім`я, що використовується для адресації комп`ютерів і ресурсів в Інтернеті (ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 56 Закону України "Про телекомунікації", адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.

Згідно ч. 1 ст. 7 ЦК України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин.

За змістом ч. ч.1, 2 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право. При цьому суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

Зазначенні положення ст. 16 ЦК України кореспондуються за змістом із приписами ч. 2 ст. 20 ГК України, за змістом яких кожний суб`єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб`єктів захищаються шляхом, зокрема, припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення та іншими способами, передбаченими законом.

Поряд із тим, суд приймає до уваги, що при здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (надалі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини").

Зокрема, відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29.06.2006 у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

Також, у рішенні від 31.07.2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17.07.2008) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Відтак, оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає за необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

З урахуванням вищевикладеного та з огляду на доведеність порушення прав позивача щодо використання відповідачем у власному комерційному найменуванні позначення "ТВІНТЕЛ"/"ТВИНТЕЛ"/"TVINTEL", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із добре відомими в Україні знаками для товарів і послуг "INTEL" ("ІНТЕЛ"/"ИНТЕЛ"), серією знаків для товарів і послуг "INTEL" (ИНТЕЛ), виключні права на які належать позивачеві та використання відповідачем даного позначення у доменному імені , суд вважає обґрунтованими вимоги позивача про зобов`язання відповідача належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені "tvintel.com.ua", у зв`язку із чим позов у зазначеній частині вимог також підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2. ч. 5. ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1. ст. 256, ст. 288 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Компанії Інтел Корпорейшн (Intel Corporation) задовольнити повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТВІНТЕЛ" (бул. Чокольвський, 19-А, м. Київ, 03186, код ЄДРПОУ 38393301) використовувати позначення "ТВІНТЕЛ", "ТВИНТЕЛ", "TVINTEL", які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг "INTEL" та "ИНТЕЛ", які визнані добре відомими в Україні, знаками для товарів і послуг "Intel" за свідоцтвами України №№ 26229, 88497 у господарській діяльності при наданні послуг:

- у сфері проводового електрозв`язку; ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування; інша діяльність у сфері електрозв`язку; комп`ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; веб- портали; надання інших інформаційних послуг та ін., в тому числі із надання послуг доступу до Інтернету та, послуги провайдера і сервісного обслуговування мережі Інтернет;

- застосування їх в комерційному (фірмовому) найменуванні, діловій документації, публікаціях, рекламі, мережі Інтернет, доменному імені .

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВІНТЕЛ" (бул. Чокольвський, 19-А, м. Київ, 03186, код ЄДРПОУ 38393301) належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені .

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТВІНТЕЛ" (бул. Чокольвський, 19-А, м. Київ, 03186, код ЄДРПОУ 38393301) на користь Компанії Інтел Корпорейшн (Intel Corporation) (2200, Мішн Колледж Булва, Санта Клара, Каліфорнія 95052- 8119, США) витрати зі сплати судового збору в розмірі 3 842,00 грн.

5. Після набрання рішенням суду законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 30.10.2019 року.

Суддя Ю.О. Підченко