Рішення

від 05.12.2019 по справі 916/2694/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2694/19 Господарський суд Одеської області у складі судді Цісельського О.В.,

за участю секретаря судового засідання Бачур А.В.,

за участю представників:

позивача: адвокат Войков А.П.,

відповідача: не з`явився,

третьої особи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 916/2694/19

за позовом: Пума СЕ /PUMA SE/ /Puma Way 1, 1074 Herzogenaurach, Germany, адреса для листування: а/с 78, м. Київ, 03150/

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача: Одеської митниці ДФС /65078, м. Одеса, вул. Гайдара, буд.21, корпус А, код ЄДРПОУ 39441717/

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лакшері Сістемс" /65048, Одеська область, місто Одеса, вул. Успенська, будинок 39/1, офіс 6/

про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг,

ВСТАНОВИВ:

1.Позиції учасників справи.

Пума СЕ /PUMA SE/ звернулась в Господарський суд Одеської області з позовною заявою до ТОВ "Лакшері Сістемс", згідно якої просить:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Лакшері Сістемс" здійснювати використання позначення "" незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг Позивача "" для товару взуття , зокрема нанесення такого позначення на продукцію /товар/, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт /ввезення/, експорт /вивезення/, реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів; чоботи, зимові, утеплені, 3000 пар, розміром 34-39, за митною декларацією № UA500010/2019/020415 від 30.07.2019, Одержувач/імпортер Товариство з обмеженою відповідальністю "Лакшері Сістемс", відправник - компанія TAIZHOU WEIFENG IMPORT & EXPORT CO. LTD;

- проводити виконавчі дії з вилучення з цивільного обороту та знищення товару: взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів; чоботи, зимові, утеплені, 3000 пар, розміром 34-39, за митною декларацією № UA500010/2019/020415 від 30.07.2019, Одержувач/імпортер Товариство з обмеженою відповідальністю "Лакшері Сістемс", відправник - компанія TAIZHOU WEIFENG IMPORT & EXPORT CO. LTD за участю представника компанії ПУМА СЕ (PUMA SE).

- судові витрати покласти на Відповідача.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Позивач посилається на норми Цивільного кодексу України, Митного кодексу України, Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність", Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, висновок експертного дослідження №19/23/2-1/22-ЕД/19, лист ДП ,,Український інститут інтелектуальної власності" від 12.01.2018р. №60/5 про дію міжнародної реєстрації №426712 від 19.11.1976р. на території України, лист Одеської митниці ДФС від 06.08.2019 р. №7077/10/15-70-18-03-07 щодо порушення Відповідачем його прав інтелектуальної власності з використання зображувальної торговельної марки, яка застосована при виготовленні імпортованих "Лакшері Сістемс" товарів, що імпортується на територію України.

Третя особа, подала письмові пояснення за вх.№2156519 від 21.10.2019р. в яких зазначила наступне.

Під час проведення митного огляду товарів за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019р. №UA500010/2019/020415 виявлено, що товар "чоботи, зимові, утеплені, розміром 34-39" у кількості 3000 пар, містить ознаки використання ОПІВ - знак для товарів і послуг, занесеного до митного реєстру за номером 002499, майнові права на які належать компанії "PUMA SE" за свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знаку №426712.

Вказаний товар заявлений до митного контролю та митного оформлення за митною декларацією від 30.07.2019 № UA500010/2019/020415:

Відомості про суб`єктів зовнішньоекономічної операції за МД:

Відправник/Експортер: TAIZHOU WEIFENG IMPORT & EXPORT CO. LTD 7 Shoes Industrial Area, Hengfeng Town, Wenling Zhejiang China;

Одержувач/Імпортер/: TOB "ЛАКШЕРІ CICTEMC".

На виконання вимог статті 400 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI, 01.08.2019р. митне оформлення товару "чоботи, зимові, утеплені, розміром 34-39" у кількості 3000 пар, задекларованих за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019 №UA500010/2019/020415 було призупинено на строк три робочі дні.

Листом Одеської митниці ДФС від 01.08.2019 №6959/10/15-70-18-03-07 представнику компанії "PUMA SE" було повідомлено про призупинення митного оформлення згідно зі статтею 400 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI строком на 3 робочих дні товару, заявленого за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019 № UA500010/2019/020415 - "Взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів: чоботи, зимові, утеплені, 3000 пар, розміром 34-39", у зв`язку із виявленням ознак контрафактності: неправомірного використання зображувального знаку для товарів і послуг, занесеного до митного реєстру за номером 002499, майнові права на які належать компанії „PUMA SE" за свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знаку № 426712.

Одеською митницею ДФС отримано заяву повноважного представника правовласника від 05.08.2019р. № 19968 ДФС /вх.№ митниці 7367/10-29 від 05.08.2019/ щодо продовження призупинення митного оформлення товарів "Взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів: чоботи, зимові, утеплені, 3000 пар", а також щодо відбору зразків вказаних товарів з метою проведення експертного дослідження.

Митне оформлення товару заявленого за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019 №UA500010/2019/020415, що містить ознаки використання зображувального знаку для товарів і послуг, занесеного до митного реєстру за номером 002499, було призупинено з 06.08.2019 на строк 10 робочих днів, про що Одеська митниця ДФС повідомила представника позивача листом № 7077/10/15-70-18- 03-07 від 06.08.2019.

19.08.2019р. представником компанії „PUMA SE" до митниці направлено письмове вмотивоване клопотання від 19.08.2019 №20008 ДФС /вх.№ митниці від 19.08.2019 № 7650/10-29// із проханням продовжити строк призупинення митного оформлення товару на наступні 10 робочих днів у зв`язку з необхідністю завершення експертного дослідження.

На виконання вимог частини 8 статті 399 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI призупинення митного оформлення вищезазначеного товару, що містить ознаки використання зображувального знаку для товарів і послуг, занесеного до митного реєстру за номером 002499, та був задекларований за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019 № UA500010/2019/020415, було продовжено з 20.08.2019 строком на 10 робочих днів, про що митниця листом № 7517/10/15-70-18-03-07 від 20.08.2019 повідомила представника позивача.

17.09.2019р. митницею складений протокол про порушення митних правил №2529/50000/19 за ознаками порушення митних правил, передбаченого положеннями статті 476 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI "Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності".

Враховуючи вищевикладені причини, та положень ч. 1, 2, 3 статті 256 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI, Одеською митницею ДФС була видана картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення № UA500010/2019/00464 від 24.09.2019.

Відповідач відзив на позовну заяву та клопотання про розгляд справи без його участі не надав, своїм правом на захист не скористався.

Інші заяви по суті справи до суду не надходили.

2. Процесуальні питання, вирішені судом.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.09.2019р. позовна заява вх.№2751/19 була передана на розгляд судді Цісельському О.В.

Ухвалою суду від 11.09.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/2694/19, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.09.2019р. прийнято позовну заяву /вх.№2748/19/ до розгляду та відкрито провадження у справі, справу №916/2691/19 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

В судовому засіданні 10.10.2019р. судом проголошено протокольну ухвалу про про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 14.11.2019р. о 11год.00хв.

У судовому засіданні 14.11.2019р. у справі № 916/2694/19 оголошено перерву до 05.12.2019р. о 10год.20хв.

В судовому засіданні 05.12.2019р., представник Позивача позов підтримав, просив суд задовольнити його.

В судове засідання, призначене на 05.12.2019р., представник Третьої особи позивача не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання, призначене на 05.12.2019р., представник Відповідача не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Під час розгляду справи по суті судом були досліджені всі письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

05.12.2019р. судом закінчено розгляд справи по суті та оголошено вступну та резолютивну частини рішення після виходу із нарадчої кімнати.

2.Обставини, встановлені судом під час розгляду справи.

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власност" від 12.01.2019 р. №60/5 вбачається, що міжнародна реєстрація №426712 від 19.11.1976р. діє на території України у повному обсязі з 19.11.1976р.

Даний знак зареєстровано для товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків /далі - МКТП/: "взуття, зокрема спортивне взуття та взуття для відпочинку".

З метою захисту прав інтелектуальної власності Позивачем як правовласником в порядку ст.398 Митного кодексу України було подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності - знак для товарів та послуг "" на підставі міжнародної реєстрації № 426712, щодо включення останнього до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності. За такою заявою Правовласника - ПУМА СЕ , зазначений вище знак для товарів та послуг 15.03.2015 був включений до митного реєстру за номером 2499 та діє на цей час.

Під час проведення митного огляду товарів за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019р. №UA500010/2019/020415 виявлено, що товар "чоботи, зимові, утеплені, розміром 34-39" у кількості 3000 пар, містить ознаки використання ОПІВ - знак для товарів і послуг, занесеного до митного реєстру за номером 002499, майнові права на які належать компанії "PUMA SE" за свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знаку №426712.

Вказаний товар заявлений до митного контролю та митного оформлення за митною декларацією від 30.07.2019 № UA500010/2019/020415:

Відомості про суб`єктів зовнішньоекономічної операції за МД:

Відправник/Експортер: TAIZHOU WEIFENG IMPORT & EXPORT CO. LTD 7 Shoes Industrial Area, Hengfeng Town, Wenling Zhejiang China;

Одержувач/Імпортер/: TOB "ЛАКШЕРІ CICTEMC".

На виконання вимог статті 400 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI, 01.08.2019р. митне оформлення товару "чоботи, зимові, утеплені, розміром 34-39" у кількості 3000 пар, задекларованих за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019 №UA500010/2019/020415 було призупинено на строк три робочі дні.

Листом Одеської митниці ДФС від 01.08.2019 №6959/10/15-70-18-03-07 представнику компанії "PUMA SE" було повідомлено про призупинення митного оформлення згідно зі статтею 400 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI строком на 3 робочих дні товару, заявленого за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019 № UA500010/2019/020415 - "Взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів: чоботи, зимові, утеплені, 3000 пар, розміром 34-39", у зв`язку із виявленням ознак контрафактності: неправомірного використання зображувального знаку для товарів і послуг, занесеного до митного реєстру за номером 002499, майнові права на які належать компанії „PUMA SE" за свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знаку № 426712.

05.08.2019р. Одеською митницею ДФС отримано заяву повноважного представника правовласника №19968 ДФС /вх.№ митниці 7367/10-29 від 05.08.2019/ щодо продовження призупинення митного оформлення товарів "Взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів: чоботи, зимові, утеплені, 3000 пар", а також щодо відбору зразків вказаних товарів з метою проведення експертного дослідження.

Одеська митниця ДФС повідомила представника позивача листом № 7077/10/15-70-18- 03-07 від 06.08.2019. про те, що митне оформлення товару заявленого за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019 №UA500010/2019/020415, що містить ознаки використання зображувального знаку для товарів і послуг, занесеного до митного реєстру за номером 002499, було призупинено з 06.08.2019 на строк 10 робочих днів.

19.08.2019р. представником компанії „PUMA SE" до митниці направлено письмове вмотивоване клопотання від 19.08.2019 №20008 ДФС /вх.№ митниці від 19.08.2019 № 7650/10-29// із проханням продовжити строк призупинення митного оформлення товару на наступні 10 робочих днів у зв`язку з необхідністю завершення експертного дослідження.

20.08.2019р. Одеська митниця ДФС повідомила листом № 7517/10/15-70-18-03-07 представника позивача про те, що призупинення митного оформлення вищезазначеного товару, що містить ознаки використання зображувального знаку для товарів і послуг, занесеного до митного реєстру за номером 002499, та був задекларований за митною декларацією /МД/ від 30.07.2019 № UA500010/2019/020415, було продовжено з 20.08.2019 строком на 10 робочих днів.

17.09.2019р. митницею складений протокол про порушення митних правил №2529/50000/19 за ознаками порушення митних правил, передбаченого положеннями статті 476 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI "Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності".

Одеською митницею ДФС була видана картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення № UA500010/2019/00464 від 24.09.2019.

За результатами проведення експертного дослідження висновком експерта Сопової К.А. № 28-09/19 від 30.09.2019 р., підтверджено, що позначення, використані на товарі /8 пар: Арт. LR-9952 GREEN; LR-9952 BLACK; LR-9952 BLUE; LR-9952 GREY/, який ввозиться на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за митною декларацією №/2019/020415 від 30.07.2019 р. /взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів, чоботи зимові, утеплені/ є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 426712, права на яку належать компанії PUMA SE.

При цьому Позивач зауважує, що він не надавав ТОВ "Лакшері Сістемс" права на використання своєї торговельної марки "" за міжнародною реєстрацією знаку для товарів і послуг № 426712 та позначень, схожих із згаданою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельна марка зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт /ввезення/ та експорт /вивезення/.

Незважаючи на встановлену законодавством заборону використання в своїй діяльності об`єкти права інтелектуальної власності без дозволу правовласника, Відповідач, здійснюючи ввезення товарів на митну територію України, не дотримався встановлених законодавством вимог щодо отримання такого дозволу від Позивача.

Вищевикладені обставини стали підставою для звернення Позивача до суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

4. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення.

Статтею 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та /або/ майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом; умови надання дозволу /видачі ліцензії/ на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону /ч.ч.2-4 ст.426 ЦК України/.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів /послуг/, що виробляються /надаються/ однією особою, від товарів /послуг/, що виробляються /надаються/ іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи /ч.1 ст.492, ч.1 ст.493 ЦК України/.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором /ч.ч.1, 2 ст.495 ЦК України/.

Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії /посаду секретаря районного комітету і вище/, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР /УСРР/, інших союзних або автономних радянських республік /крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури/, працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР /УСРР/, інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг /ч.ч.2, 3, 4 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"/.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт /ввезення/ та експорт /вивезення/; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати /ч.ч.4, 5 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"/.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором /ст.431 ЦК України/.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде митний реєстр об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об`єкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про об`єкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, надсилається всім органам доходів і зборів України. Після реєстрації об`єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів /ч.ч.1, 2, 4, 5 ст.398 Митного кодексу України/.

Відповідно до п.17 ст.4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять об`єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону; правовласник - особа, якій відповідно до закону належать майнові права на об`єкт права інтелектуальної власності, або особа, яка діє від її імені в межах наданих повноважень.

Згідно ч.1 ст.17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" в Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Стаття 196 МК України визначає підстави заборони щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. Так, не можуть бути пропущені через митний кордон України товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом; товари, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг " будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Як передбачено у п. 4.3.2.7. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.95 р. /далі -Правила/ "зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи".

Відповідно до п. 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Під час встановлення схожості знаків для товарів і послуг та визначення імовірності змішування їх споживачем, характер порівнюваних об`єктів має враховуватись не абстрактно, а з урахуванням фактичних обставин їх використання, а особливо - набутої певним знаком репутації та відомості серед споживачів завдяки тривалому використанню та високій якості товарів/послуг, його свідомості

Згідно з п. 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг зизначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід /вид/ товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів

Положення ч.ч.1, 2 ст.432 ЦК України передбачають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Як роз`яснено у п.2.2 Постанови Пленуму ВГСУ №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Згідно ч.1 ст. 5 Закону "Про виконавче провадження " примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби /державних виконавців/ та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст. 24 Закону України "Про виконавче провадження " виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна… Виконання рішення, яке зобов`язує боржника вчинити певні дії, здійснюється виконавцем за місцем вчинення таких дій.

Згідно ч.1 ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження " сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин /фактів/, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи /ч.ч.1, 2 ст.73, ч.ч.ч.1, 3 ст.74 ГПК України/.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання /ч.2 ст.76, ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України/.

5. Висновки господарського суду за результатами вирішення спору.

Проаналізувавши вищенаведені норми законодавства, господарський суд відзначає, що Компанії Пума СЕ /Puma Se/ як власнику прав на торговельну марку "ПУМА " , надано виключне право забороняти іншим особам використовувати у будь-який спосіб, зокрема імпортувати /ввозити/ в Україну товар, маркований належною йому торговельною маркою чи позначеннями, схожими із зареєстрованою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати.

Приймаючи до уваги наведене, текст висновку експертного дослідження №28-09/19 від 30.09.2019р., яким підтверджено, що позначення, використані на товарі /8 пар: Арт. LR-9952 GREEN; LR-9952 BLACK; LR-9952 BLUE; LR-9952 GREY/, який ввозиться на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за митною декларацією №/2019/020415 від 30.07.2019 р. /взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів, чоботи зимові, утеплені/ є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 426712, права на яку належать компанії PUMA SE, те, що Компанія Пума СЕ /Puma Se/ не надавала Відповідачу право на використання торговельної марки "ПУМА": не здійснювала продаж Відповідачу імпортованого ним товару, що виготовлений з використанням торговельної марки "ПУМА", не надавала згоду на продаж такого товару Відповідачу, господарський суд вважає цілком правомірними твердження Компанії Пума СЕ /Puma Se/ про порушення ТОВ "Лакшері Сістемс" її прав інтелектуальної власності, у зв`язку з чим та з огляду на відповідність законодавству обраних способів захисту порушеного права в частині заборони ТОВ "Лакшері Сістемс" здійснювати використання позначення незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг Позивача "" та вилучення з цивільного обороту та знищення товару, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Стосовно позовної вимоги щодо проведення виконавчих дій з вилучення з цивільного обороту та знищення товару: взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів; чоботи, зимові, утеплені, 3000 пар, розміром 34-39, за митною декларацією №UA500010/2019/020415 від 30.07.2019, Одержувач/імпортер Товариство з обмеженою відповідальністю "Лакшері Сістемс", відправник - компанія TAIZHOU WEIFENG IMPORT & EXPORT CO. LTD за участю представника компанії ПУМА СЕ /PUMA SE/, суд доходить до висновку щодо відмови у задоволенні зазначеної позовної вимоги з огляду на наступне.

Вирішуючи спір, суд повинен надати об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові.

Наявність порушених або оспорюваних прав і інтересів у особи, яка звертається до суду за їх захистом, є обов`язковою, а обов`язком позивача відповідно до статті 74 ГПК України є доведення /підтвердження/ в установленому законом порядку наявності факту порушення або оспорювання його прав та інтересів.

Так, за своєю правовою природою вимога Позивача про проведення виконавчих дій з вилучення з цивільного обороту та знищення товару за участю представника компанії ПУМА СЕ /PUMA SE/ не є позовною, не може відновити порушене право Позивача, а відповідно не може бути способом його захисту.

При цьому, на момент звернення з позовною заявою до суду жодних виконавчих дії щодо вилучення з цивільного обороту та знищення товару: взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів; чоботи, зимові, утеплені, 3000 пар, розміром 34-39, за митною декларацією №UA500010/2019/020415 від 30.07.2019 не проводилося, доказів відмовити у проведенні відзначених виконавчих дій за участю представника компанії ПУМА СЕ /PUMA SE/ матеріали справи не містять, а відповідно право Позивача не порушено.

Між тим, суд звертає увагу на те, що дії з вилучення з цивільного обороту та знищення товару за участю учасників виконавчого провадження, проводяться в межах виконавчого провадження, що передбачено та регулюється Законом України "Про виконавче провадження" та не може бути предметом позовних вимог.

Відповідно до ч. 1 ст.129 ГПК України, судовий збір покладається: у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (ч. 4 ст. 129 ГПК України).

Приймаючи до уваги, що спір між сторонами виник внаслідок неправильних дій Відповідача, витрати по сплаті судового збору покладаються на останнього, відповідно до ст.ст.129 Господарського процесуального кодексу України пропорційно розміру задоволених позовних вимог у сумі 3842грн.

Також, до складу судових витрат, які підлягають відшкодуванню за рахунок ТОВ "Лакшері Сістемс", судом включаються витрати Позивача по оплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову в розмірі 960,50 грн., а також витрати, понесені в зв`язку з прибуттям представника Позивача до Господарського суду Одеської області у розмірі 1863,89грн., витрати на оплату проведення експертного дослідження №19/23/2-1/22-ЕД/19 від 16.08.2019р. в розмірі 2 251,20грн., витрати на оплату проведення експертизи №28-09/19 від 30.09.2019р. в розмірі 15 000,00 грн. та витрати на оплату відправлення сторонам у справі копії позовної заяви разом із додатками у розмірі 81,20грн., які підтверджені наявними у матеріалах справи доказами.

Керуючись ст.ст.2, 13, 76, 86, 129, 202, 233, 237-240 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ :

1.Позов - задовольнити частково.

2.Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Лакшері Сістемс" /65048, Одеська обл., місто Одеса, вул. Успенська, будинок 39/1, офіс 6, код ЄДРПОУ 42864878/ здійснювати використання позначення "" незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг Позивача "" для товару "взуття", зокрема нанесення такого позначення на продукцію /товар/, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт /ввезення/, експорт /вивезення/, реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

3.Вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття на підошві з полімерних матеріалів, та з верхом з текстильних матеріалів; чоботи, зимові, утеплені, 3000 пар, розміром 34-39, за митною декларацією № UA500010/2019/020415 від 30.07.2019, Одержувач/імпортер Товариство з обмеженою відповідальністю "Лакшері Сістемс" /65048, Одеська обл., місто Одеса, вул. Успенська, будинок 39/1, офіс 6, код ЄДРПОУ 42864878/, відправник - компанія TAIZHOU WEIFENG IMPORT & EXPORT CO. LTD /адреса: 7 Shoes Industrial Area, Hengfeng Town, Wenling Zhejiang, CHINA/.

4.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лакшері Сістемс" /65048, Одеська обл., місто Одеса, вул. Успенська, будинок 39/1, офіс 6, код ЄДРПОУ 42864878/ на користь Пума СЕ /PUMA SE/ /Puma Way 1, 1074 Herzogenaurach, Germany, адреса для листування: а/с 78, м. Київ, 03150/ 3842 /три тисячі вісімсот сорок дві/ грн. 00 коп. судового збору за подання позову, 960 /дев`ятсот шістдесят/ грн. 50 коп. судового збору за подання заяви про забезпечення позову, а також витрати, понесені в зв`язку з прибуттям представника Позивача до Господарського суду Одеської області у розмірі 1863 /одна тисяча вісімсот шістдесят три/ грн. 89коп., витрати на оплату проведення експертного дослідження №19/23/2-1/22-ЕД/19 від 16.08.2019р. в розмірі 2 251 /дві тисячі двісті п`ятдесят одна/ грн. 20 коп., витрати на оплату проведення експертизи №28-09/19 від 30.09.2019р. в розмірі 15 000 /п`ятнадцять тисяч/ грн. 00 коп. та витрати на оплату відправлення сторонам у справі копії позовної заяви разом із додатками у розмірі 81 /вісімдесят одна/ грн. 20 коп.

5.В решті позовних вимог відмовити.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст.241 ГПК України.

Наказ видати в порядку ст.327 ГПК України.

Повне рішення складено 16 грудня 2019р.

Суддя О.В. Цісельський