Рішення

від 10.12.2019 по справі 916/2343/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" грудня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2343/19 Господарський суд Одеської області у складі судді Цісельського О.В.,

за участю секретаря судового засідання Бачур А.В.,

за участю представників:

позивача: адвокат Войков А.П.,

відповідача: не з`явився,

третьої особи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №916/2343/19

за позовом: ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ /HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG/ /адреса: Дізельштрассе 12, 72555 Метцинген, Німеччина; адреса для листування: а/с 78, м. Київ, 03150/

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача: Одеської митниці ДФС /65078, м. Одеса, вул. Гайдара, буд.21, корпус А/

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна група "Деко" /65104, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, буд.29, офіс 626/1/

про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг,

ВСТАНОВИВ:

1.Позиції учасників справи.

ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ /HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG/ звернулась в Господарський суд Одеської області з позовною заявою до ТОВ "Торгівельна група "Деко", згідно якої просить:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельна група "Деко" здійснювати використання позначень , , , , , , незалежно від їх кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг "HUGO BOSS" для товару "туалетна вода", зокрема нанесення таких позначень на продукцію /товар/, зберігання продукції із нанесеними позначеннями, пропонування продукції із нанесеними позначеннями для продажу, продаж, імпорт /ввезення/, експорт /вивезення/, реекспорт, застосування таких позначень в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: "туалетна вода", без вмісту озоноруйнуючих речовин, не містять наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, чоловічі, у асортименті, у кількості 3 840 шт., за митною декларацією №UA500010/2019/018265 від 11.07.2019, Одержувач/імпортер/декларант Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна група "Деко" , відправник - компанія VICTORIA TRADING CO., LIMITED.

- судові витрати покласти на Відповідача.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Позивач посилається на норми Цивільного кодексу України, Митного кодексу України, Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг " , Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, висновок експертного дослідження №19/23/2-1/20-ЕД/19 від 26.07.2019, лист ДП , "Український інститут інтелектуальної власності " від 07.11.2014р. №2274/5 про дію міжнародної реєстрації №482758 від 02.02.1984р. на території України, листи Одеської митниці ДФС від 12.07.2019 року за № 6410/10/15-70-18-03-07, від 17.07.2019 року за № 6516/10/15-70-18-03-07, від 31.07.2019 року за № 6916/10/15-70-18-03-07 та інше.

Третя особа, подала письмові пояснення за вх.№2156519 від 21.10.2019р. в яких зазначила наступне.

Під час проведення митного огляду товарів за митною декларацією /МД/ від 11.07.2019р. №UA500010/2019/018265 виявлено, що товар "Туалетна вода, без вмісту озоноруйнуючйх речовин, не містять наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, чоловічі, у асортименті. Торгівельна марка: HELLO BOOS. Виробник: немає даних. Країна виробництва: CN. Код за УКТЗЕД: 3303009000", у кількості 3840 шт." містить ознаки використання ОПІВ - знак для товарів і послуг "HUGO BOSS", занесеного до митного реєстру за номером 000132, майнові права на які належать компанії "HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG" за свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знаку № НОМЕР_1 .

На виконання вимог частини 4 статті 400 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI, для підтвердження або спростування наявності порушення прав інтелектуальної вказаний ОПІВ, Одеською митницею ДФС направлено лист представнику HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Пахаренку О. В., щодо фактичної кількості та характеру товару.

12.07.2019р. митницею отримано звернення представника правовласника - компанії

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Пахаренко О. В /вхідний митниці від 12.07.2019р. №6879/10-29/ із проханням про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг „HUGO BOSS» , що охороняється свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знаку № НОМЕР_1 .

На виконання вимог статті 400 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI, 12.07.2019р. в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за ініціативою органу доходів і зборів було прийнято Рішення №2019/065 про призупинення митного оформлення товару "Туалетна вода, без вмісту озоноруйнуючих речовин, не містять наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, чоловічі, у асортименті. Торгівельна марка: HELLO BOOS. Виробник: немає даних. Країна виробництва: CN. Код за УКТЗЕД: 3303009000", строком на 3 робочих дні.

Вказаний товар заявлений до митного контролю та митного оформлення за митною декларацією від 11.07.2019 № UA500010/2019/018265 /далі -МД/: Відомості про суб`єктів зовнішньоекономічної операції за МД: Відправник: VICTORIA TRADING CO., LIMITED; адреса: ROOM 308, 470 ZONGZE ROAD, YIWU CITY, ZHEJIANG, CHINA; Експортер: HESMAN AGRICULTURE GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED; адреса: ATATURK AHALLESI ERTUGRUL GAZI SOKAK №2B /METR/156 ATASEHIR/ISTAMBUL/; Одержувач/Імпортер/Декларант: TOB "Торгівельна група "Деко", код за ЄДРПОУ 0038572793; адреса: 65104, Одеська обл., м. Одеса, проспект Академіка Глушка, буд. 29, оф. 626/1.

Засобами електронної пошти, митницею направлено лист із повідомленням про факт пред`явлення вказаного товару до митного оформлення, інформацію про причини та строки призупинення, найменування та адресу власника/декларанта товару, а також інша необхідна інформація, зокрема, фотозображення вказаного товару, пред`явленого до митного контролю та митного оформлення за вказаною митною декларацією. Декларанту повідомлено найменування та адреси осіб, яким відповідно до законодавства України, належать майнові права на вказані ОПІВ.

Подалі, митницею отримано заяву повноважного представника компанії HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG /вхідний митниці від 16.07.2019 № 6938/10-29/ щодо продовження призупинення товарів "Туалетна вода, у асортименті, торговельна марка: HELLO BOOS", а також щодо відбору зразків вказаних товарів з метою проведення експертного дослідження.

Митне оформлення товару, задекларованого за МД від 11.07.2019 №UA500010/2019/018265, що містить ознаки використання знаку для товарів і послуг "HUGO BOSS", занесеного до митного реєстру за номером 000132, призупинено з 17.07.2019 на строк 10 робочих днів. Зразки зазначеного товару направлено на адресу представника правовласника.

30.07.2019р. представником компанії HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG до митниці направлено письмове вмотивоване клопотання № 19957 ДФС /вхід. митниці № 7247/10-29 від 30.07.2019/ із проханням продовжити строк призупинення митного оформлення товару "Туалетна вода, у асортименті, торговельна марка: HELLO BOOS" на наступні 10 робочих днів, у зв`язку із необхідністю завершення експертного дослідження.

Митне оформлення товару, задекларованого за МД від 11.07.2019 № UA500010/2019/018265, що містить ознаки використання знаку для товарів і послуг "HUGO BOSS", занесеного до митного реєстру за номером 000132, призупинено з 31.07.2019 на строк 10 робочих днів.

13.08.20119 представником компанії HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG до митниці направлено письмове клопотання від 12.08.2019 № 19986 ДФС /вхід. митниці № 7508/10-29 від 13.08.2019/ з інформацією про його звернення до господарського суду Одеської області із заявою про вжиття запобіжних заходів відносно товарів заявлених за МД від 11.07.2019 № UA500010/2019/018265.

Строк призупинення митного оформлення товарів задекларованих за митною декларацією від 11.07.2019 № UA500010/2019/018265, що містять ознаки використання знаку для товарів і послуг „HUGO BOSS» , занесеного до митного реєстру за номером 000132, продовжено на строк дії ухвали про забезпечення позову прийнятої господарським судом Одеської області по справі № 916/2343/19.

Відповідач відзив на позовну заяву та клопотання про розгляд справи без його участі не надав, своїм правом на захист не скористався.

Інші заяви по суті справи до суду не надходили.

2. Процесуальні питання, вирішені судом.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.08.2019р., заяву про забезпечення позову від 02.08.2019р. за вх.№4-44/19 розподілено на суддю Цісельського О.В.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.08.2019р. заборонено Одеській митниці ДФС здійснювати митне оформлення товару: туалетна вода, без вмісту озоноруйнуючих речовин, не містить наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, чоловічі, у асортименті, у кількості 3 840 шт. за митною декларацією №UA 500010/2019/018265 від 11.07.2019 року, одержувач/імпортер товару: Товариство з обмеженою відповідальністю „Торгівельна група „Деко та накладено арешт на товар: туалетна вода, без вмісту озоноруйнуючих речовин, не містить наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, чоловічі, у асортименті, у кількості 3 840 шт. за митною декларацією №UA 500010/2019/018265 від 11.07.2019 року, одержувач/імпортер товару: Товариство з обмеженою відповідальністю „Торгівельна група „Деко» .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.08.2019р. позовна заява вх.№2397/19 була передана на розгляд судді Цісельському О.В.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.08.2019р. прийнято позовну заяву /вх.№2397/19/ до розгляду та відкрито провадження у справі, справу №916/2343/19 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання, залучено до участі у справі Одеську митницю ДФС в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача.

В судовому засіданні 17.10.2019р. судом проголошено протокольну ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 14.11.2019р. о 14год.00хв.

У судовому засіданні 14.11.2019р. у справі № 916/2343/19 оголошено перерву до 10.12.2019р. о 11год.00хв.

В судовому засіданні 10.12.2019р., представник Позивача позов підтримав, просив суд задовольнити його.

В судове засідання, призначене на 10.12.2019р., представник Третьої особи позивача не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання, призначене на 10.12.2019р., представник Відповідача не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Під час розгляду справи по суті судом були досліджені всі письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

10.12.2019р. судом закінчено розгляд справи по суті та оголошено вступну та резолютивну частини рішення після виходу із нарадчої кімнати.

2.Обставини, встановлені судом під час розгляду справи.

Позивач є власником торговельних марок серії "BOSS", "HUGO BOSS", "", зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, дія яких поширена на Україну, які, серед інших, включають міжнародну реєстрацію № 482758 знаку для товарів і послуг "HUGO BOSS", яка діє в Україні з 02.02.1984 для товарів 03, 09, 14, 18 та 25 класів МКТП. Зокрема в класі 03 МКТП знак зареєстровано для товарів: парфумерні вироби.

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 07.11.2014р. №2274/5 вбачається, що міжнародна реєстрація №482758 від 02.02.1984р. діє на території України у повному обсязі з 02.02.1984р.

З метою захисту прав інтелектуальної власності, Позивачем в порядку ст.398 Митного кодексу України було подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності - знак для товарів та послуг "HUGO BOSS", що належить Позивачу на підставі міжнародної реєстрації № 482758, яка діє в Україні з 02.02.1984, щодо включення останнього до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності.

За такою заявою Правовласника - ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ, зазначений вище знак для товарів та послуг був включений до митного реєстру за номером 000132 та діє на цей час.

Під час проведення митного огляду товарів за митною декларацією /МД/ від 11.07.2019р. №UA500010/2019/018265 виявлено, що товар "Туалетна вода, без вмісту озоноруйнуючйх речовин, не містять наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, чоловічі, у асортименті. Торгівельна марка: HELLO BOOS. Виробник: немає даних. Країна виробництва: CN. Код за УКТЗЕД: 3303009000", у кількості 3840 шт. містить ознаки використання ОПІВ - знак для товарів і послуг "HUGO BOSS", занесеного до митного реєстру за номером 000132, майнові права на які належать компанії "HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG" за свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знаку №482758.

Із листа Одеської митниці ДФС № 6410/10/15-70-18-03-07 від 12.07.2019 р. Позивачу стало відомо про ввезення ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "ДЕКО" на митну територію України, за митною декларацією UA 500010/2019/018265 від 11.07.2019 - Туалетна вода, торговельна марка "HELLO BOOS", у кількості 3840 шт., містять ознаки використання об`єкту права інтелектуальної власності /ОПІВ/ - знаку для товарів та послуг "HUGO BOSS", за свідоцтвом №482758 про міжнародну реєстрацію знака, що внесений до митного реєстру за №000132.

12.07.2019р. митницею отримано звернення представника правовласника - компанії HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Пахаренко О. В /вхідний митниці від 12.07.2019р. №6879/10-29/ із проханням про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг "HUGO BOSS", що охороняється свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знаку № НОМЕР_1 .

12.07.2019р. в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за ініціативою органу доходів і зборів було прийнято Рішення №2019/065 про призупинення митного оформлення товару "Туалетна вода, без вмісту озоноруйнуючих речовин, не містять наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, чоловічі, у асортименті. Торгівельна марка: HELLO BOOS. Виробник: немає даних. Країна виробництва: CN. Код за УКТЗЕД: 3303009000", строком на 3 робочих дні.

Вказаний товар заявлений до митного контролю та митного оформлення за митною декларацією від 11.07.2019 № UA500010/2019/018265 /далі -МД/: Відомості про суб`єктів зовнішньоекономічної операції за МД: Відправник: VICTORIA TRADING CO., LIMITED; адреса: ROOM 308, 470 ZONGZE ROAD, YIWU CITY, ZHEJIANG, CHINA; Експортер: HESMAN AGRICULTURE GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED; адреса: ATATURK AHALLESI ERTUGRUL GAZI SOKAK №2B /METR/156 ATASEHIR/ISTAMBUL/; Одержувач/Імпортер/Декларант: TOB "Торгівельна група "Деко", код за ЄДРПОУ 0038572793; адреса: 65104, Одеська обл., м. Одеса, проспект Академіка Глушка, буд. 29, оф. 626/1.

Засобами електронної пошти, митницею направлено лист із повідомленням про факт пред`явлення вказаного товару до митного оформлення, інформацію про причини та строки призупинення, найменування та адресу власника/декларанта товару, а також інша необхідна інформація, зокрема, фотозображення вказаного товару, пред`явленого до митного контролю та митного оформлення за вказаною митною декларацією. Декларанту повідомлено найменування та адреси осіб, яким відповідно до законодавства України, належать майнові права на вказані ОПІВ.

Подалі, митницею отримано заяву повноважного представника компанії HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG /вхідний митниці від 16.07.2019 № 6938/10-29/ щодо продовження призупинення товарів "Туалетна вода, у асортименті, торговельна марка: HELLO BOOS", а також щодо відбору зразків вказаних товарів з метою проведення експертного дослідження.

Митне оформлення товару, задекларованого за МД від 11.07.2019 №UA500010/2019/018265, що містить ознаки використання знаку для товарів і послуг "HUGO BOSS", занесеного до митного реєстру за номером 000132, призупинено з 17.07.2019 на строк 10 робочих днів. Зразки зазначеного товару направлено на адресу представника правовласника.

30.07.2019р. представником компанії HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG до митниці направлено письмове вмотивоване клопотання № 19957 ДФС /вхід. митниці № 7247/10-29 від 30.07.2019/ із проханням продовжити строк призупинення митного оформлення товару "Туалетна вода, у асортименті, торговельна марка: HELLO BOOS" на наступні 10 робочих днів, у зв`язку із необхідністю завершення експертного дослідження.

Митне оформлення товару, задекларованого за МД від 11.07.2019 №UA500010/2019/018265, що містить ознаки використання знаку для товарів і послуг "HUGO BOSS", занесеного до митного реєстру за номером 000132, призупинено з 31.07.2019 на строк 10 робочих днів.

13.08.2019 представником компанії HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG до митниці направлено письмове клопотання від 12.08.2019 № 19986 ДФС /вхід. митниці № 7508/10-29 від 13.08.2019/ з інформацією про його звернення до господарського суду Одеської області із заявою про вжиття запобіжних заходів відносно товарів заявлених за МД від 11.07.2019 № UA500010/2019/018265.

Строк призупинення митного оформлення товарів задекларованих за митною декларацією від 11.07.2019 № UA500010/2019/018265, що містять ознаки використання знаку для товарів і послуг "HUGO BOSS", занесеного до митного реєстру за номером 000132, продовжено на строк дії ухвали про забезпечення позову прийнятої господарським судом Одеської області по справі № 916/2343/19.

За результатами проведення експертного дослідження висновком експерта Сопової К.А. №36-11/19 від 13.11.2019р., підтверджено, що: позначення на наданих зразках туалетної води, є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 482758 "HUGO BOSS", права на яку належать компанії HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG.

При цьому Позивач зауважує, що він не надавав ТОВ "Торгівельна група "Деко" права на використання своєї торговельної марки "HUGO BOSS", що належить Позивачу на підставі міжнародної реєстрації №482758, яка діє в Україні з 02.02.1984 та позначень, схожих із згаданою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельна марка зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт /ввезення/ та експорт /вивезення/.

Незважаючи на встановлену законодавством заборону використання в своїй діяльності об`єктів права інтелектуальної власності без дозволу правовласника, Відповідач, здійснюючи ввезення товарів на митну територію України, не дотримався встановлених законодавством вимог щодо отримання такого дозволу від Позивача.

Вищевикладені обставини стали підставою для звернення Позивача до суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

4. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення.

Статтею 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та /або/ майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом; умови надання дозволу /видачі ліцензії/ на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону /ч.ч.2-4 ст.426 ЦК України/.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів /послуг/, що виробляються /надаються/ однією особою, від товарів /послуг/, що виробляються /надаються/ іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи /ч.1 ст.492, ч.1 ст.493 ЦК України/.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором /ч.ч.1, 2 ст.495 ЦК України/.

Згідно зі ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Таким чином, права, що випливають з міжнародної реєстрації знака /торговельної марки/, діють з дати його реєстрації, а обсяг правової охорони знака, що випливає з такої реєстрації, відповідає обсягу правової охорони, що надається знаку, зареєстрованому за національною процедурою.

Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об`єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії /посаду секретаря районного комітету і вище/, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР /УСРР/, інших союзних або автономних радянських республік /крім випадків, пов`язаних з розвитком української науки та культури/, працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР /УСРР/, інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов`язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг /ч.ч.2, 3, 4 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"/.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт /ввезення/ та експорт /вивезення/; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати /ч.ч.4, 5 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"/.

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором /ст.431 ЦК України/.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде митний реєстр об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об`єкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об`єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про об`єкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, надсилається всім органам доходів і зборів України. Після реєстрації об`єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів /ч.ч.1, 2, 4, 5 ст.398 Митного кодексу України/.

Відповідно до п.17 ст.4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять об`єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону; правовласник - особа, якій відповідно до закону належать майнові права на об`єкт права інтелектуальної власності, або особа, яка діє від її імені в межах наданих повноважень.

Згідно ч.1 ст.17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" в Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

Стаття 196 МК України визначає підстави заборони щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. Так, не можуть бути пропущені через митний кордон України товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом; товари, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг " будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Як передбачено у п. 4.3.2.7. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.95 р. /далі -Правила/ "зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи".

Відповідно до п. 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Під час встановлення схожості знаків для товарів і послуг та визначення імовірності змішування їх споживачем, характер порівнюваних об`єктів має враховуватись не абстрактно, а з урахуванням фактичних обставин їх використання, а особливо - набутої певним знаком репутації та відомості серед споживачів завдяки тривалому використанню та високій якості товарів/послуг, його свідомості

Згідно з п. 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг зизначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід /вид/ товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів

Положення ч.ч.1, 2 ст.432 ЦК України передбачають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Як роз`яснено у п.2.2 Постанови Пленуму ВГСУ №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин /фактів/, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи /ч.ч.1, 2 ст.73, ч.ч.ч.1, 3 ст.74 ГПК України/.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання /ч.2 ст.76, ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України/.

5. Висновки господарського суду за результатами вирішення спору.

Проаналізувавши вищенаведені норми законодавства, господарський суд відзначає, що Позивач є власником торговельних марок серії "BOSS", "HUGO BOSS", "", зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, дія яких поширена на Україну, які, серед інших, включають міжнародну реєстрацію № 482758 знаку для товарів і послуг "HUGO BOSS", яка діє в Україні з 02.02.1984 для товарів 03, 09, 14, 18 та 25 класів МКТП, зокрема в класі 03 МКТП знак зареєстровано для товарів: парфумерні вироби.

Так, Позивачу як власнику надано виключне право забороняти іншим особам використовувати у будь-який спосіб, зокрема імпортувати /ввозити/ в Україну товар, маркований належною йому торговельною маркою чи позначеннями, схожими із зареєстрованою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати.

Приймаючи до уваги наведене, текст висновку експертного дослідження №36-11/19 від 13.11.2019р., яким підтверджено, що позначення на наданих зразках туалетної води, є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 482758 "HUGO BOSS", права на яку належать компанії HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG., та те, що Позивач не надавав ТОВ "Торгівельна група "Деко" права на використання своєї торговельної марки "HUGO BOSS" та позначень, схожих із згаданою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельна марка зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт /ввезення/ та експорт /вивезення/, господарський суд вважає цілком правомірними твердження HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. про порушення ТОВ "Торгівельна група "Деко" її прав інтелектуальної власності, у зв`язку з чим та з огляду на відповідність законодавству обраних способів захисту порушеного права, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Положеннями ч.1 ст.123 ГПК України, передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до ч. 1 ст.129 ГПК України, судовий збір покладається: у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (ч. 4 ст. 129 ГПК України).

Приймаючи до уваги, що спір між сторонами виник внаслідок неправильних дій Відповідача, витрати по сплаті судового збору покладаються на останнього, відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України пропорційно розміру задоволених позовних вимог у сумі 3842грн.

Також, до складу судових витрат, які підлягають відшкодуванню за рахунок ТОВ "Торгівельна група "Деко", судом включаються витрати Позивача на оплату судового збору в розмірі 960,50 грн., сплаченого за подання заяви про забезпечення позову, витрати за проведення експертного дослідження № 19/23/2-1/20-ЕД/19 від 26.07.2019 року в розмірі 2 251,20 грн., витрати за проведення експертизи № 36-11/19 від 13.11.2019 року в розмірі 20 000грн., витрати за направлення сторонам в справі копії позовної заяви разом із додатками у розмірі 90,80грн., витрати, пов`язані з явкою його представника у засідання господарського суду Одеської області у розмірі 2 226,67 грн., витрати за направлення на адресу відповідача електронного повідомлення з інформацією про дату судового засідання у справі №916/2343/19 у розмірі 128,40грн.

Керуючись ст.ст.13, 76, 86, 129, 202, 232, 233, 237-240 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ :

1.Позов - задовольнити повністю.

2.Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельна група "Деко" /65104, Одеська обл., місто Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 29, офіс 626/1, код ЄДРПОУ 38572793/ здійснювати використання позначень , , , , , , незалежно від їх кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг "HUGO BOSS" для товару "туалетна вода", зокрема нанесення таких позначень на продукцію /товар/, зберігання продукції із нанесеними позначеннями, пропонування продукції із нанесеними позначеннями для продажу, продаж, імпорт /ввезення/, експорт /вивезення/, реекспорт, застосування таких позначень в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

3.Вилучити з цивільного обороту та знищити товар: "туалетна вода", без вмісту озоноруйнуючих речовин, не містять наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів, чоловічі, у асортименті, у кількості 3 840 шт., за митною декларацією №UA500010/2019/018265 від 11.07.2019, Одержувач/імпортер/декларант Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна група "Деко" /65104, Одеська обл., місто Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 29, офіс 626/1, код ЄДРПОУ 38572793/, відправник - компанія VICTORIA TRADING CO., LIMITED / адреса: ROOM 308, 470 ZONGZE ROAD, YIWU CITY, ZHEJIANG, CHINA/.

4.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна група "Деко" /65104, Одеська обл., місто Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 29, офіс 626/1, код ЄДРПОУ 38572793/ на користь ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ енд Ко.КГ /HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG/ /адреса: Дізельштрассе 12, 72555 Метцинген, Німеччина; адреса для листування: а/с 78, м. Київ, 03150/ судові витрати, які складаються з витрат на оплату: судового збору у розмірі 3 842 /три тисячі вісімсот сорок дві/ грн. 00 коп., судового збору в розмірі 960 /дев`ятсот шістдесят/ грн. 50 коп., витрат за проведення експертного дослідження №19/23/2-1/20-ЕД/19 від 26.07.2019 року в розмірі 2251 /дві тисячі двісті п`ятдесят одна/ грн. 20 коп., витрат за проведення експертизи № 36-11/19 від 13.11.2019 року в розмірі 20 000 /двадцять тисяч/ грн. 00 коп., витрат за направлення сторонам в справі копії позовної заяви разом із додатками у розмірі 90 /дев`яносто/ грн. 80 коп., витрат, які пов`язані з явкою представника позивача у засідання Господарського суду Одеської області у розмірі 2226 /дві тисячі двісті двадцять шість/ грн. 67 коп., витрат за направлення на адресу відповідача електронного повідомлення з інформацією про дату судового засідання у справі №916/2343/19 у розмірі 128 /сто двадцять вісім/ грн. 40 коп.

Рішення суду набирає законної сили в порядку ст.241 ГПК України.

Наказ видати в порядку ст.327 ГПК України.

Повне рішення складено 20 грудня 2019р.

Суддя О.В. Цісельський