Рішення

від 31.01.2020 по справі 910/4208/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

31.01.2020Справа № 910/4208/17

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю Корона Груп до Товариства з обмеженою відповідальністю ІМПЕРІАЛ БУД КОМПАНІ про припинення порушення права інтелектуальної власності Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін: від позивача:Ялі К.А. - представник за довіреністю; від відповідача:Басараб Н.В. - представник за довіреністю; Бойко Н.В. - представник за довіреністю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У березні 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПЕРІАЛ БУД КОМПАНІ" про припинення порушення права інтелектуальної власності, із проханням заборонити відповідачу використовувати знак для товарів та послуг "ЕКО КЕНП" для товарів та послуг 19 класу МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 418, 420, 424, 426, 432, 492, 495 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 5, 16, 20, 21 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон №3689) мотивовано неправомірним, без відповідного дозволу правовласника, використанням відповідачем у діловій документації знака позивача.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року позов задоволено повністю; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "ІМПЕРІАЛ БУД КОМПАНІ" використовувати знак для товарів та послуг "ЕКО КЕНП" для товарів та послуг 19 класу МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПЕРІАЛ БУД КОМПАНІ" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" 1 600,00 грн судового збору, 17 856,00 грн витрат на оплату судової експертизи та 45 000,00 грн витрат на оплату послуг адвоката.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" на Рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року у справі №910/4208/17 залишено без задоволення; Рішення господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року у справі №910/4208/17 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 26 червня 2018 року у справі №910/4208/17 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" задоволено частково; Рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018 року зі справи №910/4208/17 скасовано; справу направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 10.07.2018 року №05-23/1119 "Щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ" та протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.07.2018 року, справу №910/4208/17 передано судді Блажівській О.Є.

Розглянувши матеріали справи №910/4208/17, Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що дану справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва № 05-23/2502 від 03.10.2019 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи у зв`язку з призначенням судді Блажівської О.Є. членом Вищої ради правосуддя.

Відповідно до Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.10.2019 року, матеріали справи № 910/4208/17 передані на розгляд судді Підченку Ю.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2019 сторін повідомлено про призначення судового засідання на 06.11.2019.

16.10.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем подано заяву про розгляд справи без участі представника.

Крім того, 06.11.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем заявлено клопотання про призначення у справі повторної експертизи.

Безпосередньо в судовому засіданні 06.11.2019 представник позивача надав усні пояснення та не заперечував проти призначення підготовчого судового засідання.

Відповідно до положень ч. 14 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, у разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд ухвалить рішення про повторне проведення підготовчого провадження.

З огляду наявні у матеріалах справи фактичні дані, враховуючи заявлене відповідачем клопотання про призначення повторної судової експертизи, суд дійшов висновку про необхідність повторного проведення підготовчого провадження та призначив справу до розгляду на 06.12.2019.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 06.12.2019 представник позивача наполягав на задоволенні заявленого позову, надав усні пояснення та просив відмовити у задоволенні клопотання відповідача про признання у справі повторної експертизи.

Відповідач явку уповноваженого представника в судове засідання 06.12.2019 не забезпечив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У підготовчому судовому засіданні 06.12.2019 судом було надано оцінку доказам та доводам сторін, розглянуто клопотання відповідача про призначення в справі повторної комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та вирішено відмовити в його задоволенні.

Крім того, судом заслухано доводи представника позивача щодо заявленого раніше відповідачем клопотання від 17.10.2018 про залишення позову без розгляду, яке залишилося не вирішеним попереднім складом суду.

Дослідивши суб`єктний склад, предмет та підстави позову у справах № 910/4208/17 та № 910/11309/18, судом зроблено висновок про хибність тверджень відповідача та про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про залишення позову без розгляду.

З огляду на те, що у судовому засіданні 06.12.2019 здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представник позивача в даному судовому засіданні зазначив, що повідомлений про наслідки закриття підготовчого провадження, суд вирішив закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 31.01.2020.

Напередодні судового засідання 31.01.2020, відповідачем подано клопотання про долучення до справи доказів, згідно з яким ТОВ "Імперіал Буд Компані" просить суд:

- поновити строк для подання доказу, як такий, що пропущений з поважних причин;

- долучити до матеріалів справи копію висновку експерта № 14852 від 22.11.2019 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Безпосередньо в судовому засіданні 31.01.2020 представник позивача наполягав на задоволенні заявленого позову та заперечував проти долучення до справи доказів, поданих відповідачем 31.01.2020.

Представники відповідача, у свою чергу, підтримали подане клопотання про поновлення строку та заперечували проти позовних вимог в повному обсязі.

За результатами розгляду клопотання відповідача про поновлення строку судом зроблено наступні висновки.

Так, положеннями ст. 207 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що головуючий з`ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи.

Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Перш за все, у клопотанні від 31.01.2020 відповідачем не наведено жодних обґрунтувань поважності причин пропуску строку для подання доказів.

Крім того, відповідач двічі не забезпечував явку уповноваженого представника в судові засідання, призначені на 06.11.2019 та на 06.12.2019.

Також, як вбачається з відомостей, які містить клопотання відповідача, висновок експерта № 14852 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності складено ще 22.11.2019, натомість, відповідачем не наведено обставин, які б об`єктивно могли завадити йому долучити такий доказ раніше, в тому числі й на стадії підготовчого провадження.

Враховуючи наведене вище, клопотання відповідача про поновлення строку для долучення доказів підлягає залишенню без розгляду.

Статтею 316 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що вказівки, які містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи. Постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.

Судом під час нового розгляду справи враховуються вказівки, які містяться у постанові Верховного суду від 26.06.2018 року.

Судом було завершено з`ясування обставин та перевірку їх доказами, проведено судові дебати відповідно до вимог процесуального законодавства.

Наявних у справі доказів достатньо для вирішення спору по суті.

Відповідно до ст. 233 ГПК України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

Суд також враховує положення частини 1 статті 6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" 04.11.1950 року про право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю Корона Груп за свідоцтвом України від 12.05.2008 № 91567 є власником знака для товарів і послуг "КЭНП", отриманого на підставі договору про передачу права власності на знак від 09.09.2016, що підтверджується рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 03.11.2016 № 20697.

У період з грудня 2015 року до грудня 2016 року Компанією було використано в діловій документації та мережі Інтернет схоже до ступеня змішування зі знаком позивача позначення - "ЕКО КЕНП", а саме: у технічних умовах "ЕКО КЕНП" від 09.12.2015 ТУ У 20.1-39388947-001:2015; у висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 09.12.2015 № 05.03.02-07/54566; у протоколі випробувань з визначення групи горючості зразків наливної підлоги на основі композицій епоксидних "ЕКО КЕНП" № 75/В-ГГ(28)-2015; у сертифікаті відповідності № UA1.094.0040750-16 терміном дії від 12.12.2016 до 11.12.2017; на офіційному сайті Компанії - http://imperial-bud.com.ua/ розміщена інформація про матеріали "ЕКО КЕНП", зокрема про вартість, закріплену у прайс-листі. Зазначені документи надаються відповідачем споживачам його товару разом із таким товаром, що маркується позначенням "ЕКО КЕНП".

Я вбачається з висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 11.10.2017 № 007-СІВ/17:

- товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України від 12.05.2008 № 91567, є спорідненими з товарами, для яких Компанією використовується позначення "ЕКО КЕНП" в мережі Інтернет та діловій документації, зокрема для товарів 19 класу МКТП, а саме композиції для облаштовування наливних підлог;

- позначення "ЕКО КЕНП", що використовуються Компанією в мережі Інтернет та діловій документації, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України від 12.05.2008 № 91567;

- позначення "ЕКО КЕНП", що використовується Компанією в мережі Інтернет та діловій документації, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар/надає послугу відносно Товариства як власника знака для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України від 12.05.2008 № 91567.

Знак "ЕКО КЕНП" за свідоцтвом України від 10.05.2017 № 226309, власником якого є Товариства з обмеженою відповідальністю ІМПЕРІАЛ БУД КОМПАНІ , зареєстровано для позначення товарів і послуг 1, 27 класів МКТП та не підтверджує правомірності використання відповідачем спірного позначення для товарів, споріднених з тими, для яких зареєстровано знак позивача, зокрема для товарів 19 класу МКТП.

Судом під час нового розгляду справи враховано вказівки, які містяться у постанові Вищого господарського суду України від 26.06.2018 року, зокрема:

- який обсяг правової охорони торговельної марки позивача в частині товарів і послуг (для всіх товарів і послуг 19 класу МКТП, чи їх частини, яких саме);

- який обсяг правової охорони торговельної марки відповідача стосовно товарів і послуг 1, 27 класів МКТП (для яких саме);

- щодо яких саме товарів і/або послуг відповідач використовував спірне позначення та які фактичні обставин такого використання;

- оцінити та вирішити клопотання позивача про уточнення позовних вимог від 04.04.2017;

- дослідити заяву про реєстрацію знака "ЕКО КЕНП" за № m2015 22297 та висновки кваліфікаційної експертизи по заявці № m2015 22297;

- з`ясувати фактичні обставини, пов`язані з внесенням протягом 2008- 2018 років змін до МКТП щодо переліку товарів і послуг певних класів [зокрема, вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог"];

- встановити, чи охоплює на час вирішення даного судового спору визначення товару "підлоги неметалеві" такий товар, як "композиції для облаштовування наливних підлог", чи останній належить до іншого класу МКТП (можливо 1 чи 27);

- дослідити доводи відповідача щодо використання ним знака "ЕКО КЕНП" за свідоцтвом України № 226309 виключно щодо товарів, для яких його зареєстровано: за 1 та 27 класами МКТП ("необроблені синтетичні смоли", "інші покриви на підлогу" тощо);

- з`ясувати, чи має місце використання відповідачем спірного позначення (після вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог") щодо такого товару, як "підлоги неметалеві" (19 клас МКТП), або "необроблені синтетичні смоли" (1 клас МКТП), або "інші покриви на підлогу" (27 клас МКТП).

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи вказівки касаційної інстанції, суд відзначає наступне.

Перш за все, стосовно заявленого позивачем клопотання про уточнення позовних вимог від 04.04.2017 суд вважає за необхідне звернути увагу на наступні обставини.

Як вбачається з наявних у матеріалах справи фактичних даних, позивач неодноразово за час розгляду справи звертався із заявами про уточнення позовних вимог.

Так, зокрема, 10.04.2017 до суду надійшла заява ТОВ "Корона Груп" від 04.04.2017 про уточнення позовних вимог, відповідно до якої заявник просив суд: "Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" використовувати позначення "ЕКО КЕНП" для товарів та послуг 19 класу МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосування його в діловій документації чи в рекламі та мережі Інтернет.

Під час нового розгляду справи № 910/4208/17 суддею Блажівською О.Є., було вирішено відмовити у задоволенні заяви ТОВ "Корона Груп" про уточнення позовних вимог від 21.08.2018. Про мотиви відмови вказано у відповідній ухвалі суду від 03.10.2018.

Пізніше, 11.10.2018 ТОВ "Корона Груп" звернулося до суду із заявою про зміну предмету позову, відповідно до якої просило суд: " Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю ІМПЕРІАЛ БУД КОМПАНІ використання позначення (в тому числі нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет) "ЕКО КЕНП" для товару, для якого зареєстровано знак для товарів та послуг Товариства з обмеженою відповідальністю Корона Груп "КЄНП", а саме: будівельні матеріали немателеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт; смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам`ятники, азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви; ґрунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштовування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали."

Вказану заяву про зміну предмету позову було прийнято судом до розгляду, про що вказано в ухвалі від 17.10.2018 (суддя Блажівська О.Є.).

Отже, спір у справі вирішується з урахуванням прийнятої зміни предмету позову, а підстави для вирішення заяви позивача від 04.04.2017 про уточнення позовних вимог відсутні та така заява підлягає залишення судом без розгляду.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Водночас за приписами пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Пунктом 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Як випливає зі змісту свідоцтва, обсяг правової охорони торговельної марки позивача поширюється не на всі товари і послуги 19 класу МКТП, а лише на наступні товари: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам`ятники; азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви, ґрунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштовування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали.

У той же час, обсяг правової охорони торговельної марки відповідача стосовно товарів і послуг 1, 27 класів МКТП визначається відповідними переліками у свідоцтвах:

- для 1 класу - Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби;

- для 27 класу - Килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні).

Відповідач використовує спірне позначення для таких товарів, як: наливного епоксидного покриття підлоги; композиції епоксидні для наливних підлог; епоксидна грунтовка для бетонних основ; акрилова грунтовка - мембраноутворювач; кольоровий зносостійка декоративна наливна підлога на основі епоксидних модифікованих смол; кольоровий епоксидний зносостійкий состав для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях; кольоровий вододисперсійний епоксидний зносостійкий состав, для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях; кольоровий епоксидний зносостійкий состав, не містить розчинників, призначений для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях для пішохідних навантажень, руху візків на гумовому ходу слабкої та сильної інтенсивності; безкольоровий полімерний матеріал на епоксидній основі для ремонту і влаштування полімерних підлог; напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, стійкий до УФ випромінювання, призначений для порозаполненіє і лакування поверхні; вододисперсійний напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, призначений для порозаполненіє і лакування поверхні; глянцевий прозорий епоксидний лак, без жовтого відтінку, призначений для порозаполненіє і лакування поверхні; паропроникний вододисперсійний ремонтний склад, застосовується по вологому основи; упрочпітель для бетону. Готова до застосування суха, суміш на основі високоактивного цементу, фракційних кварцових наповнювачів, модифікуючих добавок. Фактичне використання підтверджується доказами, наявними в матеріалах справи.

Щодо заяви про реєстрацію знака "ЕКО КЕНГГ' за № m2015 22297 та висновків кваліфікаційної експертизи по заявці № ш2015 22297, слід зазначити, що відповідачем спірне позначення використовується для товарів, які не відносяться до тих товарів, на які розповсюджується правова охорона знаку відповідача. Це підтверджується висновком експертизи.

Стосовно внесення протягом 2008- 2018 років змін до МКТП щодо переліку товарів і послуг певних класів [зокрема, вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог"], слід зазначити, що таке вилучення не позбавляє позивача права забороняти використання спірного позначення для того товару, для якого зареєстровано знак (композиції для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог) та для споріднених товарів. При цьому, висновком експертизи встановлено, що товари, для позначення яких відповідачем використовується спірне позначення, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак позивача. Отже, внесення змін до МКТП не впливає на обсяг правової охорони знаку, який визначається не змістом МКТП, а переліком товарів, для яких зареєстровано знак.

Щодо необхідності встановлення чи охоплює на час вирішення даного судового спору визначення товару "підлоги неметалеві" такий товар, як "композиції для облаштовування наливних підлог", чи останній належить до іншого класу МКТП (можливо І чи 2", слід зазначити, що наливна підлога є будівельним матеріалом: після її виключення з переліку товарів у 19-му класі, вона не була поміщена у іншій клас. При цьому, виходячи з принципів класифікації товарів, за своїм призначенням та складом товари: композиції для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог є неметалевими підлогами, які віднесені до 19 класу. Нічого схожого з такими товарами у переліку товарів, наведеному у свідоцтвах відповідача - немає. Більш того, зміна класифікації товарів не впливає на обсяг правової охорони, який, як вже зазначалося, визначається виключно переліком товарів у відповідному свідоцтві.

Крім того, твердження відповідача щодо використання ним знаку "ЕКО КЕНП" за свідоцтвом України № 226309 виключно щодо товарів, для яких його зареєстровано: за 1 та 27 класами МКТП ("необроблені синтетичні смоли", "інші покриви на підлогу" тощо), спростовується доданими доказами, з яких випливає використання позначення для того самого товару, для якого зареєстровано знак позивача (наливні підлоги) та інших будівельних матеріалів, не зазначених у свідоцтвах відповідача.

Щодо з`ясування чи має місце використання відповідачем спірного позначення (після вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог") щодо такого товару, як "підлоги неметалеві" (19 клас МКТП), або "необроблені синтетичні смоли" (1 клас МКТП), або "інші покриви на підлогу" (27 клас МКТП), слід зазначити те, що, згідно висновку експерта № 007-СІВ/17 від 24.09.2018, відповідач використовує спірне позначення для того самого товару, для якого зареєстровано знак (наливні підлоги) та споріднених товарів. Що є достатньою умовою для заборони використання спірного позначення.

Згідно з висновком комісії експертів № 003-КНВ/18 від 03.08.2018 року, спірне позначення використовується відповідачем для позначення того самого та споріднених товарів; таке використання може ввести споживача в оману.

Як встановлено судом під час розгляду справи, в матеріалах справи наявні:

- висновок експертів №003-КНВ/18 у сфері інтелектуальної власності від 03.08.2018, проведений експертами Центру судової експертизи та експертних досліджень - Кісіль Н.В та Ткачук Т.М., виконаний на замовлення директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп";

- висновок експерта №017-ТТМ/18 у сфері інтелектуальної власності від 24.09.2018, проведений експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень -Ткачук Т.М., виконаний на замовлення директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп".

З урахуванням наведеного вище, відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 22.11.2018 (суддя Блажівська О.Є.) було призначено комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, а на вирішення експертної установи поставлено наступні питання:

- чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №226309 та №226310 тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №91567 стосовно послуг 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №226309 та №226310 тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №91567 стосовно послуг 27 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є товари 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №226309 та №226310 такими самими та/чи спорідненими із послугами 19 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №91567?;

- чи є товари 27 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №226309 та №226310 такими самими та/чи спорідненими із послугами 19 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №91567?;

- чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №226309 та №226310 такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар або надає послуги?;

- до якого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків відноситься продукція "Еко композиції епоксидні для наливних підлог" торговельної марки "ЕКО КЕНП"?

Як вбачається з висновку експертів № 320/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 01.07.2019:

- Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309 та № 226310 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю Корона Груп знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №91567 стосовно товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

- Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309 та №226310 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю Корона Груп знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 91567 стосовно товарів 27 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

- Товари 01 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309, 226310 є спорідненими із товарами 19 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №91567 щодо товарів, зазначених у Таблиці 6 (сторінки 40-41) Висновку.

- Товари 27 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309, 226310 є спорідненими із товарами 19 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №91567 щодо товарів, зазначених у Таблиці 7 (сторінки 42-43) Висновку.

- Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309 та № 126310 є такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

- Продукція Еко композиції епоксидні для наливних підлог торговельної марки "ЕКО КЕНП" відноситься до 19 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Таким чином, наявними у матеріалах справи фактичними даними підтверджується використання відповідачем спірного позначення стосовно наведених у свідоцтві позивача № 91567 товарів (наливні підлоги) використання відповідачем спірного позначення стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві позивача № 91567; можливості сплутування знака позивача і спірного позначення (торговельної марки) відповідача; можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З урахуванням викладених вище обставин, наявних у справі доказів, висновків експертів, висновків викладених у Постанові Верховного Суду від 26.06.2018 року, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" у повному обсязі.

Крім того, у випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Отже, з огляду на результати нового розгляду справи, витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви в розмірі 1 600, 00 грн підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 185, 191, 214, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1 . Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Корона Груп задовольнити повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю ІМПЕРІАЛ БУД КОМПАНІ використання позначення (в тому числі нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет) "ЕКО КЕНП" для товару, для якого зареєстровано знак для товарів та послуг Товариства з обмеженою відповідальністю Корона Груп "КЄНП", а саме: будівельні матеріали немателеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт; смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам`ятники, азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви; ґрунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштовування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ІМПЕРІАЛ БУД КОМПАНІ (02125, м. Київ, вул. Старосільська, будинок 1 К; код ЄДРПОУ 39388947) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Корона Груп (07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Залізнична, будинок 12; код ЄДРПОУ 40318705) витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви в розмірі 1 600, 00 грн.

4. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення буде складено та підписано 05.02.2020 року.

Суддя Ю.О.Підченко