Рішення

від 09.12.2020 по справі 922/2989/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2020 р.м. ХарківСправа № 922/2989/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Калантай М.В.

при секретарі судового засідання Солдатовій М.Ю.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест", м.Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Траст Центр", м.Харків про визнання права власності за участю представників:

від позивача: Шаповалов В.В., керівник

від відповідача: Коваленко Ю.О., довіреність №13/10-01 від 13.10.2020

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест" (надалі - позивач) звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Траст Центр" (надалі - відповідач) про визнання за Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест", що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Цімеконтранс", права власності на знак для товарів і послуг, включаючи майнові та немайнові права, які випливають із Свідоцтва України №64927 від 17.07.2006, з моменту внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Ухвалою від 05.10.2020 дану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 03.11.2020.

27 жовтня 2020 року від відповідача надійшов відзив, у якому він проти вимог позивача заперечив, просив у задоволенні позову відмовити. Зазначив, що відповідно до пункту 2.7 Договору №1 від 27.05.2020 право власності на знак переходить до правонаступника з моменту внесення відповідного запису до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Оскільки на сьогоднішній день в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відсутня інформація про те, що власником торговельної марки № НОМЕР_1 є TOB "КУА "Цімеконінвест", що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Цімеконтранс", позивач не може вважатись власником цієї торговельної марки, оскільки право власності до нього не перейшло. Разом з тим, рішення господарського суду Харківської області від 08.09.2010 у справі №38/210-10, яким встановлений справжній власник торговельної марки № 64927 (відповідач), - залишається чинним. Тому, на думку відповідача, до моменту внесення відповідного запису до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, позивач є володільцем, а не власником торговельної марки № НОМЕР_1 . Тобто позивач не має права на даний позов в розумінні статей 334, 392 ЦК України. Крім того, відповідач повідомив, що відповідно до статті 495 ЦК України, він, як належний власник, торгівельної марки №64927, звернувся до позивача з претензією, в якій вимагав від останнього негайно припинити використання торговельної марки. Станом на поточну дату відповіді на свою претензію відповідач не отримав.

Ухвалою від 03.11.2020 у зв`язку з неявкою сторін, підготовче засідання було відкладено на 17.11.2020, а також продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою від 17.11.2020 підготовче засідання відкладено на 01.12.2020.

18 листопада 2020 року від позивача надійшла відповідь на відзив, у якій він з доводами відповідача не погодився, вказавши на їх необґрунтованість.

У підготовчому засіданні 01.12.2020 судом оголошено перерву до 09.12.2020.

08 грудня 2020 року від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, у яких він виклав додаткові доводи на підтвердження своєї правової позиції.

У підготовчому засіданні 09.12.2020 представники учасників справи повідомили, що надали всі наявні у них докази на підтвердження своїх вимог та заперечень, а також вважають, що всі питання, зазначені у частині другій статті 182 цього Кодексу, є вирішеними.

У зв`язку з цим, у підготовчому засіданні судом було постановлено ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до частини 6 статті 183 ГПК України за письмовою згодою учасників справи розгляд справи по суті розпочато 09.12.2020 після закінчення підготовчого засідання.

У судовому засіданні представник позивача підтримав свої позовні вимоги, просив позов задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позовних вимог заперечив, просив у задоволенні позову відмовити.

У судовому засіданні 09.12.2020 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно і повно дослідивши надані до матеріалів справи докази, суд встановив наступне.

27 травня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Траст Центр" був укладений договір №1 (надалі - Договір), відповідно до умов якого ТОВ "КУА Траст Центр", як власник торгової марки, передав всі майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, які випливають із Свідоцтва України № 64927 для всього переліку послуг, для яких зареєстровано знак, тобто для послуг 36-го класу МКТП, а ТОВ "КУА "Цімеконінвест", як правонаступник, - їх прийняв.

28 травня 2020 року сторони уклали Додаткову угоду №1 до Договору, якою були уточнені сторони Договору. Власником торгової марки було зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Траст Центр", що діє в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР 1", а правонаступником торгової марки було зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест", що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЦІМЕКОНТРАНС".

21 липня 2020 року Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України було прийнято рішення №27078 опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу прав власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для послуг класу 36, на які зареєстровано знак, та свідоцтво України № НОМЕР_1 , передаються Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест".

10 серпня 2020 року в офіційному бюлетені "Промислова власність" №15/2020 відбулась публікація відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №64927.

10 серпня 2020 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг були внесені відомості про передачу права власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №64927.

10 серпня 2020 року сторони уклали Акт прийому передачі до Договору, відповідно до якого відповідач передав, а позивач прийняв всі майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №64927 для всього переліку послуг, для яких зареєстровано знак.

02 вересня 2020 року відповідач направив позивачу претензію №02/09-02 від 02.09.2020, в якій вимагав від позивача припинити використання торговельної марки, зареєстрованої відповідно до Свідоцтва України №64927. Вимоги претензії обґрунтовані посиланням на ст.495 ЦК України, відсутністю реєстрації позивача в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг в якості власника Свідоцтва України №64927 та наявністю рішення господарського суду Харківської області від 08.09.2010 у справі №38/210-10, яким встановлений справжній власник знака № 64927.

03 вересня 2020 року позивач сплатив відповідачу 10000,00грн. - плату за передання всіх майнових прав власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №64927.

Взаємовідносини, що виникли між сторонами цього спору, регулюються Законом України "Про інститути спільного інвестування", Законом України "Про охорону прав на торговельні марки" та Цивільним кодексом України, в редакціях, чинних на момент виникнення та існування цих взаємовідносин.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 Закону України "Про інститути спільного інвестування", компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією.

Компанія з управління активами здійснює управління активами інституту спільного інвестування.

Судом встановлено, що TOB "КУА "Цімеконінвест" є особою, яка провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів, тобто є господарським товариством - компанією з управління активами, яке створено та проводить свою діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства, в тому числі у відповідності до вимог Закону України "Про інститути спільного інвестування".

В управлінні TOB "КУА "Цімеконінвест" перебувають активи пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "ЦІМЕКОНТРАНС", зареєстрованого у встановленому порядку в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування 21.08.2007р. за номером 233749.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України "Про інститути спільного інвестування", пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України "Про інститути спільного інвестування", активи інституту спільного інвестування можуть складатися з цінних паперів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, банківських металів та інших активів, передбачених законодавством.

Пунктом 1 розділу 2 "Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013р. № 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2013р. за № 1689/24221, передбачено, що активи інститутів спільного інвестування можуть складатися в тому числі з майнових прав.

Судом встановлено, що предметом договору №1 від 27.05.2020р. є майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, які випливають із Свідоцтва України № 64927 для всього переліку послуг, для яких зареєстровано знак, тобто для послуг 36-го класу МКТП.

Матеріалами справи підтверджено, що укладаючи договір №1 від 27.05.2020 TOB "КУА "Цімеконінвест" діяв від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЦІМЕКОНТРАНС". Це зокрема підтверджується укладеною додатковою угодою № 1 від 28.05.2020, в якій прямо вказано, що правонаступником є "Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест", що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЦІМЕКОНТРАНС"; Актом приймання-передачі від 10.08.2020, в якому вказано, що майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг згідно Свідоцтва України № 64927 прийняті Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест", що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЦІМЕКОНТРАНС"; квитанціями про оплату за договором № 1 від 28.05.2020, з яких вбачається, що оплата за договором проведена за рахунок грошових коштів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЦІМЕКОНТРАНС"; отриманими в судовому засіданнями поясненнями директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест".

Таким чином, суд приходить до висновку, що майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг згідно Свідоцтва України № 64927 є майном інституту спільного інвестування - пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "ЦІМЕКОНТРАНС".

Доводи відповідача про відсутність державної реєстрації позивача в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг в якості власника Свідоцтва України № 64927 судом не приймаються до уваги з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Відповідно до ч. 1 ст. 1114 ЦК України, ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов`язковій державній реєстрації.

Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об`єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Таким чином, відсутність державної реєстрації договору та будь-яких додаткових угод, які є невід`ємними частинами договору, - не впливає на чинність переданих майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 64927.

Відповідно ч. 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на торговельні марки", договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Національним органом інтелектуальної власності з одночасним внесенням їх до Реєстру.

З вказаної норми вбачається, що внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на торговельну марку є правом, а не обов`язком сторони договору. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 12 ЦК України особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.

За таких обставин, суд вважає доводи відповідача необґрунтованими.

Також не приймаються до уваги посилання відповідача на рішення господарського суду Харківської області від 08.09.2010 у справі № 38/210-10, оскільки цим рішенням встановлено і підтверджено, що станом на дату його ухвалення право власності на торговельну марку належало відповідачу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 319 ЦК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Відповідно до п.1, ч. 1 ст. 346 ЦК України, право власності припиняється у разі відчуження власником свого майна.

Відповідно до приписів ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом.

З матеріалів справи вбачається, що 27.05.2020 між позивачем та відповідачем був укладений договір №1, за умовами якого відповідач передав, а позивач прийняв всі майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг згідно Свідоцтва України №64927 для всього переліку послуг, для яких зареєстровано знак.

Таким чином, відповідач, як власник майна (майнових прав інтелектуальної власності), вже після ухвалення рішення господарського суду Харківської області у справі № 38/210-10 розпорядився ним на власний розсуд, зокрема, відчужив майно у встановленому порядку, що свідчить про припинення права власності відповідача на це майно.

Доводи відповідача щодо нікчемності договору №1 від 27.05.2020 суд вважає надуманими, оскільки вони не підтверджені жодним наявним в матеріалах справи доказами.

Факт невизнання відповідачем права власності на знак для товарів і послуг, які випливають із Свідоцтва України № 64927 від 17.07.2006 підтверджений матеріалами справи.

Статтею 431 ЦК України передбачено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Статтею 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Статтею 16 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права.

Суб`єкт прав інтелектуальної власності, права якого порушено, має право вимагати визнання та поновлення своїх прав, та вчиняти інші дії. передбачені законодавством.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Враховуючи наведене, суд вважає що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись статтями 129, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визнати за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЦІМЕКОНІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 34916617), що діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЦІМЕКОНТРАНС" (Код СДРІСІ 233749), право власності на знак для товарів і послуг, включаючи майнові та немайнові права, які випливають із Свідоцтва України №64927 від 17.07.2006 року, з моменту внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Траст Центр" (61072, м.Харків, пр.Науки, буд.56, код 33606246) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Цімеконінвест" (49000, м.Дніпро, вул.Троїцька, буд.21-Г, код 34916617) 2102,00грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено "18" грудня 2020 р.

Суддя М.В. Калантай