Рішення

від 18.08.2021 по справі 910/5887/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18.08.2021Справа № 910/5887/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті"

до : 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1"

2. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсним свідоцтва України та зобов`язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Вовчик О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1", Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" щодо всіх товарів 30 класу МКТП, яке належить ТОВ "Фабрика печива №1" та зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва 19.04.2021 відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 26.05.2021.

07.05.2021 на електронну пошту суду та 17.05.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 (ДП "Укрпатент") надійшли два відзиви на позовну заяву аналогічного змісту, у яких відповідач 2 заперечує проти задоволення позовних вимог та зазначає, що при проведенні експертизи заявки №m2016 14947 та винесенні рішення про реєстрацію спірного знаку відповідачем 2 та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не порушено жодної норми закону щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

20.05.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 1 (ТОВ "Фабрика печива №1") надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач 1 заперечує проти задоволення позовних вимог та зазначає, що реєстрація спірного свідоцтва України здійснена із дотриманням усіх вимог законодавства щодо процедури державної реєстрації свідоцтва.

25.05.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 2, у якій позивач наводить аргументи на спростування заперечень відповідача 2.

Протокольною ухвалою суду від 26.05.2021 відкладено підготовче засідання на 30.06.2021.

Протокольною ухвалою суду від 30.06.2021 відкладено підготовче засідання на 28.07.2021.

Протокольною ухвалою суду від 28.07.2021 закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті на 18.08.2021.

18.08.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про долучення до матеріалів справи доказів понесення судових витрат.

Протокольною ухвалою суду від 18.08.2021 долучено до матеріалів справи докази, подані разом із заявою від 18.08.2021.

У судовому засіданні 18.08.2021 суд заслухав вступне слово представника позивача, який підтримував позовні вимоги та просив позов задовольнити.

Представники відповідачів у судове засідання 18.08.2021 не з`явилися, про місце, дату та час судового засідання були належним чином повідомлені.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що неявка представників відповідачів у судове засідання не перешкоджає розгляду справи по суті.

18.08.2021 у судовому засіданні суд дослідив зібрані в матеріалах справи докази, заслухав пояснення представника позивача як щодо дослідження доказів, так і по суті позовних вимог.

У судовому засіданні 18.08.2021 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті" є власником свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" (заявка №m2013 16848 від 16.09.2013, дата реєстрації 27.01.2014), який зареєстровано щодо товарів 30 класу МКТП, визначених у вказаному свідоцтві.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1" є власником свідоцтва України НОМЕР_1 на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" (заявка №m2016 19054 від 01.09.2016, дата реєстрації 27.03.2017), яку зареєстровано щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтві.

Позивач вважає, що торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельною маркою позивача за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що знак ТОВ "Фабрика печива №1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним повністю у судовому порядку, оскільки позначення за вказаним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України передбачено, що об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 157 ГК України, право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом. Умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом.

Як передбачено положеннями ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ст. 499 ЦК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на дату реєстрації спірної торговельної марки), принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до п. 3 ст. 6 зазначеного закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Пунктом 5 ст. 16 Закону встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до п. 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116, згідно з п. 3 ст. 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пунктом 4.3.2.4. Правил передбачено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.6, 4.3.2.7 Правил, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.Зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи (п. 4.3.2.8 Правил).

Як вбачається із матеріалів справи, позивач є власником свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" (заявка №m2013 16848 від 16.09.2013, дата реєстрації 27.01.2014), який зареєстровано щодо товарів 30 класу МКТП, визначених у вказаному свідоцтві.

Відповідач 1 є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" (заявка №m2016 19054 від 01.09.2016, дата реєстрації 27.03.2017), яку зареєстровано щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтві.

Позивач вважає, що його торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України НОМЕР_2 та належна відповідачу 1 торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

На підтвердження зазначених доводів позивачем додано до матеріалів справи висновок №86-04/21 від 02.04.2021, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності на замовлення ТОВ "ТД "Конті".

Судовий експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.04.2018 є схожим настільки, що його модна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 27.01.2014.

Відповідач 2 заперечує проти долученого висновку експерта та зазначає, що метод порівняння, застосований при проведенні дослідження, є некоректним та таким, що викликає сумніви у правильності та об`єктивності дослідження.

Відповідач 1 зазначав у відзив про намір подати висновок експерта, який виконується на замовлення останнього, однак на момент розгляду справи по суті зазначених доказів подано не було.

Проаналізувавши наявний в матеріалах справи висновок експерта №86-04/21 від 02.04.2021, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із наявними матеріалами справи та чинним законодавством України. Суд вважає що висновок експерта є належним доказом у справі, оскільки відповідачі не довели, а матеріали справи не свідчать, про те що висновок судового експерта є необґрунтованим, суперечить іншим матеріалам справи, при цьому відсутні порушення норм, які регламентують порядок проведення експертизи.

Всі доводи відповідача 2 зводяться до незгоди із твердженнями судового експерта щодо питань з яких було проведено дослідження та з огляду на суб`єктивне розуміння методології дослідження та аналізу тих чи інших обставин справи.

Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта №86-04/21 від 02.04.2021 є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Таким чином, висновок експерта № 86-02/21 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про невідповідність знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.04.2018 умовам надання правової охорони, визначеним п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Суд критично оцінює посилання відповідача 2 на правову позицію викладену у постанові Верховного Суду від 15.07.2019 у справі №910/18587/16, оскільки фактичні обставини зазначеної справи та обставини даної справи є різними, а тому відповідач 2 помилково ототожнює обставини справи №910/18587/16 та даної розглядуваної справи.

Матеріалами справи підтверджується, що зареєстрована на ім`я ТОВ "Фабрика печива №1" торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки знак є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованим знаком позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Враховуючи викладене, вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 від 10.04.2018 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1" щодо всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

З огляду на те, що ДП "Укрпатент" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, який уповноважений здійснювати дії із внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікування відповідної інформації в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача про зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 щодо всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Таким чином, виходячи із системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті" є доведеними, обґрунтованими, такими, що відповідають фактичним обставинам справи і не спростовані належним чином і у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак підлягають задоволенню.

Щодо заявленого відповідачем 2 клопотання про застосування строків позовної давності, суд зазначає наступне.

Статтями 256, 257 ЦК України встановлено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду із вимогою про захист свого цивільного права чи інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у 3 роки.

Як вбачається із матеріалів справи, спірний патент датується 10.04.2018, відтак строк позовної давності закінчується 10.04.2021 включно.

Разом з тим, позовна заява була направлена до суду засобами поштового зв`язку 09.04.2021, про що містить відмітка на поштовому конверті.

Таким чином, позивачем подано позовну заяву у межах строку позовної давності.

З огляду на зазначене, суд відмовляє у задоволенні клопотання ДП "Укрпатент" про застосування строку позовної давності.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 123 ГПК України, до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються, зокрема, у разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи викладене, витрати по сплаті судового збору та судові витрати на проведення експертизи покладається на відповідача 1.

Керуючись ст. 2, 74, 76-80, 123, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті" - задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1" (22133, Вінницька область, Козятинський р-н, с. Махнівка, вул. Шкільна, буд. 57, код ЄДРПОУ - 39798250) щодо всіх товарів 30 класу МКТП.

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1, код ЄДРПОУ - 31032378) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 щодо всіх товарів 30 класу МКТП, зазначених у цьому свідоцтві, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика печива №1" (22133, Вінницька область, Козятинський р-н, с. Махнівка, вул. Шкільна, буд. 57, код ЄДРПОУ - 39798250) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Конті" (04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 4, код ЄДРПОУ - 39464252) витрати по сплаті судового збору у розмірі 4 540 (чотири тисячі п`ятсот сорок) грн та витрати на проведення експертизи у розмірі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 30.08.2021.

Суддя Н.І. Зеленіна