Постанова

від 08.06.2010 по справі 20/590

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2010 р. № 20/590

Вищий господарський суд У країни у складі: суддя Бене дисюк І.М. - головуючий, судді Львов Б.Ю. і Харченко В.М.,

розглянувши касаційну ска ргу фізичної особи-підпри ємця ОСОБА_2, м. Київ,

на постанову Київськог о апеляційного господа рського суду від 14.12.2009

зі справи № 20/590

за позовом Компані Жене раль дез Етаблісман Мішлен (COM PAGNIE GENERALE DES ETABLISSЕMENTS MICHELIN; далі - Компані я), Франція,

до товариства з обмежен ою відповідальністю "Консул Автомотів" (далі - ТОВ "Консул Автомотів"), м. Київ,

товариства з обмеженою в ідповідальністю "Автоленд" (д алі - ТОВ "Автоленд"), м. Київ,

товариства з обмеженою в ідповідальністю "Ай Пі Телек ом" (далі - ТОВ "Ай Пі Телеком"), м. Київ,

фізичної особи-підприєм ця ОСОБА_3 (далі - ФОП ОС ОБА_3.), м. Вінниця,

фізичної особи-підприєм ця ОСОБА_2 (далі - ФОП ОС ОБА_2.)

про визнання порушеним и прав на знаки для товарів і п ослуг, про заборону неправом ірного використання знаків т а про зобов'язання вчинити ді ї,

за участю представників ст орін:

Компанії - Жухевича О .В.,

ТОВ "Консул Автомотів" - не з' явився,

ТОВ "Автоленд" - не з' яв ився,

ТОВ "Ай Пі Телеком" - не з ' явився,

ФОП ОСОБА_3 - не з' я вився,

ФОП ОСОБА_2 - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася д о господарського суду міста Києва з позовом (з урахування м подальших змін та уточнень позовних вимог) про:

- визнання дій ТОВ "Консул Ав томотів" і ТОВ "Автоленд" з вик ористання позначення "MICHELIN" у до менному імені "michelin.net.ua" та дій ФОП ОСОБА_2 з використання по значення "MICHELIN" у доменному імен і "michelin.com.ua" порушенням прав позив ача як власника міжнародних реєстрацій №№ 348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 49 2879, 816915, 452542 на знак для товарів і по слуг (торговельну марку) "MICHELIN";

- зобов' язання ТОВ "Консул Автомотів" і ТОВ "Автоленд" при пинити будь-яке використання позначення "MICHELIN" у доменному ім ені "michelin.net.ua", а ФОП ОСОБА_2 - при пинити будь-яке використання позначення "MICHELIN" у доменному ім ені "michelin.com.ua";

- зобов' язання ТОВ "Ай Пі Те леком" провести заходи щодо п ередачі Компанії доменного і мені "michelin.net.ua", а ФОП ОСОБА_3 - пр овести заходи з передачі Ком панії доменного імені "michelin.com.ua".

Позовні вимоги Компанії з п осиланням на приписи статей 489, 490, 495 Цивільного кодексу Укра їни (далі - ЦК України), статті 32, 33, 37 Господарського кодексу У країни (далі - ГК України), ста тті 4, 16, 20, 21 Закону України від 15.12. 1993 № 3689-XII "Про охорону прав на зна ки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), статтю 4 Закону Ук раїни "Про захист від недобро совісної конкуренції" мотиво вано порушенням відповідача ми прав позивача яв відомого виробника та власника торго вельних марок і комерційного найменування "MICHELIN". Питання дот римання процедури реєстраці ї доменних імен позивачем не порушувалося.

Рішенням господарського с уду міста Києва від 06.10.2009 (суддя Палій В.В.) провадження у спра ві в частині визнання дій ТОВ "Консул Автомотів", ТОВ "Автол енд" і ФОП ОСОБА_2 з викорис тання позначення "MICHELIN" у доменн их іменах порушенням прав по зивача як власника торговель них марок припинено; в іншій ч астині позовних вимог - відмо влено.

Прийняте місцевим судом рі шення в частині припинення п ровадження у справі з посила нням на пункт 1 частини першої статті 80 Господарського проц есуального кодексу України ( далі - ГПК України) мотивова но тим, що в даному випадку йде ться про встановлення факту, тоді як такі спори не підляга ють вирішенню в господарськи х судах України. Відмову ж у за доволенні іншої частини позо вних вимог суд першої інстан ції мотивував тим, що: на час п рийняття рішення зі справи в ідповідачі не використовуют ь спірні позначення; ТОВ "Конс ул Автомотів" є власником тор говельної марки "MіCHELіN" за свід оцтвом України від 10.04.2008 № 8 9896, зареєстрованої для товарі в 33 класу Міжнародної класифі кації товарів і послуг (далі - МКТП); Компанія не подала дока зів використання в Україні с вого комерційного (фірмового ) найменування, у тому числі ск ороченого; здійснення заході в з передачі Компанії спірни х доменних імен не належить д о компетенції ні ТОВ "Ай Пі Тел еком", ані ФОП ОСОБА_3

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 14.12.2009 (колегія суддів у ск ладі: Гарник Л.Л. - голову ючий суддя, судді Верховець А .А., Іваненко Я.Л.) зазначене ріш ення місцевого господарсько го суду зі справи скасовано в частині припинення провадже ння у справі, а також в частині відмови в зобов' язанні ТОВ "Консул Автомотів", ТОВ "Автол енд" і ФОП ОСОБА_2 припинит и будь-яке використання позн ачення "MICHELIN" у названих доменни х іменах. Позов Компанії задо волено частково: дії ТОВ "Конс ул Автомотів", ТОВ "Автоленд" і ФОП ОСОБА_2 з використанн я позначення "MICHELIN" у доменних ім енах визнано порушенням прав позивача як власника торгов ельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 5 17586, 492879, 816915, 452542; зобов' язано ТОВ "Ко нсул Автомотів", ТОВ "Автоленд " і ФОП ОСОБА_2 припинити бу дь-яке використання позначен ня "MICHELIN" у згаданих доменних іме нах; в іншій частині позовних вимог відмовлено.

Постанову апеляційного су ду в частині задоволення поз овних вимог Компанії мотивов ано: безпідставністю припине ння місцевим судом проваджен ня у справі стосовно вимог, як і "фактично є позовними вимог ами про визнання права позив ача на захист"; фактом викорис тання ТОВ "Консул Автомотів", Т ОВ "Автоленд" і ФОП ОСОБА_2 п означення "MICHELIN" у мережі Інтерн ет, зокрема, в доменних іменах ; необхідністю захисту прав п озивача як власника торговел ьних марок"MICHELIN" та його прав на комерційне найменування "MICHELIN" .

У касаційній скарзі до Вищо го господарського суду Украї ни та письмових поясненнях д о неї ФОП ОСОБА_2 просить п останову апеляційного суду з і справи скасувати в частині визнання його дій порушення м прав позивача як власника в ідповідних торговельних мар ок та прийняти нове рішення п ро відмову в цій частині позо ву. Своє прохання ФОП ОСОБА _2 мотивує тим, що він володіє доменним іменем "michelin.com.ua" як фізи чна особа, ніколи не використ овував його з комерційною ме тою та не збирається цього ро бити, що, на думку скаржника, с відчить про неправильне заст осування судом апеляційної і нстанції приписів статей 16, 20 З акону № 3689.

Компанія подала відзив на к асаційну скаргу, в якому зазн ачила про безпідставність її доводів, та просила скаргу за лишити без задоволення.

Інші відзиви на касаційну с каргу не надходили.

Учасників судового процес у відповідно до статті 1114 ГПК У країни належним чином повідо млено про час і місце розгляд у касаційної скарги.

Перевіривши повноту встан овлення попередніми судовим и інстанціями фактичних обст авин справи та правильність застосування ними норм матер іального і процесуального пр ава, заслухавши представникі в Компанії та ФОП ОСОБА_2, В ищий господарський суд Украї ни дійшов висновку про необх ідність задоволення касацій ної скарги з урахуванням так ого.

Місцевим господарським су дом у справі встановлено, що:

- Компанія є власником торго вельних марок "MICHELIN" за міжнарод ними реєстраціями №№ 348615, 771031, 740073, 5 74577, 457819, 517586, 492879, 816915 , 452542 (дати реєстраці й - починаючи з 1968 року) щодо тов арів та послуг 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2 0, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42 класів МКТП;

- у жовтні 2004 року позивачеві стало відомо про появу в мере жі Інтернет доменних імен "micheli n.net.ua" та "michelin.com.ua", які використовува лися для реклами підприємниц ької (комерційної) діяльност і TOB "Автоленд", що підтверджуєт ься відповідними протоколам и оглядів від 22.06.2005 та від 26.05.2006 (т. 1, а.с. 76-79, 82-84, 88-89);

- на час подання даного позо ву (червень 2006 року) реєстранто м (держателем, розпорядником , власником) доменних імен "michelin. net.ua" та "michelin.com.ua" було ТОВ "Консул Авт омотів", а реєстратором - ТОВ "Ай Пі Телеком", що підтверджу ється відповідними довідкам и;

- на час прийняття судом ріш ення зі справи реєстрантом д оменного імені "michelin.com.ua" є громад янин ОСОБА_2, який має стат ус фізичної особи-підприємця , а реєстратором цього доменн ого імені є ФОП ОСОБА_3, що п ідтверджується відповіддю т овариства з обмеженою відпов ідальністю "Хостмайстер" (дал і - ТОВ "Хостмайстер") від 18.05.2009 т а витягом з Єдиного державно го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців;

- згідно з висновком судової експертизи в сфері інтелект уальної власності від 19.01.2009 № 52/08 (експертизу проведено Науко во-дослідним центром судової експертизи з питань інтелек туальної власності):

· позначення, що охороняється міжнародними р еєстраціями №№ 348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 492879, 816915, 452542 (торговель на марка "MICHELIN") та доменні імена "michelin.net.ua" та "michelin.com.ua" є схожими насті льки, що їх можна

сплутати ;

· позначення "MICH ELIN", яке є скороченим фірмовим

(комерційним) найменування м Компанії, використовується в доменних іменах "michelin.net.ua" та "michelin .com.ua";

· використання в д оменних іменах "michelin.net.ua" та "michelin.com.ua" п означення, що належить Компа нії на підставі міжнародних реєстрацій №№ 348615, 771031, 740073, 574577, 457819, 517586, 49 2879, 816915, 452542 може ввести в оману спо живача щодо особи, яка виробл яє товар чи надає послуги;

- ТОВ "Консул Автомотів" з 10 .04.2008 набув прав власника на тор говельну марку "MіCHELіN" за свідо цтвом України № 89896 (дата поданн я заявки - 20.09.2006) щодо товарів 33 кл асу МКТП, а саме: алкогольні на пої (крім пива);

- на час судового розгляду д аної господарської справи ін формаційні ресурси на сайтах "michelin.net.ua" та "michelin.com.ua" недоступні, що п ідтверджується довідкою поз ивача від 16.02.2007 та протоколом пр о огляд і дослідження доказі в у мережі Інтернет від 28.09.2009;

- Компанією не подано доказі в наявності у неї певного ком ерційного найменування (зокр ема, "MICHELIN") та його використання в Україні;

- ТОВ "Ай Пі Телеком" та ФОП О СОБА_3 не мають повноважень з передачі (переделегування ) спірних доменних імен іншим особам; відповідні повноваж ення має лише ТОВ "Хостмайсте р", яке не є відповідачем у спр аві.

Апеляційним господарським судом додатково встановлено , що торговельна марка Ком панії "MICHELIN" використовується в Україні з середини 1990 років і п о сьогоднішній день, зокрема , для товарів 07, 12 та послуг 35 кла су МКТП, як і комерційне найме нування позивача "MICHELIN", що підтв ерджується поданими позивач ем: довідкою від 18.07.2005; документ ами щодо поставки шинної про дукції в Україну; аналітични м звітом за червень 2009 року; від омостями, наявними в засобах масової інформації та в мере жі Інтернет.

Відмова Компанії в задовол енні позову в частині зобов' язання ТОВ "Ай Пі Телеком" і ФО П ОСОБА_3 здійснити дії з п ередачі позивачеві спірних д оменних імен (з огляду на вста новлені місцевим та апеляцій ним господарськими судами ме жі повноважень цих відповіда чів) є законною та обґрунтова ною і сторонами не оскаржуєт ься.

Причиною касаційного оска рження є питання щодо наявно сті правових підстав для зад оволення позовних вимог Комп анії стосовно визнання дій Т ОВ "Консул Автомотів", ТОВ "Авт оленд" і ФОП ОСОБА_2 поруше нням прав позивача як власни ка торговельних марок.

Відповідно до статті 1 Закон у № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних о сіб відрізняються від товарі в і послуг інших осіб.

Відомості щодо визнання зн аків позивача добре відомими в порядку, передбаченому ста ттею 25 Закону № 3689, у матеріалах справи відсутні.

За приписами статті 494 ЦК Укр аїни набуття права інтелекту альної власності на торговел ьну марку засвідчується свід оцтвом. Обсяг правової охо рони торговельної марки визн ачається наведеними у свідоц тві її зображенням та пере ліком товарів і послуг, як що інше не встановлено закон ом. Набуття права інтелектуа льної власності на торговель ну марку, яка має міжнародну р еєстрацію або визнана в уста новленому законом порядку до бре відомою, не вимагає засві дчення свідоцтвом.

Таку ж норму щодо обсягу пра вової охорони знака для това рів і послуг містить й пункт 4 статті 5 Закону № 3689.

Статтею 17 Закону № 3689 встанов лено, що власник свідоцтва повинен добросовісно ко ристуватися правами, що випл ивають із свідоцтва.

Відповідно до пункту 2 статт і 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику право викорис товувати знак та інші права, в изначені цим Законом.

Згідно з пунктом 4 статті 16 За кону № 3689 (у редакції, чинній з 16. 05.2008) використанням знака визна ється: нанесення його на бу дь-який товар, для якого зн ак зареєстровано, упаковку , в якій міститься такий това р, вивіску, пов'язану з ни м, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до т овару предмет, зберігання такого товару із зазнач еним нанесенням знака з мето ю пропонування для продажу, п ропонування його для продажу , продаж, імпорт (ввезення) та е кспорт (вивезення); застосува ння його під час пропонуван ня та надання будь-якої пос луги, для якої знак зареєст ровано; застосування його в д іловій документації чи в рек ламі та в мережі Інтернет.

Водночас у редакції, що діял а до 16.05.2008, зазначений пункт 4 ста тті 16 Закону № 3689 визначав як ви користання знака, зокрема, "за стосування його в діловій до кументації чи в рекламі та в м ережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах".

Пунктом 5 статті 16 Закону № 3689 передбачено, що свідоцтво на дає його власнику виключне п раво забороняти іншим особам використовувати без його зг оди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак сто совно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак сто совно товарів і послуг, спорі днених з наведеними у свідоц тві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробля є товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареє строваним знаком, стосовн о наведених у свідоцтві това рів і послуг, якщо внаслідо к такого використання ці поз начення і знак можна сплутат и;

- позначення, схоже із зареє строваним знаком, стосовн о товарів і послуг, споріднен их з наведеними у свідоцтві , якщо внаслідок такого вико ристання можна ввести в оман у щодо особи, яка виробляє тов ари чи надає послуги, або ці по значення і знак можна сплута ти.

Відповідно до пункту 6 статт і 16 Закону № 3689 виключне прав о власника свідоцтва заборон яти іншим особам використову вати без його згоди зареєстр ований знак не поширюється, з окрема, на некомерційне вико ристання знака.

Згідно з пунктом 1 статті 20 З акону № 3689 будь-яке посягання н а права власника свідоцтва, п ередбачені статтею 16 цього За кону, в тому числі вчинення бе з згоди власника свідоцтва д ій, що потребують його згоди, т а готування до вчинення таки х дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що т ягне за собою відповідальніс ть згідно з чинним законодав ством України. Порушенням прав власника свідоцтва вва жається також використання б ез його згоди в доменних імен ах знаків та позначень, вказа них у пункті 5 статті 16 цього За кону.

За приписами частин першо ї та четвертої статті 489 ЦК Укр аїни правова охорона надаєть ся комерційному найменуванн ю, якщо воно дає можливість ви різнити одну особу з-поміж ін ших та не вводить в оману спож ивачів щодо справжньої її ді яльності; особи можуть мати о днакові комерційні найменув ання, якщо це не вводить в оман у споживачів щодо товарів, як і вони виробляють та (або) реал ізовують, та послуг, які ними н адаються.

Отже, правовий аналіз наве дених норм свідчить про те, що юридичне значення в даному в ипадку має не сам по собі факт застосування відповідачами спірних позначень, але й мета та сфера такого використанн я [зокрема, для задоволе ння даного позову використан ня позначення має здійснюват ися в комерційній (підприємн ицькій) діяльності та стосов но певних товарів і послуг ].

За таких обставин суд апел яційної інстанції, встановив ши факт використання ТОВ "Кон сул Автомотів" і ТОВ "Автоленд " спірного позначення "MICHELIN" у до менному імені "michelin.net.ua" стосовно товарів і послуг, для яких зар еєстровано відповідну торго вельну марку Компанії, дійшо в обґрунтованого висновку що до необхідності задоволення позову в частині зобов' яза ння цих відповідачів припини ти таке використання. Водноч ас доводи місцевого суду щод о недосяжності відповідного інформаційного ресурсу на ч ас судового розгляду справи та наявності у ТОВ "Консул Авт омотів" свідоцтва України № 898 96 на торговельну марку "MіCHELіN" дл я товарів 33 класу МКТП апеляці йним судом правомірно відхи лені з огляду на: обставини фа ктичного використання цими в ідповідачами спірного позна чення до подання Компанією д аного позову; невирішеність питання щодо судового захист у прав позивача від названих неправомірних дій ТОВ "Консу л Автомотів" і ТОВ "Автоленд"; м ожливий тимчасовий характер недосяжності інформаційног о ресурсу; відсутність відом остей щодо фактичного викори стання ТОВ "Консул Автомотів " і ТОВ "Автоленд" спірного поз начення стосовно товарів 33 кл асу МКТП, а саме - для алкогол ьних напоїв (крім пива).

Разом з тим у частині зобов' язання ФОП ОСОБА_2 припини ти певні дії суд апеляційної інстанції за відсутності до казів використання ФОП ОСО БА_2 (особа з подвійним стату сом: фізична особа та суб' єк т підприємницької діяльност і) позначення "MICHELIN" у доменному імені "michelin.com.ua" в підприємницькі й (комерційній) діяльності, не спростувавши доводів цього відповідача щодо реєстрації ним доменного імені саме як ф ізичною особою та без мети ко мерційного використання, дій шов помилкового висновку сто совно наявності підстав для задоволення відповідної поз овної вимоги, неправильно за стосувавши згадані приписи с татті 489 ЦК України та статей 1 6 і 20 Закону № 3689.

При цьому посилання позива ча на приписи статей 32, 33, 37 ГК Ук раїни та статті 4 Закону Украї ни "Про захист від недобросов існої конкуренції" не спрост овують наведеного і не можут ь бути підставами для задово лення вимог Компанії до ФОП ОСОБА_2, оскільки попередні ми судовими інстанціями не б уло встановлено ні факту вик ористання ФОП ОСОБА_2 спір ного позначення в комерційні й (підприємницькій) діяльнос ті, ані наявності конкуренці ї між Компанією та цим відпов ідачем.

У свою чергу, як місцевий, та к і апеляційний господарські суди, неправильно застосува вши пункт 1 статті 80 ГПК Україн и (з огляду на приписи статті 1 24 Конституції України щодо по ширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виник ають у державі) та статті 15 і 16 Ц К України (щодо права на судов ий захист і способів захисту цивільних прав), у вирішенні п итання стосовно наявності пр авових підстав для задоволен ня позову в частині визнання дій ТОВ "Консул Автомотів", ТО В "Автоленд" і ФОП ОСОБА_2 по рушенням прав позивача як вл асника торговельних марок не врахували того, що визнання з гаданої поведінки відповіда чів неправомірною є необхідн ою передумовою для застосува ння заходів судового примусу (що має знайти відбиття в моти вувальній частині рішення су ду зі справи) та не має характе ру самостійної (окремої) позо вної вимоги, спрямованої на з ахист та відновлення порушен ого цивільного права.

Отже, у задоволенні даної позовної вимоги мало бути ві дмовлено внаслідок неналежн ості обраного позивачем спос обу судового захисту.

З огляду на наведене непра вильне застосування поперед німи судовими інстанціями за значених норм матеріального і процесуального права відп овідно до частини першої ста тті 11110 ГПК України є підставою для скасування прийнятих ни ми зі справи судових рішень.

Разом з тим достатня повнот а з' ясування судами першої і апеляційної інстанції факт ичних обставин справи дозвол яє касаційній інстанції прий няти нове рішення про частко ве задоволення позову.

Керуючись статтями 1117, 1119-11111 ГП К України, Вищий господарськ ий суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу фіз ичної особи-підприємця ОСО БА_2 задовольнити.

2. Рішення господарського су ду міста Києва від 06.10.2009 та пост анову Київського апеля ційного господарськог о суду від 14.12.2009 зі справи № 20/590 ск асувати.

3. Позовні вимоги Компані Же нераль дез Етаблісман Мішлен (COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSЕMENTS MICHELIN) задовольнити частково.

Зобов' язати товариство з обмеженою відповідальністю "Консул Автомотів" і товарист во з обмеженою відповідальні стю "Автоленд" припинити будь -яке використання позначення "MICHELIN" у доменному імені "michelin.net.ua".

У задоволенні іншої частин и позовних вимог - відмовити .

Видачу відповідних наказі в доручити господарському су ду міста Києва.

Згідно з статтями 125, 129 Консти туції України та рішенням Ко нституційного Суду України в ід 11.03.2010 № 8-рп/2010 постанова Вищого господарського суду України касаційному оскарженню не п ідлягає.

Суддя І.Бене дисюк

Суддя Б.Львов

Суддя В.Харченко