Рішення

від 17.12.2021 по справі 910/10893/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2021Справа № 910/10893/21 Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., за участю секретаря судового засідання Негоди І.А., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Shell Brands International AG (Шелл Брендз Інтернешнл АГ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "НК СФЕРА ГРУП"

про захист прав інтелектуальної власності

Представники:

від позивача: Корчагін М.П., Войціховський М.Ю.

від відповідача: Сергієнко О.П.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Shell Brands International AG (Шелл Брендз Інтернешнл АГ) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "НК Сфера Груп" про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає про порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки за свідоцтвами України № 4424, № 2066, № 146728 та міжнародною реєстрацією № 964925, № 833969 у зв`язку з чим просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "НК СФЕРА ГРУП" використовувати позначення "Shell", "Shell Неlіх" і зображення морської мушлі, а також використовувати в елементах автозаправної станції жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією номер 833969 від 12.05.2004 року;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НК СФЕРА ГРУП" видалити з одягу працівників, з навісу та опорних колон, операторської будівлі, міжколонних перемичок, паливно-роздавальних колонок, дуг безпеки, інформаційних покажчиків та інших елементів автозаправної станції за адресою: місто Київ, вул. Зарічна, 1 позначення "Shell", "Shell Неlіх", зображення морської мушлі, а також жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією номер 833969 від 12.05.2004 року.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2021 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 03.08.2021.

02.08.2021 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання та встановлення додаткового строку на подачу відзиву.

У підготовче засідання 03.08.2021 прибув представник позивача, представники відповідача в підготовче засідання не прибули.

Розглянувши клопотання відповідача про встановлення додаткового строку на подачу відзиву, а саме 15 днів з моменту ознайомлення з матеріалами справи, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 165 ГПК України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Так, на виконання приписів ч. 8 ст. 165 ГПК України, ухвалою суду від 12.07.2021 встановлено відповідачу строк на подачу відзиву, а саме протягом 15 днів з дня одержання даної ухвали.

При цьому, приписи чинного процесуального законодавства не передбачають можливості встановлення іншого (додаткового) строку на подачу відзиву, ніж той, що вже був встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, і відлік якого починається саме з дня вручення такої ухвали, відтак, у задоволені клопотання відповідача судом відмовлено.

Разом з тим, суд звертає увагу відповідача на те, що він не позбавлений можливості подати клопотання про поновлення або продовження процесуального строку на подачу відзиву в порядку статті 119 Господарського процесуального кодексу України.

За наслідками розгляду клопотання відповідача про відкладення розгляду справи судом відмовлено в його задоволенні з огляду на те, що відповідачем не наведено обставин, які в силу норм ГПК України можуть слугувати підставами для відкладення розгляду справи.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 03.08.2021 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 28.09.2021.

17.08.2021 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив, у якому відповідач зокрема, просить суд продовжити строк на подачу відзиву, витребувати у позивача оригінали листів-вимог, які надсилалися до відповідача щодо нібито припинення порушення прав інтелектуальної власності; прийняти ухвалу про призначення повторної експертизи, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

02.09.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 28.09.2021 прибули представники сторін.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 19.10.2021.

18.10.2021 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли заперечення-відповідь на відзив позивача, у яких відповідач, зокрема, просить продовжити строк на подачу заперечень та призначити експертизу, а також надійшло клопотання про витребування доказів та клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Разом з тим, підготовче засідання призначене на 19.10.2021 не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Картавцевої Ю.В. на лікарняному.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність призначення підготовчого засідання на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 суд ухвалив: підготовче засідання призначити на 09.11.2021.

08.11.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення проти клопотань відповідача.

У підготовче засідання 09.11.2021 прибули представники сторін.

За наслідками розгляду клопотань відповідача про продовження строку на подачу відзиву та заперечень на відповідь на відзив, які містяться безпосередньо у відзиві та запереченнях на відповідь на відзив, судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про відмову у задоволенні зазначених клопотань, оскільки, в силу приписів ч. 2 ст. 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду, при цьому, можливість продовження строку після його закінчення та вже після подачі процесуальних документів, строк на подачу яких заявник просить продовжити, нормами ГПК не передбачено.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, суд зазначає наступне.

Так, у клопотанні відповідач вказує, що з метою повного та всебічного з`ясування обставин, що мають значення для справи, зокрема, встановлення обставини пропуску позивачем строків позовної давності, є необхідним витребувати у ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" всі оригінали листів-вимог, в тому числі лист - первісна вимога № 210 від 23.08.2016 року, лист вимога № 548 від 14.09.2017 року та інші, які надсилалися до відповідача щодо нібито припинення незаконного використання Торгівельних марок, які належать "Шелл Брендз Інтернешнл"; оригінал Ліцензійного договору укладеного 21 серпня 2007 року ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" з позивачем, який надав ліцензіату ліцензію на використання, а також право дозволяти або забороняти використовувати способами, передбаченими даним договором, третім особам прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки за свідоцтвами України № 4424, № 2066, № 146728 та міжнародною реєстрацією № 964925, № 833969, що є предметом спору; витребувати у ТОВ "ФІРМА ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ "ФЕДОРОВА ТА ПАРТНЕРИ" всі оригінали листів вимог, в тому числі від 06.07.2018 року №004-3/11 та інші, які надсилалися до відповідача щодо нібито припинення незаконного використання торгівельних марок, які належать "Шелл Брендз Інтернешнл".

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Однак, всупереч приписам ч. 2 ст. 81 ГПК України відповідачем не надано суду доказів вжиття заходів для самостійного отримання доказів, які він просить суд витребувати, з огляду на що суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання відповідача про витребування доказів та відмовляє у його задоволенні.

Розглянувши клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Холдинг", суд зазначає наступне.

Так, обґрунтовуючи клопотання, відповідач стверджує, що позивачем було надано ТОВ "Альянс Холдинг" ліцензію на використання, а також право дозволяти або забороняти використовувати у спосіб, передбачений ліцензійним договором від 21.08.2007, третім особам прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 4424, 2066, 146728 та міжнародною реєстрацією № 964925, № 833969, що є предметом спору, а відтак, рішення у даній справі вплине на права та обов`язки зазначеної особи.

Відповідно до частин 1-4 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об`єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Права на використання об`єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату (ч. 4-6 ст. 1109 ЦК України).

Як вбачається з наявної в матеріалах справи копії відповіді на адвокатський запит від 30.08.2021, ТОВ "Альянс Холдинг" зазначило, що пунктом 3.1 ліцензійного договору від 21.08.2007 в частині використання спірних торгових марок йому надано лише невиключну ліцензію, яка не дає ТОВ "Альянс Холдинг" права забороняти неправомірне використання торговельних марок третім особам.

З огляду на викладене, враховуючи відсутність у матеріалах справи доказів, які б вказували на протилежне ніж те, що було зазначено самим ТОВ "Альянс Холдинг" у відповіді на адвокатський запит, а саме наявності у ТОВ "Альянс Холдинг" виключної ліцензій на використання спірних торгових марок, суд приходить до висновку, що клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи є необґрунтованим, оскільки рішення у даній справі не вплине на права та обов`язки ТОВ "Альянс Холдинг", відтак, у задоволенні зазначеного клопотання судом відмовлено.

У підготовчому засіданні судом оголошено перерву до 16.11.2021.

15.11.2021 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про поновлення процесуального строку на подачу відзиву, клопотання про поновлення процесуального строку для подачі заперечень, клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, клопотання про залишення позову без руху, клопотання про призначення судової експертизи.

У підготовче засідання 16.11.2021 прибули представники сторін.

Розглянувши клопотання відповідача про поновлення процесуальних строків на подачу відзиву та заперечень на відповідь на відзив, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Так, обґрунтовуючи причини пропуску процесуального строку, відповідач, зокрема, зазначає, що не отримував позовної заяви від позивача та ознайомився з її змістом вже у суді під час ознайомлення з матеріалами справи № 910/10893/21. При цьому, адвокат Сергієнко О.П. як єдиний представник відповідача з 26 по 30 липня 2021 року перебував на амбулаторному лікуванні (копія довідки додана до клопотання).

З огляду на зазначене, враховуючи поважність причин пропуску строку на подачу відзиву та заперечень на відповідь на відзив, суд без виходу до нарадчої кімнати постановив ухвалу про поновлення процесуального строку на подачу відзиву та заперечень на відповідь на відзив.

Розглянувши клопотання відповідача про залишення позовної заяви без руху, суд зазначає наступне.

Так, відповідач у клопотанні просить залишити позовну заяву позивача без руху та запропонувати йому усунути недоліки шляхом подання до суду відомостей щодо вжиття заходів досудового врегулювання спору, до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися.

Відповідно до ч. 11 ст. 176 ГПК України, суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення позивачу ухвали.

Згідно з п. 6 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява повинна містити відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору.

Разом з тим, обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору у даній справі законом не встановлений, відтак, підстави для залишення позовної заяви без руху після відкриття провадження у справі № 910/10893/21, - відсутні, з огляду на що в задоволенні клопотання відповідача судом відмовлено.

Розглянувши повторне усне клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи (ТОВ "Альянс Холдинг"), судом відмовлено у його задоволенні, з підстав, що були викладені вище.

Розглянувши клопотання відповідача про призначення повторної експертизи, суд зазначає таке.

Так, відповідач стверджує, що поданий позивачем висновок експертів № 11/02-2020 від 15.02.2021 не відповідає вимогам Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/8, нормам ГПК і викликає сумніви у його правильності, оскільки, експерти не попереджалися про кримінальну відповідальність за ст. 385 КК України (відмова експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків), висновки викладені експертами є не чіткими, не логічними та не відповідають фактичним обставинам справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Статтею 101 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об`єкт експертизи, який є доказом у справі, або змінено його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для звільнення від обов`язку доказування. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об`єкт експертизи або змінено його властивості, до розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, досліджених у висновку експерта. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.

Суд зазначає, що висновок, наданий позивачем містить відомості про те, що експерти попереджені про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України (експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок), при цьому вимог про необхідність попередження експерта про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків (ст. 385 КК України), приписи ст. 101 ГПК України не містять, відтак, твердження відповідача викладені в клопотання визнаються судом необґрунтованими.

Інші сумніви про які зазначає відповідач, зокрема, щодо наявності граматичних помилок у висновку, не свідчать про дефектність такого висновку, зокрема, про невідповідність викладених у ньому доводів та тверджень фактичним обставинам справи.

При цьому, суд зазначає, що відповідач не був позбавлений можливості подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Відтак, за наслідками розгляду клопотання відповідача про призначення повторної експертизи, судом відмовлено у його задоволенні.

У підготовчому засіданні 16.11.2021 судом з`ясовано, що в процесі підготовчого провадження у даній справі вчинені всі необхідні дії передбачені ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

За наслідками підготовчого засідання судом закрито підготовче провадження у справі, призначено справу до судового розгляду по суті на 14.12.2021.

У судове засідання 14.12.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідача подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

У судовому засіданні оголошено перерву до 17.12.2021.

У судове засідання 17.12.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідача подав клопотання про визнання неналежними та недопустимими доказів та витребування оригіналів електронних доказів.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування у позивача оригіналів всіх електронних доказів, які додані до позову, судом відмовлено в його задоволенні, оскільки, відповідачем не доведено обставин наявності саме обґрунтованих сумнівів, які викликають подані позивачем копії електронних доказів, з огляду на що суд прийшов до висновку, що клопотання про витребування оригіналів доказів є необґрунтованим.

Представник позивача підтримав позов, представник відповідача проти позову заперечив.

У судовому засіданні 17.12.2021 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія Shell Brands International AG (Шелл Брендз Інтернешнл АГ) є власником торговельної марки "Shell" за свідоцтвом України № 4424 від 15.04.1994; торговельної марки, яка являє собою зображення морської мушлі за свідоцтвом України № 2066 від 29.10.1993; знаку для товарів і послуг, який являє собою графічне зображувальне позначення, виконане у вигляді поєднаних у єдину композицію зображення морської мушлі та позначення "Shell Helix" з використанням червоного, жовтого та синього кольорів, за свідоцтвом України № 146728 від 25.10.2011, знаку для товарів і послуг, який являє собою зображення морської мушлі (класифікація зображувальних елементів: 3.9; 29.1) з використанням жовтого (Р116С) та червоного (Р485С) кольорів за міжнародною реєстрацією № 964925 від 21.12.2007, з поширенням захисту зокрема на територію України та торговельної марки у вигляді знаку, що містить червоний колір (як на прикладі у системі Pantone, номер 485с) та жовтий (як на прикладі у системі Pantone, номер 116с), як показано у формі заявки, нанесених на складові частини станцій технічного обслуговування, заявлені кольори: жовтий, червоний та білий за міжнародною реєстрацією № 833969 від 12.05.2004, з поширенням захисту зокрема на територію України.

Судом встановлено, що вищезазначені торговельні марки зареєстровано щодо товарів та послуг, які включають в себе, зокрема, бензин та інше пальне (щодо класів товарів) та роздрібну торгівлю, обслуговування і миття транспортних засобів, послуги автозаправних станцій (щодо класів послуг).

Як зазначає позивач, у вересні 2019 року на автозаправній станції, розташованій за адресою: місто Київ, вулиця Зарічна, 1 представниками позивача було виявлено, що на конструктивних елементах АЗС (у тому числі, на фризі (лицьовій частині) навісу, опорних колонах, на операторській будівлі, міжколонних перемичках та паливно-роздавальних колонках), а також на спецодязі операторів АЗС нанесені позначення, які тотожні належним позивачу торговельним маркам або схожі з ними до ступеня змішування.

З витягу з Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "НК Сфера Груп" здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним та іншу діяльність автозаправних станцій, зокрема, за адресою: місто Київ, вулиця Зарічна, 1.

Спір у справі виник з підстав порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки за свідоцтвами України № 4424, № 2066, № 146728 та міжнародною реєстрацією № 964925, № 833969 у зв`язку з чим просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "НК СФЕРА ГРУП" використовувати позначення "Shell", "Shell Неlіх" і зображення морської мушлі, а також використовувати в елементах автозаправної станції жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією номер 833969 від 12.05.2004 року;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НК СФЕРА ГРУП" видалити з одягу працівників, з навісу та опорних колон, операторської будівлі, міжколонних перемичок, паливно-роздавальних колонок, дуг безпеки, інформаційних покажчиків та інших елементів автозаправної станції за адресою: місто Київ, вул. Зарічна, 1 позначення "Shell", "Shell Неlіх", зображення морської мушлі, а також жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією номер 833969 від 12.05.2004 року.

Відповідач заперечує проти задоволення позову та зазначає, що позивачем не було надано суду доказів досудового врегулювання спору, хоча з таких доказів вбачається, що процедура досудового врегулювання спору триває з 2016 року, тобто, позивачем пропущено строк позовної давності на звернення до суду з даним позовом; ТОВ "НК Сфера Груп" самостійно чи на замовлення не виготовляла брендову продукцію компанії "Шелл Брендс Інтернешнл" з метою продажу мастильних матеріалів "Shell", а лише використовує вже готові зразки, які було на законних підставах отримано в офіційного дистриб`ютора ТОВ "Шелл Ойл Продактс Юкрейн"; відповідач не використовує на своїх автозаправних станціях поєднання червоного та жовтого кольорів, натомість використовує жовтий та білий кольори (жовтий фон та біла лінія на ньому), що ніяким чином не порушує права позивача як власника міжнародної реєстрації № 833969; працівники ТОВ "НК Сфера Груп" одягнені в червоний колір, що якісно відрізняє їх від працівників автозаправної станції "Shell"; позивачем не надано жодних належних доказів, які б підтверджували обставину порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом, Компанія Shell Brands International AG (Шелл Брендз Інтернешнл АГ) є власником торговельної марки "Shell" за свідоцтвом України № 4424 від 15.04.1994; торговельної марки, яка являє собою зображення морської мушлі за свідоцтвом України № 2066 від 29.10.1993; знаку для товарів і послуг, який являє собою графічне зображувальне позначення, виконане у вигляді поєднаних у єдину композицію зображення морської мушлі та позначення "Shell Helix" з використанням червоного, жовтого та синього кольорів, за свідоцтвом України № 146728 від 25.10.2011, знаку для товарів і послуг, який являє собою зображення морської мушлі з використанням жовтого та червоного кольорів за міжнародною реєстрацією № 964925 від 21.12.2007, з поширенням захисту зокрема на територію України та торговельної марки у вигляді знаку, що містить червоний колір (як на прикладі у системі Pantone, номер 485с) та жовтий (як на прикладі у системі Pantone, номер 116с), як показано у формі заявки, нанесених на складові частини станцій технічного обслуговування, заявлені кольори: жовтий, червоний та білий за міжнародною реєстрацією № 833969 від 12.05.2004, з поширенням захисту зокрема на територію України.

За змістом п. (1) ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та п. (1)(а) ст.4 протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3/ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони".

Крім того, відповідно до ст. 37 Закону України "Про міжнародне приватне право" до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Таким чином, на відносини, що виникають з приводу захисту та охорони прав на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне в Україні законодавство.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Так, оскільки позов обґрунтовано неправомірним використанням відповідачем знаків позивача, суд доходить висновку, що позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з позовом, спрямованим на захист своїх прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Як зазначає позивач, у вересні 2019 року на автозаправній станції, розташованій за адресою: місто Київ, вулиця Зарічна, 1 представниками позивача було виявлено, що на конструктивних елементах АЗС (у тому числі, на фризі (лицьовій частині) навісу, опорних колонах, на операторській будівлі, між колонних перемичках та паливно-роздавальних колонках), а також на спецодязі операторів АЗС нанесені позначення, які тотожні належним позивачу торговельним маркам або схожі з ними до ступеня змішування.

За змістом ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Оскільки питання використання відповідного знаку з урахуванням тих товарів та послуг МКТП, для яких його зареєстровано, потребує спеціальних знань, позивачем разом з позовом надано суду копію висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 11/02-2020 від 15.02.2021, складеного експертами О. Дорошенком та Н. Мінченко.

У висновку № 11/02-2020 від 15.02.2021 зазначено, що 16 січня 2020 року на ім`я судових експертів у сфері інтелектуальної власності Дорошенка О.Ф. та Мінченко Н.В. надійшов лист-замовлення адвоката Адвокатського об`єднання "Юридична фірма "Антіка" Корчагіна Максима Павловича від 16.01.2020 року на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності та складання висновку експертів. У листі-замовленні зокрема зазначено, що Шелл Брендз Інтернешнл АГ є власником знаків на товари та послуги за свідоцтвами України № 4424, № 2066, № 146728 та міжнародними реєстраціями № 964925, № 833969. Під час виїзду на автозаправну станцію ТОВ "НК "Сфера Груп", розташовану за адресою: місто Київ, вул. Зарічна, 1 було виявлено, що вказані торгові марки розміщені на конструктивних елементах АЗС, в тому числі, на колонах та паливно-роздавальних колонках, а також на спецодязі операторів АЗС.

Разом з листом для проведення експертизи та складання висновку експертів надійшли наступні матеріали: засвідчена копія Акту обстеження автозаправної станції ТОВ "НК "Сфера Груп" від 29.09.2019 року; оптичний диск із незмінними копіями фотознімків та відеозаписів, що були зроблені 29.09.2019 року під час виїзду на автозаправну станцію ТОВ "НК "Сфера Груп" - 1 шт.; витяги з інформаційних ресурсів та баз даних щодо знаків для товарів і послуг, належних Шелл Брендз Інтернешнл АГ (Shell Brands International AG); засвідчена копія ордеру про надання правової допомоги, виданого на ім`я Корчагіна М.П.; засвідчена копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ №000122 від 05.12.2017 року, виданого Корчагіну М.П.; фотографії елементів автозаправної станції ТОВ "НК "Сфера Груп", розташованої по вул. Зарічна, 1 в м. Києві - 11 шт. Зазначені матеріали надійшли за місцем роботи експертів. Матеріали, що надійшли на дослідження, відповідають тим, що зазначені у листі адвоката Корчагіна М.П. 12 лютого 2021 року на дослідження додатково надійшли наступні матеріали: переклад на українську мову даних щодо торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 964925; переклад на українську мову даних щодо торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 833969.

На вирішення експертизи були поставлені наступні питання:

1. Чи містять надані на дослідження фотографії елементів автозаправної станції ТОВ "НК "Сфера Груп", розташованої по вул. Зарічна, 1 в м. Києві, позначення, що є тотожними або схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 4424 від 15.04.1994 року, за свідоцтвом України № 146728 від 25.10.2011 року, за свідоцтвом України № 2066 від 29.10.1993 року, за міжнародною реєстрацією №964925 від 21.12.2007 року, за міжнародною реєстрацією №833969 від 12.05.2004 року, якщо внаслідок їх використання ці позначення і знаки можна сплутати?

2. Чи є позначення, які містяться на наданих на дослідження фотографіях елементів автозаправної станції ТОВ "НК "Сфера Груп", розташованої по вул. Зарічна, 1 в м. Києві, такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє паливо, чи особи, яка надає послуги на автозаправній станції ТОВ "НК "Сфера Груп" по вул. Зарічна, 1 в м. Києві?

У результаті порівняння послуг стосовно яких використовуються позначення, що містяться на наданих на дослідження фотографіях та товарів і послуг, для яких зокрема зареєстровано досліджувані знаки для товарів і послуг, експерти дійшли висновку, що послуги, стосовно яких використовуються досліджувані словесні, зображувальні та комбіновані позначення, що містяться на наданих на дослідження фотографіях - послуги автозаправної станції , є такими самими та спорідненими із такими послугами 37 класу МКТП, як станції технічного обслуговування транспортних засобів (заправка та обслуговування); смазка та заправка паливом транспортних засобів , для яких серед інших послуг зареєстровано знаки за свідоцтвами України №№ 4424, 2066, та за міжнародними реєстраціями №№ 964925, 833969, а також з такими товарами 4 класу МКТП, як масла, мастила, мастильні матеріали, паливо (включаючи бензин для двигунів), технічні оливи і мастила , для яких серед інших товарів зареєстровано знаки за свідоцтвами України №№ 4424, 2066, за міжнародними реєстраціями №№ 964925, 833969, та для яких виключно зареєстровано знак за свідоцтвом України № 146728.

Тобто використання досліджуваних у питанні № 1 позначень, що містяться на наданих на дослідження фотографіях зображень елементів автозаправної станції ТОВ НК Сфера Груп , розташованої по вул. Зарічна, 1 в м. Києві, для послуг автозаправних станцій може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним надавачем послуг або виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності, за рахунок тотожності та схожості цих позначень настільки, що їх можна сплутати з зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 146728, № 4424, № 2066, та за міжнародними реєстраціями №№ 964925, 833969, права на які належать іншому власнику.

Це може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє паливо та надає послуги на автозаправній станції, тобто, щодо джерела походження товару та послуг (особи виробника товару та надавача послуг).

За результатами проведеного дослідження судові експерти прийшли до висновку про те, що надані на дослідження фотографії елементів автозаправної станції ТОВ "НК "Сфера Груп", розташованої по вул. Зарічна, 1 в м. Києві, містять позначення, що є тотожними зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 146728 від 25.10.2011 року, за свідоцтвом України № 2066 від 29.10.1993 року, за міжнародною реєстрацією №964925 від 21.12.2007 року, а також позначення, що є схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 4424 від 15.04.1994 року, за міжнародною реєстрацією № 833969 від 12.05.2004 року, і внаслідок їх використання ці позначення і знаки можна сплутати. Позначення, які містяться на наданих на дослідження фотографіях зображень елементів автозаправної станції ТОВ "НК "Сфера Груп", розташованої по вул. Зарічна, 1 в м. Києві, є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє паливо, та особи, яка надає послуги на автозаправній станції ТОВ "НК "Сфера Груп" по вул. Зарічна, 1 в м. Києві.

Поряд з цим, листом від 05.05.2021 експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. повідомили замовника експертизи, адвоката АО "Юридична фірма "Антіка" Корчагіна М.П. про те, що згідно незмінних копій фотознімків та відеозаписів, наданих експертам з листом-замовленням від 16.01.2020, найменуванням юридичної особи, яка здійснює роздрібну торгівлю пальним та іншу діяльність на автозаправній станції у місті Києві по вул. Зарічна, 1, є ТОВ "НК СФЕРА ГРУП" (ідентифікаційний код 37615212). Натомість, по тексту Висновку експертів внаслідок програмної помилки до найменування було додано зайвий знак "лапки", внаслідок чого найменування юридичної особи вказувалося як ТОВ "НК "Сфера Груп". З урахуванням наведеного, по тексту Висновку експертів замість ТОВ "НК "Сфера Груп" слід читати ТОВ "НК СФЕРА ГРУП". Експерти також зазначили, що цей лист підготовлено для подання до Господарського суду міста Києва разом з Висновком експертів та/або на додаток до Висновку експертів.

За змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 11/02-2020 від 15.02.2021, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, висновок експертів складений Дорошенком Олександром Федоровичем - в.о. директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від 28.11.2008, безстрокове), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи - з 2001 року та Мінченко Наталією Володимирівною - науковим співробітником Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, яка має вищу технічну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, вищу юридичну освіту, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1849 видане 23 грудня 2016 року, строк дії до 10 лютого 2023 року), стаж експертної роботи у сфері інтелектуальної власності з 2007 року.

У висновку зазначено, що експерти обізнані про відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Відповідачем, у свою чергу, не надано будь-яких доказів на спростування доводів позивача стосовно використання його знаків відповідачем, зокрема, висновку судового експерта з протилежними висновками щодо питань, які досліджувались у висновку № 11/02-2020 від 15.02.2021.

За таких обставин висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 11/02-2020 від 15.02.2021, приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

При цьому, відповідач зазначає, що він законно використовує продукцію, що містить спірні позначення, оскільки ТОВ "НК Сфера Груп" самостійно чи на замовлення не виготовляла брендову продукцію компанії "Шелл Брендс Інтернешнл" з метою продажу мастильних матеріалів "Shell", а лише використовує вже готові зразки, які було на законних підставах отримано в офіційного дистриб`ютора ТОВ "Шелл Ойл Продактс Юкрейн".

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється, зокрема, на використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Так, відповідачем надано копію договору поставки № 133 від 23.04.2013, укладеного між ТОВ "Торговий Дім "Ліном" (продавець) та ТОВ "НК Сфера Груп" (покупець), пунктом 1.3 якого визначено, що кількість і асортимент товару зазначається у видаткових накладних, що складають невід`ємну частину цього договору.

Також, відповідачем надано копію рахунку-фактури № 1905544 від 15.05.2019, копію рахунку-фактури № 1612385 від 07.12.2016 та копію товарно-транспортної накладної № 1610845 від 07.11.2016.

Так, суд зазначає, що вказані докази не підтверджують обставину придбання та реалізацію відповідачем товару, який був введений в оборот позивачем чи за його згодою, тим більше, що сам відповідач зазначає, що офіційним дистриб`ютором позивача є ТОВ "Шелл Ойл Продактс Юкрейн".

Більше того, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням торговельної марки визнається не лише безпосереднє використання знака для товару, але й застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, тоді-як відповідач в тому числі пропонує та надає послуги, використовуючи при цьому знаки позивача без належної правової підстави.

З витягу з Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "НК Сфера Груп" здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним та іншу діяльність автозаправних станцій, зокрема, за адресою: місто Київ, вулиця Зарічна, 1.

Відтак, доводи відповідача, викладені у відзиві спростовуються вищенаведеним.

З огляду на викладене, оскільки, позивачем доведено належними доказами факт використання відповідачем на автозаправній станції, що розташована по вул. Зарічна, 1 в м. Києві позначень, що є тотожними зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 146728 від 25.10.2011 року, за свідоцтвом України № 2066 від 29.10.1993 року, за міжнародною реєстрацією №964925 від 21.12.2007 року, а також позначення, що є схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 4424 від 15.04.1994 року, за міжнародною реєстрацією № 833969 від 12.05.2004 року, і внаслідок їх використання ці позначення і знаки можна сплутати та таке використання може ввести в оману щодо особи, яка виробляє паливо, та особи, яка надає послуги на автозаправній станції ТОВ "НК Сфера Груп" по вул. Зарічна, 1 в м. Києві, при цьому, відповідачем не надано суду доказів, які б підтверджували правомірність використання таких позначень, суд приходить до висновку, що позовна вимога про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "НК СФЕРА ГРУП" використовувати позначення "Shell", "Shell Неlіх" і зображення морської мушлі, а також використовувати в елементах автозаправної станції жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією номер 833969 від 12.05.2004 року, підлягає частковому задоволенню, оскільки, фактично позивач просить заборонити відповідачу використовувати позначення "Shell", "Shell Неlіх" і зображення морської мушлі щодо будь-яких товарів та послуг, тоді-як, за змістом ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг, а також використовувати позначення схожі з ними до ступеня сплутування.

При цьому, заборона використовувати зображення морської мушлі без визначення її характеристик, що передбачені відповідним свідоцтвом України на знак для товарів та послуг та міжнародною реєстрацією, право на які належить позивачу призведе до фактичного обмеження відповідача у праві використовувати будь-яке зображення морської мушлі, зокрема, і те, що спірним свідоцтвом та міжнародною реєстрацією не охороняється.

Відтак, суд зазначає, що обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню є вимога позивача в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "НК Сфера Груп" використовувати позначення "Shell", "Shell Helix" і зображення морської мушлі саме за свідоцтвами України № 4424, № 2066, № 146728 та міжнародною реєстрацією № 964925, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародній реєстрації товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг, та використовувати в елементах автозаправної станції жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією номер 833969 від 12.05.2004.

Щодо вимоги про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "НК Сфера Груп" видалити з одягу працівників, з навісу та опорних колон, операторської будівлі, міжколонних перемичок, паливно-роздавальних колонок, дуг безпеки, інформаційних покажчиків та інших елементів автозаправної станції за адресою: місто Київ, вулиця Зарічна, 1, позначення "Shell", "Shell Helix", зображення морської мушлі, а також жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією номер 833969 від 12.05.2004, суд зазначає наступне.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Надаючи правову оцінку належності обраного позивачем способу захисту, суд звертає увагу на визначення можливої ефективності такого способу з точки зору ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, у п. 145 рішення від 15 листопада 1996 року у справі "Чахал проти Об`єднаного Королівства" (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996] ECHR 54) Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни. Таким чином, суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний судовий захист, хоча держави - учасники Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов`язань. Крім того, Суд указав на те, що за деяких обставин вимоги ст. 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, що передбачаються національним правом.

Стаття 13 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сутності "небезпідставної заяви" за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування. Зміст зобов`язань за ст. 13 також залежить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, що вимагається згаданою статтею повинен бути "ефективним" як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (п. 75 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Афанасьєв проти України" від 5 квітня 2005 року (заява № 38722/02).

Іншими словами, у кінцевому результаті ефективний засіб повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Так, враховуючи, що матеріали справи містять докази використання на одязі працівників, на навісі та опорних колонах, операторській будівлі, міжколонних перемичках, паливно-роздавальних колонках, дугах безпеки, інформаційних покажчиках та інших елементах автозаправної станції позначення "Shell", "Shell Helix", зображення морської мушлі, а також жовтого, червоного та білого кольорів елементів станції за адресою: місто Київ, вулиця Зарічна, 1 з порушенням прав інтелектуальної власності позивача, суд приходить до висновку, що позовна вимога про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "НК Сфера Груп" видалити вказані вище позначення та кольори, спрямована на захист прав позивача у даній справі, відповідає охоронюваному законом інтересу позивача, а обраний спосіб захисту безпосередньо визначений приписами ч. 2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг та є ефективним з огляду на встановлені судом факти порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача, у зв`язку з чим вимоги позивача у цій частині підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Щодо клопотання відповідача про застосування наслідків спливу строку позовної давності, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно зі ст. 257 Цивільного кодексу України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Відповідно до ст. 267 Цивільного кодексу України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

Крім того, сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови в позові та застосовується тільки до обґрунтованих позовних вимог. Якщо суд дійде висновку, що заявлені позовні вимоги є необґрунтованими, то повинен відмовити в задоволенні такого позову саме з цієї підстави.

Так, суд зазначає, що факт звернення ТОВ "Альянс Холдинг" як ліцензіата у 2016-2017 роках до відповідача від свого імені та на захист своїх прав не дає підстав вважати, що позивачу ще у 2016 році було достеменно відомо про факт порушення його прав та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду з даним позовом.

Разом з тим, наявність в матеріалах справи акту обстеження автозаправної станції, який складений 29.09.2019 за результатом виконання доручення Shell International B.V., який діє в інтересах Shell Brands International AG) підтверджує обставину того, що позивач дізнався про порушення своїх прав у 2019 році.

Відтак, суд приходить до висновку, що звернення позивача до суду за захистом своїх прав та законних інтересів у справі № 910/10893/21, відбулося в межах визначеного ст. 257 Цивільного кодексу України трирічного строку, а тому клопотання відповідача задоволенню не підлягає.

При цьому, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі Трофимчук проти України no. 4241/03 від 28.10.2010 Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод сторін.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ч. 4, 9 ст. 129 ГПК України, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору у розмірі 4540,00 грн покладаються на відповідача, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "НК Сфера Груп" (04086, м. Київ, вул. Олени Теліги, 39-А, кв. 44; ідентифікаційний код: 37615212) використовувати позначення "Shell", "Shell Helix" і зображення морської мушлі за свідоцтвами України № 4424, № 2066, № 146728 та міжнародною реєстрацією № 964925, а також схожі з ними до ступеня сплутування позначення стосовно наведених у цих свідоцтвах та міжнародній реєстрації товарів і послуг, а також стосовно споріднених із наведеними у цих свідоцтвах товарів і послуг, та використовувати в елементах автозаправної станції жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією номер 833969 від 12.05.2004.

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НК Сфера Груп" (04086, м. Київ, вул. Олени Теліги, 39-А, кв. 44; ідентифікаційний код: 37615212) видалити з одягу працівників, з навісу та опорних колон, операторської будівлі, міжколонних перемичок, паливно-роздавальних колонок, дуг безпеки, інформаційних покажчиків та інших елементів автозаправної станції за адресою: місто Київ, вулиця Зарічна, 1, позначення "Shell", "Shell Helix", зображення морської мушлі, а також жовтий, червоний і білий кольори елементів станції за торговельною маркою з міжнародною реєстрацією номер 833969 від 12.05.2004.

4. В іншій частині позову відмовити.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "НК Сфера Груп" (04086, м. Київ, вул. Олени Теліги, 39-А, кв. 44; ідентифікаційний код: 37615212) на користь Shell Brands International AG (Шелл Брендз Інтернешнл АГ) (Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland/Баарермарте, 6340 Баар, Швейцарія) судовий збір у розмірі 4540 (чотири тисячі п`ятсот сорок) грн. 00 коп.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 24.12.2021

Суддя Ю.В. Картавцева