Рішення

від 30.11.2022 по справі 910/18850/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.11.2022Справа № 910/18850/21за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна фірма "Київський лакофарбовий завод"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Київський лакофарбовий завод"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_1

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Токарєва К.К.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна фірма "Київський лакофарбовий завод" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Київський лакофарбовий завод" про: зобов`язання ТОВ "Виробниче підприємство "Київський лакофарбовий завод" припинити використання комерційного (фірмового) найменування, яке належить ТОВ "Виробничо-торгівельна фірма "Київський лакофарбовий завод" шляхом виключення з повного та скороченого найменування ТОВ "Виробниче підприємство "Київський лакофарбовий завод" словосполучення "Київський лакофарбовий завод"; заборону ТОВ "Виробниче підприємство "Київський лакофарбовий завод" використовувати позначення "Київський лакофарбовий завод" в назві товариства, в мережі Інтернет та веб-сторінках, в доменних іменах; зобов`язання ТОВ "Виробниче підприємство "Київський лакофарбовий завод" виключити зі своїх каталогів і розміщених в Інтернеті рекламних буклетів товарні позиції з позначенням "Київський лакофарбовий завод".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2021 відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 22.12.2021.

Протокольною ухвалою суду від 22.12.2021 відкладено підготовче засідання на 03.02.2022.

08.02.2022 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач заперечує проти позову.

Протокольною ухвалою суду від 08.02.2022 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 02.03.2022.

Підготовче засідання призначене на 02.03.2022 не відбулося з об`єктивних причин, які не залежали від суду.

Ухвалою суду від 07.04.2022 призначено підготовче засідання на 25.05.2022.

Ухвалою суду від 25.05.2022 залучено до участі у справі ОСОБА_1 у процесуальному статусі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, та відкладено підготовче засідання на 29.06.2022.

Протокольною ухвалою суду від 29.06.2022 відкладено підготовче засідання на 03.08.2022.

22.07.2022 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшли письмові пояснення.

03.08.2022 через систему Електронний Суд від відповідача надійшли додаткові пояснення.

Протокольною ухвалою суду від 03.08.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 31.08.2022.

Протокольною ухвалою суду від 31.08.2022 відкладено судове засідання на 28.09.2022.

Протокольною ухвалою суду від 28.09.2022 відкладено судове засідання на 19.10.2022.

03.10.2022 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли додаткові пояснення

У зв`язку із перебуванням судді Зеленіної Н.І. у відпустці, судове засідання призначене на 19.10.2022 не відбулося.

Ухвалою суду від 24.10.2022 призначено судове засідання на 08.11.2022.

Протокольною ухвалою суду від 08.11.2022 відкладено судове засідання на 30.11.2022.

Протокольною ухвалою суду від 30.11.2022 відмовлено у задоволенні клопотання позивача про зупинення провадження у справі.

У судовому засіданні 30.11.2022 суд заслухав вступне слово представника позивача та третьої особи, яка підтримувала позовні вимоги, та вступне слово представника відповідача, яка заперечувала проти позову.

Суд дослідив зібрані в матеріалах справи докази, заслухав пояснення представників сторін, як щодо дослідження доказів, так і по суті позовних вимог та заперечень проти позову.

30.11.2022 у судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

20.10.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торговельна фірма "Київський лакофарбовий завод" (позивач) та ОСОБА_1 було укладено ліцензійний договір №1 про використання знаку для товарів і послуг, за яким позивачу було надано на строк дії ліцензійного договору дозвіл на використання торгової марки "Київський лакофарбовий завод, зобр." за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №124246, виданого 10.06.2010, власником якого є ОСОБА_1 .

Як зазначає позивач, останній використовує у свої господарській діяльності комерційне найменування "Київський лакофарбовий завод" (скорочено "КЛФЗ") з 2014 року.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначає, що відповідач без достатніх правових підстав використовує комерційне найменування, яке належить позивачу, та використовує торговельну марку за Свідоцтвом України №124246 без достатніх правових підстав.

Заперечуючи проти позову відповідач зазначає, що позивачем подано позов без достатніх правових підстав, оскільки дія свідоцтва України №124246 припинена з 2019 року, та відповідно ліцензійний договір є припиненим, а спірне комерційне найменування не відповідає ознаці новаторства, оскільки використовувалося у назві юридичних осіб задовго до реєстрації позивача.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно вимог ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Частиною 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2-5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. Взаємовідносини при використанні торговельної марки, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати торговельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Частиною 8 зазначеної норми передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Відповідно до ч. 1 ст. 1110 ЦК України, ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

Як вбачається із матеріалів справи, відповідно до Свідоцтва України №124246, виданого 10.06.2010, володільцем реєстрації спірної торговельної марки була ОСОБА_1 ; разом з тим, з 08.05.2019 свідоцтво припинено з підстав несплати збору за продовження строк дії договору.

Таким чином, строк дії ліцензійного договору сплив 08.05.2019 (у зв`язку із припинення строку чинності виключного майнового права).

Окрім того, відповідно до п. 2.1 договору, ліцензіату надається право самостійно використовувати торговельну марку в своїй господарській діяльності, без права передачі зазначеного права третім особам.

Згідно п. 4.2.3 ліцензійного договору, ліцензіат зобов`язаний повідомити ліцензіара про всі відомі ліцензіату випадки порушення третіми особами майнових прав ліцензіара на торгову марку.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України "Про авторське право та суміжні права", до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Положеннями ліцензійного договору не передбачено повноваження ліцензіата на звернення до суду із позовом про захист майнових прав власника торгової марки шляхом заборони використання торгової марки іншими особами.

Таким чином, позивачем не доведено належними та допустимими доказами порушення його майнових прав на спірну торговельну марку.

Водночас відсутність порушення права особи є підставою для відмови в позові, оскільки саме порушене (не визнане, оспорюване) право та інтерес підлягають захисту. Вказана правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 13.03.2018 у справі №911/1506/17.

Щодо використання комерційного найменування "Київський лакофарбовий завод" (скорочено "КЛФЗ"), суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 489 ЦК України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Згідно ч. 3, 4 ст. 159 ГК України, правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу. Якщо комерційне найменування суб`єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

Статтею 490 ЦК України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Згідно з роз`ясненнями пленуму Вищого господарського суду України, наданими у п. 80 постанови №12 від 17.10.2012 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися зокрема за даними державної реєстрації юридичної особи, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, тощо

Комерційному (фірмовому) найменуванню властиві принципи: 1) істинності - зазначення у його найменуванні організаційно-правової форми юридичної особи, виду діяльності особи власника; 2) виключності - відмінності від комерційних найменувань, що вже використовуються; 3) постійності - незмінності протягом усього часу збереження свого організаційно-правового статусу.

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи. Останнє не є об`єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов`язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства (п. 78 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012).

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов`язків як самостійного суб`єкта права. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку, і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Відповідно до п. 80 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" для правильного вирішення спорів щодо однакових комерційних (фірмових) найменувань господарським судам належить з`ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ЦК України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Положеннями ст. 90 ЦК України визначено, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.

Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

Тим самим найменування юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності її прав й обов`язків як самостійного суб`єкта права.

Як вбачається із матеріалів справи, 14.08.2014 була здійснена державна реєстрація юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна фірма "Київський лакофарбовий завод" (скорочене найменування ТОВ "ВТФ "Київський лакофарбовий завод"); види економічної діяльності: виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастил (основний); діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля хімічними продуктами; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

16.09.2021 відбулася державна реєстрацію юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Київський лакофарбовий завод" (скорочене найменування ТОВ "ВП "КЛФЗ"); види економічної діяльності: виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастил (основний); діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля хімічними продуктами; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; комп`ютерне програмування; консультування з питань інформації; діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; веб-портали; ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування; ремонт обладнання зв`язку.

Відомостей щодо зазначення назви комерційного найменування позивача і відповідача у витягах з ЄДРПОУ не міститься.

Як вбачається із наданої роздруківки із сайту https://klfz.com.ua, позивач у цивільному обороті використовує торгову марку "Київський лакофарбовий завод, зобр." та комерційне найменування "Київський лакофарбовий завод".

Разом з тим, як вбачається із наданої роздруківки із сайту https://klfz.co.ua, який належить відповідачу (про що зазначено на самому сайті та не заперечується відповідачем), відповідач використовує торговельну марку "Київський лакофарбовий завод, зобр". Разом з тим, будь-яких відомостей щодо використання відповідачем комерційного найменування "Київський лакофарбовий завод" до матеріалів справи не додано.

За таких обставин, суд дійшов висновку про відсутність підстав вважати, що відповідач має комерційне найменування, оскільки у господарській діяльності відповідач користується своїм повним та скороченим найменуванням - ТОВ ВП "Київський лакофарбовий завод".

Належним та допустимих доказів наявності у відповідача комерційного найменування до матеріалів справи не додано.

Права щодо найменування юридичної особи відносяться до групи особистих немайнових юридичної особи.

Визначені повні найменування підприємств дають змогу розрізнити їх у діловому обороті, оскільки в них наявні у найменуванні інші частини, як то, "Виробничо-торгівельна фірма" у позивача, та "Виробниче підприємство" у відповідача, що позначає вид і сферу їх діяльності, як виробника продукції у одного та особи, що виробляє та реалізує продукцію у другого; окрім того, види економічної діяльності у сторін різняться.

Приймаючи до уваги встановлені фактичні обстави по справі, оцінивши надані сторонами докази, суд не вбачає законних підстав для задоволення позовних вимог в цій частині.

Пункт 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст. 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

З огляду на вищевикладене, всі інші доводи та міркування учасників судового процесу не досліджуються судом, так як з огляду на встановлені фактичні обставини справи, суд дав вичерпну відповідь на всі питання, що входять до предмету доказування у даній справі та виникають при кваліфікації спірних відносин як матеріально-правовому, так і у процесуальному аспектах.

Як встановлено ст. 73, 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Частиною 1 ст. 78 ГПК України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, а позивачем не доведено порушення відповідачем його прав інтелектуальної власності, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Відмовити повністю у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна фірма "Київський лакофарбовий завод" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Київський лакофарбовий завод" про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 14.12.2022.

Суддя Н.І. Зеленіна