Ухвала

від 02.03.2023 по справі 916/3519/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"02" березня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/3519/22

Господарський суд Одеської області у складі судді Цісельського О.В.,

за участю секретаря судового засідання Лінник І.А.,

за участю представників сторін:

від позивача: адвокат Кравчук А.Б.,

від відповідача: адвокат Краснопивцев О.В.,

розглядаючи справу № 916/3519/22

за позовом: Компанії «ADIDAS AG» (Аді-Дасслер-Штрассе 1, 91074, Херцогенаурах, Німеччина)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Стіллі» (площа Грецька, № 1, оф. 201-Б, м. Одеса, 65026, код ЄДРПОУ 44601800)

про визнання імпортованих товарів контрафактними, заборону здійснювати використання позначення на товарі, заборону введення у цивільний оборот та знищення товару, зобов`язання компенсувати витрати, пов`язані зі зберіганням,

ВСТАНОВИВ:

Компанія «ADIDAS AG» звернулась до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стіллі», згідно якої просить:

- визнати імпортовані товари, подані до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 09.11.2022 № UA500500/2022/041164 «Взуття на підошві та з верхом з полімерного матеріалу: туфлі чоловічі для активного відпочинку, що не закривають щиколотку, внутрішня деталь верху з штучного хутра 3032 пар, торговельна марка: STILLI. Країна виробництва Китай. Виробник: HEBEI XIONG'AN JINGSI TRADING CO., LTD», імпортером та декларантом яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Стіллі», контрафактними;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Стіллі» використовувати позначення, тотожні та схожі з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 настільки, що їх можна сплутати: при нанесенні її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, експорт (вивезення) та імпорт (ввезення), в тому числі шляхом декларування, імпорту (ввезення) в Україну товарів «Взуття на підошві та з верхом з полімерного матеріалу: туфлі чоловічі для активного відпочинку, що не закривають щиколотку, внутрішня деталь верху з штучного хутра» 3032 пар торговельна марка: STILLI. Країна виробництва Китай. Виробник: HEBEI XIONG'AN JINGSI TRADING CO., LTD», поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 09.11.2022 № UA500500/2022/041164;

- заборонити введення у цивільний оборот та знищити імпортовані товари, подані до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 09.11.2022 № UA500500/2022/041164 «Взуття на підошві та з верхом з полімерного матеріалу: туфлі чоловічі для активного відпочинку, що не закривають щиколотку, внутрішня деталь верху з штучного хутра» 3032 пар, торговельна марка: STILLI. Країна виробництва Китай. Виробник: HEBEI XIONG'AN JINGSI TRADING CO., LTD», імпортером та декларантом яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Стіллі», за рахунок імпортера Товариства з обмеженою відповідальністю «Стіллі»;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Стіллі» компенсувати витрати, пов`язані із зберіганням на складі митного органу товарів «Взуття на підошві та з верхом з полімерного матеріалу: туфлі чоловічі для активного відпочинку, що не закривають щиколотку, внутрішня деталь верху з штучного хутра» 3032 пар, торговельна марка: STILLI. Країна виробництва Китай. Виробник: HEBEI XIONG'AN JINGSI TRADING CO., LTD», імпортером яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Стіллі», поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 09.11.2022 № UA500500/2022/041164.

В обґрунтування позовних вимог Компанія «ADIDAS AG» посилається на те, що відповідач порушує права інтелектуальної власності позивача.

30.12.2022 ухвалою Господарського суду Одеської області прийнято позовну заяву (вх.№ 3634/22 від 20.12.2022) до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/3519/22. Постановлено справу № 916/3519/22 розглядати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на « 19» січня 2023 року о 12:20 год.

19.01.2023 у підготовчому засіданні по справі № 916/3519/22 проголошено протокольну ухвалу про перерву до "02" лютого 2023 року об 11:40 год.

02.02.2023 у підготовчому засіданні судом було проголошено протокольну ухвалу про перерву до 21.02.2023 об 11:20 год.

21.02.2023 у підготовчому засіданні по справі № 916/3519/22 проголошено протокольну ухвалу про перерву до 02.03.2023 о 12:00 год. Окрім того, в даному підготовчому засіданні судом на обговорення поставлено питання щодо доцільності призначення повторної судової експертизи.

02.03.2023 до суду від позивача надійшли заперечення (вх. № 6671/23) щодо призначення експертизи у справі № 916/3519/22, де останній наголосив, що призначення ще однієї судової експертизи по даній справі є безпідставним, недоцільним, необґрунтованим та таким, що призведе до невиправданого затягування розгляду цієї справи та, крім того, позбавить позивача права на розгляд справи упродовж розумного строку.

В обґрунтування вказаних заперечень позивач зазначив, що ним було подано до суду висновок судового експерта, який вже містить відповіді на питання, що може бути поставлене в рамках даної господарської справи, враховуючи предмет даного спору, а саме висновок експерта Жили Б.В. № 239 від 16.02.2023, в рамках якого судовий експерт дійшов висновку, що позначення у вигляді паралельних смуг, розміщених на бічній поверхні товарів взуття на підошві та з верхом з полімерного матеріалу: туфлі чоловічі для активного відпочинку, що не закривають щиколотку, внутрішня деталь верху з штучного хутра, за визнченими артикулами, заявлених за митною декларацією № UA500500/2022/041164 від 09.11.2022, є такими, що схожі з зареєстрованою для споріднених товарів 25 класу МКТП торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 730835 і внаслідок такого використання можуть бути сплутані з вказаною торговельною маркою, зокрема, викликати асоціації з нею.

На переконання позивача, висновок експерта № 239 від 16.02.2023 є повним та обґрунтованим, та таким, що відповідно до ст.ст. 76-78 ГПК України є належним, допустимим та достовірним доказом по справі, оскільки був складений на підставі наявних в матеріалах цієї судової справи доказах та щодо об`єктів, які входять до предмету доказування та експертом досліджувалися зразки товарів. Окрім того, висновок містить чіткі і обґрунтовані відповіді атестованого експерта на поставлене питання та зроблені в результаті проведеного дослідження висновки узгоджується із іншими зібраними по справі доказами, зокрема з висновку експерта Сопової К.А. № 182-12/22 від 07.12.2023.

Крім того, позивач зауважує, що матеріали справи № 916/3519/22 не містять інших висновків експертів, які б суперечили висновку експерта № 239 від 16.02.2023 або б містили протилежні висновки, оскільки висновок експертів № 36/11-2022 від 21.11.2022 складений за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності експертами Мінченко Наталією Володимирівною та Дорошенко Олександром Федоровичем, на думку позивача, не може бути прийнятий судом в якості належного та допустимого доказу у справі, так як не має відношення до предмету даного спору складений щодо позначень, які розміщуються на інших товарів, які не мають відношення до даного судового спору.

В свою чергу, висновок експертів № 225/1-20/22, складений за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 16.01.2023 експертами Ковальовою Наталію Миколаївною, Фоєю Оксаною Анатоліївною, Чабанець Тетяною Михайлівною, за ствердженням позивача, складений за результатами проведення експертного дослідження, а не експертизи, тобто є письмовими поясненнями окремих осіб з приводу обставин справи, які не є учасниками судового процесу.

Додатково позивач вказує, що покладені на депозитний рахунок кошти у розмірі 350 071,23 грн. та безпідставне затягування строків розгляду даного спору призведе до штучних та неправомірних перешкод для позивача у користуванні своїм майном.

При цьому, у разі призначення у справі № 916/3519/22 ще однієї судової експертизи, позивач надав свої пропозиції що експертної установи для проведення судової експертизи та щодо питань, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом.

У підготовчому засіданні 02.03.2022 суд разом із представниками учасників справи погодили експертну установу, які слід доручити проведення судової експертизи, питання, яке має бути поставлене на вирішення експертів, а також погодили покладення витрат за проведення судової експертизи на сторони справи порівну.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно ч. 3 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін.

Відповідно до ч.1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження, зокрема, є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У п.п. 2, 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» наголошено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Так, предметом позову у даній справі є вимоги позивача до відповідача про визнання імпортованих товарів контрафактними, заборону ТОВ «Стіллі» використовувати позначення, тотожні та схожі з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000 настільки, що їх можна сплутати, заборону введення їх у цивільний оборот та знищення імпортованих товарів.

В даному випадку встановлення достовірності обставин на яких ґрунтуються позовні вимоги вимагає спеціальних знань, що є підставою для призначення судової експертизи з метою прийняття обґрунтованого рішення з огляду на те, що наявні суперечності з питання використання відповідачем на імпортованих товарах позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщене на бічній поверхні товару, схожого настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835.

Відповідно до ч.1-3 ст.98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», до актів законодавства, якими слід керуватись у вирішенні питань призначення судової експертизи в судовому процесі, відносяться, зокрема, Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, з урахуванням науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, також затверджених згаданим наказом Міністерства юстиції України.

У відповідності до п. 1.1. згаданої Інструкції, призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов`язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України «Про судову експертизу», Законом України «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

Згідно з підпунктом 1.2.5 пункту 1.2 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), основними видами (підвидами) експертизи є експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Пунктами 5.1 і 5.2 розділу V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 передбачено, що основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Як встановлено судом, представником Компанії «ADIDAS AG» до матеріалів справи було подано 2 висновки судових експертів, зокрема:

- висновок експерта №182-12/22 від 07.12.2022, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовим атестованим експертом Соповою К.А. на підставі, серед іншого, фотографічних зображень товарів;

- висновок №239 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 16.02.2023, складений судовим експертом Жилою Б.В. на підставі, зокрема, зразків товарів (взуття) відповідно до артикулів у кількості 7 пар.

Також, в матеріалах справи наявний висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 36/11-2022 від 21.11.2022, виконаний на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Стіллі» атестованими судовими експертами Мінченко Н.В. та Дорошенко О.Ф.

Крім того, до матеріалів справи відповідачем надано висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 225/1-20/22 від 16.01.2023 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Вказані вище висновки зроблені на замовлення сторін, як до відкриття провадження у справі, так і в процесі розгляду справи № 916/3519/22 Господарським судом Одеської області.

На вирішення вищевказаних експертів як позивачем, так і відповідачем було поставлене питання чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщені на бічній поверхні товару взуття на підошві та з верхом з полімерного матеріалу: туфлі чоловічі для активного відпочинку, що не закривають щиколотку, внутрішня деталь верху зі штучного хутра, заявленого за митною декларацією № UA500500/2022/041164, за артикулами Н211-1, Н211-2, Н211-3, Н211-4, Н213-2, Н215-2, Н215-3, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835.

Відповідно до ст. 105 Господарського процесуального кодексу України комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), надає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Статтею 107 Господарського процесуального кодексу України визначено, що якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до пункту 1.2.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи.

Первинною є експертиза, коли об`єкт досліджується вперше.

Додатковою є експертиза, якщо для вирішення питань щодо об`єкта, який досліджувався під час проведення первинної експертизи, необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли (зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо), які не були надані експертові під час проведення первинної експертизи.

Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

При цьому, повторна експертиза призначається, коли є сумніви у правильності висновку експерта, пов`язані з його недостатньою обґрунтованістю чи з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Оскільки результати висновку експертизи, поданого Компанією «ADIDAS AG» та висновку експертизи, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Стіллі» суттєво розрізняються, щодо того чи є оспорювані позначення схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів, для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 730835, з метою виключення неоднозначності зазначених вище висновків, з метою усунення розбіжностей, викладених у вказаних висновках, які стосуються одних і тих самих фактичних даних, для з`ясування причин розбіжностей у висновках, суд дійшов висновку про необхідність призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності з власною ініціативою.

При цьому, щодо заперечень позивача проти призначення експертизи у даній справі, суд зазначає наступне.

Так, на підтвердження заявлених позовних вимог, позивачем було долучено до матеріалів справи висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 239 від 16.02.2023 складений судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем на замовлення позивача.

За приписами ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

З висновку експерта № 239 від 16.02.2023, наданого позивачем, вбачається, що експертом проведено дослідження на підставі документів наданих позивачем, проте, у даному випадку суд вважає за доцільне призначити у справі саме судову експертизу з дослідженням питання використання відповідачем товарів «Взуття на підошві та з верхом з полімерного матеріалу: туфлі чоловічі для активного відпочинку, що не закривають щиколотку, внутрішня деталь верху з штучного хутра» 3032 пар торговельна марка: STILLI. Країна виробництва Китай», поданих до митного оформлення за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ від 09.11.2022 № UA500500/2022/041164, позначення на яких тотожні та схожі з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 730835 від 17.03.2000, відповідно до матеріалів даної справи.

Вирішуючи питання щодо експертної установи, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Згідно із ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Проаналізувавши пояснення сторін щодо призначення судової експертизи, судом встановлено, що позивач просить провести зазначену експертизу в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС Україні або у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз. Відповідач, в свою чергу, не заперечував проти доручення проведення вказаної судової експертизи експертам Львівського науково-дослідного інституті судових експертиз. Відтак, суд дійшов висновку про наявність взаємної згоди між сторонами щодо обрання експерта або експертної установи для проведення експертизи (експертиз).

Враховуючи викладене, з урахуванням ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5, з метою забезпечення дотримання прав та законних інтересів всіх учасників справи, суд вважає за необхідне призначити проведення комісійної судової експертизи в Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України, задля того, щоб вказаний висновок був незалежним, обґрунтованим, об`єктивним, не викликав жодних сумнівів і недовіри в учасників справи та не був підставою для заявлення відводів учасниками справи до осіб, що виконуватимуть вказану експертизу.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 99 ГПК України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п.3.3 Постанови Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з`ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони.

Заслухавши представників учасників справи, враховуючи погодження сторонами питання, з якого має бути проведена експертиза та обставини, які слід встановити в ході розгляду справи, суд визначає питання з урахуванням підстав та предмету позову, роз`яснення яких потребує висновку експерта для об`єктивного та повного дослідження обставин справи, з урахуванням пояснень сторін та їх доводів по справі та у межах заявлених вимог позову.

Відтак, господарський суд вважає за необхідне на розгляд експертів поставити питання: чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщені на бічній поверхні товару взуття на підошві та з верхом з полімерного матеріалу: туфлі чоловічі для активного відпочинку, що не закривають щиколотку, внутрішня деталь верху зі штучного хутра, заявленого за митною декларацією № UA500500/2022/041164, за артикулами Н211-1 OLIVE, Н211-2 BLACK/RED, Н211-3 BLACK, Н211-4 KHAKI, Н213-2 BLACK, Н215-2 BLACK, Н215-3 OLIVE, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835?

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу», витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом за ініціативи суду, витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Компанію «ADIDAS AG» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Стіллі» в рівних частках.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що з метою усунення розбіжностей, викладених у вищевказаних висновках сторін, які стосуються одних і тих самих фактичних даних, а для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини не можливо, тому є підстава для призначення у даній справі повторної судової комісійної експертизи у сфері права інтелектуальної власності в порядку ст. 99 ГПК України.

При цьому судом враховано положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини, які відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Так, рішеннями ЄСПЛ у справах «Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands» від 27.10.1993 (п. 33), та «Ankerl v. Switzerland» від 23.10.1996 (п. 38) встановлено, що принцип рівності сторін у процесі - у розумінні «справедливого балансу» між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони. Рівність засобів включає: розумну можливість представляти справу в умовах, що не ставлять одну сторону в суттєво менш сприятливе ніж іншу сторону; фактичну змагальність; процесуальну рівність; дослідження доказів, законність методів одержання доказів; мотивування рішень.

Крім того, принцип змагальності тісно пов`язаний з принципом рівності, тоді як рівноправність сторін - один із необхідних елементів принципу змагальності, «без якого змагальність як принцип не існує». Рівноправність сторін є суттю змагальності, бо тільки через рівні можливості сторін можлива реалізація принципу змагальності.

Також, у рішенні ЄСПЛ «Дульський проти України» від 01.06.2006 року (заява № 61679/00), зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Відповідно до пп. 2.2 п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» для перевірки достовірності поданих суду документів може бути призначено судову експертизу.

Відповідно до п. 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках: призначення судом експертизи.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України, провадження у справі зупиняється у випадку, встановленим пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликано настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Для проведення експертизи матеріали справи направляються до судово-експертної установи, у цей період часу неможливо проводити процесуальні дії, що зумовлює зупинення провадження у справі.

Вказаною нормою ГПК України передбачено право суду зупинити провадження у справі у випадку призначення господарським судом судової експертизи за наявності дійсної необхідності її призначення та у разі неможливості суду вирішити питання, що входять до предмету доказування без її призначення.

Зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є правом господарського суду, що зумовлене неможливістю вирішення спору по суті за відсутності висновків про встановлення фактів, які можуть бути встановлені лише експертом.

Експертиза призначається у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, рішення суду має прийматися у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права, з повним та об`єктивним дослідженням обставин та доказів. З огляду на викладене, призначення експертизи у справі не є затягуванням розгляду справи, оскільки призначення експертизи у даній справі спрямоване на встановлення доказів, які мають значення для вирішення даного спору.

На підставі п.2 ч.1 ст.228 ГПК України, у зв`язку з призначенням експертизи господарський суд вважає за необхідне скористатися правом щодо зупинення провадження у справі №916/3519/22 до одержання результатів проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 2, 13, 76, 86, 99, 100, п. 2 ч.1 ст.228, п. 6 ч. 1 ст. 229, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Призначити у справі № 916/3519/22 з ініціативи суду повторну судову комісійну експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення повторної судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79024, м. Львів, вул. Липинського, № 54).

3. На вирішення повторної судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності поставити питання:

- Чи є позначення у вигляді паралельних смуг, що розміщені на бічній поверхні товару взуття на підошві та з верхом з полімерного матеріалу: туфлі чоловічі для активного відпочинку, що не закривають щиколотку, внутрішня деталь верху зі штучного хутра, заявленого за митною декларацією № UA500500/2022/041164, за артикулами Н211-1 OLIVE, Н211-2 BLACK/RED, Н211-3 BLACK, Н211-4 KHAKI, Н213-2 BLACK, Н215-2 BLACK, Н215-3 OLIVE, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком, зареєстрованим за міжнародною реєстрацією № 730835?

4. Витрати по оплаті проведення повторної судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності покласти порівно на Компанію «ADIDAS AG» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Стіллі».

5. Зобов`язати сторін на вимогу експерта своєчасно надавати у його розпорядження додаткові документи та матеріали, необхідні для проведення експертизи.

6. Попередити судових експертів, які безпосередньо проводитимуть експертизу, про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Матеріали справи № 916/3519/22 надіслати на адресу Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (79024, м. Львів, вул. Липинського, № 54) для проведення експертного дослідження разом з речовими доказами у кількості 7 (сім) пар взуття, що підлягають експертному дослідженню.

8. Провадження у справі № 916/3519/22 - зупинити.

Ухвала набирає законної сили 02.03.2023 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її винесення.

Повний текст ухвали складено 07.03.2023.

Суддя О.В. Цісельський