Рішення

від 04.04.2024 по справі 910/9344/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

04.04.2024Справа № 910/9344/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалт Агро»

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Прополе»

2. Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії

Суддя Котков О.В.

Секретар судового засідання Данилюк М.Д.

Представники учасників справи:

від позивача Буняк О.І.;

від відповідача-1 Кочерга Д.О.;

від відповідача-2 Фінагіна В.Б.

В судовому засіданні 04.04.2024 року, відповідно до положень ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення, повідомлено представників позивача та відповідачів, що повне рішення буде складено 25.04.2024 року, проте через завантаженість суду повне рішення було складено 02.05.2024 року.

СУТЬ СПОРУ:

14 червня 2023 року до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалт Агро» (позивач) надійшла позовна заява до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агреін» (відповідач-1, ухвалою суду від 04.04.2024р. було змінено найменування на ТОВ «Прополе») та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку НОМЕР_7 від 18.01.2023р. та зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним вказаного свідоцтва та здійснити про це публікацію в бюлетені.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач володіє правами інтелектуальної власності на зареєстровані торговельні марки НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, і такі права порушуються відповідачем-1 як власником свідоцтва України на торговельну марку НОМЕР_7 від 18.01.2023р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2023 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/9344/23, ухвалено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 20.07.2023 року.

06.07.2023 року до суду надійшов відзив на позов відповідача-2, відповідно до якого відповідач-2 проти задоволення позову заперечує, посилаючись, серед іншого, на наступне: (1) позивач як ліцензіат не має права на звернення за судовим захистом за даними позовними вимогами; (2) процедура реєстрації торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_7 була проведена у відповідності до вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

19.07.2023 року до суду надійшло клопотання відповідача-1, відповідно до якого відповідач-1, зокрема, просить: (1) визнати причини пропуску строку для подачі відзиву поважними; (2) продовжити відповідачу-1 строк подачі відзиву на один місяць з дати судового засідання призначеного на 20.07.2023 року.

В судовому засіданні 20.07.2023 року судом було постановлено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання відповідача-1 про продовження строку на подачу відзиву на позовну заяву. Вказана ухвала мотивована тим, що частиною 8 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.06.2023 року встановлено, зокрема, відповідачу-1 строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов.

Як вбачається з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0105494234528 ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.06.2023 року у справі № 910/9344/23 вручено представнику відповідача-1 - 28.06.2023 року.

Тобто, строк для надання відповідачем-1 відзиву на позовну заяву до 13.07.2023 року (включно).

Відповідно до ч. 2 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Враховуючи, що строк для надання відзиву до 13.07.2023 року, то клопотання про продовження строку на його подання подане після закінчення строку цього строку, що суперечить ч. 2 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

При цьому, суд не вбачає підстав для продовження відповідачу-1 процесуального строку для подання відзиву з ініціативи суду.

В судовому засіданні 20.07.2023 року було оголошено перерву до 03.08.2023 року.

26.07.2023 року до суду надійшов відзив на позов відповідача-1, відповідно до якого відповідач-1 проти задоволення позову заперечує, посилаючись на те, що ним не порушено жодних прав позивача як володільця правами інтелектуальної власності на зареєстровані торговельні марки №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

В судовому засіданні 03.08.2023 року було постановлено ухвалу про продовження на 30 днів строку проведення підготовчого провадження та оголошено перерву до 05.09.2023 року.

В судовому засіданні 05.09.2023 року судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та про призначення справи до розгляду по суті на 05.10.2023 року.

В судовому засіданні 05.10.2023 року було оголошено перерву до 10.10.2023 року.

В судовому засіданні 10.10.2023 року судом було постановлено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання позивача про надання часу для підготовки нового висновку експерта, оскільки позивачем не було наведено суду поважних причин неможливості подання такого доказу протягом підготовчого провадження у встановлені строки, та оголошено перерву до 14.11.2023 року.

В судовому засіданні 14.11.2023 року було оголошено перерву до 12.12.2023 року.

В судовому засіданні 12.12.2023 року було постановлено ухвалу про залишення без розгляду висновків експертів (повний текст ухвали було складено та підписано 14.12.2023 року) та оголошено перерву до 25.01.2024 року.

Судове засідання 25.01.2024 року не відбулось через технічний збій в роботі захищеної системи відеоконференцзв`язку, про що було складено Акт від 25.01.2024 року.

Чергове судове засідання у справі було призначене на 01.02.2024 року.

У зв`язку з перебуванням судді Коткова О.В. 01.02.2024 року у відпустці, відповідне судове засідання не відбулось, наступне засідання було призначене на 12.03.2024 року.

В судовому засіданні 12.03.2024 року було оголошено перерву до 04.04.2024 року.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників учасників справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до частини четвертої статті 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені в рішенні суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Постановою Верховного суду від 30.11.2023 року у справі № 924/526/22 за позовом ТОВ «Консалт Агро» до ТОВ «Агреін» (ТОВ «Прополе») встановлено наступне:

«Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" видано ОСОБА_1 свідоцтва на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельну марку 25.11.2020.

Між ОСОБА_1 (сторона 1) та товариством з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" (сторона 2) 01.02.2021 укладено договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, відповідно до пункту 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, сторона 1, яка є власником зареєстрованих торговельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_2" (торговельні марки), на оплатних засадах надає стороні 2 дозвіл на використання таких торговельних марок (ліцензію) при наданні усіх послуг, для яких ці торговельні марки зареєстровані та визначені у відповідних свідоцтвах.

Відповідно до пункту 1.2 договору під поняттям "торговельні марки" у цьому договорі розуміються об`єкти права інтелектуальної власності сторони 1 - засоби індивідуалізації послуг, що представляють собою позначення, за якими, зокрема, послуги сторони 1, відрізняються від послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 1.2.1 договору права сторони 1 на торговельні марки засвідчуються свідоцтвами України на торговельну марку НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, копії яких містяться в додатках до цього договору і є його невід`ємною частиною.

Відповідно до пункту 1.2.2 договору торговельні марки зареєстровані 25 листопада 2020 року (дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - "25" листопада 2020 року, Бюл. № 22/2020).

Як передбачено пунктом 1.2.3 договору, зображення торговельних марок виконані у відповідності до свідоцтв НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11.

Пунктом 1.3. договору передбачено, що вид дозволу (ліцензії) на використання торговельних марок, що надається відповідно до умов цього договору стороною 1 стороні 2 - невиключна.

Під невиключною ліцензією у цьому договорі розуміється такий дозвіл стороні 2 на використання торговельних марок, при якому сторона 1 також має право використовувати торговельні марки у сфері, що обмежена цим договором та видавати іншим особам ліцензії на використання торговельних марок у сфері, що обмежена цим договором (пункт 1.4 договору).

Відповідно до пункту 1.5 договору під використанням стороною 2 торговельних марок у цьому договорі розуміється: застосування їх під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування їх в діловій документації, в рекламі, в мережі Інтернет.

Згідно з пунктом 1.7 договору за цим договором сторона 1, яка є власником зареєстрованих торговельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_2", що засвідчується свідоцтвами України на торговельну марку НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, виданих 25 листопада 2020 року, на оплатних засадах також передає стороні 2 виключне право перешкоджати неправомірному використанню таких торговельних марок, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до пункту 1.8 договору право, яке передається відповідно до умов пункту 1.7 цього договору включає в себе право забороняти іншим особам використовувати:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг (пункт 1.8.1 договору);

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (пункт 1.8.2 договору);

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (пункт 1.8.3 договору);

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (пункт 1.8.4 договору).

Як зазначено в пункті 1.9 договору, передбачені пунктом 1.1, пунктом 1.7 цього договору права, сторона 2 може реалізовувати в тому числі, але не обмежуючись, шляхом надіслання вимог/претензій особам, у діях яких містяться ознаки порушення прав власника свідоцтв на торговельні марки, про припинення порушення, відшкодування шкоди; звернення в органи, установи, організації, а також в суд із заявами/вимогами щодо будь-яких посягань на права щодо торговельних марок за цим договором, припинення порушень, заборони використання торговельних марок, делегування та реєстрації доменних імен, стягнення відшкодування тощо.

Пунктом 3.1 договору передбачено, що за використання торговельних марок, в обсягах та у способи, які передбачені цим договором, сторона 2 сплачує на користь сторони 1 винагороду, яка включає в себе плату за передання виключного права перешкоджати неправомірному використанню таких торговельних марок, в тому числі забороняти таке використання (винагорода).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та/або їх уповноваженими на це представниками та діє до 01.02.2030 року (пункт 5.1 договору).

17.03.2022 між ТОВ "Агреін" (постачальник) та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Ласковецький Бровар" (покупець) укладено договір поставки № AG49-03/22ТР, відповідно до пункту 1.1 якого в строки, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця засоби захисту рослин, регулятори росту рослин та/або мікродобрива, насіння тощо (товар), а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його вартість.

Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Ласковецький Бровар" видано довіреність до договору поставки № AG49-03/22ХМ від 24.03.2022 на Прядко Б.В. на отримання (прийняття) товару.

ТОВ "Агреін" мало намір здійснити поставку товару товариству з обмеженою відповідальністю "Ласковецький Бровар" згідно видаткових накладних від 15.04.2022 № 102 на суму 334 842,16 грн, від 28.04.2022 № 132 на суму 460 451,46 грн, від 29.04.2022 № 141 на суму 33 978,55 грн, від 10.05.2022 № 230 на суму 67 175,40 грн.

24.03.2022 між ТОВ "Агреін" (постачальник) та фермерським господарством "Кунчанський" (покупець) укладено договір поставки № AG49-03/22ХМ, відповідно до пункту 1.1 якого в строки, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця засоби захисту рослин, регулятори росту рослин та/або мікродобрива, насіння тощо (товар), а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його вартість.

Фермерським господарством "Кунчанський" видано довіреність до договору поставки від 24.03.2022 № AG49-03/22ХМ на отримання (прийняття) товару.

ТОВ "Агреін" мало намір здійснити поставку товару фермерському господарству "Кунчанський" згідно з видаткових накладних від 28.03.2022 № 28 на суму 67 482,20 грн, від 04.04.2022 № 45 на суму 23 132,72 грн, від 08.04.2022 № 69 на суму 101 462,00 грн, від 08.04.2022 № 70 на суму 309 045,85 грн, від 08.04.2022 № 71 на суму 164 707,01 грн.

09.05.2022 між ТОВ "Агреін" (постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю "Лінденванг" (покупець) укладено договір поставки № AG75-01/22ТР, відповідно до пункту 1.1 якого в строки, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця засоби захисту рослин, регулятори росту рослин та/або мікродобрива, насіння тощо (товар), а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його вартість.

ТОВ "Агреін" мало намір здійснити поставку товару товариству з обмеженою відповідальністю "Лінденванг" згідно з видаткових накладних від 10.05.2022 № 234 на суму 19 459,24 грн, від 10.05.2022 № 235 на суму 220 119,48 грн, від 01.09.2022 № 553 на суму 115 000,01 грн, від 05.09.2022 № 550 на суму 20 620,08 грн, від 08.09.2022 № 569 на суму 27 045,98 грн.

ТОВ "Консалт Агро" надано висновок експерта № 35/22 у сфері інтелектуальної власності від 18.07.2022, складеного судовим експертом Кісіль Н.В., відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:

1) товари та послуги, для яких у мережі Інтернет (зокрема, на сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4) та у рекламі застосоване словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", є такими самими та спорідненими з частиною послуг 35 класу для яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6;

2) словесне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що застосоване у мережі Інтернет (зокрема на сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4) та у рекламі, є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6;

3) позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що використовується в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3 є схожим із торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом від 25.11.2020 № НОМЕР_8 настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до довідки територіального сервісного центру МВС № 8041 від 28.07.2022 № 31/26 останнім повідомлено, що згідно з облікових даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 01.08.2022 за ТОВ "Агреін", ЄДРПОУ 44115175, на реєстраційному обліку перебуває, зокрема, транспортний засіб Renault Dokker білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , 2021 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 21.05.2021р. дата реєстрації, виданий ТСЦ 6841. Саме про брендування цього автомобіля, вказував позивач в позовній заяві.

Відповідачем долучено до матеріалів справи висновок експерта № G-003-TTM/22 у сфері інтелектуальної власності від 26.09.2022, відповідно до якого судовим експертом Ткачук Т.М. зроблено наступні висновки:

1) позначення "АГРЕІН", що є комерційним (фірмовим) найменуванням українською мовою юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що є комерційним (фірмовим) найменуванням англійською мовою юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" не є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані;

2) торговельні марки за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6 не застосовані у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3 що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН";

3) позначення "НОМЕР_13", "ІНФОРМАЦІЯ_1", "НОМЕР_14", яке подано на реєстрацію у якості торговельної марки на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою № m202107747 застосоване у рекламі, та інтернет-сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_5;

4) торговельні марки за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6 не застосовані у рекламі, та інтернет-сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_5;

5) позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі, та інтернет-сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_5 не є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані.

Згідно з висновком державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) від 20.10.2022 № 186276/ЗМ/22 за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони (пункт 1 статті 5; статті 6 Закону) відносно усього переліку товарів і послуг.

Відповідно до рішення державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) від 22.10.2022 № 186935/ЗМ/22 затверджено висновок кваліфікаційної експертизи від 20.10.2022 № 186276/ЗМ/22 за заявкою на торговельну марку № m202107747, зареєстровано торговельну марку для всіх зазначених у заявці товарів і послуг.

Згідно з свідоцтвом на торговельну марку № НОМЕР_12 торговельна ТОВ "Агреін" була зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки 18.01.2023.

З метою встановлення дійсних обставин даної справи, зважаючи на суперечність експертних висновків, наданих сторонами, судом ухвалою суду від 29.11.2022 призначено у даній справі судову експертизу.

На адресу суду 02.05.2023 надійшов висновок експерта від 24.04.2023 № 199/1-7/22, складеного судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Н. Ковальовою, відповідно до якого судовий експерт дійшов наступних висновків:

1) позначення "АГРЕІН", що є комерційним (фірмовим) найменуванням українською мовою юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що є комерційним (фірмовим) найменуванням англійською мовою юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровані;

2) у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН", застосовані торговельні марки за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6;

3) позначення "НОМЕР_15", яке подане на реєстрацію у якості торговельної марки на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" за заявкою № m202107747 застосоване у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_7;

4) у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_6 застосовано торговельні марки за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6.

5) позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та інтернет-сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_6 є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6 стосовно послуг, для яких вказані торговельні марки зареєстровано;

6) при визначенні схожості позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на інтернет-сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_6, із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України від 25.11.2020 НОМЕР_9, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6 визначальною є фонетична ознака;

7) позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" у рекламі та на інтернет-сайтах за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6 стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтвах;

8) у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1.in.ua, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "АГРЕІН" застосовані торговельні марки за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, від 25.11.2020 № НОМЕР_5, від 25.11.2020 № НОМЕР_6.

Крім того, судами попередніх інстанцій зазначено про те, що в матеріалах справи наявні копії: статуту ТОВ "Агреін", затвердженого рішенням установчих зборів учасників ТОВ "Агреін" (протокол від 12.03.2021 № 1); виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.03.2021; заявки про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні №№ m202006612, m202006618, m202006619; позовної заяви ТОВ "Консалт Агро" про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії.».

Рішеннями суддів у справі № 924/526/22, які набрали законної сили, позовні вимоги задоволено, заборонено відповідачу-1 використовувати схоже із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами від 25.11.2020р. НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 словесне позначення «AGRAINE» у мережі інтернет на всіх веб-сторінках, у рекламі, в діловій документації, в доменних іменах.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права та/або охоронюваного законом інтересу, і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Даний спір виник у зв`язку з тим, що на думку позивача, існує наявність для визнання недійсним свідоцтва відповідача-1 № НОМЕР_12 повністю.

Відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (стаття 1).

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

У відповідності до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За змістом підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

02.04.2021 року відповідачем-1 було подано заявку № m202107747 на реєстрацію позначення НОМЕР_15 в якості знаку для товарів та послуг наступних класів МКТП: 01, 05, 44.

Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_12 зареєстрована для товарів 1, 5, 44 класів МКТП, в той час коли торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6 - для послуг 35 класу МКТП.

Суд вважає, що позивачем не було доведено порушення його прав, як особи, що володіє правами на торговельні марки за свідоцтвами України від 25.11.2020 № НОМЕР_8, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6 щодо товарів і послуг 35 класу МКТП наявністю у відповідача-1 свідоцтва на торговельну марку № НОМЕР_12 щодо товарів і послуг із класів МКТП 01, 05, 44, та не було доведено невідповідності свідоцтва України № НОМЕР_12 умовам правової охорони.

Позивачем до позовної заяви додано висновки експерта № 35/22 від 18.07.2022 року та № 199/1-7/22 від 24.04.2023 року.

Вказаними висновками, зокрема, встановлено:

- товари та послуги, для яких у мережі Інтернет та у рекламі застосоване словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_11», є такими самими та спорідненими з частиною послуг 35 класу для яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6;

- словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_11», що застосоване у мережі Інтернет та у рекламі, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Тобто, висновками експерта встановлено, що відповідач-1 на веб-сайтах і домені, у рекламі, у діловій документації застосовує словесне позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 для товарів і послуг, споріднених із вказаними у свідоцтвах на торговельні марки позивача. Тобто, використання відповідачем-1 позначення схожого із його ж торговельною маркою та/або щодо класів товарів і послуг, для яких вона не була зареєстрована, не може вважатися застосуванням такої торговельної марки і відповідач-1 не має правових підстав для такого використання.

Проте, доказами наданими позивачем не доводиться те, що торговельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_12 щодо товарів і послуг виключно з класів, для яких вона зареєстрована (01,05, 44), може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу чи є тотожною або схожою настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками за свідоцтвами №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6.

При цьому, у суду відсутні підстави вважати, що торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_7 є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати чи асоціювати з торгівельними марками за свідоцтвами України №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6 для таких самих, або споріднених з ними товарів і послуг.

Щодо правових підстав позивача на звернення до суду з даним позовом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У постанові Верховного суду від 30.11.2023 року у справі № 924/526/22 було встановлено, що між ОСОБА_1 (сторона 1) та товариством з обмеженою відповідальністю "Консалт Агро" (сторона 2) 01.02.2021 укладено договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, відповідно до пункту 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, сторона 1, яка є власником зареєстрованих торговельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_2" (торговельні марки), на оплатних засадах надає стороні 2 дозвіл на використання таких торговельних марок (ліцензію) при наданні усіх послуг, для яких ці торговельні марки зареєстровані та визначені у відповідних свідоцтвах.

Суд відмічає, що в обґрунтування позовних вимог позивач посилається на означений договір, зазначає його в додатках до позовної заяви (п. 3 додатків), однак до позовної заяви цей договір позивачем не додано.

Верховним Судом встановлено, що згідно з пунктом 1.7 договору за цим договором сторона 1, яка є власником зареєстрованих торговельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_2", що засвідчується свідоцтвами України на торговельну марку НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, виданих 25 листопада 2020 року, на оплатних засадах також передає стороні 2 виключне право перешкоджати неправомірному використанню таких торговельних марок, в тому числі забороняти таке використання.

Отже, позивач за договором не має виключних прав на торговельні марки за свідоцтвами НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, а є лише їх користувачем згідно умов цього договору.

Тому твердження позивача, що він володіє торговельними марками за свідоцтвами України №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6 не відповідають дійсності, оскільки за даним договором позивач є лише ліцензіатом, тобто особою, якій надано право лише на використання торговельними марками.

Таким чином, позивач, не будучи власником свідоцтв України №№ НОМЕР_8, НОМЕР_5, НОМЕР_6, не має виключних прав, якими наділений лише власник таких торговельних марок, тому не наділений правом на звернення з розглядуваним позовом до суду, оскільки йому не було передано у визначений законом спосіб виключне право власника забороняти іншим використовувати зареєстровані торговельні марки або визнавати недійсними охоронні документи на об`єкти інтелектуальної власності, в томі числі свідоцтва України на торговельні марки.

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини, виходячи з системного аналізу положень чинного законодавства та матеріалів справи в цілому, суд дійшов висновку відсутність правових підстав для визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_7.

Судові витрати по сплаті судового збору, відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись ст. 73, 86, 129, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

В позові відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 02.05.2024р.

Суддя О.В. Котков