Постанова

від 16.05.2024 по справі 910/6552/20

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2024 р. Справа№ 910/6552/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Шаптали Є.Ю.

Сотнікова С.В.

за участю секретаря судового засідання Карпової М.О.

у присутності представників сторін:

від позивача: Черкашин І.І. згідно ордера (в режимі відеоконференції)

від відповідача-1: не з`явились

від відповідача-2: Козелецька Н.О. в порядку самопредставництва

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року

у справі №910/6552/20 (суддя Щербаков С.О.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості"

2.Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"

про визнання патенту України на винахід недійсним

ВСТАНОВИВ:

У травні 2020 року ТОВ "ЄПК Україна" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" (далі-відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі-відповідач-2), в якому просить суд:

- визнати недійсним патент України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід "Буксовий підшипниковий вузол", що належить ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості", повністю;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 року на винахід "Буксовий підшипниковий вузол", та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю винаходу за патентом України №UA95509С2 за всіма пунктами формули такій умові патентоздатності, як винахідницький рівень.

Ухвалою суду від 27.10.2020 року залучено ДП "Український інститут інтелектуальної власності" в якості співвідповідача у даній справі.

За наслідками розгляду заявлених позовних вимог рішенням господарського суду міста Києва від 06.04.2021 року у справі №910/6552/20, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 року, у задоволенні позову відмовлено повністю.

Судові рішення попередніх інстанцій обґрунтовані, зокрема, з посиланням на те, що: при дослідження висновків експертів, складених на замовлення учасників справи мають досліджуватися також і вихідні данні, які надавалися сторонами експертам для дослідження; надані позивачем в якості доказів патенти інших країн та міжнародні патенти не легалізовані та не перекладені на українську мову; у матеріалах справи відсутні докази на підтвердження того, що адвокат позивача здійснив збір вказаних доказів, які останній подав до матеріалів справи та експертам, які проводили експертизу на замовлення позивача; адвокат не пояснив, яким чином отримав відповідні документи від свого клієнта з Російської Федерації; надані позивачем докази не відповідають критерію допустимості, оскільки отримані з порушенням порядку, визначеного Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та не відповідають вимогам чинного законодавства щодо їх легалізації та перекладу, а також такі докази відсутні у позивача в оригіналі; позивач не зазначав про отримання таких доказів з відкритих джерел та не подав дані докази саме як електронні докази (з належним чином засвідченим перекладом) з роздруківкою електронних доказів в електронному форматі; оскільки обидва висновки експертів, складені на основі доказів, які не відповідають критерію допустимості, то і висновки експертів також не відповідають критерію допустимості і не можуть бути оцінені як допустимі докази; інших доказів, які б підтверджували невідповідність спірного патенту України на винахід такій умові патентоздатності, як винахідницький рівень, матеріали справи не містять.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.01.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2021 року у справі №910/6552/20 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Приймаючи дану постанову та передаючи справу №910/6552/20 на новий розгляд, суд касаційної інстанції вказав наступне:

- судами попередніх інстанцій не враховано безпосередньо предмет та підстави заявленого позову, обставин, які входять до предмета доказування у цій справі, зокрема з огляду на те, що позов у справі поданий з підстав невідповідності винаходу такій умові патентоздатності, як винахідницький рівень, що, відповідно, передбачає доведення обставин того, що він не був частиною рівня техніки, що включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки. Таким чином, першочергове значення в даному випадку має встановлення обставин відомості/невідомості певної інформації з рівня техніки до дати подання заявки на винахід, а не процесуальна форма джерела таких відомостей;

- внаслідок надмірного формалізму (правового пуризму) у цій справі суди залишили поза увагою те, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

- місцевий господарський суд залишив поза увагою те, що відповідна експертиза, з огляду на предмет спору, необхідність спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, може бути призначена судом і з власної ініціативи для з`ясування обставин, що мають значення для справи (стаття 99 ГПК України), зокрема, коли висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

Під час нового розгляду справи судом першої інстанції змінено найменування відповідача-2 з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України, а також згідно ухвали від 09.03.2023 року замінено відповідача-2 у справі №910/6552/20 - Міністерство економіки України на його функціонального правонаступника - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій". Замінено відповідача-3 у справі №910/6552/20 - ДП "Український інститут інтелектуальної власності" на його функціонального правонаступника - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

За наслідками нового розгляду справи, рішенням Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року у справі №910/6552/20 позов задоволено; визнано недійсним повністю патент України №UA95509C2 від 10.08.2011 на винахід "Буксовий підшипниковий вузол", що належить ТОВ "Українське конструкторсько-технологічне бюро підшипникової промисловості"; зобов`язано Національний орган інтелектуальної власності - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 на винахід "Буксовий підшипниковий вузол" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; присуджено до стягнення з відповідача-1 на користь позивача 4204,00 грн. судового збору, 6 306,00 грн. - судового збору за подання апеляційної скарги та 8 408,00 грн. - судового збору за подання касаційної скарги.

Приймаючи дане рішення, місцевий господарський суд дійшов висновку про невідповідність винаходу "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 умові патентоздатності "винахідницький рівень", що свідчить про його невідповідність умовам патентоспроможності, встановленим ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "УКТБПП" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю; судові витрати, пов`язані з розглядом апеляційної скарги покласти на позивача. Також в апеляційній скарзі міститься клопотання про призначення повторної судової комісійної в складі двох експертів експертизи.

В обґрунтування поданої скарги відповідач-1 посилається на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

Витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.07.2023 року для розгляду справу №910/6552/20 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя ОСОБА_1, судді: Яковлєв М.Л., Станік С.Р.

Ухвалою суду від 11.07.2023 вищевказаною колегією суддів відкладено вирішення питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року у справі №910/6552/20, повернення даної апеляційної скарги або залишення її без руху до надходження матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду та витребувано у Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/6552/20.

31.07.2023 року супровідним листом Господарського суду міста Києва №910/6552/20/4595/2023 від 28.07.2023 року витребувані матеріали даної справи надійшли до Північного апеляційного господарського суду.

У зв`язку зі звільненням у відставку судді ОСОБА_1 рішенням Вищої ради правосуддя від 13.07.2023 витягом з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 01.08.2023 для розгляду справи №910/6552/20 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Шаптала Є.Ю., ОСОБА_2

У зв`язку зі звільненням у відставку судді ОСОБА_2 рішенням Вищої ради правосуддя від 01.08.2023 витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.08.2023 року для розгляду справи №910/6552/20 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М. судді: Шаптала Є.Ю., Копитова О.С.

Ухвалою суду від 08.08.2023 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року у справі №910/6552/20, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та пояснень або заперечень з приводу клопотання скаржника про призначення у справі повторної судової комісійної в складі двох експертів експертизи та призначено справу до розгляду на 05.09.2023 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

У поданому відзиві на апеляційну скаргу ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" просить її задовольнити, оскаржуване рішення - скасувати та прийняти нове, яким у задоволені позовних вимог відмовити повністю.

У поданому відзиві на апеляційну скаргу ТОВ "ЄПК Україна" просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін. Також, у відзиві на апеляційну скаргу представник позивача просить суд про проведення судового засідання 05.09.2023 року та всіх наступних засідань в режимі відеоконференції, проведення яких просить забезпечити поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці, витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.08.2023 року для розгляду справи №910/6552/20 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою суду від 30.08.2023 вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/6552/20 за апеляційною скаргою ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року та задоволено клопотання представника ТОВ "ЄПК Україна" адвоката Черкашина І.І. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Заслухавши в судовому засіданні 05.09.2023 пояснення представників сторін по суті спору, протокольною ухвалою суду оголошено перерву у справі до 10.10.2023 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

09.10.2023 року через відділ документального забезпечення суду від представника скаржника надійшла заява про виклик в судове за засідання експертів Чабанець Т.М. та Прохорова-Лукіна Г.В. для надання усних пояснень.

Заслухавши в судовому засіданні 10.10.2023 позиції представників сторін щодо заявленого клопотання, протокольною ухвалою суду оголошено перерву у справі до 16.10.2023 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від позивача надійшли заперечення на клопотання відповідача-1 про виклик експертів, від відповідача-1 - заява про проведення усного опитування експерта Чабанець Т.М.,а від відповідача-2 - заява по справі.

Ухвалою суду від 16.10.2023 відкладено розгляд справи на 14.11.2023 на підставі положень ст. 216 ГПК України, викликано в судове засідання судового експерта Чабанець Т.М. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого нею Висновку експерта №63/22 від 02.08.2022 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/6552/20, явку якої визнано обов`язковою, та поставлено їй питання, які надані скаржником.

На виконання вимог ухвали суду експертом Чабанець Т.М. надано суду письмові відповіді на поставлені їй питання.

Ухвалою суду від 14.11.2023, зокрема, задоволено частково клопотання ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" про призначення у справі повторної судової експертизи; призначено у справі №910/6552/20 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено ТОВ "Експертно-дослідна служба України"; на вирішення судової експертизи поставлено наступне питання: чи відповідає винахід "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 року умові патентоздатності "винахідницький рівень", відповідно до матеріалів даної справи?; зупинено провадження у справі №910/6552/20 до закінчення експертного дослідження і отримання апеляційним господарським судом висновку експерта.

16.11.2023 супровідним листом Північного апеляційного господарського суду №910/6552/20/09.1-18/89/23 матеріали справи №910/6552/20 надіслані до ТОВ "Експертно-дослідна служба України".

16.04.2024 через відділ документального забезпечення суду матеріали справи №910/6552/20 повернуто до Північного апеляційного господарського суду разом із висновком експерта №1091/04/2024 від 10.04.2024 за результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 22.04.2024 поновлено апеляційне провадження у справі №910/6552/20 з розгляду апеляційної скарги ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 та призначено справу до розгляду на 16.05.2024 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

02.05.2024 року через відділ документального забезпечення суду засобами електронного зв`язку від представника позивача адвоката Черкашина І.І. надійшло клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції, яке просить провести поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобі, на наслідками розгляду якого ухвалою суду від 13.05.2024 року вказане клопотання задоволено та призначено проведення судового засідання 16.05.2024 року в режимі відеоконференції.

До початку судового засідання від позивача надійшли заперечення на висновок експерта №1091/04/2024 від 10.04.2024 за результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності з проханням не брати його до уваги, а від відповідача-2 - пояснення по справі.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 16.05.2024 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року у даній справі та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Представник позивача в судовому засіданні в режимі відеоконференції проти доводів відповідача-1, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Представники відповідача-1 в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи відповідач-2 повідомлений належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляв.

Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

16.05.2024 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року у даній справі - скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" є власником патенту України №UA95509С2 від 10.08.2011 на винахід "Буксовий підшипниковий вузол" (заявка на реєстрацію №а200908894 від 26.08.2009).

Формула винаходу за патентом №UA95509С2 від 10.08.2011 складається з 5 пунктів:

1) Буксовий підшипниковий вузол, який містить встановлений в корпус букси здвоєний циліндричний роликовий підшипник з інтегрованими ущільненнями і закладним пластичним мастилом, що складається з нерухомих двобортних зовнішніх кілець, кожне з яких має проточку на внутрішній поверхні зовнішнього борту, внутрішніх кілець, що обертаються, кожне з одним зовнішнім бортом, циліндричних роликів, сепаратора, ущільнень, запресованих в проточки на внутрішній поверхні зовнішнього борту зовнішніх кілець, який відрізняється тим, що ущільнення є змінними і вибрані із групи, що включає неконтактні щілинні ущільнення, неконтактні лабіринтні ущільнення та контактні касетні багатокромкові ущільнення, в проточках на внутрішній поверхні зовнішнього борту зовнішніх кілець виконані стопорні канавки, на поверхні доріжки кочення кожного внутрішнього кільця виконаний кріпильний паз, внутрішні кільця з`єднані між собою за допомогою кріпильного кільця, встановленого в кріпильних пазах.

2) Буксовий підшипниковий вузол за п. 1, який відрізняється тим, що на зовнішній поверхні зовнішнього борту кожного внутрішнього кільця додатково виконана кільцева проточка із стопорною канавкою, що утворює спільно з плоскою захисною шайбою лабіринтне ущільнення.

3) Буксовий підшипниковий вузол за п. 1, який відрізняється тим, що ущільнення виконані у вигляді випуклих захисних шайб, що утворюють збільшені депо для пластичного мастила.

4) Буксовий підшипниковий вузол за п. 3, який відрізняється тим, що на зовнішній поверхні зовнішнього борту кожного внутрішнього кільця додатково виконана кільцева проточка із стопорною канавкою, що утворює спільно з випуклою захисною шайбою лабіринтне ущільнення.

5) Буксовий підшипниковий вузол за п. 1, який відрізняється тим, що ущільнення виконані у вигляді випуклих касетних багатокромкових ущільнень, наповнених низькотемпературним пластичним мастилом, сумісним з мастилом в підшипнику, і запресованих в кільцеві проточки із стопорними канавками на внутрішній поверхні зовнішніх бортів зовнішніх кілець і зовнішній поверхні зовнішніх бортів внутрішніх кілець, що утворюють збільшені депо для пластичного мастила і повністю герметичні дотичні ущільнення.

Звертаючись до суду з відповідним позовом, позивач зазначає, що державну реєстрацію вказаного патенту здійснено з порушенням законодавства України, що є підставою для визнання такого патенту недійсним, а факт існування зареєстрованого на ім`я відповідача-1 патенту на корисну модель України №UA95509С2 від 10.08.2011 порушує законний інтерес позивача, оскільки останній має намір здійснювати імпорт з Республіки Казахстан буксових підшипникових вузлів виробництва АТ "ЄПК Степногорськ" та реалізовувати їх на території України в межах своєї звичайної господарської діяльності.

За твердженням ТОВ "ЄПК Україна", патент України №UA95509С2 від 10.08.2011 на винахід "Буксовий підшипниковий вузол" не відповідає умові патентоздатності - "винахідницький рівень", у зв`язку з чим просить суд визнати недійсним повністю патент України №UA95509C2 від 10.08.2011 року .

Отже причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання патенту України №UA95509С2 від 10.08.2011 на винахід недійсним з підстав невідповідності його такій умові патентоздатності, як винахідницький рівень, що, відповідно, передбачає доведення обставин того, що він не був частиною рівня техніки, що включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки.

Таким чином, першочергове значення в даному випадку має встановлення обставин відомості/невідомості певної інформації з рівня техніки до дати подання заявки на винахід, а не процесуальна форма джерела таких відомостей.

Відповідно до ст.154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, належать, зокрема, винаходи.

Відповідно до ст. 459 Цивільного кодексу України, винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу (ст.461 ЦК України).

Відповідно до частини 1-2 ст. 462 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

В силу положень п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

У ст. 464 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як встановлено судом, ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" є власником патенту України №UA95509С2 від 10.08.2011 на винахід "Буксовий підшипниковий вузол" (заявка на реєстрацію №а200908894 від 26.08.2009).

Частино 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено, що об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: - продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); - процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. (ч.ч. 5-6 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

Згідно з частиною першою статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Частиною першою статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Як зазначає позивач, патент України України №UA95509С2 від 10.08.2011 на винахід "Буксовий підшипниковий вузол" не відповідає умові патентоздатності - "винахідницький рівень", у зв`язку з чим, на його думку, підлягає визнанню недійсним.

На підтвердження невідповідності спірного патенту на корисну модель умовам патентоздатності позивачем було надано суду висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності №2, складений 17.04.2020 судовими експертами Дорошенком О.Ф. та Жихаревим О.С. на замовлення позивача.

На вирішення експертів було поставлено питання: "Чи відповідає винахід за патентом №UA95509C2 від 10.08.2011 умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів, наданих на дослідження?".

Згідно висновку експертів за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності №2 від 17.04.2020, винахід за патентом №UA95509C2 від 10.08.2011 не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів, наданих на дослідження.

В свою чергу, на спростування невідповідності спірного винаходу умовам патентоздатності відповідачем-1 було надано суду висновок експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №008-СІВ/20 від 07.10.2020, складений на замовлення відповідача-1 судовим експертом Стародубовим І.В.

На вирішення експерта відповідачем-1 було поставлене наступне питання: "Чи відповідав винахід за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів, наданих на дослідження, станом на 26.08.2009 - дату подання заявки №а200908894?".

Відповідно до висновку експерта №008-СІВ/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.10.2020 винахід "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень".

Оскільки в матеріалах справи були наявні два протилежні висновки експертів, складені на замовлення сторін, щодо відповідності/невідповідності винаходу відповідача-1 "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 такій умові патентоздатності, як "винахідницький рівень", а також враховуючи вказівки Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у даній справі, ухвалою господарського суду міста Києва від 16.06.2022 року було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На вирішення експерта винесено наступне питання:"Чи відповідає винахід "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 року умові патентоздатності "винахідницький рівень", відповідно до матеріалів даної справи?".

За результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Чабанець Т.М., складено висновок експерта №63-22 від 02.08.2022 року, згідно якого винахід "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 року не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів даної справи.

Оцінюючи висновок експерта №63/22 від 02.08.2022, судом першої інстанції зазначено, що вказаний висновок містить відповідь на порушене питання, яке є обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Чабанець Т.М., яка має вищу технічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з хімічних технологій та інженерії), економічну освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст та магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), є атестованим судовим експертом IV кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво №186-21/Д від 15.07.2021, видане рішенням кваліфікаційної палати ЦЕКК при Міністерстві юстиції України, термін дії до 15.07.2024). Стаж експертної роботи з 2016 року, стаж роботи в сфері інтелектуальної власності з 2002 року.

Крім того, у висновку зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно ст. 384 КК України.

Таким чином, висновок експерта №63/22 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.08.2022 прийнято місцевим господарським судом в якості належного та допустимого доказу та було покладено в основу оскаржуваного відповідачем-1 рішення про визнання недійсним повністю належного йому патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 на винахід "Буксовий підшипниковий вузол".

Оскільки наявні в матеріалах справи експертизи об`єктів інтелектуальної власності, подані сторонами на їх замовлення, взаємосуперечливі, а висновок експерта №63/22 від 02.08.2022 року, покладений в основу оскаржуваного рішення, викликав у відповідачів сумніви щодо його правильності та обґрунтованості, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, під час перегляду справи в апеляційному порядку ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.11.2023, яка в установленому законом порядку не скасована та є чинною, задоволено частково клопотання відповідача-1 та призначено у справі №910/6552/20 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено ТОВ "Експертно-дослідна служба України".

На вирішення судової експертизи поставлено наступне питання: чи відповідає винахід "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 року умові патентоздатності "винахідницький рівень", відповідно до матеріалів даної справи?.

За результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертом Петренком С.А. був складений висновок експерта №1091/04/2024 від 10.04.2024 року, в якому останній дійшов висновку, що винахід "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 року відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", відповідно до матеріалів даної справи.

Таким чином, судова колегія в даному випадку під час нового розгляду справи не вбачає підстав для неврахування висновків проведеної експертизи як доказу по справі.

Враховуючи наведені обставини, в матеріалах справи наявні чотири висновки експертів: №2 від 17.04.2020 (складений на замовлення позивача), №008-СІВ/20 від 07.10.2020 року (складений на замовлення відповідача-1), №63/22 від 02.08.2022 року (судова експертиза) та №1091/04/2024 від 10.04.2024 (повторна судова експертиза), які підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами.

При цьому, згідно зі ст.ст. 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до частин першої та другої статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За ч. 1 ст. 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Разом з тим, суд враховує, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, наряду з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 ГПК України. Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.02.2020 зі справи №910/21067/17.

Висновок експертів №2, складений 17.04.2020 року судовими експертами Дорошенком О.Ф. та Жихаревим О.С. на замовлення позивача, та висновок експерта №008-СІВ/20, складений 07.10.2020 року судовим експертом Стародубовим І.В. на замовлення відповідача-1, не можуть бути взяті за основу при прийнятті рішення по суті позовних вимог у справі №910/6552/20, а тому колегією суддів не приймаються у якості належних доказів по справі з метою мотивування рішення суду, оскільки під час складання таких висновків у експертів не були наявні всі матеріали даної справи з наявними у ній належними та допустимими доказами, тобто експертизи було проведено виключно за наданими безпосередньо позивачем та відповідачем-1 матеріалами.

Більш того, як було зазначено вище, направляючи дану справу на новий розсуд, Верховний Суд у своїй постанові наголосив, що відповідна експертиза, з огляду на предмет спору, необхідність спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, може бути призначена судом і з власної ініціативи для з`ясування обставин, що мають значення для справи (стаття 99 ГПК України), зокрема, коли висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

Таким чином, для усунення протиріч між відповідними експертизами, наданими сторонами, в тому числі і з огляду на сумніви щодо їх правильності, та на виконання вказівок Верховного Суду, місцевим господарським судом 16.06.2022 року було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, за результатами якої судовим експертом Чабанець Т.М. складено висновок експерта №63-22 від 02.08.2022 року.

Оцінюючи вказаний висновок, колегією суддів встановлено, що він складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Чабанець Т.М., яка має вищу технічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з хімічних технологій та інженерії), економічну освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст та магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), є атестованим судовим експертом IV кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво №186-21/Д від 15.07.2021, видане рішенням кваліфікаційної палати ЦЕКК при Міністерстві юстиції України, термін дії до 15.07.2024). Стаж експертної роботи з 2016 року, стаж роботи в сфері інтелектуальної власності з 2002 року.

Висновок експерта містить відповідь на порушене питання та у ньому вказано, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно ст. 384 КК України.

Разом з тим, судова колегія зазначає, що такий висновок не відповідає критеріям повноти, об`єктивності та обґрунтованості, а відповідна експертиза проведена з порушеннями методичного характеру, що викликає сумніви у правильності такого висновку, а саме:

1) на ст. 14 висновку зазначено "Перелік ознак, що визначають обсяг правової охорони винаходу за незалежними пунктами формули за патентом України №95509 від 10.08.2011 наведено у таблиці №1", у якій наведено 16 ознак. Питання щодо суттєвості цих ознак на етапі роздільного дослідження ознак експертом не розглядалося, що свідчить про неповноту висновку;

2) Подібно до критерію новизни критерій винахідницького рівня вимагає встановлення рівня техніки при аналізі технічного рішення, але якщо критерій новизни спрямований на об`єктивний пошук присутності аналізованого технічного рішення у рівні техніки, то критерій винахідницького рівня передбачає аналіз очевидності такого технічного рішення для фахівця та можливість його повторення [...] У даному випадку експертом взагалі не вирішувалася задача з визначення характеристик фахівця станом на дату подання заявки на винахід №a200908894, що є суттєвою методичною помилкою і вже само по собі ставить під сумнів результати даного експертного дослідження;

3) зроблені експертом Чабанець Т.М. висновки про наявність ознак №1-13 у технічному рішенні пристрою, описаного в документі Д25, є необґрунтованими, оскільки на ст. 21 Д25, на яку посилається Чабанець Т.М. , не міститься будь-якого опису технічного рішення, натомість на ній зображено креслення, які експертом Чабанець Т.М. не аналізувалися;

4) твердження Чабанець Т.М. про відомість певних ознак Формули Винаходу пристроям, описаним в аналізованих документах, є необґрунтоване. Як зазначає апелянт, експерт: прийшла до висновку про наявність певних ознак в аналізованих пристроях, хоча в їх описі такі ознаки були відсутні; доводячи схожість технічного рішення видалила з цитати ознаку, яка не збігається з ознаками технічного рішення за Патентом; не звернула уваги на те, що роликовий підшипник за аналізованим патентом має інше призначення (підшипник для роликових валків прокатних станів), ніж підшипниковий вузол за Патентом (для буксових підшипникових вузлів візків вантажних і пасажирських вагонів) тощо.

Наведені вище недоліки не було спростовано експертом Чабанець Т.М. також ані у письмових поясненнях, наданих суду на виконання вимог ухвали від 16.10.2023 року, ані у судовому засіданні 14.11.2023 року.

Отже, за висновками суду, висновок експерта Чабанець Т.М. зроблений за результатами досліджень, проведених з порушеннями методичного характеру та на підставі необ`єктивних та необґрунтованих проміжних висновків, тому викликає сумніви у його правильності та обґрунтованості, а відтак не приймається у якості належного доказу по справі.

Вказані висновки суду щодо сумнівів у правильності та обґрунтованості висновку експерта Чабанець Т.М. №63-22 від 02.08.2022 року, покладеного в основу оскаржуваного рішення, стали підставою для призначення у даній справі повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, за результатами проведення якої експертом Петренком С.А. був складений висновок експерта №1091/04/2024 від 10.04.2024 року

Досліджуючи зміст наведеного висновку, суд зазначає наступне.

Згідно з пунктом 3 постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23 грудня 1993 року №3769-ХІІ відповідність винаходів умовам патентоздатності визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки №а 2009 08894 за спірним патентом є 26.08.2009.

Станом на дату подання заявки №а 2009 08894 діяв Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" №3687-ХІІ в редакції із змінами, внесеними Законом України від 22.05.2003 №850-IV, що набрав чинності 25.06.2003 (далі - Закон №3687-ХІІ).

Відповідно до частини першої, п`ятої статті 6 Закону №3687-ХІІ правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло (частина восьма статті 12 Закону №3687-ХІІ).

Пунктом 6.6.1 Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 №22 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за №173/5364, визначено, що суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель). Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв`язку із зазначеним результатом.

Формула винаходу за патентом України №95509 складається з 1 незалежного та 4 залежних від нього пунктів (міститься в матеріалах справи та зазначена на стор. 8-9 Висновку №1091/04/2024).

Здійснивши аналіз формули винаходу за патентом України №95509 експертом встановлено, що незалежний пункт 1 та залежні від нього пункти 2-5 містять ознаки (наявність конструктивних елементів, наявність зв`язків між елементами, взаємне розташування елементів, форму виконання елементів, форму виконання зв`язків між елементами), якими охарактеризовано пристрій.

Тобто, об`єктом винаходу за вказаним патентом є пристрій - буксовий підшипниковий вузол. Технічним результатом винаходу (міститься в описі до патенту України №95509) є створення універсального буксового підшипникового вузла за рахунок вдосконалення конструкції вагонного буксового підшипникового вузла, яке дозволяє установити в стандартному корпусі букси, в якому раніше застосовувалися окремі циліндричні роликові підшипники, здвоєного буксового циліндричного роликового підшипника із закладним пластичним мастилом і інтегрованими ущільненнями різного типу, а саме: недотичного типу щілинних і лабіринтних ущільнень або дотичних касетних багатокромкових ущільнень, а також підвищення надійності торцевого кріплення підшипників на осі. Можливість установки в здвоєний циліндричний роликовий підшипник зазначених ущільнювальних вузлів різного типу, дозволяє адаптувати буксовий підшипниковий вузол до необхідних умов експлуатації і визначених міжремонтних інтервалів (стор. 9-10 Висновку №1091/04/2024).

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету (частина перша, четверта, сьома статті 7 Закону №3687-ХІІ).

Згідно з пунктом 6.5.2.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 №197 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 за №64/6652 (далі - Правила), рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Держдепартаменту, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки, є:

- для опублікованих описів до охоронних документів - зазначена на них дата публікації;

- для опублікованих відомостей про заявку на патент на винахід, яку подано до Держдепартаменту, - зазначена на них дата публікації;

- для друкованих видань - дата виходу в світі, а за відсутності можливості її встановлення - останній день місяця чи 31 грудня, зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається лише місяцем або роком;

- для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо - дата їх депонування;

- для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації, яка є в органах науково-технічної інформації, - дата надходження її до цих органів;

- для нормативно-технічної документації - дата реєстрації її в уповноваженому органі;

- для матеріалів дисертацій і авторефератів дисертацій, виданих на правах рукопису, - дата надходження їх до бібліотеки;

- для прийнятих на конкурс робіт - дата викладення їх для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу;

- для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати, моделі, вироби тощо), - документально підтверджена дата, від якої стає можливим їх огляд);

- для експонатів, розміщених на виставці, - документально підтверджена дата початку їх показу;

- для усних доповідей, лекцій, виступів тощо - дата доповіді, лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису або стенографією в установленому порядку, діючому на зазначену дату;

- для відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання, - документально підтверджена дата, від якої ці відомості стали загальнодоступними;

- для повідомлень по радіо, телебаченню, кіно - дата такого повідомлення, якщо воно зафіксовано на відповідному носії інформації в установленому порядку, діючому на зазначену дату.

Згідно з пунктом 6.5.3.1 Правил, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об`єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

Відтак, винахідницький рівень може оцінювати тільки фахівець у даній галузі техніки, а тому для такого фахівця технічне рішення не має випливати з існуючого рівня техніки.

При перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня (пункт 6.5.3.2 Правил).

Умові винахідницького рівня відповідають, зокрема:

- індивідуальна сполука, яка підпадає під загальну структурну формулу групи відомих сполук, але вона не описана як спеціально одержана і досліджена, і виявляє при цьому нові невідомі для цієї групи сполук властивості в кількісному і (або) якісному відношенні (селективний винахід);

- композиція, яка складається принаймні з двох відомих інгредієнтів, що забезпечують синергетичний ефект, можливість досягнення якого не випливає з рівня техніки (тобто яка виявляє властивості обох інгредієнтів, проте кількісні показники хоча б однієї з цих властивостей вищі, ніж показники тієї самої властивості окремого інгредієнта);

- способи одержання нових індивідуальних сполук (класу, групи) з установленою структурою;

- способи одержання відомих індивідуальних сполук (класу, групи) з установленою структурою, якщо в їх основі лежать нова для цього класу чи групи сполук реакція або невідомі умови проведення відомої для цього класу чи групи сполук реакції (пункт 6.5.3.3 Правил).

Винахід відповідає умові винахідницького рівня, незважаючи на удавану простоту і розкриття в матеріалах заявки механізму досягнення зазначеного технічного результату, якщо таке розкриття стало відомим не з рівня техніки, а лише з матеріалів заявки (пункт 6.5.3.4 Правил).

Пунктом 6.5.3.5 Правил встановлено, що заявлений винахід, як правило, визнають як такий, що не відповідає умові винахідницького рівня, якщо в його основу покладено:

- доповнення відомого засобу будь-якою відомою частиною (частинами), яка (які) додається (додаються) до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

- заміну будь-якої частини (частин) відомого засобу іншою відомою частиною (частинами) для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме такої заміни;

- вилучення будь-якого засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням обумовленої його наявністю функції і досягненням звичайного для такого вилучення технічного результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємності, підвищення надійності, скорочення тривалості процесу тощо);

- збільшення кількості однотипних елементів чи дій для посилення технічного результату, який обумовлений наявністю в засобі саме таких елементів чи дій;

- виконання відомого засобу або його частини (частин) з відомого матеріалу для досягнення технічного результату, який обумовлений відомими властивостями цього матеріалу;

- створення засобу, який складається з відомих частин, вибір яких і зв`язок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями, і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і зв`язків між ними;

- застосування раніше відомого продукту (пристрою, речовини, штаму мікроорганізму тощо) або способу за новим призначенням, якщо нове призначення обумовлено його відомими властивостями, структурою, виконанням і відомо, що саме такі властивості, структура, виконання потрібні для реалізації зазначеного призначення;

- зміну кількісної ознаки (ознак), показ таких ознак у взаємозв`язку або в зміні його виду за умови, що факт впливу кожної з ознак на зазначений технічний результат відомий і нові значення цих ознак або їх взаємозв`язок могли бути одержані, виходячи з відомих залежностей, закономірностей.

Відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом об`єднання двох і більше джерел інформації або їх частин, різних витягів з одного й того самого джерела або з будь-яких різних джерел інформації. Підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно, якщо технічний результат не зазначений заявником щодо таких ознак або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається (пункт 6.5.3.6, 6.5.3.7 Правил).

У Висновку №1091/04/2024 експертом розглянуті та проаналізовані джерела інформації Д2 - Д26 з описами технічних рішень (технічні рішення за опублікованими патентними заявками, відомості, які містяться у довідниках, виданнях, каталогах, конструкторській документації) на предмет входження їх у рівень техніки до 26.08.2009 (дата подання заявки на винахід за патентом України №95509) та здійснено аналіз очевидності/неочевидності ознак незалежного пункту винаходу за патентом України №95509.

Дослідження умові винахідницького рівня винаходу здійснено експертом, зокрема, відповідно до розділу 4.1.2 Методики проведення судової експертизи пов`язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрованої в Міністерстві юстиції 07.03.2024 №13.3.02, з урахуванням положень Правил.

Ґрунтуючись на проведеному ретельному дослідженні експертом зроблено висновок про те, що винахід за незалежним пунктом 1 формули винаходу за патентом України №95509 не є очевидним для середнього фахівця технічним рішенням (стор. 32 Висновку №1091/04/2024).

Проведений експертом аналіз розкриття ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом України №95509 у рівні техніки до 26.08.2009 представлено у вигляді "Негативного тесту", результати якого викладені у таблиці №2 (стор. 33 Висновку №1091/04/2024). За результатами такого тесту експертом не виявлено жодної ознаки, за якої заявлений винахід визнається таким, що не відповідає умовам винахідницького рівня, встановлених пунктом 6.5.3.5 Правил.

На підставі проведеного дослідження експерт дійшов висновку про те, що винахід "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", відповідно до матеріалів справи.

Судом встановлено, що висновок експерта №1091/04/2024 від 10.04.2024 складено судовим експертом Петренком С.А., який є кваліфікованим судовим експертом має вищу технічну освіту, вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, вчене звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3. "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" з 18.10.2017 та якого було попереджено про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Будь-яких істотних порушень положень законодавства, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, та методології при складенні такого висновку, які б вплинули на обґрунтованість висновку, судом не встановлено.

Вказаний висновок судового експерта містить аналіз відомого рівня техніки заявленого винаходу на день подання заявки, а також докладний опис проведеного дослідження, є повним, вичерпним та обґрунтованим, містить чіткий висновок з поставленого судом запитання; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано.

Крім того, під час розгляду справи позивачем не було заявлено відвід судовому експерту, що свідчить про відсутність сумнівів у кваліфікації вказаного експерта та його заінтересованість в результатах судової експертизи.

Таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог законодавства, з урахуванням відповіді на поставлене питання щодо даного висновку, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак визнано апеляційним судом належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності, зокрема з Висновком судового експерта Стародубова І.В. №008-СІВ/20 від 07.10.2020 року.

Тобто, в даному випадку відсутні підстави вважати Висновок експерта №1091/04/2024 від 10.04.2024 року необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи.

Протилежного позивачем в установленому законом порядку не доведено.

За вказаних вище обставин Висновок експерта №1091/04/2024 від 10.04.2024 року відповідає вимогам ГПК України, заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані позивачем більш вірогідними, належними і допустимими доказами у справі, як наслідок підлягає врахуванню судом під час прийняття рішення по суті спору.

Крім того, у дослідницькій частині Висновку №1091/04/2024 експертом зазначені причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз.

Так, причини розбіжностей з Висновком №2 від 17.04.2020 полягають у відсутності дослідження експертами Дорошенком О.Ф. та Жихарєвим О.С. відомості з рівня техніки можливості взаємозамінного встановлення в окремо взятому буксовому вузлі ущільнень конкретного типу, а саме: неконтактних щілинних ущільнень, неконтактних лабіринтних ущільнень, та контактних касетних багатокромкових ущільнень.

При цьому, причини розбіжностей з Висновком №63/22 від 02.08.2022 полягають у неправильному обґрунтуванні експертом Чабанець Т.М. очевидності з рівня техніки ознаки (13), представленої у Таблиці 2, та відсутності дослідження відомості з рівня техніки можливості взаємозамінного встановлення в окремо взятому буксовому вузлі ущільнень конкретного типу, а саме: неконтактних щілинних ущільнень, неконтактних лабіринтних ущільнень, та контактних касетних багатокромкових ущільнень.

Наведені у висновку експерта обставини додатково підтверджують помилковість згаданих висновків №2 від 17.04.2020 та №63/22 від 02.08.2022.

Відтак, за допомогою спеціальних знань, зокрема висновком повторної судової експертизи №1091/04/2024 від 10.04.2024 судом встановлені обставини, які спростовують доводи позивача про невідповідність винаходу "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 року за всіма пунктами формули такій умові патентоздатності, як винахідницький рівень.

Таким чином, на підставі висновку експерта №1091/04/2024 від 10.04.2024 за результатами проведення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності апеляційним господарським судом встановлено відповідність спірного патенту умовам патентоспроможності, встановленим ст.7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

За змістом приписів п. а) ч.1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

З огляду на те, що винахід "Буксовий підшипниковий вузол" за патентом України №UA95509C2 від 10.08.2011 відповідає критерію патентоздатності "винахідницький рівень", суд дійшов висновку про відсутність підстав для визнання такого патенту недійсним, а тому позовні вимоги в частині визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 на винахід "Буксовий підшипниковий вузол", що належить ТОВ "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості", задоволенню не підлягають.

Щодо вимоги позивача про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, правонаступником якого в подальшому стала ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи щодо визнання недійсним повністю патенту України №UA95509C2 від 10.08.2011 на винахід "Буксовий підшипниковий вузол", та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", то оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію також належить відмовити.

Отже, з огляду на наведене, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, виконавши обов`язкові до виконання вказівки Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, наведені у постанові від 13.01.2022 року у даній справі, та врахувавши висновок судової експертизи, який визнано апеляційним судом належним доказом у справі, судова колегія дійшла висновку про відмову у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

В силу положень процесуального законодавства та численної практики Верховного Суду судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Крім того, відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права. За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Хаджинастасиу проти Греції", національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію; у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Кузнєцов та інші проти російської федерації" зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України", "Проніна проти України").

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Трофимчук проти України" зазначив, що, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Отже, судом апеляційної інстанції в повній мірі досліджено та надано оцінку наявним у справі доказам, обставинам справи і доводам скаржників та встановлено неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, та порушення норм матеріального та процесуального права під час прийняття оскаржуваного судового рішення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.

В силу положень ст. 277 ГПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є нез`ясування обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, встановленим обставинам справи; порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Таким чином, оскаржуване рішення місцевого господарського суду прийнято з порушенням норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в його апеляційній скарзі, знайшли своє підтвердження під час розгляду справи апеляційним господарським судом, а відтак наявні правові підстави для її задоволення та скасування рішення суду першої інстанції з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позову.

Згідно із частинами 1, 4, 8 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч. 14 ст. 129 ГПК України, якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

З огляду на задоволення апеляційної скарги, скасування оскаржуваного рішення суду першої інстанції та прийняття нового про відмову у задоволенні позовних вимог, витрати апелянта по сплаті судового збору у сумі 6 306,00 грн. за подання апеляційної скарги у відповідності до ст. 129 ГПК України покладаються на позивача шляхом їх стягнення на користь відповідача-1.

Керуючись статтями 129, 269, 270, 273, 275, 277, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року у справі №910/6552/20 задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 25.05.2023 року у справі №910/6552/20 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄПК Україна" (69014, м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 52, ідентифікаційний код 39025614) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Українське конструкторське-технологічне бюро підшипникової промисловості" (61089, м. Харків, проспект Індустріальний, буд. 3, ідентифікаційний код 31799079) 6 306,00 грн. судового збору з подання апеляційної скарги.

5. Доручити господарському суду міста Києва видати відповідний наказ.

6. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

7.Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 03.06.2024 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Є.Ю. Шаптала

С.В. Сотніков