Рішення

від 28.12.2010 по справі 9/304-10

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9/304-10

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28.12.10р.

Справа № 9/304-10

За позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю "Покрівля та фасад", м.Дніпропетровськ 

до  Приватного виробничо-комерційного підприємства "Базис", м. Дніпропетровськ 

про захист прав інтелектуальної власності

Суддя  Подобєд І.М.

При секретарі судового засідання - помічник судді Целіковська О.А.

Представники:

  Від позивача – Соколенко Є.В. - директор

         - Гладченко В.О., представник, довіреність від 21.10.2010р.

Від відповідача – Авраменко В.В. – представник, довіреність від 15.11.2010р.

         - Шестіріков В.В. – представник, довіреність  від 15.11.2010р. 

СУТЬ СПОРУ:

ТОВ «Покрівля та фасад»звернулось у жовтні 2010 року із позовом до ПВКП «Базис», в якому просить господарський суд зобов'язати Відповідача припинити використання словесного позначення «Кровля & Фасад»для діяльності, пов'язаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких правова охорона надана позначенню, із тотожною за смисловим змістом словесною частиною за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №119869. Обґрунтовує свої позовні вимоги тим, що Позивачем навесні 2010 року були виявлені факти використання Відповідачем на рекламних конструкціях (білбордах, банерах), у друкованих засобах інформації (рекламних буклетах, прайсах і т.п.) та в мережі Інтернет словесного позначення «Кровля & Фасад»неподалік від назви ПВКП «Базис»та/або поряд з графічним зображенням - малюнком шиферу з ознаками комічної людської подоби, яке розташовує у різних місцях, неподалік від названого словосполучення для позначення діяльності у сфері товарів 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, і це словесне позначення та його комбіновані варіанти, словесною частиною яких є тотожне за змістом словосполучення, схожі до ступеня змішування як з комерційним (фірмовим) найменуванням Позивача українською мовою - «Покрівля та Фасад», російськомовне найменування –«Кровля и Фасад», англомовне найменування –& Faсade», так і зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №119869, права на який належать Позивачеві. Вказує, що тотожність використання цих позначень за семантичними (смисловими) та схожість за графічним (візуальним) та фонетичними (звуковими) ознаками підтверджується дослідженням віх. №148/m від 07.06.2010р. об'єктів права інтелектуальної власності, яке проведено на замовлення Позивача правознавцем і патентознавцем Гладченком В.О. Вважає, що такі дії порушують виключні права власності Позивача на використання свого комерційного найменування «Покрівля та Фасад», тому відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризької конвенції про охорону промислової власності, Позивач має право вимагати від Відповідача припинити використання цього позначення для діяльності, пов'язаної з зазначеними товарами.

ПВКП «Базис»позовні вимоги повністю не визнає. Вказує у відзиві на позов, що Позивач не надав доказів використання Відповідачем зареєстрованої торговельної марки Позивача чи іншого знака для товарів та послуг, який би був схожим на неї настільки, щоб їх можна було сплутати, та не надав доказів здійснення Відповідачем діяльності, пов'язаної з товарами 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких було зареєстровано торговельну марку Позивача. Також вказує, що Позивачем не представлено суду і доказів того, що Позивачу належать права на охороноздатне комерційне найменування, та доказів використання такого комерційного найменування Позивача Відповідачем. Вважає надане Позивачем дослідження об'єктів права інтелектуальної власності від 07.06.2001р., виконане правознавцем Гладченком В.О., таким, що не може вважатися належним доказом у цій справі, оскільки не є висновком судового експерта, є упередженим  і  необ'єктивним. Вважає, що державна реєстрація найменування Позивача у ЄДРПОУ сама по собі не свідчить про використання комерційного найменування раніше за інших осіб. Звертає увагу на існування низки інших суб'єктів господарювання, які використовують  словесні позначення «Кровля і фасад»у різних варіантах сполучення, при чому набагато раніше від моменту створення Позивача. Вказує, що Відповідач у своїй діяльності використовує  власне комерційне найменування –ПВКП «Базис», яке зовсім не співпадає з комерційним найменуванням Позивача. До того ж, вказує на те, що спірне словесне позначення, що включає слова «покрівля та фасад»(різними мовами) не є оригінальним, оскільки воно є загальним груповим позначенням цілої групи товарів та послуг на ринку покрівлі та фасадів, а також супутніх послуг. Вважає, що відповідно до підстав, наведених в ч.2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Позивачу має бути відмовлено в наданні правової охорони знаку, який не має розрізняльної здатності та складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, та можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. Даний висновок, на думку Відповідача, підтверджується і в листах Державного підприємства «Український інститут промислової власності», який також вважає, що словесні позначення «Кровля»і «Фасад»не мають розрізняльної здатності, не є охороноздатними, а включені до торговельної марки Позивача як елемент, що не охороняється. Вважає, що оскільки словесне позначення, яке не охороняється як елемент знака, не охороняється і як комерційне найменування, оскільки воно так само не володіє розрізняльною здатністю.

В судових засіданнях з'ясовувалась думка сторін щодо необхідності призначення судової експертизи для визначення ступеня схожості позначень, які використовують сторони у своїй господарській діяльності, але оскільки жодна зі сторін не наполягала на проведенні такої експертизи за власний кошт, суд вважає за можливе розглянути дану справу по наявних в ній доказах.

В судовому засіданні оголошувалась перерва з 18.11.2010р. до 26.11.2010р., до 08.12.2010р., до 22.12.2010р., до 24.12.2010р. та до 28.12.2010р.

В судовому засіданні 28.12.2010р. оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення, згідно ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши надані докази, господарський суд –

ВСТАНОВИВ:

Позивач –Товариство з обмеженою відповідальністю «Покрівля та Фасад»є юридичною особою, яка зареєстрована Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 18.02.2008р., та включена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №12241020000041476 з присвоєнням ідентифікаційного коду 35739720, що підтверджується витягом зі Статуту цього товариства, свідоцтвом про державну реєстрацію та довідкою Головного управління статистики у Дніпропетровській області, копії яких наявні в матеріалах судової справи.

10.03.2010р. Державним департаментом інтелектуальної власності було зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та видано Позивачу Свідоцтво №119869 на знак для товарів і послуг, який має наступний вигляд:

Як вбачається із зображення цього знаку, воно є комбінованим і містить у своєму складі стилізоване зображення різнорівневих дахів та словосполучення «кровля и фасад», виконаного оригінальним шрифтом та розміщеного між двома хвилястими лініями.

Як вказує Позивач, зображувальна частина знака лише ілюструє смисловий зміст його словесної частини, про що зазначається у описі цього знаку, тобто малюнок дахів символічно ілюструє семантичний зміст словесної частини.

Таким чином, в основу знака Позивача покладене словесне позначення «Кровля и Фасад», яке і визначає його смисловий зміст.

Як зазначено у Свідоцтві №119869 правова охорона для використання вказаного вище знаку для товарів і послуг поширюється на 06 та 19 класи відповідно до індексів міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг (надалі –МКТП).

Так до 06 класу МКТП віднесені: звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; арматура будівельна металева; армувальні матеріали металеві будівельні; армувальні матеріали металеві для бетону; балки металеві; будівельні каркаси металеві; будівельні панелі (плити) металеві; зупинники (стопори) для воріт металеві; кільця до держаків металеві; дефлектори димарів металеві;ковпаки металеві на димарі; димарі металеві; димові труби металеві; дорожні покриття металеві; драбини металеві; драбини самостійні металеві; залізо, необроблене або частково оброблене; прутки металеві для зварювання;звичайні метали, необроблені або частково оброблені; з'єднини металеві для труб; з'єднувачі ланцюгові металеві; зливки звичайних металів; зовнішні заслони (жалюзі)) металеві; карнизи металеві; колони (стояки, стовпи) металеві до споруд і конструкцій; трубопроводи металеві до вентиляційного і кондицію вального устаткування; консолі металеві будівельні; конструкції металеві; контр рейки металеві;настили металеві; обшивка металева для конструкцій і споруд; огорожі металеві; опалубки металеві на бетон; опори (стовпи) металеві до електропередавальних ліній; каркаси металеві на оранжереї (теплиці); оранжереї (теплиці) перемісні металеві; панельні стінні обшиви металеві; поздовжні балки (частини сходів) металеві; покрівельні кутники защільнювальні металеві; покрівлі металеві; поперечки металеві; рами металеві будівельні; решітки металеві; ринви (водостічні труби) металеві; риштаки (водостічні жолоби) металеві; риштовання металеве; сталеві смуги; сталевий дріт; сталеві конструкції; сталеві опори (стовпи, стояки, щогли); сталеві пластини; сталеві плити; натягачі до сталевих стрічок (натягальні з'єднувачі); сталеві труби; сталь злегована; сталь листова; сталь листова луджена; сталь, необроблена або частково оброблена;стелини металеві; стінне личкування металеве (будівельне); стінні покриви металеві (будівельні); сходи металеві; трубопроводи металеві; частоколи металеві; черепиця металева.

До 19 класу МКТП віднесені: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; смола; бітум; неметалеві перемісні споруди; азбестові будівельні розчини; армувальні матеріали неметалеві будівельні; бітумні покриви для покрівель; будівельний камінь; в'язівні домішки для виготовляння будівельного каменю (цегли); будівельний картон (збітумуваний будівельний папір); будівельні (конструкційні) матеріали неметалеві; будівельні каркаси неметалеві; будівельні лісоматеріали; будівельні панелі неметалеві; віконниці неметалеві; віконні коробки (рами) неметалеві; вінілове личкування; вогнетривкі  неметалеві будівельні матеріали; водогінні труби неметалеві; геотекстиль; гонт (дранка покрівельна); гратчасті конструкції неметалеві; дахові крокви; дахові покриви неметалеві; дефлектори димарів неметалеві; ковпаки неметалеві на димарі; димарі неметалеві; димові труби неметалеві; в'язівні матеріали для лагодження доріг; доточки димарів неметалеві;; дренажні труби неметалеві; жалюзі неметалеві; карнизи неметалеві; картон будівельний; керамічні конструкції (споруди) неметалеві перемісні; личковання неметалеве будівельне (покриви); личкувальні будівельні матеріали; личкувальні панелі неметалеві; настили неметалеві; паркани (тини, частоколи) неметалеві; піддашки неметалеві будівельні;підлоги неметалеві; покрівельний шифер;покрівельні кутники защільнювальні неметалеві; покрівлі неметалеві; покрівлі неметалеві з вмонтованими сонячними батареями; поперечини двірні або віконні неметалеві;поперечки неметалеві;розчини будівельні; споруди (конструкції) неметалеві; стінне лічковання неметалеве будівельне; стулкові вікна неметалеві; східці (щаблі) неметалеві; сходи неметалеві; труби (канали) неметалеві до вентиляційного або повітрокондиціювального устаткування; черепиця неметалева; шалівки (планки) (дерев'яні будівельні); шифер.

Відповідно до п. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право власності на знак засвідчується свідоцтвом, а строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки.

Частина 1 ст. 159 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкт господарювання –юридична особа або громадянин –підприємець може мати комерційне найменування.

Згідно ч.2 ст. 159 Господарського кодексу України, відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має приоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.

Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу (ч. 3 ст. 159 Господарського кодексу України).

Як стверджує Позивач, словосполучення «Покрівля та Фасад»є не тільки елементом (словесною частиною) знаку для товарів і послуг, правова охорона якого підтверджена вказаним вище свідоцтвом України №119869, а використовується також як його фірмове найменування.

Так, як свідчать надані Позивачем до матеріалів судової справи копії договорів поставки продукції, інформаційно-рекламні матеріали та виставкових дипломів, Позивач дійсно використовує у своїй господарській діяльності як україномовне написання свого найменування «Покрівля та Фасад»так і його російськомовне написання «Кровля и Фасад», а також англомовне написання - oof & Faсade».

Частина 4 ст. 159 Господарського кодексу України встановлює припис, згідно з яким, у разі, якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування і торговельної марки.

Позивачем були надані до матеріалів судової справи як в оригіналах, так і засвідчених копіях друковані документи, фотоматеріали (фотографії та комп'ютерні цифрові файли), роздруківки зображень з веб-сторінок у мережі Інтернет (скрін-шотів), як от: копія рекламного буклету ПВКП «Базис», копії прайсів ПКВП «Базис»від 01.02.2010р., і від 01.03.2010р., друкарські відбитки публікацій позначень ПВКП «Базис»з періодичних видань у газеті «Рекламное поле»№11(409) від 24.03.2010р. і №12(410) від 31.03.2010р., журналі «Строительство»№5(127) за 15.03-29.03.2010р., газеті «Большая разница»№17(034) від 17.05.2010р., роздруківки видбитків скрін-шотів веб-сторінок із сайту ПВКП «Базис»- www.basiss.com, www.kif.in.ua, www.kif.inmak.com.

Ці докази свідчать про неодноразове використання іншою юридичною особою - Приватним виробничо-комерційним підприємством «Базис», яке є Відповідачем у цій судовій справі, словесного позначення «Кровля & Фасад»для діяльності, пов'язаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також про пропонування використання цього позначення, як торгової марки на товари і послуги на платні й основі на умовах франшизи.

Так, зокрема, Позивачем наданий фотознімок рекламних білбордів по вул.Шевченка у м. Дніпропетровську та на Полтавській трасі, які містять наступні зображення:

Як вказує Відповідач –Приватне виробничо-комерційне підприємство «Базис», він дійсно використовує у своїй діяльності знак для товарів і послуг, який складається з графічної частини у вигляді усміхненого обличчя прямокутної форми з руками і ногами (стилізований лист покрівлі –профнастилу) та словесного позначення «Кровля & Фасад»,  який має наступний вигляд:

тн

КРОВЛЯ&ФАСАД

Як вказує Відповідач, виключні права на цей знак належить засновнику Приватного виробничо-комерційного підприємства «Базис»Ільченку Станіславу Васильовичу, що підтверджується свідоцтвом України №87569, яке зареєстроване 11.02.2008 року у Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів та послуг - для послуг 35 класу МКТП, та передані Відповідачу за договором про передачу прав на використання торговельної марки від 12.02.2008 р.

Як зазначено в наданій Відповідачем копії свідоцтва України на знак для товарів і послуг №87569, правова охорона для використання цього знаку для товарів і послуг поширюється на 35 клас відповідно до індексів МКТП, а саме: вивчання ринку; демонстрування товарів; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; оновлювання; коригування та упорядкування інформації комп'ютерних баз даних; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження зразків; сприяння продажеві (посередництво).

Як вбачається із свідоцтва України на знак для товарів і послуг №87569, зображення цього знаку є комбінованим і містить у своєму складі стилізоване (у вигляді прямокутника) зображення усміхненого обличчя з руками й ногами та слів «кровля», «фасад», виконаних стандартним шрифтом і з'єднаних між собою амперсантом «&», тобто складається із двох невід'ємних частин –зображувальної та словесної. При цьому словесною частиною позначення є відображене стандартними знаками словосполучення «Кровля & Фасад». Як зазначено в опису цього знаку, під зображенням розташовані логотипи слів «кровля»та «фасад», що гарно пояснює призначення профільного листа настилу. Таким чином, словесна частина комбінованого знака Відповідача лише пояснює смисловий зміст (призначення зображеного профільного листа настилу) зображувальної частини цього знака.

Представники Відповідача заперечували на визнанні належними доказами надані Позивачем документальні та фотографічні матеріали, на яких зображено використання Відповідачем словосполучення «Кровля & Фасад», посилаючись на недоведеність джерел їх отримання та відсутність доказів про їх виготовлення безпосередньо Відповідачем. Проте суд вважає такі заперечення непереконливими, оскільки метою виготовлення зазначених матеріалів насамперед є розповсюдження інформації про особу та господарську діяльність Відповідача, у чому зацікавлений насамперед Відповідач, а не будь-які інші особи.

Водночас представники Відповідача визнали той факт, що це підприємство дійсно здійснює надання послуг з постачання товарів для покрівлі та облаштування фасадів будівель та споруд інших виробників та використовує при цьому вказаний вище знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №87569.

На підтвердження Відповідачем майнових прав Позивача, останнім було надано до матеріалів судової справи дослідження № 148/m від 07.06.2010 року об'єктів права інтелектуальної власності, яке було проведено на замовлення Позивача напередодні звернення до господарського суду із цим позовом фахівцем Гладченком В.О., який має вищий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з питань права та інтелектуальної власності. За результатами цього Дослідження було встановлено, що: 1) найменування «Покрівля та Фасад»є об'єктом права інтелектуальної власності і об'єктом охорони промислової власності; 2) за графічними, фонетичними і семантичними ознаками словесне позначення «Кровля & Фасад»і комерційне найменування «покрівля та Фасад»є схожими настільки, що їх можна сплутати; 3) позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №387569, рівно як і схожі з ним позначення, що їх використовує у цивільному обороті та господарському обігу ПВКП «Базис»щодо товарів, для яких правова охорона надана позначенню за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №119869, використовуються; 4) подальше використання позначень, словесною частиною яких є словосполучення «Кровля & Фасад», може призвести до їх змішування із комерційним найменуванням «Покрівля та Фасад»і позначенням за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №119869.

Відповідач вказує на те, що вказане вище Дослідження не є висновком судового експерта та на його думку є упередженим і необ'єктивним, а відтак не може вважатися належним доказом у цій справі.

Перевіривши доводи Відповідача, суд доходить висновку, що дійсно вказане вище Дослідження складене зацікавленою особою, оскільки Гладченко В.О. є представником Позивача у цій справі, а відтак не може бути прийняте у якості належного доказу у цій справі, як самостійного (окремого) документу.

Водночас, як вбачається зі змісту вказаного вище Дослідження, його висновки щодо поставлених питань, які були покладені в основу позовних вимог Позивача, ґрунтуються на дослідженнях певних фактів із подальшим їх правовим аналізом, тобто покликані на те, щоб із використанням наукових методів дослідження довести існування певних явищ та надати їм відповідну правову оцінку. Такий спосіб обґрунтування Позивачем своїх позовних вимог не заборонений процесуальним законодавством, оскільки фактично є певною точкою зору (правовою позицією) Позивача щодо певних фактів.

Отже, проведене на замовлення Позивача вищевказане дослідження не позбавляє доказової сили як окремих доказів, що були предметом цього дослідження, так і решти наявних у справі доказів, які можуть самостійно та/або у їх сукупності свідчити про певні факти, та не створює перешкод для суду у перевірці сукупності наданих до матеріалів судової справи доказів і встановленні за допомогою цих доказів певних фактів із наданням цим фактам самостійної правової оцінки без призначення судової експертизи.

Так дослідивши сукупність вищенаведених доказів суд доходить висновку щодо наступного.

Щодо ступеня змішування словосполучень «Кровля та Фасад», яке використовує Позивач, та словосполучень «Кровля & Фасад», яке використовує Відповідач, з точки зору пересічного споживача за графічним зображенням, фонетичним звучанням і семантичними (смисловими) ознаками ці два словосполучення є такими, що їх можна сплутати.

При цьому, як вбачається із доданих до матеріалів справи доказів, Відповідач дуже часто розташовує словесну частину комбінованого знака за свідоцтвом України №87569 у різних місцях (сторонах) від його зображувальної частини, чим допускає порушення сполучення словесного та зображувального елементів свого знаку.

З точки зору пересічного споживача вищевказані рекламні матеріали Відповідача, які містять, зокрема, такі тексти як: профнастіл стіновий, кровельний та для парканів оцинкований та пофарбований, паркани, огорожі, сітка, металочерепиця, сендвич-панелі, все для кровлі, ангари, битовкі БМЗ, металоконструкції, а також прокатне та згинальне обладнання - сприймаються як пропозиція до продажу певних будівельних матеріалів, серед яких, зокрема, вказані вироби для покрівлі та для лицювання стін і фасадів із металовиробів та неметалеві, які віднесені до 06 та 19 класів МКТП.

Таким чином, словесні частини обох зазначених знаків асоціюються в цілому між собою, незважаючи на окрему різницю елементів, тобто є схожими між собою, і, оскільки, як встановлено вище, словесне позначення «Кровля & Фасад»дуже часто використовується Відповідачем окремо від його зображувальної частини або із розташуванням в місцях, які не відповідають зовнішньому вигляду знаку за свідоцтвом України №87569, їх слід визнати такими, що можуть бути сплутані між собою споживачами на одному і тому ж ринку товарів, зокрема у 06 та 19 класах МКТП.

На підтвердження своїх заперечень на позов щодо загальновживаності термінів «кровля»і «Фасад»в сфері будівництва Відповідач надав до матеріалів судової справи роздруківки з мереж Інтернет, які свідчать що використання словосполучень «покрівля та фасад», «Покрівля. Фасад», іншими особами, зокрема: у м. Вінниця та  у м. Харкові.

В обґрунтування своїх заперечень на позов Відповідач також надав суду лист Державного підприємства «Український інститут промислової власності»від 28.10.2010р. за №2768/01 про надання роз'яснень на лист Відповідача за №09/09-1 від 09.09.2010р., у якому вказано, що обидва свідоцтва України №87569 та №119869 видані відповідно до Закону.

При цьому Відповідач звертає увагу на те, що Державне підприємство «Український інститут промислової власності»підтвердило той факт, що словесні сполучення «кровля»и «фасад»є загальновживаними термінами в будівництві і включені до вищевказаних знаків як елементи, що не охороняються відповідно до абзацу восьмого пункту 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Водночас Відповідач не звертає увагу на те, що Державне підприємство «Український інститут промислової власності»вказує у цьому листі, що, згідно із ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику, зокрема, право використовувати знак та виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Отже, обсяг правової охорони, що визначається відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», за свідоцтвами №87569 та №119869 є різним, оскільки різними за формою є зображення знаків і переліків товарів і послуг (послуги 35 класу МКТП за свідоцтвом №87569 і товари 06 і 19 класів МКТП за свідоцтвом №119869).

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак вважається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, застосування торговельної марки на товарах при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг визнається використанням торговельної марки у сфері господарювання.

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин суд доходить висновку, що:

-          Позивач використовує своє найменування «Кровля та Фасад», як комерційне (фірмове) найменування, та використовує належний йому знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №119869, до складу якого включено словосполучення «Кровля та Фасад», у цивільному обігу та своїй господарській діяльності, пов'язаній із виробництвом, постачанням та продажем товарів 06 та 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг;

-          Відповідач використовує за договором про передачу прав на використання торговельної марки від 12.02.2008р. знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №87569, до складу якого включено словосполучення «Кровля & Фасад», у цивільному обігу та своїй господарській діяльності, пов'язаній із наданням послуг, які встановлені 35 класом Міжнародної класифікації товарів і послуг з товарами;

-          водночас Відповідач використовує за договором про передачу прав на використання торговельної марки від 12.02.2008р. знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №87569, до складу якого включено словосполучення «Кровля & Фасад», у цивільному обігу та своїй господарській діяльності, пов'язаній із товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг;

-          використання Відповідачем словесного позначення «Кровля & Фасад»є тотожнім за смисловим змістом та схожим до ступеню змішування за написанням із російськомовним словосполученням «Кровля и Фасад»та українськомовним словосполученням «Покрівля та Фасад», які використовуються Позивачем як його комерційне (фірмове) найменування та є складовою частиною знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України №119869;

-          використання Відповідачем словесного позначення «Кровля & Фасад»для діяльності, пов'язаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг може ввести споживачів в оману щодо дійсного виробника і постачальника споріднених товарів, що відносяться до цих класів, фірмовим (комерційним) найменуванням якого є «Покрівля та Фасад»та який використовує у своїй діяльності торговельну марку, складовою частиною комбінованого позначення якої є російськомовне словосполучення «Кровля и Фасад», яким є Позивач.

-          використання Відповідачем словесного позначення «Кровля & Фасад»для діяльності, пов'язаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг є неправомірним використанням, оскільки порушує права іншої особи –Позивача, який також здійснює діяльність, пов'язану з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг із використанням знаку для товарів і послуг, який охороняється свідоцтвом України №119869, складовою частиною якого є словосполучення «Кровля и Фасад»

Відповідно до ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно ч. 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншими законом.

Стаття 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»встановлює, що свідоцтво надає його власнику, зокрема, право використовувати знак та виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Посилання Відповідача на те, що наданим ним до матеріалів справи доказами підтверджуються факти широкого використання як окремих слів «Покрівля»та «фасад», так і словосполучення «покрівля та фасад»у господарській діяльності іншими суб'єктами, не звільняє Відповідача від обов'язку припинити таке використання на вимогу Позивача, у діяльності пов'язаній з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, оскільки саме Позивачу належить виключне прав забороняти таке використання і він вільний на власний розсуд визначатись із необхідністю захисту такого свого права по відношенню до конкретних осіб.

На підставі викладеного, з урахуванням встановлених обставин, які свідчать про неправомірне використання Відповідачем словесного позначення «Кровля & Фасад»для діяльності, пов'язаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких правова охорона надана позначенню із тотожною за смисловим змістом словесною частиною за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №119869, позовні вимог Позивача до Відповідача про захист належних йому прав інтелектуальної власності шляхом спонукання Відповідача до припинення таких дій –є законними та обґрунтованими, тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати у справі покласти на Відповідача, згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 4, 15, 32-34, 36, 43-45, 49, 82-85, 115-117 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Зобов'язати Приватне виробничо-комерційне підприємство «Базис»припинити використання словесного позначення «Кровля & Фасад»для діяльності, пов'язаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких правова охорона надана позначенню, із тотожною за смисловим змістом, словесною частиною, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №119869.

Стягнути з Приватного виробничо-комерційного підприємства «Базис»на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Покрівля та Фасад»суму 85 грн. витрат на державне мито, 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня складення його повного тексту і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Суддя

 І.М. Подобєд

Повне рішення складено -10.01.2011р.