Постанова

від 16.03.2011 по справі 9/304-10

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕ ЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2011 року Спра ва № 9/304-10

Дніпропетровський апе ляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий - суддя Голяшкін О.В. (доповідач ),

судді - Мороз В.Ф., Науменк о І.М.,

секретар судового засідан ня - Колесник Д.А.,

за участю представ ників сторін:

від позивача - Гладченко В .О. довіреність від 21 жовтня 2010 р оку б/н; Соколенко Є.В. директо р;

від відповідача - Аврамен ко В.В., довіреність від 15 листо пада 2010 року б/н; Шестіріков В.В , довіреність від 15 листопада 2010 року б/н;

розглянув у відкритому с удовому засіданні апеляційн у скаргу Приватного вироб ничо-комерційного підприємс тва “Базис”, м.Дніпропетровс ьк

на рішення господарського суду Дніпропетровської обла сті від 28 грудня 2010 року у справі №9/304-10

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Покрівля та фасад”, м.Дніпро петровськ

до Приватного виробнич о-комерційного підприємства “Базис”, м.Дніпропетровськ

про захист прав інтелек туальної власності, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарсько го суду Дніпропетровської об ласті від 28 грудня 2010 року у спр аві № 9/304-10 (суддя Подобєд І.М.) зад оволено позов ТОВ “Покрівля та фасад”; зобов' язано відп овідача - ПВКП “Базис” припи нити використання словесног о позначення “Кровля & Фасад” для діяльності, пов' язаної з товарами, що відносяться до 06 і 19 класів Міжнародної класи фікації товарів і послуг, для яких правова охорона надана позначенню, із тотожною за см исловим змістом, словесною ч астиною, за свідоцтвом Украї ни на знак для товарів і послу г №119869; стягнуто з відповідача на користь позивача 85 грн. вит рат на державне мито та 236 грн. в итрат на інформаційно-техніч не забезпечення судового про цесу.

При винесенні рішення госп одарський суд виходив із неп равомірного використання ві дповідачем словесного позна чення “Кровля & Фасад” для дія льності, пов' язаної з товар ами, що відносяться до 06 і 19 кла сів Міжнародної класифікаці ї товарів і послуг, чим поруше ні права позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтв ом України №119869.

Не погодившись із вказаним рішенням, відповідач - ПВКП “Базис”, звернувся до апеляц ійного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, п осилаючись на порушення судо м норм матеріального та проц есуального права, невідповід ність викладених в рішенні в исновків обставинам справи, просить рішення скасувати та прийняти нове, яким у позові в ідмовити.

В апеляційній скарзі відпо відач зазначає, що використо вуване ним позначення “Кровл я & Фасад” не є знаком позивача , а тільки схоже на елемент йог о торгової марки, який не воло діє розрізняльною здатністю та не є охороноздатним. Також відповідач вказує, що він не в еде діяльності, пов' язаної з товарами 06 та 19 класів МКТП, а його діяльність охоплюється послугами 35 класу МКТП. Зазна чає про використання ним сло весного позначення “Кровля & Фасад” як складової частини знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №87569, що не є викори станням знаку, права на який н алежать позивачу; зображення знаків, права на використанн я яких належить позивачу та в ідповідачу, принципово відрі зняються. З посиланням на лис т ДП “Український інститут п ромислової власності” вказу є, що словесні позначення “кр овля” та “фасад” не є оригіна льними, а є загальновживаним и термінами у будівництві. Кр ім того, зазначає, що судом не було надано оцінки доводам в ідповідача щодо відмінності комерційних найменувань сто рін, що вказує на відсутність порушення прав позивача на к омерційне найменування.

Позивач - ТОВ “Покрівля та фасад”, у поданому відзиві пр оти апеляційної скарги запер ечує, просить залишити її без задоволення, а рішення госпо дарського суду - без змін.

В порядку ст.77 ГПК України, у зв' язку з неявкою в судове з асідання відповідача, розгля д справи відкладався з 16 лютог о 2011 року до 02 березня 2011 року, у с удовому засіданні оголошува лась перерва з 02 березня 2011 рок у до 16 березня 2011 року.

Вислухавши пояснення пред ставників сторін, вивчивши м атеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, к олегія суддів вважає, що апел яційна скарга задоволенню не підлягає.

Як вбачається із матеріалі в справи, позивач - ТОВ “Покр івля та фасад” є юридичною ос обою, зареєстровано виконком ом Дніпропетровської місько ї ради 18 лютого 2008 року та включ ено до Єдиного державного ре єстру юридичних осіб та фізи чних осіб-підприємців за № 1224102 0000041476, ідентифікаційний код - 35 739720.

Позивач є власником свідоц тва на знак для товарів і посл уг № 119869 (дата подання заявки - 29 грудня 2008 року, дата публікац ії відомостей про видачу сві доцтва - 10 березня 2010 року) для товарів і послуг 06 та 19 класів Міжнародної класифікації то варів і послуг для реєстраці ї знаків.

Об' єктом вказаного знаку є комбіноване позначення, як е містить у своєму складі сти лізоване зображення різнорі вневих дахів та словосполуче ння “Кровля и Фасад”, виконан е оригінальним шрифтом та ро зміщене між двома хвилястими лініями.

Як зазначає позивач, зображ увальна частина знаку ілюстр ує смисловий зміст його слов есної частини, в основу знака покладене словесне позначен ня “Кровля и Фасад”, яке і визн ачає його смисловий зміст.

Згідно ч.3 ст.5 Закону України “Про охорону прав на знаки дл я товарів і послуг” право вла сності на знак засвідчується свідоцтвом.

У відповідності з ч.ч.1 - 3 ст. 159 ГК України суб' єкт господа рювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменуванн я. Відомості про комерційне н айменування суб' єкта госпо дарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядо к ведення яких встановлюєтьс я законом. Суб' єкт господар ювання, комерційне найменува ння якого було включено до ре єстру раніше, має пріоритетн е право захисту перед будь-як им іншим суб' єктом, тотожне комерційне найменування яко го включено до реєстру пізні ше. Правовій охороні підляга є як повне, так і скорочене ком ерційне найменування суб' є кта господарювання, якщо вон о фактично використовується ним у господарському обігу.

Як стверджує позивач, слово сполучення “Покрівля та Фаса д” є не тільки елементом (слов есною частиною) знаку для тов арів і послуг, правова охорон а якого підтверджена Свідоцт вом України №119869, а і його фірмо вим найменуванням. У своїй го сподарській діяльності пози вач використовує як україном овне написання свого наймену вання “Покрівля та Фасад”, та к і його російськомовне напи сання “Кровля и Фасад”, а тако ж англомовне написання - “Roof & Faсade”.

Як встановлено ч.4 ст.159 ГК Укр аїни, у разі якщо комерційне н айменування суб' єкта госпо дарювання є елементом його т орговельної марки, то здійсн юється правова охорона і ком ерційного найменування і тор говельної марки.

Отже, позивач використовує своє найменування “Кровля т а Фасад” як комерційне (фірмо ве) найменування та використ овує належний йому знак для т оварів і послуг згідно Свідо цтва України № 119869, до складу як ого включено словосполученн я “Кровля та Фасад”, у цивільн ому обігу та своїй господарс ькій діяльності, пов' язаній із виробництвом, постачання м та продажем товарів 06 та 19 кла сів відповідно до індексів М іжнародної класифікації тов арів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і п ослуг.

При цьому, до 06 класу МКТП від несені: звичайні метали та їх ні сплави; металеві будівель ні матеріали; перемісні мета леві конструкції та споруди; арматура будівельна металев а; армувальні матеріали мета леві будівельні; армувальні матеріали металеві для бетон у; балки металеві; будівельні каркаси металеві; будівельн і панелі (плити) металеві; зупи нники (стопори) для воріт мета леві; кільця до держаків мета леві; дефлектори димарів мет алеві;ковпаки металеві на ди марі; димарі металеві; димові труби металеві; дорожні покр иття металеві; драбини метал еві; драбини самостійні мета леві; залізо, необроблене або частково оброблене; прутки м еталеві для зварювання;звича йні метали, необроблені або ч астково оброблені; з' єднини металеві для труб; з' єднува чі ланцюгові металеві; зливк и звичайних металів; зовнішн і заслони (жалюзі)) металеві; к арнизи металеві; колони (стоя ки, стовпи) металеві до споруд і конструкцій; трубопроводи металеві до вентиляційного і кондицію вального устаткув ання; консолі металеві будів ельні; конструкції металеві; контр рейки металеві;настил и металеві; обшивка металева для конструкцій і споруд; ого рожі металеві; опалубки мета леві на бетон; опори (стовпи) м еталеві до електропередавал ьних ліній; каркаси металеві на оранжереї (теплиці); оранже реї (теплиці) перемісні метал еві; панельні стінні обшиви м еталеві; поздовжні балки (час тини сходів) металеві; покрів ельні кутники защільнювальн і металеві; покрівлі металев і; поперечки металеві; рами ме талеві будівельні; решітки м еталеві; ринви (водостічні тр уби) металеві; риштаки (водост ічні жолоби) металеві; риштов ання металеве; сталеві смуги ; сталевий дріт; сталеві конст рукції; сталеві опори (стовпи , стояки, щогли); сталеві пласт ини; сталеві плити; натягачі д о сталевих стрічок (натягаль ні з' єднувачі); сталеві труб и; сталь злегована; сталь лист ова; сталь листова луджена; ст аль, необроблена або частков о оброблена;стелини металеві ; стінне личкування металеве (будівельне); стінні покриви м еталеві (будівельні); сходи ме талеві; трубопроводи металев і; частоколи металеві; черепи ця металева.

До 19 класу МКТП віднесені: бу дівельні матеріали неметале ві; будівельні неметалеві жо рсткі труби; смола; бітум; неме талеві перемісні споруди; аз бестові будівельні розчини; армувальні матеріали немета леві будівельні; бітумні пок риви для покрівель; будівель ний камінь; в' язівні домішк и для виготовляння будівельн ого каменю (цегли); будівельни й картон (збітумуваний будів ельний папір); будівельні (кон струкційні) матеріали немета леві; будівельні каркаси нем еталеві; будівельні лісомате ріали; будівельні панелі нем еталеві; віконниці неметалев і; віконні коробки (рами) немет алеві; вінілове личкування; в огнетривкі неметалеві буді вельні матеріали; водогінні труби неметалеві; геотекстил ь; гонт (дранка покрівельна); г ратчасті конструкції немета леві; дахові крокви; дахові по криви неметалеві; дефлектори димарів неметалеві; ковпаки неметалеві на димарі; димарі неметалеві; димові труби нем еталеві; в' язівні матеріали для лагодження доріг; доточк и димарів неметалеві;; дренаж ні труби неметалеві; жалюзі н еметалеві; карнизи неметалев і; картон будівельний; керамі чні конструкції (споруди) нем еталеві перемісні; личкованн я неметалеве будівельне (пок риви); личкувальні будівельн і матеріали; личкувальні пан елі неметалеві; настили неме талеві; паркани (тини, частоко ли) неметалеві; піддашки неме талеві будівельні;підлоги не металеві; покрівельний шифер ;покрівельні кутники защільн ювальні неметалеві; покрівлі неметалеві; покрівлі немета леві з вмонтованими сонячним и батареями; поперечини двір ні або віконні неметалеві; по перечки неметалеві;розчини б удівельні; споруди (конструк ції) неметалеві; стінне лічко вання неметалеве будівельне ; стулкові вікна неметалеві; с хідці (щаблі) неметалеві; сход и неметалеві; труби (канали) не металеві до вентиляційного а бо повітрокондиціювального устаткування; черепиця неме талева; шалівки (планки) (дерев ' яні будівельні); шифер.

Матеріалами справи підтве рджується факт неодноразово го використання відповідаче м ПВКП “Базис” у своїй діяльн ості словесного позначення “ Кровля & Фасад”.

Відповідач при цьому зазна чає про наявність у нього пра в на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом № 87569 (зареєстров ане 11 лютого 2008 року), переданих йому засновником підприємст ва ОСОБА_1 за договором пр о передачу прав на використа ння торговельної марки від 12 л ютого 2008 року. Вказаний знак ск ладається з графічної частин и у вигляді усміхненого обли ччя прямокутної форми з рука ми і ногами (стилізований лис т покрівлі - профнастилу) та словесного позначення “Кров ля & Фасад”.

Відповідно до свідоцтва Ук раїни на знак для товарів і по слуг № 87569 правова охорона для в икористання цього знаку для товарів і послуг поширюється на 35 клас МКТП, а саме: вивчення ринку; демонстрування товар ів; ділове інформування; діло ве оцінювання; ділові довідк и; досліджування ринкове; еко номічне прогнозування; оновл ювання; коригування та упоря дкування інформації комп' ю терних баз даних; послуги пос тачання для інших (закуповув ання товарів та надавання по стачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування; реклам ування через комп' ютерну ме режу; розповсюдження зразків ; сприяння продажеві (посеред ництво).

Проте, рекламні матеріали в ідповідача містять, зокрема, такі тексти як: профнастил ст іновий, кровельний та для пар канів оцинкований та пофарбо ваний, паркани, огорожі, сітка , металочерепиця, сендвич-пан елі, все для кровлі, ангари, би товки БМЗ, металоконструкції , а також прокатне та згинальн е обладнання, що сприймаєтьс я як пропозиція до продажу пе вних будівельних матеріалів , серед яких, зокрема, вказані вироби для покрівлі та для ли цювання стін і фасадів із мет аловиробів та неметалеві, як і віднесені до 06 та 19 класів МКТ П.

При цьому порівняння слово сполучення “Кровля та Фасад” , яке використовує позивач, та словосполучення “Кровля & Фа сад”, яке використовує відпо відач, свідчить про те, що вони за графічним зображенням, фо нетичним звучанням і семанти чними (смисловими) ознаками є такими, що їх можна сплутати.

Таким чином, словесні части ни обох зазначених знаків ас оціюються в цілому між собою , незважаючи на окрему різниц ю елементів, тобто є схожими, а відповідач словесне позначе ння “Кровля & Фасад” дуже част о використовує окремо від йо го зображувальної частини аб о в інших варіантах, які не від повідають зовнішньому вигля ду знаку за свідоцтвом Украї ни № 87569, а тому знаки позивача т а відповідача є такими, що мож уть бути сплутані між собою с поживачами на одному і тому ж ринку товарів та послуг, зокр ема у 06 та 19 класах МКТП.

Використання відповідачем словесного позначення “Кров ля & Фасад” є тотожнім за смисл овим змістом та схожим до сту пеню змішування за написання м із російськомовним словосп олученням “Кровля и Фасад” т а українськомовним словоспо лученням “Покрівля та Фасад” , які використовуються позив ачем як його комерційне (фірм ове) найменування та є складо вою частиною знаку для товар ів і послуг за Свідоцтвом Укр аїни № 119869.

Відповідно до ч.4 ст.5 Закону У країни “Про охорону прав на з наки для товарів та послуг” о бсяг правової охорони, що над ається, визначається зображе нням знака та переліком това рів і послуг, внесеними до Реє стру, і засвідчується свідоц твом з наведеними у ньому коп ією внесеного до Реєстру зоб раження знака та переліком т оварів і послуг.

Отже, обсяги правової охоро ни за свідоцтвами №87569 та №119869 є р ізними, оскільки відрізняють ся за формами зображення зна ків та індексами МКТП (35 клас М КТП за свідоцтвом №87569 та 06 і 19 кл аси за свідоцтвом №119869).

Згідно ч.4 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки дл я товарів та послуг” знак виз нається використаним, якщо й ого застосовано у формі заре єстрованого знака, а також у ф ормі, що відрізняється від за реєстрованого знака лише окр емими елементами, якщо це не з мінює в цілому відмітності з нака.

Використання відповідачем словесного позначення “Кров ля & Фасад” для діяльності, пов ' язаної з товарами, що відно сяться до 06 і 19 класів Міжнарод ної класифікації товарів і п ослуг, може ввести споживачі в в оману щодо дійсного вироб ника і постачальника спорідн ених товарів, що відносяться до цих класів, зокрема, позива ча, фірмовим (комерційним) най менуванням якого є “Покрівля та Фасад”, та який використов ує у своїй діяльності торгов ельну марку, складовою части ною комбінованого позначенн я якої є російськомовне слов осполучення “Кровля и Фасад” .

За вказаними обставинами с удова колегія вважає вірним висновок господарського суд у про те, що використання відп овідачем ПВКП “Базис” словес ного позначення “Кровля & Фас ад” для діяльності, пов' яза ної з товарами, що відносятьс я до 06 і 19 класів Міжнародної кл асифікації товарів і послуг, є неправомірним використанн ям, оскільки порушує права по зивача, який також здійснює д іяльність, пов' язану з това рами, що відносяться до 06 і 19 кл асів МКТП із використанням з наку для товарів і послуг, яки й охороняється свідоцтвом Ук раїни №119869, складовою частиною якого є словосполучення “Кр овля и Фасад”.

Як встановлено ч.2 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” , свідоцтво надає його власни ку виключне право використов увати знак та інші права, визн ачені цим Законом.

Відповідно до ч.1 ст.424 ЦК Укра їни майновими правами інтеле ктуальної власності є: право на використання об' єкта пр ава інтелектуальної власнос ті; виключне право дозволяти використання об' єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанн ю об' єкта права інтелектуал ьної власності, в тому числі з абороняти таке використання ; інші майнові права інтелект уальної власності, встановле ні законом.

Згідно ч.3 ст.426 ЦК України вик ористання об' єкта права інт електуальної власності іншо ю особою здійснюється з дозв олу особи, яка має виключне пр аво дозволяти використання о б' єкта права інтелектуальн ої власності, крім випадків п равомірного використання бе з такого дозволу, передбачен их цим Кодексом та іншими зак оном.

Як встановлено ч.5 ст.16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” , свідоцтво на знак надає його власнику виключне право заб ороняти іншим особам викорис товувати зареєстрований зна к або позначення, схоже із зар еєстрованим знаком настільк и, що його можна сплутати, стос овно наведених у свідоцтві т оварів та послуг.

Згідно ст.20 Закону України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” будь-яке по сягання на права власника св ідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вч инення без згоди власника св ідоцтва дій, що потребують йо го згоди, та готування до вчин ення таких дій, вважається по рушенням прав власника свідо цтва, що тягне за собою відпов ідальність згідно з чинним з аконодавством. На вимогу вла сника свідоцтва таке порушен ня повинно бути припинено.

З урахуванням вищевказани х обставин справи та положен ь закону господарським судом обґрунтовано задоволено поз овні вимоги ТОВ “Покрівля та фасад” щодо спонукання відп овідача ПВКП “Базис” припини ти неправомірне використанн я словесного позначення “Кро вля & Фасад” для діяльності, по в' язаної з товарами, що відн осяться до 06 і 19 класів Міжнаро дної класифікації товарів і послуг, для яких правова охор она надана позначенню із тот ожною за смисловим змістом с ловесною частиною за свідоцт вом України на знак для товар ів і послуг №119869.

Доводи, викладені відповід ачем в апеляційній скарзі, зб ігаються з доводами, наведен ими ним у відзиві на позовну з аяву, та не спростовують висн овків господарського суду, п окладених в обґрунтування рі шення, і судовою колегією від хиляються як безпідставні.

Що стосується поданого від повідачем при перегляді спра ви в апеляційному порядку кл опотання про приєднання до с прави додаткових документів та твердження відповідача п ро наявність у нього права по переднього користування поз наченням “Кровля & Фасад”, суд ова колегія вважає за необхі дне зазначити наступне.

Надані відповідачем додат кові докази не є належними та допустимими щодо підтвердже ння факту попереднього викор истання знаку.

Крім цього, як встановлено ч .1 ст.101 ГПК України, у процесі пе регляду справи апеляційний г осподарський суд за наявними у справі і додатково поданим и доказами повторно розгляда є справу. Додаткові докази пр иймаються судом, якщо заявни к обґрунтував неможливість ї х подання суду першої інстан ції з причин, що не залежали ві д нього.

Статтею 33 ГПК України визна чено правила розподілу тягар я доказування, згідно з якими кожна сторона повинна довес ти ті обставини, на які вона по силається як на підставу сво їх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та інши ми учасниками судового проце су. Отже, кожна сторона повинн а самостійно визначати предм ет доказування, тобто коло фа ктів матеріально-правового з начення, необхідних для вирі шення справи по суті. На склад цих фактів вказує норма мате ріального права, яка визнача є права і обов' язки сторін у конкретній справі. Відповід ач має добросовісно відповід но до вимог ст.22 ГПК України ко ристуватися належними йому п роцесуальними правами у проц есі доказування, а отже самос тійно визначати та подавати необхідні докази для обґрунт ування своїх заперечень. Від повідно до вимог ст.4-3 ГПК Укра їни судочинство у господарсь ких судах здійснюється на за садах змагальності; сторони та інші особи, які беруть учас ть у справі, обґрунтовують св ої вимоги і заперечення пода ними суду доказами.

Обґрунтовуючи клопотання про залучення до матеріалів справи нових доказів відпові дач зазначає, що вони були отр имані ним після винесення рі шення судом першої інстанції та після попереднього засід ання суду апеляційної інстан ції.

Проте, достатньо переконли вих доводів про неможливість витребування та подання так их документів до суду першої інстанції відповідачем не н аведено. Більш того, при розгл яді справи судом першої інст анції відповідач свої запере чення проти позовних вимог п оложеннями ст.500 ЦК України що до наявності у нього права по переднього користування на з нак для товарів і послуг не об ґрунтовував і до предмету до казування у даній справі вка зані обставини не входили.

На підставі зазначеного на дані відповідачем додаткові документи, з урахуванням пол ожень ч.1 ст.101 ГПК України, не мо жуть бути прийняті як докази у справі, а додаткові доводи т а заперечення проти позовних вимог підлягають відхиленню .

З урахуванням вищевикладе ного судова колегія вважає, щ о господарським судом повно, всебічно і об' єктивно розг лянуті всі обставини справи в їх сукупності та їм надана н алежна правова оцінка, рішен ня господарського суду повні стю відповідає вимогам закон одавства і підлягає залишенн ю без змін.

Керуючись ст.ст.103,105 ГПК Украї ни, апеляційний господарськи й суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарсько го суду Дніпропетровської об ласті від 28 грудня 2010 року у спр аві № 9/304-10 залишити без змін, а а пеляційну скаргу Приватного виробничо-комерційного підп риємства “Базис” - без задов олення.

Головуючий О.В.Голяшкін

Судді В.Ф.Мороз

І.М.Наумен ко