Ухвала

від 05.05.2011 по справі 33/82-09-3199

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33/82-09-3199

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

про призначення судової експертизи та зупинення

апеляційного провадження

"05" травня 2011 р. Справа № 33/82-09-3199

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Мишкіної М.А.

                    суддів Сидоренка М.В.

                                Будішевської Л.О.

(Склад судової колегії змінений розпорядженнями голови суду № 259 від 01.09.2010р. та  № 177 від 03.03.2011р.)

при секретарі судового засідання Романів О.В.

за участю представників сторін:

від позивача —Рибак О.Г. –по довіреності;

від відповідачів:  

1.          Товариства з обмеженою відповідальністю „Ланжерон І К” —Тарнакоп В.І. –по довіреності;

2.          Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України —не з'явився

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Науково-виробничого підприємство „НИВА” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

на рішення господарського суду Одеської області від 14 червня 2010р.

у справі № 33/82-09-3199

за позовом  Науково-виробничого підприємство „НИВА” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

до відповідачів:

1.          Товариства з обмеженою відповідальністю „Ланжерон І К”

2.   Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

про  визнання свідоцтва України на знак товарів і послуг недійсним та усунення порушень у здійсненні права інтелектуальної власності

Встановив:

У травні 2009р. Науково-виробниче підприємство „НИВА” у вигляді товариства з

обмеженою відповідальністю (надалі –позивач, НВП) звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ланжерон І К” (надалі –відповідач 1, ТОВ) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі –відповідач 2) про визнання недійсним частково свідоцтва України №92073 від 26.05.2008р., а саме: словесне позначення „БИЧА КРОВ” відповідача ТОВ „Ланжерон І К”, зобов'язання відповідача 2 здійснити публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність” про визнання недійсним частково Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №92073 від 26.05.2008р., а саме: словесне позначення „БИЧА КРОВ”, заборонити відповідачу 1 використовувати позначення „БИЧА КРОВ”, а також етикетку та контретикетку з позначенням „БИЧА КРОВ” при маркуванні своєї продукції, та випуску цієї алкогольної продукції в господарський обіг, зобов'язати відповідача 2 відновити становище, яке існувало до порушення права, для чого знищити виготовлені зображення позначення „БИЧА КРОВ” та усунути їх з будь-яких об'єктів, що знаходяться у власності або користуванні ТОВ „Ланжерон І К”.

          Ухвалою від 24.06.2009р. призначено по справі №33/82-09-3199 експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. До отримання висновку експертної устави провадження у справі зупинено.

          Ухвалою господарського суду Одеської області від 06.04.2010р. провадження у справі, у зв'язку з одержанням висновку судової експертизи №564 від 14.03.2010р., поновлено та призначено справу до розгляду.

Заявою від 11.05.2010р. НВП „НИВА” у вигляді ТОВ уточнив позовні вимоги та виклав їх в наступній редакції: визнати, що позначення „Бича Кров „Ланжерон І К”  в відношенні товару за класом 33 МКТП не має розрізняльної здатності, та не набуло такої внаслідок її використання станом на 16.11.2006року; скасувати рішення про реєстрацію знаку за заявкою №т200618017 та визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів та послуг №92073 повністю; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки здійснити публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність” про визнання свідоцтва №92073 недійсним повністю; заборонити ТОВ „Ланжерон І К” використовувати позначення „Бича Кров „Ланжерон І К”, а також етикетку і контретикетку з позначенням „Бича Кров „Ланжерон І К” при маркуванні своєї продукції, та випуску цієї алкогольної продукції в господарський обіг; зобов'язати ТОВ  „Ланжерон І К” відновити становище, яке існувало до порушення права, для чого знищити виготовлені зображення позначення „Бича Кров „Ланжерон І К” та усунути їх з будь-яких об'єктів, що знаходяться у власності або користуванні ТОВ „Ланжерон І К”.

Рішенням господарського суду Одеської області від 14.06.2010р. (суддя Мазур Д.Т.)у

задоволенні позовних вимог Науково-виробничого підприємства „НИВА” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ланжерон І К” та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України  відмовлено у повному обсязі.

          Не погодившись з рішенням суду НВП „Нива” у вигляді ТОВ подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду Одеської області по справі №33/82-09-3199 від 14.06.2010р. і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги НВП „Нива” у вигляді ТОВ до ТОВ „Ланжерон І К” та призначити додаткову експертизу, проведення якої доручити Академії правових наук України Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності, посилаючись на порушення і неправильне застосування норм матеріального та процесуального права: суд першої інстанції помилково послався на висновок експертизи №564 від 14.03.2010р., адже виходячи з п.2 цього висновку суд повинен був задовольнити позов частково відносно вимог позивача за п.4 та п.5 позовних вимог і заборонити ТОВ „Ланжерон І К” використовувати позначення „Бича кров „Ланжерон І К”, також етикетку і контретикетку з позначенням „Бича кров „Ланжерон І К” при маркуванні своєї продукції, та випуску цієї алкогольної продукції та зобов'язати ТОВ „Ланжерон І К” відновити становище, яке існувало до порушення права, для чого знищити виготовлені зображення позначення „Бича Кров” та усунути їх з будь-яких об'єктів, що знаходяться у власності або користуванні ТОВ „Ланжерон І К”; судом першої інстанції  не досліджувалась заявка відповідача, яка була подана на реєстрацію в Державний Департамент інтелектуальної власності; позивачем були надані клопотання про призначення додаткової експертизи, але вони були безпідставно відхилені.

06.09.2010р. до Одеського апеляційного господарського суду надійшло клопотання Науково-виробничого підприємства „НИВА” у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю про надання питань для проведення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі № 33/82-09-3199. Як вважає скаржник, 14.03.2010р.  Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності був зроблений висновок № 564 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповіді якого не відповідають суті позову та суперечать матеріалам справи, викликають сумніви в його правильності.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 09.09.2010р. було призначено у справі № 33/82-09-3199 повторну судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково –дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (03680 м.Київ-150, вул. Боженко,11) у складі інших судових експертів.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 03.03.2011р.апеляційне провадження поновлено у зв'язку з одержанням висновку № 670 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 18.02.2011р.

У судовому засіданні апеляційного господарського суду представник НВП „Нива” ТОВ заявив клопотання про призначення у справі № 33/82-09-3199 додаткової судової експертизи з підстав недостатньої ясності висновку судових експертів; а саме:

- суперечності висновків, викладених у пунктах 3 та 4 висновку експертизи, оскільки одночасно вказано про ймовірність сплутування товарів двох споживачів та неможливість введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, у зв'язку з наявністю позначення „Бича Кров” на етикетці та контретикетці ТОВ „Ланжерон І К”;

- нез'ясування, яке положення в зображенні зареєстрованого знаку за Свідоцтвом на знаки для товарів та послуг № 92073 від 26.05.2008 р., власником якого є ТОВ „Ланжерон І К”, займають слова „Бича Кров”- домінуюче чи недомінуюче (в контексті можливості внесення позначення „Бича Кров” в знак для товарів за Свідоцтвом № 92073 від 26.05.2008р.)

Представник ТОВ „Ланжерон І К” проти призначення додаткової експертизи заперечує.

Розглянувши заявлене клопотання, колегія суддів погоджується з його обґрунтуванням, наведеним в письмовому клопотанні (вх. №1596 від 05.05.2011р.) та вважає  за необхідне на підставі ст.ст. 41,42 ГПК України призначити у справі № 33/82-09-3199 додаткову судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності за запропонованим позивачем колом питань з викладенням в уточненій редакції.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити додаткову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. При цьому апеляційне провадження у справі слід зупинити до отримання експертного висновку.

Керуючись ч. 2 ст. 79, ст. ст. 41, 42, 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів, -

Ухвалила:

1. Призначити у справі № 33/82-09-3199 додаткову судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково –дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (03680 м.Київ-150, вул. Боженко,11) у тому ж складі судових експертів.

2. На вирішення судових експертів поставити наступні питання:

          а) Яке положення (домінуюче чи недомінуюче) в зображенні зареєстрованого знаку згідно Свідоцтва на знаки для товарів та послуг № 92073 від 26.05.2008р., власником якого є ТОВ „Ланжерон І К”, займає позначення „Бича Кров”?

          б) Чи мало на момент подання ТОВ „Ланжерон І К” заявки № m 200618017 від 16.11.2006р. словесне позначення „ Бича Кров” у стандартному шрифтовому виконанні розрізняльну здатність відносно виробника продукції, коли та у зв'язку з чим така розрізняльна здатність була втрачена (могла бути втрачена)?

          в) Чи є схожими словесне позначення „Бича Кров” на етикетці та контретикетці, які використовуються ТОВ „Ланжерон І К”, із словесним позначенням „Бича Кров” на етикетці та контретикетці, які використовуються НВП „Нива” ТОВ, у вигляді, представленому на поданих на дослідження зразках, стосовно товарів 33 класу МКТП настільки, що внаслідок використання ці позначення можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?

3. Запропонувати судовим експертам додаткову судову експертизу провести з врахуванням положень ч.2 ст.42 ГПК України та вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз щодо вирішення експертами питань в порядку експертної ініціативи.

4. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Для проведення додаткової експертизи надати в розпорядження експертів матеріали справи №33/82-09-3199.

6. Покласти витрати по проведенню додаткової судової експертизи на НВП „НИВА” у вигляді ТОВ шляхом зобов'язання останнього здійснити оплату рахунку НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України за виконані роботи, у т.ч. авансову оплату, з наданням експертній установі даних про банківські реквізити НВП „НИВА” у вигляді ТОВ.

7. Зупинити апеляційне провадження у справі № 33/82-09-3199 до отримання висновку експертної установи Одеським апеляційним господарським судом.

Головуючий суддя                                                                         М.А. Мишкіна

          Суддя                                                                                                    М.В. Сидоренко  

          Суддя                                                                                          Л.О. Будішевська

+