Постанова

від 06.03.2012 по справі 33/82-09-3199

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГО СПОДАРСЬКИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2012 р. Справа № 33/82-09-3199

Одеський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого судді Мишк іної М.А.

суддів Бєля новського В.В.,

Будішевськ ої Л.О.

(Склад судової колегії змі нений розпорядженнями голов и суду №143 від 21.02.2011р., № 177 від 03.03.2011р., № 83 від 31.01.2012р.)

при секретарі судового за сідання Литовчук Г.П.

за участю представників с торін:

від позивача - ОСОБА_1 - по довіреності;

від відповідачів:

1. Товариства з обме женою відповідальністю « Ланжерон І К»- ОСОБА_2, - по довіреності;

2. Державного департам енту інтелектуальної власно сті Міністерства освіти і на уки України - не з' явися;

Розглянувши у відкритом у судовому засіданні апеляці йну скаргу Науково-виробн ичого підприємство «НИВА»у в игляді товариства з обмежено ю відповідальністю

на рішення господарсько го суду Одеської області від 14 червня 2010р.

у справі № 33/82-09-3199

за позовом Науково-ви робничого підприємство «НИВ А»у вигляді товариства з обм еженою відповідальністю

до відповідачів:

1. Товариства з обме женою відповідальністю « Ланжерон І К»

2. Державний департамент інтелектуальної власності М іністерства освіти і науки У країни

про визнання свідоцтв а України на знак товарів і по слуг недійсним та усунення п орушень у здійсненні права і нтелектуальної власності

Сторони належним чино м повідомлені про час та місц е судового засідання.

У судовому засіданн і 02.09.2010р. згідно ст. 77 ГПК України оголошено перерву до 09.09.2010р.

У судовому засіданні 06.03.2012р . згідно ст.85 ГПК України оголо шено вступну та резолютивну частину постанови.

Встановив:

У травні 2009р. Науково-ви робниче підприємство «НИВА» у вигляді товариства з обмеж еною відповідальністю (надал і - позивач, НВП) звернулось д о господарського суду Одеськ ої області з позовом до Товар иства з обмеженою відповідал ьністю «Ланжерон І К»(на далі - відповідач 1, ТОВ) та Де ржавного департаменту інтел ектуальної власності Мініст ерства освіти і науки Україн и (надалі - відповідач 2) про в изнання свідоцтва України на знак для товарів в послуг №92073 недійсним частково та поруше ння права інтелектуальної вл асності на знак для товарів т а послуг, в якому позивач прос ив визнати недійсним частков о свідоцтво України №92073 від 26.05. 2008р., а саме: словесне позначенн я «БИЧА КРОВ»відповідача ТОВ «Ланжерон І К», зобов' язати відповідача 2 - Державний де партамент інтелектуальної в ласності Міністерства освіт и і науки України здійснити п ублікацію в офіційному бюлет ені «Промислова власність»п ро визнання недійсним частко во Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №92073 від 26.0 5.2008р., а саме: словесного познач ення «БИЧА КРОВ»; заборонити ТОВ «Ланжерон І К»використо вувати позначення «БИЧА КРОВ », а також етикетку і контрети кетку з позначенням «БИЧА КР ОВ»при маркуванні своєї прод укції, та випуску цієї алкого льної продукції в господарсь кий обіг, зобов' язати ТОВ «Л анжерон І К»відновити станов ище, яке існувало до порушенн я права, для чого знищити виго товлені зображення позначен ня «БИЧА КРОВ» та усунути їх з будь-яких об' єктів, що знахо дяться у власності або корис тування ТОВ «Ланжерон І К». Пр и цьому, у позовній заяві НВП « НИВА»у вигляді ТОВ заявило к лопотання, про проведення су дової експертизи об' єктів і нтелектуальної власності.

Позовні вимоги НВП «НИВА»у вигляді ТОВ обґрунтовані ст .ст. 494-496, 499 Цивільного кодексу Ук раїни, п.п.1, 5, п.п. 1.5 ст.16, ст.ст.19-21 Зак ону України «Про охорону пра в на знаки для товарів і послу г»від 15.12.1993р. №3689-ХІІ, та мотивова ні тим, що наявність у ТОВ «Лан жерон І К»свідоцтва на знак д ля товарів і послуг №92073 від 26.05.200 8р., яке містить словесне позна чення «БИЧА КРОВ ЛАНЖЕРОН І К», порушує інтелектуальні права і охоронювані законом інтереси НВП «НИВА»у вигляд і ТОВ - власника свідоцтва У країни №21427 на знак для товарів і послуг, яке також містить сл овесне позначення «БИЧА КРОВ »

Ухвалою господарськ ого суду Одеської області ві д 29.04.2010р. порушено провадження п о справі №33/82-09-3199 та прийнято поз овну заяву до розгляду.

Ухвалою господарського с уду Одеської області від 24.06.2009р . призначено по справі №33/82-09-3199 ек спертизу об' єктів інтелект уальної власності.

Заявою від 11.05.2010р. НВП «НИВА»у вигляді ТОВ уточнило по зовні вимоги та виклало їх в н аступній редакції: «1. Визнати , що позначення «Бича кров Лан жерон і К»у відношенні товар у за класом 33 МКТП не має розрі зняльної здатності, та не наб уло такої внаслідок її викор истання станом на 16.11.2006 року. 2. Ск асувати рішення про реєстрац ію знаку за заявкою № т 200 618017 та визнати недійсним свідо цтво України на знак для това рів та послуг №92073 повністю. 3. Зо бов' язати Державний департ амент інтелектуальної власн ості Міністерства освіти та науки здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промис лова власність»про визнання свідоцтва №92073 недійсним повн істю. 4. Заборонити ТОВ «Ланжер он І К» використовувати позн ачення «БИЧА КРОВ Лонжерон і К», а також етикетку і контрет икетку з позначенням «БИЧА К РОВ Ланжерон І К»при маркува нні своєї продукції, та випус ку цієї алкогольної продукці ї в господарський обіг. 5. Зобо в' язати ТОВ «Ланжерон І К»в ідновити становище, яке існу вало до порушення права, для ч ого знищити виготовлені зобр аження позначення «БИЧА КРОВ »та усунути їх з будь-яких об' єктів, що знаходяться у власн ості або користуванні ТОВ «Л анжерон І К».

Рішенням господарськог о суду Одеської області від 14. 06.2010р. (суддя Мазур Д.Т.)

у задоволенні позовних в имог Науково-виробничого під приємства «НИВА»у вигляді то вариства з обмеженою відпові дальністю до Товариства з об меженою відповідальністю «Ланжерон І К»та Державно го департаменту інтелектуал ьної власності Міністерства освіти і науки України про ви знання того, що позначення «Б ича Кров «Ланжерон І К»у відн ошенні товару за класом 33 МКТП , не має розрізняльної здатно сті, та не набуло такої внаслі док її використання станом н а 16.11.2006р.; скасування рішення пр о реєстрацію знаку за заявко ю № т 200618017 та визнання неді йсним свідоцтво України на з нак для товарів та послуг №92073 п овністю; зобов' язання Держа вного департаменту інтелект уальної власності Міністерс тва освіти та науки здійснит и публікацію в офіційному бю летені «Промислова власніст ь” про визнання свідоцтва №9207 3 недійсним повністю; заборон у ТОВ «Ланжерон І К»використ овувати позначення «Бича Кро в «Ланжерон І К», а також етике тку і контретикетку з познач енням «Бича Кров «Ланжерон І К»при маркуванні своєї прод укції, та випуску цієї алкого льної продукції в господарсь кий обіг; зобов' язання ТОВ « Ланжерон І К»відновити стано вище, яке існувало до порушен ня права, для чого знищити виг отовлені зображення позначе ння «Бича Кров «Ланжерон І К» та усунути їх з будь-яких об' єктів, що знаходяться у власн ості або користуванні ТОВ «Л анжерон І К», відмовлено у пов ному обсязі.

Рішення суду обґрунт оване положеннями п.4 ст.5, ст.ст .16, 17, 19 Закону України «Про охоро ну прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 3, 7 Закону Украї ни «Про Антимонопольний комі тет України», а також тим, що п озов НВП «НИВА»у вигляді ТОВ та уточнення до нього містят ь вимоги щодо позначення «Би ча Кров Ланжерон І К»тоді, як з а належним ТОВ «Ланжерон І К» свідоцтвом України на знак д ля товарів і послуг №92073 елемен ти позначення Бича кров та Ла нжерон І К виділені лапками « Бича кров «Ланжерон І К». Згід но з висновком експертів нау ково-дослідного інституту ін телектуальної власності Ака демії правових наук України №564 від14.03.2010р. належний НВП «НИВА »у вигляді ТОВ за свідоцтвом України №21427 від 15.10.2001р., знак това рів і послуг «Бича кров»не є с хожим з належним ТОВ «Ланжер он І К»за свідоцтвом України №92073 від 26.05.2008р. знаком «Бича кров «Ланжерон І К»настільки, що ї х можна сплутати у разі викор истання для товарів 33 класу МК ТП, для яких вони зареєстрова ні. Позивач не надав господар ському суду будь-яких доказі в порушення вимог чинного за конодавства відповідачами у справі при складанні, поданн і та розгляді заявки ТОВ «Лан жерон І К»на знак для товарів і послуг «Бича кров «Ланжеро н І К». Також позивачем не наве дено доказів, які б слугували підставою для визнання неді йсним свідоцтва України №92073 в ід 26.05.2008р. в порядку ст.19 Закону У країни «Про охорону прав на з наки для товарів і послуг». Не обґрунтоване також тверджен ня НВП «НИВА»у вигляді ТОВ пр о спричинення відповідачем 1 позивачу суттєвих обмежень конкурентоспроможності на р инку алкогольної продукції У країни, оскільки процедура в изначення антиконкурентних узгоджених дій суб' єктів г осподарювання передбачена п оложеннями Закону України «П ро захист економічної конкур енції». Отже позивачем не нав едено будь-яких доказів наяв ності підстав для відмови у н аданні правової охорони позн аченню «Бича кров «Ланжерон І К».

Не погодившись з рі шенням суду, НВП «НИВА» у вигл яді ТОВ подало апеляційну ск аргу, в якій просило скасув ати рішення господарського с уду Одеської області по спра ві №33/82-09-3199 від 14.06.2010р. і прийняти но ве рішення, яким задовольнит и позовні вимоги НВП «НИВА»у вигляді ТОВ до ТОВ «Ланжерон І К»та призначити додаткову експертизу, проведення якої доручити Академії правових наук України науково-дослідн ому інституту інтелектуальн ої власності, посилаючись пр и цьому на порушення і неправ ильне застосування норм мате ріального та процесуального права щодо норм інтелектуал ьної власності, оскільки суд першої інстанції помилково послався на висновок експерт изи №564 від 14.03.2010р., адже виходячи з п. 2 цього висновку суд повин ен був задовольнити позов ча стково відносно вимог позива ча за п. 4 та п. 5 позовних вимог, т а заборонити ТОВ «Ланжерон І К»використовувати позначен ня «Бича кров «Ланжерон І К», т акож етикетку і контретикетк у з позначенням «Бича кров «Л анжерон І К»при маркуванні с воєї продукції, та випуску ці єї алкогольної продукції та зобов' язати ТОВ «Ланжерон І К»відновити становище, яке і снувало до порушення права, д ля чого знищити виготовлені зображення позначення «Бича Кров»та усунути їх з будь-яки х об' єктів, що знаходяться у власності або користуванні ТОВ «Ланжерон І К». Судом перш ої інстанції не досліджувала сь заявка відповідача, яка бу ла подана на реєстрацію в Дер жавний Департамент інтелект уальної власності. Позивачем під час розгляду справи в гос подарському суді першої інст анції були заявлені клопотан ня про призначення додатково ї експертизи, але вони були бе зпідставно відхилені судом.

20.07.2010р. до Одеського апе ляційного господарського су ду від ТОВ «Ланжерон І К»наді йшли заперечення на апеляцій ну скаргу НВП «НИВА»у вигляд і ТОВ по справі №33/82-09-3199, в яких ві дповідач 1 просив рішення гос подарського суду залишити бе з змін, оскільки воно відпові дає вимогам чинного законода вства та обставинам справи, а апеляційну скаргу позивача - без задоволення. При цьому ТОВ «Ланжерон І К»зазначило , що ані зразки етикеток НВП «Н ИВА», ані зразки ТОВ «Ланжеро н І К»не містять зображення т оварного знака за свідоцтвом України №21427 та не містять зобр аження товарного знака за св ідоцтвом України №92073. ТОВ «Лан жерон І К»здійснює використа ння знаку для товарів і послу г №92073, який за ним зареєстрован о при виробництві вина за Тех нологічною інструкцією на ви робництво вина столового нап івсухого, напівсолодкого чер воного «БИЧА КРОВ ЛАНЖЕРОН І К»ТІ 00011050-059-2007.

Ухвалою Одеського апеляц ійного господарського суду в ід 09.09.2010р. призначено у справі № 33/82-09-3199 повторну судову експерт изу охорони прав на об' єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Нау ково - дослідному інституту інтелектуальної власності А кадемії правових наук Україн и у складі інших судових експ ертів; на вирішення судових е кспертів поставлені наступн і питання: а) Чи є знак для това рів і послуг «Бича Кров»за св ідоцтвом України №21427 від 15 жов тня 2001 року схожим знаком зі зн аком «Бича Кров «Ланжерон І К »за свідоцтвом України №92073 ві д 26 травня 2008 року настільки, що їх можна сплутати у разі вико ристання для товарів 33 класу М КТП, для яких вони зареєстров ані? б) Чи існує імовірність сп лутування споживачами товар ів двох виробників - НВП «НИ ВА»та ТОВ «Ланжерон І К»- в р азі використання ними познач ення «Бича кров»на етикетках продукції у вигляді, предста вленому на наданих на дослід ження зразках етикеток? в) Чи м оже словесне позначення «БИЧ А КРОВ»на етикетці і контрет икетці ТОВ «Ланжерон І К»за с відоцтвом України №92073 від 26 тр авня 2008 року вводити споживач а в оману стосовно особи, яка в иробляє товар (вино)? г) Чи має с ловесне позначення у стандар тному шрифтовому виконанні « Бича кров», як таке, розрізнял ьну здатність відносно вироб ника продукції? Апеляційне п ровадження у справі № 33/82-09-3199 зуп инено до отримання висновку експертної установи Одеськи м апеляційним господарським судом.

21.02.2011р. до Одеського ап еляційного господарського с уду надійшов висновок №670 судо вої експертизи об' єктів інт електуальної власності від 1 8.02.2011р., за результатами якої вст ановлено, що словесне познач ення «Бича кров»у стандартно му шрифтовому виконанні, як т аке, не має розрізняльної зда тності відносно виробника пр одукції; знак для товарів і по слуг «Бича кров»за свідоцтво м України №21427 та знак для товар ів і послуг «Бича кров «Ланже рон І К»за свідоцтвом Україн и №92073 не є схожими настільки, щ о їх можна сплутати у разі вик ористання для товарів 33 класу МКТП, для яких вони зареєстро вані; у разі використання поз начення «Бича кров»на етикет ках продукції у вигляді, пред ставленому на наданих на дос лідження зразках етикеток, і снує ймовірність сплутуванн я споживачами товарів двох в иробників - НВП «НИВА» та ТО В «Лажерон і К»; словесне позн ачення «Бича Кров»на етикетц і та контретикетці ТОВ «Лаже рон І К»не є таким, що може вве сти в оману щодо особи, яка вир обляє товари або надає послу ги.

Ухвалою від 03.03.2011р. Одеськог о апеляційного господарсько го суду поновлено апеляційне провадження по справі №33/82-09-3199.

У судовому засіданні апеля ційного господарського суду 05.05.2011р. представник НВП «НИВА»у вигляді ТОВ заявив клопотан ня про призначення у справі № 33/82-09-3199 додаткової судової експ ертизи з підстав недостатньо ї ясності висновку судових е кспертів, а саме: - суперечност і висновків, викладених у пун ктах 3 та 4 висновку експертизи , оскільки одночасно вказано про ймовірність сплутування товарів двох споживачів та н еможливість введення в оману споживачів щодо особи, яка ви робляє товар, у зв' язку з ная вністю позначення «Бича Кров »на етикетці та контретикетц і ТОВ «Ланжерон І К»; - нез' яс ування, яке положення в зобра женні зареєстрованого знаку за Свідоцтвом на знаки для то варів та послуг № 92073 від 26.05.2008 р., в ласником якого є ТОВ «Ланжер он І К», займають слова «Бича К ров»- домінуюче, чи недоміную че (в контексті можливості вн есення позначення «Бича Кров »у знак для товарів за Свідоц твом № 92073 від 26.05.2008р.)

Ухвалою Одеського апеляці йного господарського суду ві д 05.05.2011р. призначено у справі № 33/ 82-09-3199 додаткову судову експерт изу охорони прав на об' єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Нау ково - дослідному інституту інтелектуальної власності А кадемії правових наук Україн и у тому ж складі судови х експертів; запропоновано с удовим експертам додаткову с удову експертизу провести з врахуванням положень ч. 2 ст. 42 Г осподарського процесуально го кодексу України та вимог І нструкції про призначення та проведення судових експерти з щодо вирішення експертами питань в порядку експертної ініціативи; витрати по прове денню додаткової судової екс пертизи покладено на НВП «НИ ВА»у вигляді ТОВ шляхом зобо в' язання останнього здійсн ити оплату рахунку НДІ інтел ектуальної власності Академ ії правових наук України за в иконані роботи, у т.ч. авансову оплату, з наданням експертні й установі даних про банківс ькі реквізити НВП «НИВА»у ви гляді ТОВ; апеляційне провад ження у справі № 33/82-09-3199 було зупи нено до отримання висновку е кспертної установи Одеським апеляційним господарським с удом.

25.11.2011р. від Науково - дослідн ого інституту інтелектуальн ої власності Академії правов их наук України надійшов лис т (№512 від 22.11.2011р.), в якому зазначен о, що у зв' язку з несплатою ви трат на проведення експертиз и Науково - дослідний інстит ут інтелектуальної власност і Академії правових наук Укр аїни не може забезпечити про ведення додаткової судової е кспертизи об' єктів інтелек туальної власності у справі №33/82-09-3199, на підставі викладеног о матеріали справи повернуто суду апеляційної інстанції без виконання ухвали Одесько го апеляційного господарськ ого суду від 05.05.2011р.

Ухвалою Одеського апеляц ійного господарського суду в ід 01.02.2012р. поновлено апеляційне провадження по справі №33/82-09-3199, п ризначено розгляд апеляційн ої скарги на 14.02.2012р.

29.02.2012р. від Державного департаменту інтелектуальн ої власності Міністерства ос віти і науки України надійшл о клопотання про розгляд апе ляційної скарги без участі п редставника останнього.

Розглянувши матеріали сп рави та доводи апеляційної с карги НВП «НИВА»у вигляді ТО В, заслухавши представників НВП «НИВА»у вигляді ТОВ та ТО В «Ланжерон І К»перевіривши правильність юридичної оцін ки встановлених фактичних об ставин справи та повноту їх в становлення, застосування го сподарським судом першої інс танції норм матеріального та процесуального права при пр ийнятті рішення, колегія суд дів Одеського апеляційного г осподарського суду вважає, щ о рішення господарського суд у першої інстанції слід зали шити без змін, а апеляційну ск аргу - без задоволення з огляд у на таке.

Як встановлено господарсь ким судом першої інстанції, Н ВП «НИВА» у вигляді ТОВ є влас ником свідоцтва України №21427 н а знак для товарів і послуг «Б ича кров», виданого Державни м департаментом інтелектуал ьної власності Міністерства освіти і науки України 15 жовт ня 2001 року за заявкою підприєм ства від 25 серпня 1999 року.

В свою чергу, ТОВ «Ланжерон І К»являється власником свід оцтва України на знак для тов арів і послуг №92073 «Бича кров «Л анжерон І К», виданого Держав ним департаментом інтелекту альної власності Міністерст ва освіти і науки України та з ареєстрованим у Державному р еєстрі свідоцтв України на з нак для товарів і послуг 26 тра вня 2008 року за заявкою ТОВ «Лан жерон І К»від 16 листопада 2006 ро ку.

Наявність у ТОВ «Ланжерон І К»свідоцтва на знак для това рів і послуг №92073 «Бича Кров «Ла нжерон І К», на думку НВП «НИВА »у вигляді ТОВ, порушує права і охоронюванні законом інте реси НВП «НИВА»у вигляді ТОВ як власника свідоцтва Украї ни №21427 на знак для товарів і по слуг «Бича кров», наведене і с тало підставою для зверненн я НВП «НИВА»у вигляді ТОВ до г осподарського суду з позовом ( з врахуванням уточнених поз овних вимог), в якому позивач п росив «1. Визнати, що позначенн я «Бича кров Ланжерон і К»у ві дношенні товару за класом 33 МК ТП не має розрізняльної здат ності, та не набуло такої внас лідок її використання станом на 16.11.2006 року. 2. Скасувати рішенн я про реєстрацію знаку за зая вкою № т 200618017 та визнати не дійсним свідоцтво України на знак для товарів та послуг №92 073 повністю. 3. Зобов' язати Дер жавний департамент інтелект уальної власності Міністерс тва освіти та науки здійснит и публікацію в офіційному бю летені «Промислова власніст ь»про визнання свідоцтва №92073 недійсним повністю. 4. Заборон ити ТОВ «Ланжерон І К» викори стовувати позначення «БИЧА К РОВ Лонжерон і К», а також етик етку і контретикетку з позна ченням «БИЧА КРОВ Ланжерон І К»при маркуванні своєї прод укції, та випуску цієї алкого льної продукції в господарсь кий обіг. 5. Зобов' язати ТОВ « Ланжерон І К»відновити стано вище, яке існувало до порушен ня права, для чого знищити виг отовлені зображення позначе ння «БИЧА КРОВ»та усунути їх з будь-яких об' єктів, що знах одяться у власності або кори стуванні ТОВ «Ланжерон І К».

Дослідивши матеріали спра ви, апеляційний господарськи й суд дійшов наступних висно вків.

У позовній заяві та заяві пр о уточнення позовних вимог Н ВП «Нива»у вигляді ТОВ містя ться вимоги щодо позначення «БИЧА КРОВ Ланжерон І К», тоді як за належним ТОВ «Ланжерон і К»свідоцтвом України на зн ак для товарів і послуг №92073 еле менти позначення Бича кров т а Ланжерон і К виділені лапка ми «Бича кров «Ланжерон і К».

Статтею 492 Цивільного кодек су України визначено, що торг овельною маркою може бути бу дь-яке позначення або будь-як а комбінація позначень, які п ридатні для вирізнення товар ів (послуг), що виробляються (н адаються) однією особою, від т оварів (послуг), що виробляють ся (надаються) іншими особами . Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, ц ифри, зображувальні елементи , комбінації кольорів.

Відповідно до ст. 494 Цивільно го кодексу України набуття п рава інтелектуальної власно сті на торговельну марку зас відчується свідоцтвом, умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом, обс яг правової охорони торговел ьної марки визначається наве деними у свідоцтві її зображ енням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановл ено законом, набуття права ін телектуальної власності на т орговельну марку, яка має між народну реєстрацію або визна на в установленому законом п орядку добре відомою, не вима гає засвідчення свідоцтвом.

Статтею 5 Закону України «Пр о охорону прав на знаки для то варів і послуг»встановлено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить пуб лічному порядку, принципам г уманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової о хорони, встановлені цим Зако ном. Об' єктом знака може бут и будь-яке позначення або буд ь-яка комбінація позначень. Т акими позначеннями можуть бу ти, зокрема, слова, у тому числ і власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, коль ори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація та ких позначень. Право власнос ті на знак засвідчується сві доцтвом. Обсяг правової охор они, що надається, визначаєть ся зображенням знака та пере ліком товарів і послуг, внесе ними до Реєстру, і засвідчуєт ься свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Р еєстру зображення знака та п ереліком товарів і послуг. Пр аво на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим З аконом, має будь-яка особа, об' єднання осіб або їх правонас тупники. Право на одержання с відоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату по дання до Установи або, якщо за явлено пріоритет, більш ранн ю дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважаєтьс я відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийн ято рішення про відмову в реє страції знака, можливості ос карження якого вичерпані.

За ст. 495 Цивільного кодексу У країни майновими правами інт електуальної власності на то рговельну марку є: 1) право на в икористання торговельної ма рки; 2) виключне право дозволят и використання торговельної марки; 3) виключне право переш коджати неправомірному вико ристанню торговельної марки , в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власн ості, встановлені законом. Ма йнові права інтелектуальної власності на торговельну ма рку належать володільцю відп овідного свідоцтва, володіль цю міжнародної реєстрації, о собі, торговельну марку якої визнано в установленому зак оном порядку добре відомою, я кщо інше не встановлено дого вором.

Згідно з ч.ч. 2, 4 - 6 ст. 16 Закону Ук раїни «Про охорону прав на зн аки для товарів і послуг»сві доцтво надає його власнику п раво використовувати знак та інші права, визначені цим Зак оном. Використанням знака ви знається: нанесення його на б удь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в як ій міститься такий товар, вив іску, пов' язану з ним, етикет ку, нашивку, бирку чи інший при кріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для про дажу, пропонування його для п родажу, продаж, імпорт (ввезен ня) та експорт (вивезення); зас тосування його під час пропо нування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєс тровано; застосування його в діловій документації чи в ре кламі та в мережі Інтернет. Зн ак визнається використаним, якщо його застосовано у форм і зареєстрованого знака, а та кож у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака л ише окремими елементами, якщ о це не змінює в цілому відміт ності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне прав о забороняти іншим особам ви користовувати без його згоди , якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований зна к стосовно наведених у свідо цтві товарів і послуг; зареєс трований знак стосовно товар ів і послуг, споріднених з нав еденими у свідоцтві, якщо вна слідок такого використання м ожна ввести в оману щодо особ и, яка виробляє товари чи нада є послуги; позначення, схоже і з зареєстрованим знаком, сто совно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслі док такого використання ці п означення і знак можна сплут ати; позначення, схоже із заре єстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднени х з наведеними у свідоцтві, як що внаслідок такого використ ання можна ввести в оману щод о особи, яка виробляє товари ч и надає послуги, або ці познач ення і знак можна сплутати. В иключне право власника свідо цтва забороняти іншим особам використовувати без його зг оди зареєстрований знак не п оширюється на: здійснення бу дь-якого права, що виникло до д ати подання заявки або, якщо б уло заявлено пріоритет, до да ти пріоритету заявки; викори стання знака для товару, введ еного під цим знаком в цивіль ний оборот власником свідоцт ва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має в агомих підстав забороняти та ке використання у зв' язку з подальшим продажем товару, з окрема у разі зміни або погір шення стану товару після вве дення його в цивільний оборо т; некомерційне використання знака; усі форми повідомленн я новин і коментарів новин; до бросовісне застосування ним и своїх імен чи адрес.

Відповідно до ст. 499 Цивільно го кодексу України права інт електуальної власності на то рговельну марку визнаються н едійсними з підстав та в поря дку, встановлених законом.

За ст. ст. 17, 19 Закону України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»власник св ідоцтва повинен добросовісн о користуватися правами, що в ипливають із свідоцтва. Свід оцтво може бути визнано у суд овому порядку недійсним повн істю або частково у разі: а) не відповідності зареєстрован ого знака умовам надання пра вової охорони; б) наявності у с відоцтві елементів зображен ня знака та переліку товарів і послуг, яких не було у подан ій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з п орушенням прав інших осіб.

Згідно з п. 45 Рекомендацій пр езидії Вищого господарськог о суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 «П ро деякі питання практики ви рішення спорів, пов' язаних із захистом прав інтелектуал ьної власності»у вирішенні с порів, пов' язаних із визнан ням недійсними свідоцтв на з наки для товарів і послуг з пі дстав невідповідності зареє строваних знаків умовам нада ння правової охорони, для з' ясування питань, що потребую ть спеціальних знань (зокрем а, про те, чи займає певний еле мент домінуюче положення у з ображенні знака; чи є підстав и вважати, що знак може вводит и споживача в оману щодо місц я походження та якості товар ів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожн ими з іншим зображенням; чи є с хожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господа рському суду необхідно пр изначати судову експертизу, не перебираючи на себе не при таманні суду функції експерт а. Господарські суди не по винні встановлювати схожіст ь знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Таким чином, відповідно до с т. 41 Господарського процесуал ьного кодексу України для ро з' яснення питань, що виника ють при вирішенні господарсь кого спору і потребують спец іальних знань, господарський суд призначає судову експер тизу.

Ухвалою Одеського апеляц ійного господарського суду в ід 09.09.2010р. призначено у справі № 33/82-09-3199 повторну судову експерт изу охорони прав на об' єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Нау ково - дослідному інституту інтелектуальної власності А кадемії правових наук Україн и у складі інших судових експ ертів; на вирішення судових е кспертів поставлені наступн і питання: а) Чи є знак для това рів і послуг «Бича Кров»за св ідоцтвом України №21427 від 15 жов тня 2001 року схожим знаком зі зн аком «Бича Кров «Ланжерон І К »за свідоцтвом України №92073 ві д 26 травня 2008 року настільки, що їх можна сплутати у разі вико ристання для товарів 33 класу М КТП, для яких вони зареєстров ані? б) Чи існує імовірність сп лутування споживачами товар ів двох виробників - НВП «НИ ВА»та ТОВ «Ланжерон І К»- в р азі використання ними познач ення «Бича кров»на етикетках продукції у вигляді, предста вленому на наданих на дослід ження зразках етикеток? в) Чи м оже словесне позначення «БИЧ А КРОВ»на етикетці і контрет икетці ТОВ «Ланжерон І К»за с відоцтвом України №92073 від 26 тр авня 2008 року вводити споживач а в оману стосовно особи, яка в иробляє товар (вино)? г) Чи має с ловесне позначення у стандар тному шрифтовому виконанні « Бича кров», як таке, розрізнял ьну здатність відносно вироб ника продукції?. Апеляційне п ровадження у справі № 33/82-09-3199 зуп инено до отримання висновку експертної установи Одеськи м апеляційним господарським судом.

21.02.2011р. до Одеського ап еляційного господарського с уду надійшов висновок №670 судо вої експертизи об' єктів інт електуальної власності від 1 8.02.2011р., за результатами якої вст ановлено, що: 1) словесне позна чення «Бича кров»у стандартн ому шрифтовому виконанні, як таке, не має розрізняльної зд атності відносно виробника п родукції; 2) Знак для товарів і послуг «БИЧА КРОВ»за свідоц твом України №21427 та знак для то варів і послуг «Бича кров «Ла нжерон і К»за свідоцтвом Укр аїни №92073 не є схожими настільк и, що їх можна сплутати у разі використання для товарів 33 кл асу МКТП, для яких вони зареєс тровані; 3) У разі використання позначення «Бича кров»на ет икетках продукції у вигляді, представленому на наданих н а дослідження зразках етикет ок, існує ймовірність сплуту вання споживачами товарів дв ох виробників - НВП «НИВА»та ТОВ «Лажерон і К»; 4)словесне п означення «Бича Кров»на етик етці та контретикетці ТОВ «Л ажерон І К»не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає по слуги.

Крім того, з висновку № 670 судової експертизи об' єкт ів інтелектуальної власност і від 18.02.2011р. вбачається, що вина під назвою «Бича кров», «Бычь я кровь»виробляються різним и виробниками таких країн як Угорщина, Російська Федерац ія, Білорусь, Болгарія, Молдов а і Україна, вина під назвою «Б ича кров»виділяються серед р ізних виробників етикетками та назвою компанії - виробн ика, тобто позначення «Бича к ров»(«Бычья кровь») тривалий час використовувалось в Укр аїні різними виробниками для такого товару як вино, у зв' язку з чим, воно втратило розр ізрізняльну здатність як інд ивідуальний знак відносно ко нкретного виробника.

При порівнянні наведених вище зображень етикеток та к онтретикеток встановлено, що вони відрізняються за велик ою кількістю деталей, але спі впадають за основними ознака ми: назвою продукту - «Бича к ров», зображенням бика у цент рі етикетки та кольором вико нання (наявність червоного т а жовтого кольору у різних ві дтінках).

Трактуючи вищевказане на с вою користь, НВП «НИВА»у вигл яді ТОВ не враховує інші висн овки експертів про те, що жодн а із сторін не використовує з ареєстровані знаки для товар ів і послуг за свідоцтвами Ук раїни №21427 та №92073 у тому вигляді , в якому вони внесені до Держа вного реєстру знаків для тов арів і послуг. Тобто, на етикет ці та контретикетці НВП «НИВ А»у вигляді ТОВ, наданих для д ослідження експертам, не міс титься зображення товарного знака за свідоцтвом України №21427, а на наданій для дослідже ння експертам етикетці та ко нтретикетці ТОВ «Ланжерон і К»не міститься зображення то варного знака за свідоцтвом України №92073.

Таким чином, за висновком ек спертів вбачається, що у Держ авного департаменту інтелек туальної власності України н е було підстав для відмови в н аданні правової охорони при розгляді заявки ТОВ «Ланжеро н і К»і видачі свідоцтва Укра їни №92073 від 26 травня 2008 року, за т аких обставин, відсутні прав ові підстави для скасування рішення про реєстрацію знака за заявкою № т 200618017 та визн ання недійсним вказаного сві доцтва України №92073 від 26 травн я 2008 року.

Згідно зі ст. ст. 3, 7 Закону Укр аїни «Про Антимонопольний ко мітет України»здійснення де ржавного контролю за дотрима нням законодавства про захис т економічної конкуренції на засадах рівності суб' єктів господарювання перед законо м та пріоритету прав спожива чів, запобігання, виявлення і припинення порушень законод авства про захист економічно ї конкуренції покладено на А нтимонопольний комітет Укра їни, здійснення іншими орган ами державної влади повноваж ень Антимонопольного коміте ту України, у тому числі щодо п роведення розслідування зая в про порушення законодавств а про захист економічної кон куренції та розгляд відповід них заяв і спорів іншими орга нами державної влади, не допу скається.

Твердження НВП «НИВА» у виг ляді ТОВ про спричинення ТОВ «Ланжерон і К»позивачу сутт євих обмежень конкурентносп роможності на ринку алкоголь ної продукції України відпов ідним висновком Антимонопол ьного комітету України не пі дтверджене, а отже правомірн о не прийнято до уваги господ арським судом першої інстанц ії, оскільки процедура визна чення антиконкурентних узго джених дій суб' єктів господ арювання передбачена положе ннями Закону України «Про за хист економічної конкуренці ї», докази дотримання якого п озивачем в ході розгляду спр ави в суді не надані.

Оскільки господарськими с удами першої та апеляційної інстанцій встановлено відсу тність правових підстав для задоволення позовних вимог Н ВП «НИВА»у вигляді ТОВ про ск асування рішення про реєстра цію знака за заявкою № т 200618017 та визнання недійсним вка заного свідоцтва України №92073 від 26 травня 2008 року, то й відсут ні правові підстави для задо волення позовних вимог про в изнання того, що позначення « Бича кров «Ланжерон і К»у від ношенні товару за класом 33 МКТ П не має розрізняльної здатн ості, та не набуло такої внасл ідок її використання станом на 16.11.2006 року, зобов' язання Дер жавного департаменту інтеле ктуальної власності Міністе рства освіти та науки здійсн ити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власні сть»про визнання свідоцтва № 92073 недійсним повністю; заборо ну ТОВ «Ланжерон І К»викорис товувати позначення «БИЧА КР ОВ Лонжерон і К», а також етике тку і контретикетку з познач енням «БИЧА КРОВ Ланжерон І К »при маркуванні своєї продук ції, та випуску цієї алкоголь ної продукції в господарськи й обіг, та зобов' язання ТОВ « Ланжерон І К»відновити стано вище, яке існувало до порушен ня права, для чого знищити виг отовлені зображення позначе ння «БИЧА КРОВ»та усунути їх з будь-яких об' єктів, що знах одяться у власності або кори стуванні ТОВ «Ланжерон І К».

Не можуть бути прийняті до уваги доводи скаржника щодо недостатньої ясності виснов ку №670 судової експертизи інте лектуальної власності від 18.02 .2011р., а саме: - суперечності висн овків, викладених у пунктах 3 т а 4 висновку експертизи, так як одночасно вказано про ймові рність сплутування товарів д вох споживачів та неможливіс ть введення в оману споживач ів щодо особи, яка виробляє то вар, у зв' язку з наявністю по значення «Бича Кров»на етике тці та контретикетці ТОВ «Ла нжерон І К»; - нез' ясування, я ке положення в зображенні за реєстрованого знаку за Свідо цтвом на знаки для товарів та послуг № 92073 від 26.05.2008 р., власнико м якого є ТОВ «Ланжерон І К», з аймають слова «Бича Кров»- до мінуюче, чи недомінуюче (в кон тексті можливості внесення п означення «Бича Кров»у знак для товарів за Свідоцтвом № 920 73 від 26.05.2008р.), оскільки апеляційн ий господарський суд дійшов висновку, що додаткова судов а експертиза не була проведе на саме з вини НВП «НИВА»у виг ляді ТОВ. У зв' язку з несплат ою НВП «НИВА»у вигляді ТОВ ви трат на проведення експертиз и Науково - дослідний інстит ут інтелектуальної власност і Академії правових наук Укр аїни не зміг забезпечити про ведення додаткової судової е кспертизи об' єктів інтелек туальної власності у справі №33/82-09-3199, на підставі викладеног о матеріали справи повернуто суду апеляційної інстанції без виконання ухвали Одесько го апеляційного господарськ ого суду від 05.05.2011р..

Оскільки доводи, викладен і в апеляційній скарзі, та мат еріали справи не спростовуют ь вищенаведені висновки суду першої інстанції, колегія су ддів вважає, що оскаржене суд ове рішення прийнято з дотри манням норм матеріального і процесуального права, відпов ідає фактичним обставинам і матеріалам справи, а підстав и, передбачені ст. 104 Господарс ького процесуального кодекс у України, для його зміни чи ск асування відсутні.

На підставі вищенаведеног о, оскаржуване рішення госпо дарського суду Одеської обла сті від 14.06.2010р. по справі №33/82-09-3199сл ід залишити без змін, а апеляц ійну скаргу НВП «НИВА»у вигл яді ТОВ - без задоволення.

Керуючись ст . ст. 99, 101 - 103, 105 ГПК України, судов а колегія, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу Наук ово-виробничого підприємств а «НИВА»у вигляді товариства з обмеженою відповідальніст ю на рішення господарського суду Одеської області від 14.06.20 10р. по справі №33/82-09-3199 залишити бе з задоволення.

Рішення господарського су ду Одеської області від 14.06.2010р. залишити без змін.

Постанова в порядку ст. 105 Г осподарського процесуально го кодексу України набирає з аконної сили з дня її прийнят тя.

Постанова суду апеляційно ї інстанції може бути оскарж ена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя: М.А. Мишкіна

Суддя В.В. Бєляновський

Суддя Л.О. Будішевська