Рішення

від 16.05.2011 по справі 39/361

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  39/361

16.05.11

За позовом                           ОСОБА_1

до                                          1) Міністерства охорони здоров"я України

                                             2) Компанії "Уелш Трейд Лімітед"

третя особа, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет спору,

на стороні відповідачів    Державне підприємство «Державний експертний  центр

                                             Міністерства  охорони здоров"я України»

про                                        припинення порушення прав власника патенту на винахід

Суддя   Гумега О.В.

Представники :

Від позивача: Сиклітенко В. В., Карасьов Р. М.

Від відповідача 1:  Фечишак В.А.

Від відповідача  2: не  з’явилися

Від третьої особи:  Шкурай Д.Б.

СУТЬ СПОРУ:

ОСОБА_1 (позивач) звернувся з позовом до Міністерства охорони здоров"я України (відповідача 1), Компанії "Уелш Трейд Лімітед" (відповідача 2) про зобов’язання припинити дії, спрямовані на використання у будь - який спосіб винаходу, який належить ОСОБА_1 (ОСОБА_1) і охороняється патентом України № НОМЕР_2 та  про визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров"я України  від 23 травня № 273 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації на ім"я відповідача 2 лікарського засобу "Моксифлоксацин" (розчин для вливання, по 250 мл, що містить моксифлоксацину гідрохлорід 1,744 мг на мл і еквівалентний моксифлоксацину 1,6 мг на мл; виробник "Ахлкон Парентералс Лтд.", Індія). Крім того, позивач просив зобов’язати Міністерство охорони здоров"я України відмовити "Уелш Трейд Лімітед" (Welsh Trade Limited) (відповідачу 2) в реєстрації лікарського засобу "Моксин" (таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг, що містить моксифлоксацину гідрохлорід - 400 мг; виробник "Белко Фарма Лімітед", Індія).

Позовні  вимоги  позивач  обґрунтовує  тим, що ОСОБА_1 (ОСОБА_1) є  правонаступником   компанії БАЄР ХЕЛСКЕА АГ  (Bayer Healthcare AG), а   тому  є  власником    патенту  України   НОМЕР_2  на  активну  речовину. Дата  набрання  чинності    патенту –16.04.2001  року,  заявка  № 93002762  від 16.04.1993  року,  патент  дійсний   до 16.04.2013  р.   Строк  дії  патенту  продовжено до 16.04.2018 р.

Позивач  також  вказує,  що  він  є  власником  державних  реєстрації №№ UA/4071/01/01,   UA/4071/02/01  медичного  препарату  «AVELOX».

23.05.2008  року Міністерством  охорони  здоров’я   України  було  видано  наказ   № 273,  згідно  з  яким  “Моксифлоксацин” було  зареєстровано   на  п’ять  років   на  ім’я    відповідача  2 (як  виробника  зазначено  “Алкон  Парентералс Лтд”, Індія;  номер  реєстраційного  посвідчення   - НОМЕР_1).

Позивач  вказує,  що  після  державної  реєстрації  відповідачем  1   лікарських  засобів    відповідача  2,  в  яких  використовується  належний   позивачу  винахід, відповідач  2   отримав  право    ввозити   та  реалізовувати   на території  України   такі  ліки,  тобто здійснювати  порушення    виключних  прав  позивача.   З  огляду   на  зазначене,  позивач  звернувся  до  суду  про  захист  своїх  прав  та  охоронюваних  законом  інтересів.

Ухвалою Господарського суду міста  Києва від 02.11.2009 р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 39/361 та призначено розгляд справи на 07.06.10 року о 09:50 год., з  урахуванням   вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".

04.11.2009  року  та 11.12.2009  року    позивач  звернувся до  суду  із заявами   про  вжиття  заходів  до  забезпечення  позову шляхом заборони Державній митній службі України здійснювати митне оформлення лікарського засобу “Моксифлоксацин” (розчин  для  інфузій, 1,6 мг/мл   по 250 мл (400 мг)  у  флаконах № 1)  та зобов’язання Державної митної служби України повідомити усі підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації про заборону здійснення митного оформлення лікарського засобу “Моксифлоксацин” (розчин  для  інфузій, 1,6 мг/мл   по 250 мл (400 мг)  у  флаконах № 1).

30.11.2009 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав документи на виконання вимог ухвали суду від 02.11.2009 р.

Ухвалою  Господарського  суду  міста  Києва  від   16.12.2009  року заяву ОСОБА_1 (ОСОБА_1)  про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково.

25.05.2010  року  представник  відповідача   2  через  відділ  діловодства  Господарського  суду  міста  Києва   звернувся  до  суду з  клопотанням  про    ознайомлення  з  матеріалами  справи. Клопотання  відповідача  2  судом  задоволено.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  07.06.2010  року,   представник  відповідача  1  подав  відзив  на  позовну  заяву,  в  якому  проти  задоволення  позовних  вимог  заперечував  з  огляду  на  те,  що   процедура   реєстрації  лікарських  засобів  чітко  врегульована законодавством  України. Рішення про  реєстрацію  лікарського  засобу  або  про  відмову  в такій   реєстрації МОЗ  приймає  в  місячний   строк   на  підставі  поданих Державним  фармакологічним центром  висновків  та  рекомендацій. За  таких  обставин,   відповідач 1  вважає,  що  здійснення  безпосереднього  контролю  за  проведенням   експертизи,  у  тому  числі,  перевірка  наявності  всього   пакету  документів, необхідних  для   проведення  експертизи Державним  фармакологічним  центром,  є  поза  межами  компетенції Міністерства  охорони  здоров’я України.  

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  07.06.2010  року,   представник  відповідача  2  подав  відзив  на  позовну  заяву,  в  якому  проти  задоволення  позовних  вимог  заперечував  з  огляду  на  те,  що     позивачем  не  надано  належних  доказів  порушення  його  прав. Крім  того,  відповідач  2  вважає,  що  позивач    більше  п’яти  років   не  використовував  свій  винахід  на  території  України   і  тим  самим  порушення  прав  власника  на  винахід  відсутні,  оскільки   норма  закону передбачає  в  даному  випадку  можливість  використовувати  винахід  іншим  особам.  Відповідач  2  також  вказує,   що  відповідно  до ст. ст. 30, 31 Закону  України «Про  охорону   прав  на  винаходи  та  корисні  моделі»з  метою  забезпечення   здоров’я  населення Кабінет  Міністрів України   може  дозволити   використання  запатентованого   винаходу, крім  того,  не  визнається   порушенням  прав,  що  випливають   з  патенту,  використання  запатентованого  винаходу, якщо  використання  здійснюється  без  комерційної  мети, за  надзвичайних  обставин (епідемія) з  повідомленням  власника  патенту   одразу ж, як  це  стане   практично  можливим та  виплатою йому  відповідної  компенсації. Відповідач  2  вказує,  що  в  країні   в  2009  року   були  присутні   надзвичайні  обставини,  а  саме  епідемія грипу pA (H1N1) -2009   (пандемічний  грип), і  враховуючи  ці  надзвичайні   обставини  та  норму Закону  України «Про  охорону   прав  на  винаходи  та  корисні  моделі»відповідач 2  вважає,  що  порушень  прав    власника  патенту  на  винахід   не  відбувається.

Ухвалою суду від 07.06.2010 р., на підставі ст. ст. 27, 38, 69, 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 19.07.2010 р. о 10:00 год.,  продовжено строк вирішення спору та залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів Держане підприємство "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров"я України.

Ухвалою  суду від 19.07.2010 р розгляд справи  було  відкладено    на 06.09.2010 року о 09:50.

В  судовому  засіданні,  призначеному   на 06.09.2010  року,  позивач  звернувся  до  суду  з  клопотанням  про  залучення  додаткових  доказів   до  матеріалів  справи. Клопотання позивача  судом  задоволено.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  06.09.2010  року,  третя  особа  надала  письмові  пояснення  по  справі,  в  яких,  зокрема,  зазначила  що Державний  фармакологічний  центр   не вчинив  жодних  дій, які  б  порушували   чинне  законодавство  України.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  06.09.2010  року,  відповідач  2 звернувся  з  клопотанням  про   скасування  заходів  до  забезпечення  позову,  вжитих  ухвалою від 17.12.2009 року  

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  06.09.2010  року,  відповідач  2 звернувся  з  клопотанням  про   зупинення  провадження  у  справі № 39/361  до   вирішення  пов’язаної  з  нею  справи  № 7/269.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  06.09.2010  року,  позивач  подав  заяву  про  збільшення  позовних  вимог.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  06.09.2010  року,  позивач  звернувся  до  суду  з  клопотанням  про витребування  доказів.

В  судовому  засіданні, призначеному  на  06.09.2010  року,    позивач  та  відповідач  2  звернулися  з  клопотанням   про  оголошення  перерви  в  судовому  засіданні. Клопотання  сторін  судом  задоволено.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  06.09.2010  року,  оголошена  перерва  до  13.09.2010  року о 15:00.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  13.09.2010  року,  відповідач  2 підтримав  подане  ним    клопотання  про   скасування  заходів  до  забезпечення  позову,  вжитих  ухвалою від 17.12.2009 року. Відповідач 1  та  третя  особа  клопотання  відповідача 2  підтримали.

Позивач  проти  задоволення  клопотання  відповідача 2  про  скасування  заходів  до  забезпечення  позову  заперечував та  надав  письмові заперечення.

Клопотання  відповідача  про  скасування  заходів  до  забезпечення  позову  судом  відхилено.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  13.09.2010  року,  відповідач  2 підтримав   клопотання  про   зупинення  провадження  у  справі № 39/361  до   вирішення  пов’язаної  з  нею  справи  № 7/269.

Відповідач 1 надав усні пояснення,  відповідно  до  яких  зазначене  клопотання  повинно  бути вирішено на  розсуд  суду.

Третя  особа  клопотання  про  зупинення  провадження  у  справі  підтримала.

Позивач  проти  задоволення  клопотання  відповідача 2  про зупинення  провадження у  справі  заперечував та  надав  письмові заперечення.

Клопотання  відповідача 2   про  зупинення  провадження  у  справі  судом  відхилено.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  13.09.2010  року,  позивач підтримав подану  ним заяву  про  збільшення  позовних  вимог.

Відповідач  2  проти  заяви  позивача про  збільшення  позовних вимог заперечував  та  подав  письмові   пояснення.

Вказана заява позивача  судом не  прийнята  до  розгляду.

В  судовому  засіданні,  призначеному  на  13.09.2010  року,  позивач  не  підтримав  подане  ним  клопотання  про  витребування  доказів. Клопотання  позивача  про  витребування  доказів  судом  відхилено.  

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз‘яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають  бути   роз‘яснені  судовим  експертом.

Ухвалою  суду  від 13.09.2010  року    розгляд  справи  відкладено  на  20.09.2010  року  та  надано  сторонам і третій особі можливість  запропонувати господарському  суду перелік питань, які на їх думку необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В  судовому засіданні,  призначеному  на 20.09.2010  року, позивач  та    відповідач  2  надали  суду  перелік  питань,  які, на  їх  думку,  необхідно  поставити  на  вирішення  судового  експерта. Позивач  надав   суду  перелік  судових  експертів,  яким,  на  його  думку,  необхідно  доручити  проведення  судової  експертизи,  відповідач  2  запропонував  суду   експертну  установу, якій,  на  його  думку,  необхідно  доручити  проведення  судової  експертизи.  Відповідач  1  та  третя  особа  наданим  їм  правом  не  скористалися та  перелік  питань,  які  необхідно  поставити  на  вирішення   експерта, суду не  надали.

Ухвалою суду від 20.09.2010 р., на підставі ст. ст.  79, 86 ГПК України,  було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі № 39/361, проведення якої доручено судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та ОСОБА_3, провадження у справі  зупинено.

Через відділ діловодства суду 20.04.2011 р. судовим експертом Дорошенко О.Ф. були повернуті матеріали справи №  39/361  разом з  висновком експертизи.

Ухвалою  Господарського  суду  міста  Києва  від  21.04.2011  року  поновлено  провадження  у  справі  №  39/361  та    призначено  розгляд  справи  на  16.06.2011  року.

В  судове  засідання  призначене  на 16.05.2011 р. з’явилися  представники  позивача,  відповідача  1  та  третьої  особи.

Відповідач  2  в  судове  засідання,  призначене  на  16.05.2011  року  не  з’явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому порядку,  що  підтверджується  наявним  в  матеріалах  справи   повідомленням  про  вручення   поштового  відправлення  № 0103309564328.

Письмових заяв, повідомлень суду щодо поважності причин відсутності відповідача 2  в судовому засіданні  16.05.2011 р. від останнього  до суду не надходило.

Приписами ст. 77 Господарського процесуального кодексу України визначений перелік обставин, за яких суд відкладає розгляд справи. Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 1 названої статті, у разі нез’явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу та, відповідно до п. 2 ч. 1 названої статті, у разі неподання витребуваних доказів. Однак стаття 77 ГПК України встановлює не обов'язок суду відкласти розгляд справи, а визначає лише право суду при наявності зазначених випадків.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 16.05.2011 р. та за відсутності відповідача 2, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.

Відповідач 1  звернувся  до  суду  з клопотанням  про  відкладення  розгляду  справи  у  зв’язку  з  необхідністю  ознайомлення  з  висновком  судового  експерта. Клопотання  відповідача  1  судом  відхилено,  оскільки ухвалу  Господарського  суду  міста  Києва  від 21.04.2011  року у  справі  № 39/361   відповідач  1  отримав  26.04.2011  року,  що  підтверджується    повідомленням  про  вручення  поштового   відправлення,  і  мав  достатньо  часу  для  ознайомлення з  матеріалами  справи.

Третя  особа  звернулася  до  суду  з  клопотанням  про  заміну третьої  особи  її  правонаступником.  Клопотання  третьої  особи  судом  задоволено.  Ухвалою Господарського  суду  міста  Києва  від 16.05.2011  року   замінено Державне підприємство "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров"я України  його  правонаступником  Державним підприємством «Державний експертний  центр   Міністерства  охорони здоров"я України».

Третя  особа    звернулася  до  суду  з  клопотанням  про  відкладення   розгляду  справи  у  зв’язку  з  нез’явленням   в  судове  засідання  представників   відповідача  2. Клопотання  третьої  особи  судом  відхилено,  оскільки   відповідач 2  належним  чином  повідомлений  про  час  та  місце  розгляду  справи  і   з  відповідним  клопотанням  про відкладення  розгляду  справи  до  суду  не  звертався.

Представник позивача в судовому засіданні 16.05.2011 р. надав додаткові  пояснення   по  справі, позовні вимоги підтримав повністю.

Позивач  звернувся  до  суду  з  клопотанням  про долучення  документів  до  матеріалів  справи. Клопотання  позивача  судом  задоволено.

Відповідач 1 проти  задоволення  позовних  вимог  заперечував.

Третя  особа  проти  задоволення  позовних  вимог  заперечувала.

Третя  особа    просила  не  розглядати  висновок   № 678   судової експертизи  об’єктів   інтелектуальної  власності    від 19.04.2011  року   у  господарській  справі   № 39/361  в  якості  належного  доказу  у  справі  з  огляду  на  те,  що  експертне дослідження  проведено  судовими  експертами,  які  не  мають  спеціальних  знань.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 16.05.2011 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників  сторін  та  третьої  особи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (ОСОБА_1) є  правонаступником   компанії БАЄР ХЕЛСКЕА АГ  (Bayer Healthcare AG), а   тому  є  власником    патенту  України   НОМЕР_2  на  активну  речовину. Дата  набрання  чинності    патенту –16.04.2001  року,  заявка  № 93002762  від 16.04.1993  року,  патент  дійсний   до 16.04.2013  р.   Строк  дії  патенту  продовжено до 16.04.2018 р.

Наведене  підтверджується   наявними  в  матеріалах  справи електронним     торговим  реєстром   міста Кельна  та   випискою з Державного  реєстру   патентів  України  на   винаходи  від  20.08.2010  року.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать винаходи.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2  ст. 459 ЦК України).

Відповідно до  ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, засвідчується патентом.  Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:  винахідник, автор промислового зразка;  інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (ст. 463 ЦК України).

Стаття 464 ЦК України  встановлює,  що майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: 1) право на використання винаходу; 2) виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Встановлені способи  захисту цивільних прав та інтересів, зокрема, ними можуть бути:

-          визнання прав;

-          визнання правочину недійсним;

-          припинення дії, яка порушує право;

-          відновлення  становища, яке існувало до порушення;

-          примусове виконання обов’язку в натурі;

-          зміна правовідношення;

-           припинення правовідношення;

-          відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

-          відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

-          визнання незаконним рішення.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Стаття 35  Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлює способи захисту прав, зокрема  визначає,  що захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. При  цьому  юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.    

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач  звернувся  до  суду  з  позовними  вимогами   про зобов’язання Компанії "Уелш Трейд Лімітед" (відповідача 2) припинити дії, спрямовані на використання у будь - який спосіб винаходу, який належить ОСОБА_1 (ОСОБА_1) і охороняється патентом України № НОМЕР_2;  про визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров"я України  від 23 травня № 273 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації на ім"я відповідача 2 лікарського засобу "Моксифлоксацин" (розчин для вливання, по 250 мл, що містить моксифлоксацину гідрохлорід 1,744 мг на мл і еквівалентний моксифлоксацину 1,6 мг на мл; виробник "Ахлкон Парентералс Лтд.", Індія); про зобов’язання Міністерства охорони здоров"я України відмовити "Уелш Трейд Лімітед" (Welsh Trade Limited) (відповідачу 2) в реєстрації лікарського засобу "Моксин" (таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг, що містить моксифлоксацину гідрохлорід - 400 мг; виробник "Белко Фарма Лімітед", Індія).

Зібрані  у  справі  докази  свідчать,  що в  лютому  2007  року Компанія "Уелш Трейд Лімітед" (відповідач 2) звернулася  до Державного  фармакологічного  центру   МОЗ України (третя  особа) щодо  реєстрації  препарату   МОКСИФЛОКСАЦИН   та  в  подальшому  здійснювала  дії,  направлені  на  забезпечення  реєстрації  цього  лікарського  засобу (додатки  1-6 у  справі  №  39/361).

23.05.2008  року Міністерство  охорони  здоров’я  України видало  наказ № 273 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали», яким  зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1),  зокрема,  лікарський  засіб «Моксифлоксацин»,  виробник «Ахлкон Парентералс Лтд.», заявник  «Уелш Трейд Лімітед».

В  преамбулі  цього  наказу зазначено що  він  прийнятий відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", пункту 5 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 376, на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів лікарських засобів та контролю якості тих, що подані на державну реєстрацію, проведеної Державним фармакологічним центром МОЗ України.

Зібрані  у  справі  докази  свідчать,  що позивач є  власником  державних  реєстрації №№ UA/4071/01/01,   UA/4071/02/01  медичного  препарату  «AVELOX», а також власником  патенту  України на  винахід НОМЕР_2.

В  той  же  час,  матеріали  подані відповідачем 2  з  метою реєстрації  лікарського  засобу «Моксифлоксацин»свідчать,  що   відповідача  2  було  попереджено  про  наявність  прав  інтелектуальної  власності   у  позивача.

Зокрема,  листом   від 26.11.2007  року  третя  особа   повідомляла  відповідача  2,   що  в  поданому  на державну  реєстрацію лікарському  засобі «Моксифлоксацин» діючою  речовиною  є моксифлоксацин. У  зв’язку  з  цим,    третя  особа  просила  надати  відповідача 2  ліцензійний  договір  з   позивачем,  який  би  дозволяв  відповідачу  2  введення  лікарського  засобу з  діючою  речовиною моксифлоксацин на  український  ринок.  Відповідач  2  надав  гарантійний  лист   в  якому, зокрема,  зазначив,  що права    позивача,  захищені  патентом  не  порушені  та  вказав,  що  йому  відомо  про  реєстрацію  в  Україні  лікарського  засобу «Авелокс»  позивача (додаток  4, а. с. 72, 73).

З метою об’єктивного вирішення спору у справі № 39/361, оскільки вказані питання належать до предмету доказування до справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, господарським судом, відповідно до ст. 41 ГПК України, призначено судову експертизу, проведення  якої доручено судовим  експертам ОСОБА_2 та  ОСОБА_3.

На вирішення експертів поставлено таке питання:

- чи  використовуються  у лікарському засобі  “Моксифлоксацин” (реєстраційне  посвідчення  № UA/8235/01/01 видане  Міністерством охорони  здоров’я України) всі  ознаки незалежних пунктів  формули винаходу  за  патентом  України на  винахід НОМЕР_2 або  ознаки,  еквівалентні їм?

20.04.2011 р. судом одержано висновок № 678 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 19.04.2011 р. у  господарській справі  № 39/361 разом  з  матеріалами  справи.

При наданні відповіді на поставлене питання експерти дійшли висновку що у  лікарському засобі  “Моксифлоксацин” (реєстраційне  посвідчення  № UA/8235/01/01, видане  Міністерством охорони  здоров’я України) використані всі  ознаки незалежних пунктів 1, 6  формули винаходу  за  патентом  України на  винахід НОМЕР_2.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається  державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Згідно  з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 “Про атестованих судових  експертів  з  питань,  пов'язаних  з  охороною  прав  на об'єкти  інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України” додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Суд   прийшов  до  висновку, що для проведення  судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю  13.3. “Дослідження, пов'язані з винаходами  і  корисними  моделями”.

Як зазначено у висновку № 678 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 19.04.2011, судові  експерти ОСОБА_2 та  ОСОБА_3  мають   вищу  технічну  освіту,  вищу  освіту  в  сфері інтелектуальної  власності,  наукові  ступені кандидата  юридичних  наук,  кваліфікацію   судового  експерта з питань   інтелектуальної  власності,  у  тому  числі  за  спеціальністю  13.3 “Дослідження, пов'язані з винаходами  і  корисними  моделями”.

Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України судових експертів було попереджено.

Відповідно  до  ч. 5  ст. 31  ГПК України  судовий  експерт   має  право  відмовитися   від  дачі  висновку якщо  він  не  має   необхідних знань  для  виконання  покладеного  на  нього  обов’язку.

З огляду на наведене суд вважає, що висновок № 678 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 19.04.2011 р. складений кваліфікованими  судовими експертами, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Заперечення  третьої  особи з  приводу  того, що  експертне дослідження  проведено  судовими  експертами,  які  не  мають  спеціальних  знань, судом  відхилено,  оскільки   воно  не  підтверджується  жодними  доказами.

Виходячи з вищевикладеного, висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 678 обґрунтовано підтвердив  факт порушення   відповідачем  2  прав  позивача  на винахід,  що  охороняється  патентом  України  НОМЕР_2.

Як  зазначалося, позивач є власником   патенту  України  на винахід  НОМЕР_2 «Похідні   хінолон –I нафтиридонкарбонової  кислоти  у  вигляді  суміші  ізомерів або окремих  ізомерів, фармацевтична  композиція, що  має антибактеріальну  активність  та  проміжні  сполуки».

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (ст. 28) встановлює,  що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу  визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід  без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Відповідно  до  ст.  30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", якщо винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу  зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. З метою забезпечення здоров'я населення Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу  визначеній ним особі без згоди власника патенту у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу. При  цьому про надання дозволу на використання винаходу  власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;  власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу.

Дослідивши  зібрані  у  справі  докази,  судом  встановлено,  що  позивач 2   не  довів   наявність  судового  рішення   або  відповідного  рішення  Кабінету  Міністрів  України,  відповідно  до  яких  відповідач 2  отримав  право  на  використання    винаходу  за  патентом  України  НОМЕР_2.

Відповідно  до ч. 2 ст.  31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу, зокрема за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Зібрані  у  справі  докази  свідчать,  що  починаючи  з  лютого  2007  року  відповідач  вчиняв  дії,  направлені  на  реєстрацію  в  Україні  лікарського  засобу "Моксифлоксацин". 23.05.2008  року  відповідачем  1 було  здійснено  державну  реєстрацію лікарського  засобу "Моксифлоксацин" (наказ МОЗ України  від 23.05.2008  року  № 273).

За  таких  обставин,  твердження  відповідача  2 про  використання  винаходу позивача за  патентом України №  НОМЕР_2 саме  у  зв’язку  з  розповсюдженням  в  Україні    в  2009  епідемії грипу pA (H1N1) -2009   (пандемічного  грипу) є  такими,  що  не  відповідають  обставинам  справи.

Крім  того,  відповідач  2    не  надав  суду доказів  повідомленням власника патенту (позивача)  про  використання  винаходу  за  патентом України №  НОМЕР_2 та  доказів виплати позивачу відповідної компенсації.

Суд  прийшов  до  висновку про  відсутність  у  відповідача 2   правових  підстав використання винаходу  за  патентом України №  НОМЕР_2  в  порядку  встановленому   ст.  ст. 30, 31 Закону  України «Про  охорону   прав  на  винаходи  та  корисні  моделі», рівно  як  і  будь-яких  інших правових  підстав для  такого  використання.

Оцінивши  зібрані  докази  в  сукупності,  суд  прийшов  до  висновку,  що  позивач належними  засобами  доказування  довів,  що  відповідач  2  здійснював використання  винаходу, що  належить позивачу та  охороняється  патентом України №  НОМЕР_2 без  відповідного  дозволу, способами,  встановленими ст. 28  Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

За  таких  обставин,  позовні вимоги про зобов’язання  Компанії "Уелш Трейд Лімітед" (відповідача 2) припинити дії, спрямовані на використання у будь - який спосіб винаходу, який належить ОСОБА_1 (ОСОБА_1) і охороняється патентом України № НОМЕР_2 є  обґрунтованими  та  підлягають  задоволенню.

Судом встановлено, що відповідач 1 здійснив  реєстрацію лікарського  засобу (наказ Міністерства  охорони  здоров’я  України від 23.05.2008  року  № 273 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали», яким  зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1),  зокрема,  лікарський  засіб «Моксифлоксацин»,  виробник "Ахлкон Парентералс Лтд., заявник  Уелш Трейд Лімітед) на  ім’я  відповідача 2, що   призводить  до  порушень прав позивача, як власника  патенту України на  винахід №  НОМЕР_2.

Судом також встановлено,  що  21.04.2008  року  позивач  звертався  до   третьої  особи   з  проханням  відмовити  відповідачу 2  в   реєстрації  лікарських  засобів   Моксин  та  Моксифлоксацин  з  підстав  порушення  прав  позивача   на  винаходи,  які  охороняються  патентами  України.   Листом  від 19.05.08   року  третя  особа  повідомила    позивача   що  його  звернення   щодо  відмови  відповідачу  2    в  реєстрації   лікарських   засобів  Моксин  та  Моксифлоксацин   може  бути  задоволене  виключно на  підставі    відповідного  судового  рішення,  яким буде  встановлено  факт   того,  що  державна  реєстрація   призвела  до  порушення   захищених   патентом  України  майнових  прав  інтелектуальної  власності.

Відповідно  до   ст. 9 Закону  України «Про  лікарські  засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. При  цьому  законом  встановлено,  що в державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів.

Як  було  встановлено  в  ході  розгляду  справи  по  суті,   відповідачем  2  здійснюється  порушення  прав інтелектуальної  власності позивача як власника  патенту України на  винахід №  НОМЕР_2.

Відповідно  до ст.  34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.  На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Відповідно  до   ст. 16  ЦК України  одним  із  способів  захисту  прав  є  саме     визнання  незаконними  рішення,  дій чи  бездіяльності  органу  державної  влади.

В силу ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

За  таких  обставин,   позовні  вимоги  про  визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров"я України  від 23 травня № 273 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації на ім"я відповідача 2 лікарського засобу "Моксифлоксацин" (розчин для вливання, по 250 мл, що містить моксифлоксацину гідрохлорід 1,744 мг на мл і еквівалентний моксифлоксацину 1,6 мг на мл; виробник "Ахлкон Парентералс Лтд.", Індія) є  обґрунтованими  та  підлягають  задоволенню.

При  цьому  суд вважає  за  необхідне  зазначити, що  підставою для  задоволення   позовних  вимог в цій  частині  є  саме  порушення  прав інтелектуальної  власності  позивача, як власника  патенту України на  винахід №  НОМЕР_2. Судом  враховано,  що оскільки  відповідно  до  ч. 3  ст. 418  ЦК  України  право  інтелектуальної власності  є  непорушним, ніхто   не  може   бути  позбавлений   права  інтелектуальної  власності   чи  обмежений  у  його  здійсненні,  крім  випадків,  передбачених  законом.

Позовні  вимоги  про зобов’язання Міністерства охорони здоров"я України відмовити "Уелш Трейд Лімітед" (Welsh Trade Limited) (відповідачу 2) в реєстрації лікарського засобу "Моксин" (таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг, що містить моксифлоксацину гідрохлорід - 400 мг; виробник "Белко Фарма Лімітед", Індія) судом  відхилені  з  огляду  на  те,  що  позивачем  належними  засобами  доказування  не  доведено  вчинення  відповідачем 1  будь-яких  дій,   направлених  на   реєстрацію лікарського засобу "Моксин".

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона  повинна довести  ті обставини, на які  вона посилається як на  підставу своїх вимог і заперечень.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтується вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ст. 32 Господарського процесуального кодексу України).

Обставини  справи, які  відповідно  до  законодавства   повинні  бути   підтверджені   певними  засобами   доказування,  не  можуть   підтверджуватися   іншими  засобами  доказування.  

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України,  господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно  до  ст.44 ГПК України   судові  витрати  складаються   з  державного  мита,  сум  що  підлягають сплаті  за  проведення  судової  експертизи,  призначеної  господарським  судом,  витрат  на  інформаційно-технічне  забезпечення судового  процесу.

Ухвалою  Господарського  суду  міста  Києва  від  20.09.2010  року  у  справі  № 39/361 було зобов'язано позивача провести попередню оплату витрат  по проведенню  експертизи, відповідно до виставленого  рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 10134,00 грн., що підтверджується копією платіжного доручення № 5565 від 30.11.2010 р.

За таких обставин, на відповідача 2,  як  на  особу  з  вини  якої  вимник  спір  у  справі №  39/361,  покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 85,00 грн., витрати на проведення судової експертизи в розмірі 10134,00  грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.          Позовні вимоги  задовольнити  частково.

2.          Зобов’язати Компанію "Уелш Трейд Лімітед" (Welsh Trade Limited) (компанія  зареєстрована  у  Гонконзі   під номером  1026935; юридична  адреса: Кінвік Центр, 32, Колінгвуд Роуд, Центр, Гонконг; банківські  реквізити: Nordea Bank Denmark A\S 850 PO BOX 850, DK-0900 Copenhagen C., Denmark. DK 2120005005973491- USD DK 212000 5036038928-EURO SWIFT: NDEADKKKXXX)  припинити дії, спрямовані на використання у будь - який спосіб винаходу, який належить ОСОБА_1 (ОСОБА_1)  (Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany; банківські  реквізити:  Commerzbank рахунок № НОМЕР_3, міжнародний  номер  банківського  рахунку НОМЕР_4) і охороняється патентом України  на  винахід № НОМЕР_2.

3.          Визнання недійсним наказ Міністерства охорони здоров"я України (01601, м. Київ, вул.  Грушшевського, 7; ідентифікаційний  код 00012925)  від 23 травня № 273 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації на ім"я Компанії "Уелш Трейд Лімітед" лікарського засобу "Моксифлоксацин" (розчин для вливання, по 250 мл, що містить моксифлоксацину гідрохлорід 1,744 мг на мл і еквівалентний моксифлоксацину 1,6 мг на мл; виробник "Ахлкон Парентералс Лтд.", Індія).  

4.           Стягнути з Компанії "Уелш Трейд Лімітед" (Welsh Trade Limited) (компанія  зареєстрована  у  Гонконзі   під номером  1026935; юридична  адреса: Кінвік Центр, 32, Колінгвуд Роуд, Центр, Гонконг; банківські  реквізити: Nordea Bank Denmark A\S 850 PO BOX 850, DK-0900 Copenhagen C., Denmark. DK 2120005005973491- USD DK 212000 5036038928-EURO SWIFT: NDEADKKKXXX)  або з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Компанії ОСОБА_1 (ОСОБА_1)  (Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany; банківські  реквізити:  Commerzbank рахунок № НОМЕР_3, міжнародний  номер  банківського  рахунку НОМЕР_4) 85,00 грн. (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита, 236,00 (двісті  тридцять  шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 10134,00  грн. (десять  тисяч сто  тридцять чотири  грн.)  00 коп.витрат на  проведення судової експертизи.

5.          Видати накази.

6.      В задоволення  решти  позовних  вимог  відмовити.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України  рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

 Суддя                                                                                              Гумега О.В.

Дата підписання

        повного рішення: 19.05.2011 р.