Постанова

від 11.07.2011 по справі 54/7

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2011 № 54/7

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Зубець Л.П.

суддів:

при секретарі:

за участю представників:

від позивача - не з' явився

від відповідача-1 - ОСОБ А_1. (дов. №02-03/10 від 03.04.2011 р.)

від відповідача-2 - ОСОБ А_2. (дов. №16-08/4175 від 21.06.2011 р.)

розглянувши у відкритому

судовому засіданні

апеляційну скаргу Товари ства з обмеженою відповідаль ністю „Агро-Дельта Груп”

на рішення Господ арського суду міста Києва

від 25.02.2011 р.

у справі №54/7 (суд дя Прокопенко Л.В.)

за позовом Товари ства з обмеженою відповідаль ністю „Нертус”

до 1) Товар иства з обмеженою відповіда льністю „Агро-Дельта Груп”

2) Держа вного департаменту інтелект уальної власності МОН Україн и

про визн ання недійсним Свідоцтва Укр аїни №97329 на знак для товарів і

послуг „ЕФІРАН”

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Нертус” ( далі за текстом - позивач, ТО В „Нертус”) звернулось до Гос подарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обм еженою відповідальністю „Аг ро-Дельта Груп” (далі за текст ом - ТОВ „Агро-Дельта Груп”, в ідповідач-1) та Державного деп артаменту інтелектуальної в ласності МОН України (далі за текстом - відповідач-2) про в изнання недійсним Свідоцтва України № 97329 на знак для товар ів і послуг „ЕФІРАН” та зобов 'язання Державного департаме нту інтелектуальної власнос ті внести відповідні зміни д о Державного реєстру знаків для товарів і послуг і здійсн ити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промис лова власність”.

В обґрунтування позовних в имог, позивач посилається на невідповідність позначення „ЕФІРАН” за Свідоцтвом Укра їни № 97329 умовам надання правов ої охорони, передбаченим ст. 6 Закону України "Про охорону п рав на знаки для товарів і пос луг", а саме п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону, оскільки воно є схожи м до ступеня змішування з ран іше зареєстрованим товарним знаком позивача „ЕФІРОН” за Свідоцтвом України № 76838 та, кр ім цього, може ввести в оману щ одо товару та особи, яка вироб ляє відповідний товар.

.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 14.05.2010 р. призн ачено у справі №54/7 судову експ ертизу об'єктів інтелектуаль ної власності, проведення як ої доручено Київському науко во-дослідному інституту судо вих експертиз, провадження у справі № 54/7 зупинено до закінч ення проведення судової експ ертизи.

06.12.2010 р. через відділ документ ального забезпечення місцев ого господарського суду наді йшов Висновок №4492/10-12 судової ек спертизи об'єктів інтелектуа льної власності від 24.11.2010 р. у го сподарській справі №54/7.

Рішенням Господарського с уду міста Києва від 25.02.2011 р. у спр аві №54/7 позовні вимоги задово лено; визнано недійсним Свід оцтво на знак для товарів і по слуг „ЕФІРАН” №97329, видане на ім 'я Товариства з обмеженою від повідальністю „Агро-Дельта Г руп”, повністю; зобов'язано Де ржавний департамент інтелек туальної власності Міністер ства освіти і науки України в нести зміни до Державного ре єстру свідоцтв України на зн аки для товарів і послуг про в изнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг " ЕФІРАН" № 97329; зобов'язано Держа вний департамент інтелектуа льної власності Міністерств а освіти і науки України (МСП 0 3680, Київ-35, вул. Урицького, 45) опубл ікувати відомості про визнан ня недійсним свідоцтва на зн ак для товарів і послуг "ЕФІРА Н" № 97329 в офіційному бюлетені “ Промислова власність”; стягн уто з Товариства з обмеженою відповідальністю „Агро-Дель та Груп” на користь Товарист ва з обмеженою відповідальні стю „Нертус” 85,00 грн. державног о мита, 236 грн. витрат на інформа ційно-технічне забезпечення судового процесу, 8062,08 грн. витр ат за проведення судової екс пертизи.

Не погоджуючись із вказани м рішенням суду, Товариство з обмеженою відповідальністю „Агро-Дельта Груп” звернуло ся до Київського апеляційног о господарського суду з апел яційною скаргою, в якій проси ть скасувати рішення Господа рського суду міста Києва від 25.02.2011 року у справі №54/7, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимо г у повному обсязі.

Підставою для скасування р ішення суду апелянт зазначив неповне з' ясування обстави н, що мають значення для справ и, недоведеність обставин, що мають значення для справи, як і суд визнав встановленими, а також порушення судом норм п роцесуального та матеріальн ого права. При цьому, апеляцій на скарга мотивована тим, що н а думку відповідача-1, позивач ем не надано жодного доказу ф акту порушення його прав на з нак для товарів і послуг "ЕФІР ОН", що охороняється свідоцтв ом України №76838 та належить на п раві власності позивачу, а то му позивач позбавлений права вимагати визнання недійсним свідоцтва України №973298 посила ючись на невідповідність зна ка умовам надання правової о хорони, а саме: введення в оман у споживача відносно особи в иробника; позивачем не надан о доказів введення в оману на ринку товарів, оскільки в ньо го з відповідачем-1 різне сіль ськогосподарське застосува ння товарів та різні спожива чі і оцінити належним чином о манливість споживачів можли во лише дослідивши інформаці ю фактичного використання зн аків позивача та відповідача -1, що відсутнє в матеріалах сп рави.

В судовому засіданні апеля ційної інстанції 08.06.2011 р. предст авник позивача надав відзив на апеляційну скаргу, в якому заперечував проти апеляційн ої скарги, просив залишити її без задоволення, рішення Гос подарського суду міста Києва від 25.02.2011 р. у справі №54/7 залишити без змін.

В судовому засіданні апеля ційної інстанції 08.06.2011 р. предст авник відповідача-1 заявив кл опотання, в якому останній пр осить призначити у справі №54/7 повторну судову експертизу, доручити її проведення Наук ово-дослідному інституту інт електуальної власності Наці ональної академії правових н аук України, витрати по її про веденню покласти на відповід ача.

07.07.2011 р. через відділ документ ального забезпечення Київсь кого апеляційного господарс ького суду від позивача наді йшло заперечення на клопотан ня про призначення повторної судової експертизи у справі №54/7, в якому останній просив су д відмовити в його задоволен ні.

В судове засідання апеляці йної інстанції 11.07.2011 р. представ ник позивача не з' явився.

11.07.2011 р. через відділ документ ального забезпечення Київсь кого апеляційного господарс ького суду надійшло клопотан ня позивача, відповідно до як ого останній просить оголоси ти перерву та розглянути спр аву 11.07.2011 р. після 14 год. 00 хв., у зв' язку із зайнятістю повноважн ого представника в іншому су довому засіданні.

Колегія суддів не вбачає пі дстав для задоволення вказан ого клопотання, оскільки явк а представників сторін не бу ла визнана судом обов' язков ою та зважаючи на наявні в мат еріалах справи докази належн ого повідомлення сторін про місце, дату та час судового за сідання. Крім того, колегія су ддів зазначає про те, що відпо відачем у справі являється п ідприємство (Товариство з об меженою відповідальністю „Н ертус”), а не конкретний предс тавник, нормами Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни передбачено ведення сп рави юридичних осіб в господ арському суді через свого пр едставника, що дозволяє напр авити в судове засідання інш у уповноважену особу, а відта к суд визнав за можливе розгл ядати справу у відсутності п редставника позивача.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 11.07.2011 р. відмовлено Товариств у з обмеженою відповідальніс тю „Агро-Дельта Груп” у задов оленні клопотання про призна чення повторної судової експ ертизи у справі №54/7.

В судовому засіданні апеля ційної інстанції 11.07.2011 р. предст авник відповідача-1 підтрима в апеляційну скаргу, просив с уд апеляційну скаргу задовол ьнити, скасувати рішення Гос подарського суду міста Києва від 25.02.2011 р. у справі №54/7 та прийня ти нове рішення, яким відмови ти в задоволенні позову.

В письмових поясненнях на а пеляційну скаргу та в судово му засіданні апеляційної інс танції 11.07.2011 р. представник відп овідача-2 підтримав апеляцій ну скаргу, просив суд апеляці йну скаргу задовольнити, ска сувати рішення Господарсько го суду міста Києва від 25.02.2011 р. у справі №54/7 та прийняти нове рі шення, яким відмовити в задов оленні позову.

Розглянувши доводи апеляц ійної скарги, перевіривши ма теріали справи, заслухавши п ояснення представників відп овідача-1, відповідача-2, дослі дивши докази, проаналізувавш и на підставі встановлених ф актичних обставин справи пра вильність застосування судо м першої інстанції норм зако нодавства, Київський апеляці йний господарський суд вважа є, що апеляційна скарга не під лягає задоволенню з наступни х підстав.

Товариство з обмеженою від повідальністю "Нертус" є влас ником Свідоцтва України №76838 н а знак для товарів та послуг "Е ФІРОН", відомості про реєстра цію якого були опубліковані 25.05.2007 р. в офіційному бюлетені “ Промислова власність” № 7.

25.09.2008 р. на ім'я Товариства з об меженою відповідальністю “А гро-Дельта Груп” Державним д епартаментом інтелектуальн ої власності було видано сві доцтво №97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН", відомості п ро реєстрацію якого були опу бліковані 25.09.2008 р. в офіційному бюлетені “Промислова власні сть” №18.

Позивач вважає, що Свідоцтв о України №97329 на знак для товар ів і послуг "ЕФІРАН" підлягає в изнанню недійсним з огляду н а невідповідність зареєстро ваного знака для товарів та п ослуг "ЕФІРАН" умовам надання правової охорони, що підтвер джується наступним.

Відповідно до Закону Украї ни “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”:

- правова охорона нада ється знаку, який не суперечи ть публічному порядку, принц ипам гуманності і моралі та н а який не поширюються підста ви для відмови в наданні прав ової охорони, встановлені ци м Законом (ч. 1 ст. 5).

- згідно з цим законом н е можуть одержати правову ох орону також позначення, які є оманливими або такими, що мож уть ввести в оману щодо товар у, послуги або особи, яка вироб ляє товар або надає послугу (п . 4 ч. 2 ст. 6).

- не можуть бути зареєс тровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими н астільки, що їх можна сплутат и, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявлени ми на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких сам их або споріднених з ними тов арів і послуг (п. 1 ч. 3 ст. 6).

Позивач вважає, що позначен ня "ЕФІРАН" є настільки схожим з позначенням "ЕФІРОН", що їх м ожна сплутати між собою. Крім того, така схожість знаків мо же ввести в оману споживача щ одо товару та особи, яка вироб ляє відповідний товар.

У своїй позовній заяві пози вач наводить схожість познач ень "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН" як слов есних позначень, проводить а наліз фонетичної схожості, а наліз графічної схожості та аналіз семантичної схожості . Також, позивач посилається н а те, що знаки "ЕФІРОН" та "ЕФІРА Н" зареєстровані для товарів одного роду (гербіциди), ці то вари мають однакове призначе ння (боротьба з однорічними т а багаторічними бур'янами), од накову сферу застосування (с ільське господарство), однак ові умови та канали збуту, а та кож однакове коло споживачів (працівники сільськогоспода рських підприємств, фермери, селяни та городники-любител і).

Отже, приймаючи до уваги вищ евикладене, позивач вважає, щ о знак для товарів і послуг "ЕФ ІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надан ня правової охорони та має бу ти визнано недійсним у судов ому порядку з огляду на його н евідповідність умовам надан ня правової охорони та проси в суд визнати недійсним Свід оцтво України №97329 на знак для т оварів та послуг "ЕФІРАН", щодо товарів 5 класу МКТП гербіцид и; зобов'язати Державний депа ртамент інтелектуальної вла сності внести відповідні змі ни до Державного реєстру зна ків для товарів та послуг і зд ійснити відповідну публікац ію в офіційному бюлетені “Пр омислова власність”.

В обґрунтування заперечен ь на позовну заяву представн ик відповідача-1 зазначає, що п озивачем не враховано того, щ о свідоцтва на позначення "ЕФ ІРОН" та "ЕФІРАН" зареєстрован і у 5 класі, що є специфічним кл асом. У ньому реєструються на зви препаратів, пов' язаних з діючими хімічними речовина ми, тому в назві препаратів ви користовуються символи, позн ачення, суфікси, префікси, зак інчення, які відповідають пр ийнятим стандартам в хімії д ля назви, та класифікації спо лук певної будови; в даному ви падку закінчення “он” вказує на наявність спиртової (гідр оксі-) групи в сполуці, а закін чення “АН”, вказує на наявніс ть спряжених зв'язків, що відп овідає дійсності. Практика р еєстрації таких назв в цьому класі допускає реєстрацію т аких позначень, якщо при цьом у змінюється семантика позна чення. В цьому випадку вона зм інюється. Тому експерт, проан алізувавши семантику, написа ння та звучання зробив висно вок в бік реєстрації без жодн ого запитання або запереченн я до заявника.

У відзиві на апеляційну ска ргу (письмових поясненнях) ві дповідач-2 зазначає, що за резу льтатами експертизи заявки № m 2007 10656 на знак для товарів і посл уг "ЕФІРАН" було встановлено, щ о заявлене позначення відпов ідає умовам надання правової охорони встановленими закон ом, і на нього не поширюються п ідстави для відмови в наданн і правової охорони встановле ні в законі. На підставі висно вку експертизи, проведеного уповноваженим Держдепартам ентом закладом експертизи - Д ержавним підприємством “Укр аїнський інститут промислов ої власності” про відповідні сть заявленого позначення ум овам надання правової охорон и відносно всього заявленого переліку товарів і послуг, бу ло прийнято рішення про реєс трацію знака "ЕФІРАН" для това рів 5 класу Міжнародної класи фікації товарів і послуг і ви дано Свідоцтво України № 97329. На думку відповідач-2, позивачем не надано доказів щодо поруш ення його охоронюваного зако ном інтересу. При цьому зазна чає, що підтвердженням наявн ості порушених прав та охоро нюваних інтересів позивача м огли б бути надані докази змі шування споживачами товарів позивача та відповідача-1, мар кованих спірним та протистав леним знакам.

Також у своєму відзиві відп овідач 2 звертає увагу суду, що позивач у позовній заяві ств ерджує, що знак "ЕФІРОН" за Сві доцтвом України №76838 використ овується для

маркування “селективного високоефективного післясхо дового гербіциду для боротьб и з однорічними двосім'ядоль ними та деякими багаторічним и бур'янами в посівах зернови х колоскових та кукурудзи”. В свою чергу знак "ЕФІРАН" за Св ідоцтвом України № 97329 викорис товується для маркування “се лективного гербіциду широко го спектра дії проти одноріч них та дворічних дводольних бур'янів”.

Відповідач 2 вважає, що пита ння відносно того, чи вводить спірний знак "ЕФІРАН" за Свідо цтвом України № 97329 в оману спож ивачів щодо товару або особи , яка виробляє товари, при вико ристанні вищезазначених гер біцидів позивачем та відпові дачем 1, можливе тільки шляхом дослідження їх фактичного в икористання позивачем та від повідачем 1.

У поясненнях на відзив відп овідача-1 та відповідача-2 пози вач зазначає, що посилання ві дповідачів на реєстрацію зна ка для товарів і послуг "ЕФІРА Н" з огляду на склад гербіцидн ого препарату, для якого дане позначення використовуєтьс я та на специфіку його діючої речовини є безпідставними т а необґрунтованими. Знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за С відоцтвом України № 97329 не відп овідає умовам надання правов ої охорони, оскільки є схожим настільки, що можна сплутати з раніше зареєстрованим зна ком для товарів і послуг "ЕФІР ОН" за Свідоцтвом № 76838 для таки х самих товарів, а саме: 5 класу МКТП - гербіциди.

Також у цих же поясненнях по зивач вказує, що доведення фа кту змішування товарів в дан ому випадку не є обов'язком по зивача, оскільки доведенню п ідлягає потенційна ймовірні сть сплутування споживачами позначень, що відповідає пол оженням Закону України "Про о хорону прав на знаки для това рів і послуг".

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 14.05.2010 р. призн ачено у справі №54/7 судову експ ертизу об'єктів інтелектуаль ної власності, проведення як ої доручено Київському науко во-дослідному інституту судо вих експертиз. На вирішення е кспертів поставлено наступн і питання: Чи є товари і послуг и, для яких зареєстровано зна к для товарів і послуг "ЕФІРАН " за Свідоцтвом України № 97329, та кими самими або спорідненими із товарами і послугами, для я ких зареєстровано знак для т оварів і послуг "ЕФІРОН" за Сві доцтвом України № 76838 ? Чи є знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 і зн ак для товарів і послуг "ЕФІРО Н" за Свідоцтвом України № 76838 с хожими настільки, що їх можна сплутати ? Чи є позначення "ЕФ ІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 таким, що може ввести в оман у стосовно товару чи особи, як а виробляє товар ?

За результатами проведенн я судової експертизи, молодш им науковим співробітником л абораторії судових експерти з об'єктів інтелектуальної в ласності Київського науково -дослідного інституту судови х експертиз Юдіною Г.О. складе но Висновок №4492/10-12 судової експ ертизи об'єктів інтелектуаль ної власності від 24.11.2010 р. у госп одарській справі №54/7, в якому в становлено наступне:

“1.Товари 5 класу МКТП (Міжнар одна класифікація товарів і послуг) - “гербіциди”, щодо яки х зареєстровано знак для тов арів і послуг "ЕФІРАН" за Свідо цтвом України № 97329 є споріднен ими з товаром класу 1 МКТП - “мі дний купорос”, що відноситьс я до хімічних продуктів, приз начених для використовуванн я в сільському господарстві, садівництві та лісівництві та товарами 5 класу МКТП, а сам е: “пестициди”; “фунгіциди”; “ протрави для насіння та зерн а”, щодо яких зареєстровано з нак для товарів і послуг "ЕФІР ОН" за Свідоцтвом України № 76838. Товари 5 класу МКТП - “гербіци ди”, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІ РАН" за Свідоцтвом України № 97 329 є тими самими що і товари 5 кл асу МКТП - “гербіциди”, щодо як их, зокрема, зареєстровано зн ак для товарів і послуг "ЕФІРО Н" за Свідоцтвом України № 76838.

2. Знак для товарів і послуг "Е ФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 та знак для товарів і посл уг "ЕФІРОН" за свідоцтвом Укра їни № 76838 є схожими настільки, щ о їх можна сплутати при викор истанні стосовно товарів 5 кл асу МКТП - “гербіциди”.

3. Позначення "ЕФІРАН" за Свід оцтвом України № 97329, є таким, що може ввести в оману щодо особ и, яка виробляє та/або реалізо вує товари 5 класу МКТП - “герб іциди”.

Позначення "ЕФІРАН" за Свідо цтвом України № 97329, не є таким, щ о може ввести в оману щодо тов ару”.

Із вищенаведеного Висновк у № 4492/10-12 судової експертизи об' єктів інтелектуальної власн ості випливає, що знак для тов арів і послуг "ЕФІРАН" за Свідо цтвом України № 97329 не відповід ає умовам надання правової о хорони.

Суд апеляційної інстанції приймає висновок судової ек спертизи в якості належного доказу у справі в порядку ст. с т. 42, 43 ГПК України.

Відповідно до ст. 1 ГПК Украї ни підприємства, установи, ор ганізації, інші юридичні осо би (у тому числі іноземні), гро мадяни, які здійснюють підпр иємницьку діяльність без ств орення юридичної особи і в ус тановленому порядку набули с татусу суб'єкта підприємниць кої діяльності (далі - підприє мства та організації), мають п раво звертатися до господарс ького суду згідно з встановл еною підвідомчістю господар ських справ за захистом свої х порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом з аходів, спрямованих на запоб ігання правопорушенням.

Наявність у позивача виклю чних прав власника Свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 76838 "ЕФІРОН", надає йому право захищати своє виключн е право будь-яким способом, пе редбаченим законодавством, в тому числі шляхом визнання н едійсними свідоцтв на знак д ля товарів і послуг інших осі б, що, на думку позивача, поруш ують його виключне право.

Питання про те, чи порушує н аявність у інших осіб свідоц тв на знаки для товарів і посл уг, виключне право позивача н а використання його позначен ня, є предметом розгляду спра ви по суті і не може бути з'ясо вано судом до вивчення всіх о бставин справи.

Право на звернення власник а знаку для товарів і послуг д о суду можливо реалізувати н е лише після встановлення фа кту порушення права, а й з мето ю запобігання такому порушен ню, що прямо передбачене ст. 1 Г ПК України.

Той факт, чи використовує ін ша особа (в даному випадку - То вариство з обмеженою відпові дальністю “Агро-Дельта Груп” ) своє позначення станом на де нь розгляду справи, не вплива є на вирішення спору по суті, о скільки за наявності права н а використання позначення, н аданого чинним свідоцтвом, в ідповідач має право в будь-як ий момент розпочати або поно вити використання позначенн я в будь-якій формі або переда ти майнові права на його вико ристання третім особам. За та ких обставин, предметом розг ляду справи є відповідність оскаржуваного позначення за Свідоцтвом № 97329 на знак для то варів і послуг "ЕФІРАН" законо давству незалежно від конкре тного факту його використанн я.

Відповідно до ст. 19 Закону Ук раїни “Про охорону прав на зн аки для товарів і послуг” сві доцтво може бути визнано у су довому порядку недійсним пов ністю або частково у разі: а) н евідповідності зареєстрова ного знака умовам надання пр авової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображе ння знака та переліку товарі в і послуг, яких не було у пода ній заявці; в) видачі свідоцтв а внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно із п. 3 ст. 6 Закону Укра їни “Про охорону прав на знак и для товарів і послуг” не мож уть бути зареєстровані як по значення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можн а сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявлени ми на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких сам их або споріднених з ними тов арів і послуг.

Виходячи зі змісту п. 3 Реком ендацій Вищого господарсько го суду України "Про деякі пит ання практики призначення су дових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захисто м права інтелектуальної влас ності" від 29.03.2005 р. № 04-5/76, з урахуван ням обставин справи та суті с пору господарські суди за до помогою експертного дослідж ення мають з'ясовувати факти чні дані щодо наявності чи ві дсутності підстав для відмов и у наданні торговельній мар ці правової охорони. З метою т акого з'ясування слід вирішу вати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка: є оманл ивою або такою, що може ввести в

оману щодо товару, послуги а бо особи, яка виробляє товар а бо надає послуги, зокрема, чи є конкуруючі позначення тотож ними або схожими настільки, щ о їх можна сплутати.

В даному випадку у суду є вс і підстави вважати, що познач ення, зареєстроване на ім'я То вариства з обмеженою відпові дальністю “Агро-Дельта Груп” згідно Свідоцтва № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" є схожим до ступеня змішуванн я з позначенням, зареєстрова ним на ім'я позивача згідно Св ідоцтва України на знак для т оварів і послуг №76838 "ЕФІРОН".

Колегія суддів вважає, що Ви сновок судової експертизи об 'єктів інтелектуальної власн ості № 4492/10-12 від 24.11.2010 року є обґрун тованим, вірним по суті та так им, що відповідає матеріалам справи.

Щодо спорідненості товарі в, для яких зареєстровано зна к для товарів і послуг ЕФІРАН за Свідоцтвом України №97329 та з ареєстровано знак для товарі в і послуг “ЕФІРОН” за Свідоц твом України №76838, колегія судд ів зазначає наступне.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил с кладання, подання і розгляду заявки на видачу свідоцтва У країни на знак для товарів і п ослуг, затверджених наказом Держдепартаменту України ві д 28.07.1995 р. №116 (далі за текстом - Пр авил), при встановленні однор ідності товарів або товарів і послуг визначається принци пова імовірність виникнення у споживача враження про нал ежність їх одній особі, що виг отовляє товар або надає посл уги. Для встановлення такої о днорідності слід враховуват и рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; ум ови та канали збуту товарів, к оло споживачів.

Разом з тим у висновку зазна чається, що в Законі України "П ро охорону прав на знаки для т оварів і послуг", відсутнє пон яття однорідних товарів, нат омість до уваги приймається спорідненість товарів, як пе решкода для реєстрації тотож них або схожих позначень. Від повідно, при проведенні експ ертного дослідження визнача лась спорідненість товарів.

Експертом при проведенні д ослідження з'ясовано, що пест ициди - це хімічні речовини, як і вживаються для боротьби зі шкідниками та хворобами рос лин. В свою чергу пестициди по діляються, зокрема, на такі ос новні класи: гербіциди, фунгі циди та протрави для насіння . Тобто, пестициди є поняттям б ільш широким по відношенню д о поняття гербіциди та включ ає в себе останнє. Крім того, з огляду на те, що знак для това рів і послуг "ЕФІРОН" призначе ний для маркування товарів щ е й 1 класу МКТП, крім 5, зокрема, для хімічних продуктів, приз начених для використовуванн я в сільському господарстві, садівництві та лісівництві, експертом також зазначено, щ о до таких продуктів відноси ться, зокрема, мідний купорос . Таким чином, пестициди; фунгі циди; протрави для насіння та зерна, щодо яких зареєстрова но знак для товарів і послуг "Е ФІРОН" є спорідненими з товар ами 5 класу МКТП - гербіциди, що до яких зареєстровано знак д ля товарів і послуг "ЕФІРАН", о скільки належать до однієї г рупи хімічних речовин - пести цидів, товар 1 класу МКТП - мідн ий купорос, є спорідненим з то варами 5 класу МКТП - гербіциди , оскільки може використовув атись як пестицид, а з цього ви пливає, що сфера застосуванн я, мета призначення, коло спож ивачів та канали збуту у вище зазначених товарів однакові . Товари 5 класу МКТП - гербіцид и, щодо яких зареєстровано об идва позначення є тими самим и.

На підставі вищенаведеног о експерт дійшов обґрунтован ого висновку про те, що товари 5 класу МКТП - "гербіциди", щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Св ідоцтвом України № 97329, є спорід неними з товаром 1 класу МКТП - "мідний купорос", що відносить ся до хімічних продуктів, при значених для використання в сільському господарстві, сад івництві та лісівництві та т оварами 5 класу МКТП, а саме: "пе стициди"; "фунгіциди"; "протрав и для насіння та зерна", щодо я ких зареєстровано знак для т оварів і послуг "ЕФІРОН" за Сві доцтвом України № 76838.

Товари 5 класу МКТП - "гербіци ди", щодо яких зареєстровано з нак для товарів і послуг "ЕФІР АН" за Свідоцтвом України № 97329 є тими самими, що і товари 5 кла су МКТП - "гербіциди", щодо яких , зокрема, зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838.

Щодо схожості до ступеню зм ішування знаків для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтво м України № 97329 та "ЕФІРОН" за Сві доцтвом України № 76838, колегія с уддів зазначає наступне.

При вирішенні питання щодо схожості словесних позначен ь враховуються звукові (фоне тичні), графічні (візуальні) та смислові (семантичні) ознаки .

За результатом порівняння графічних ознак позначень "Е ФІРОН" та "ЕФІРАН", зокрема за т акими критеріями, як то: загал ьне зорове враження, вид шриф ту, графічне написання з урах уванням характеру букв, розт ашування букв по відношенню одна до одної, алфавіт, буквам и якого написано слово та кол ір (поєднання кольорів), було в становлено, що позначення є с уттєво схожими.

При дослідження звукової с хожості вищезгаданих познач ень було встановлено, що позн ачення збігаються за більшіс тю фонетичних ознак, а саме: ма ють однакову кількість букв, звуків, складів, в обох познач еннях наголос припадає на тр етій закритий наголошений ск лад, у обох позначеннях наявн а збіжна частина "ефір". Різниц я полягає лише у наявності од нієї розбіжної частини та ро збіжного складу, тому експер т дійшов висновку про суттєв у схожість порівнюваних позн ачень за фонетичними ознакам и.

Щодо смислової схожості по значень, то вона визначаєтьс я, зокрема, на підставі подібн ості закладених в позначення х понять, ідей, збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і яки й має самостійне значення, пр отилежності закладених в поз наченнях понять, ідей. Врахов уючи вищенаведене, а також вр аховуючи наявність спільної частини "ефір", що має однаков е значення та присутня у скла ді обох позначень, експертом було встановлено, що порівню вані позначення є семантично схожими.

Таким чином, за результатом дослідження графічних, фоне тичних та семантичних ознак порівнюваних позначень, експ ерт дійшов загального виснов ку про те, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтво м України № 97329 та знак для това рів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоц твом України № 76838 є схожими нас тільки, що їх можна сплутати п ри використанні стосовно тов арів 5 класу МКТП - "гербіциди".

Щодо можливості введення в оману щодо особи, яка виробля є та/або реалізовує товари 5 кл асу МКТП - "гербіциди" при вико ристанні позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, ко легія суддів зазначає наступ не.

При дослідженні даного пит ання експертом було зазначен о, з посиланням на Посібник Лє вічевої О.Д. "Експертиза об'єкт ів промислової власності: за явки на знаки для товарів і по слуг (торговельну марку) і ква ліфікованого зазначення пох одження товару та/або права в икористання зареєстрованог о кваліфікованого зазначенн я походження товару": "можливі сть введення в оману спожива ча щодо особи, яка виробляє то вар або надає послугу, може та кож виникати у випадку існув ання на ринку споріднених то варів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожи ми настільки, що їх можна сплу тати, або такими позначенням и, що відтворюють позначення , права на які набуті раніше (п ромислові зразки, авторське право, прізвища, імена відоми х осіб тощо)".

Як уже зазначалось вище, дос ліджувані позначення є схожи ми настільки, що їх можна сплу тати при використанні щодо т оварів 5 класу МКТП - "гербіцид и", що дає підстави для висновк у про те, що позначення "ЕФІРАН " за Свідоцтвом України № 97329, є т аким, що може ввести в оману що до особи, яка виробляє та/або р еалізовує товари 5 класу МКТП - "гербіциди".

При цьому, експертом зазнач ено, що позначення "ЕФІРАН" з у рахуванням товарів, для яких воно використовується, не мо жна розглядати як таке, що мож е породити у споживачів асоц іації щодо якості товару, які не відповідають дійсності, н е вказує безпосередньо на ви д товару, та не є таким, що ввод ить в оману стосовно географ ічного місця виробництва тов арів, а отже, позначення "ЕФІРА Н" не є таким, що може ввести в о ману щодо товару.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил, до позна чень, що є оманливими або таки ми, що можуть ввести в оману що до товару, послуги або особи, я ка виробляє товар або надає п ослугу, відносяться позначен ня, які породжують у свідомос ті споживачів асоціації, пов 'язані з певною якістю, геогра фічним походженням товарів а бо послуг або з певним виробн иком, які насправді не відпов ідають дійсності.

Колегія суддів вважає, що дл я визначення оманливості поз начення відносно товару чи п ослуги необхідно встановити : чи не містить позначення опи сові елементи щодо властивос тей, якісних характеристик т овару або характеру послуги; очевидну неправильність так ого опису властивостей товар у або характеру послуги; одно значну неправильність сприй няття споживачем позначення або його елементів; ступінь в пливу такого опису на прийня ття рішення про купівлю това ру чи користування послугою.

Таким чином, дана частина ек спертного дослідження стосу ється оманливості позначенн я в контексті положень абз. 5 п . 2 ст. 6 Закону України "Про охор ону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого , не можуть одержати правову о хорону позначення, які є оман ливими або такими, що можуть в вести в оману щодо товару, пос луги або особи, яка виробляє т овар чи надає послугу. Тобто, в даному разі, йдеться про абсо лютні підстави для відмови в наданні позначенню правової охорони.

Водночас підставою позову в справі є невідповідність п означення "ЕФІРАН" за Свідоцт вом України № 97329 умовам наданн я правової охорони з огляду н а його схожість з раніше заре єстрованим на ім'я Позивача п означенням "ЕФІРОН" за Свідоц твом України № 76838 для таких сам их і споріднених товарів, тоб то, відносній підставі надан ня правової охорони (абз. 1 п. З с т. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Та обставина, що позначення ЕФІРАН не є таким, що може вве сти в оману щодо товару жодни м чином не змінює невідповід ності даного позначення умов ам надання правової охорони згідно абз. 1 п. 3 ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для тов арів і послуг".

Отже, Висновок судової експ ертизи об'єктів інтелектуаль ної власності №4492/10-12 від 24.11.2010 рок у містить докладний опис про ведених досліджень, повні ві дповіді на поставлені судом питання, є обґрунтованим та п ереконливим, оскільки експер т не лише зробив висновки, але й підтвердив їх аналізом тих фактів, що були встановлені в ході дослідження без поруше нь правил логічного мислення , форма суджень експерта не ви кликає будь-яких сумнівів чи зауважень, а висновки є узгод женими з іншими матеріалами справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво м оже бути визнано у судовому п орядку недійсним повністю аб о частково у разі: невідповід ності зареєстрованого знака умовам надання правової охо рони.

Отже, приймаючи до уваги вищ енаведене, суд вважає, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не в ідповідає умовам надання пра вової охорони, що також підтв ерджується Висновком судово ї експертизи об'єктів інтеле ктуальної власності № 4492/10-12 від 24.11.2010 року, а тому позовні вимог и є обґрунтованими та такими , що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК У країни сплачені позивачем су дові витрати, а саме: державне мито, витрати на інформаційн о-технічне забезпечення судо вого процесу, сплата витрат н а проведення судової експерт изи, витрати по сплаті держав ного мита за подання і розгля д апеляційної скарги поклада ються на відповідача-1.

Відповідно до ст. 33 Господар ського процесуального кодек су України кожна сторона пов инна довести ті обставини, на які вона посилається як на пі дставу своїх вимог і запереч ень.

Доводи, викладені в апеляці йній скарзі, висновків місце вого господарського суду не спростовують.

Враховуючи викладені обст авини справи в їх сукупності , суд апеляційної інстанції д ійшов висновку про те, що ріше ння Господарського суду міст а Києва від 25.02.2011 р. у

справі №54/7 прийнято у відпов ідності до норм чинного зако нодавства, з повним, всебічни м та об' єктивним з' ясуванн ям обставин, які мають значен ня для справи, у зв' язку з чим апеляційна скарга задоволен ню не підлягає, а рішення необ хідно залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101-103, 105 Госпо дарського процесуального ко дексу України, Київський апе ляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Това риства з обмеженою відповіда льністю „Агро-Дельта Груп” з алишити без задоволення, ріш ення Господарського суду міс та Києва від 25.02.2011 року у справі №54/7 залишити без змін.

Матеріали справи №54/7 поверн ути до Господарського суду м іста Києва.

Постанова набирає законно ї сили з дня її прийняття та м оже бути оскаржена до суду ка саційної інстанції у встанов лені законом порядку та стро ки.

Головуючий суддя

Судді

19.07.11 (відправлено)