Рішення

від 21.06.2011 по справі 54/113

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  54/113

21.06.11

За позовом     МІП МЕТРО Груп Інтилекчуел Проперті ГмбХ & Ко. КГ

до                    1)  Державного  департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і          

                            науки України

                       2) Товариства з обмеженою відповідальністю "КДД Групп"

про                  визнання недійсним свідоцтва України № 93237 на знак для товарів і послуг

                                                                                                   Суддя Палій В.В.

Представники сторін:

Від позивача                  ОСОБА_1 –предст. (дов. від 12.05.2010р.)

Від відповідачів  1.      ОСОБА_2- предст. (дов. від 11.01.2010р.)

                               2.     не з’явився

                  ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "МІП МЕТРО Груп Інтилекчуел Проперті ГмбХ & Ко. КГ" звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного  департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України  та Товариства з обмеженою відповідальністю "КДД Групп"  про визнання недійсним свідоцтва України № 93237 на знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" з підстав невідповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони, оскільки він є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "МЕТРО" за свідоцтвом України № 47768, раніше зареєстрованим на ім'я позивача.

Ухвалою суду від 05.07.2010 р. суддею Демченко Т.С. було порушено провадження у справі № 54/113, розгляд справи призначено на 30.07.2010 р.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з’явився, витребуваних документів суду не надав, про причини неявки не повідомив.

На підставі викладеного, ухвалою суду від 30.07.2010р. розгляд справи відкладено на 24.09.2010р.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва №32 від 11.10.2010р. справа №54/113 передана для подальшого розгляду судді Палію В.В., у зв’язку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи №54/113.

За наведених обставин, ухвалою від 14.10.2010р. справа №54/113 прийнята до провадження суддею Палієм В.В., розгляд справи призначено на 09.11.2010р.

09.11.2010р. судом одержано від позивача заяву про зміну (доповнення) підстав позову, відповідно до якої позивач зазначає, що  позивач є власником міжнародної реєстрації №627390D на знак для товарів і послуг ETRO»та вважає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №93237 є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою » за міжнародною реєстрацією №627390D.

Також 09.11.2010р. судом одержано від позивача клопотання про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. У клопотанні визначено перелік питань, які позивач просить суд поставити на вирішення експертизи та визначено експертів, одному з яких позивач просить суд доручити проведення експертизи.

У судовому засіданні 09.11.2010р. судом прийнято до розгляду заяву позивача про зміну (доповнення) підстав позову, подану до початку розгляду справи по суті.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні подав відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти позовних вимог, посилаючись на відповідність позначення умовам надання правової охорони, та вважає, що   твердження позивача є такими, що ґрунтуються лише на власній позиції останнього без професійного та належного оцінювання таких доводів.

Розгляд клопотання представника позивача про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності перенесено судом на наступне судове засідання.

У зв’язку з неявкою у судове засіданні представника відповідача-1 та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 09.11.2010р. відкладено.

У судовому засіданні 30.11.2010р. представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що позначення, зареєстроване  за відповідачем-2, відповідає умовам надання правової охорони та позивачем  не доведено наявності порушених прав, що стало підставою для звернення з позовом до суду.

У судовому засіданні 30.11.2010р. суд задовольнив клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі. Оскільки для роз’яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача та призначив у справі №54/113 судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

У зв’язку з наведеним, провадження у справі №54/113 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

26.05.2011р. судом одержано матеріали справи №54/113 із висновком  №11771/10-12 судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 19.05.2011р.

У зв’язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 27.05.2011р. провадження у справі №54/113 поновлено, а справа призначена до судового розгляду на 14.06.2011р.

У судовому засіданні 14.06.2011р. судом оголошено перерву до 21.06.2011р. для надання сторонам можливості ознайомитись із висновком №11771/10-12 судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 19.05.2011р.

20.06.2011р. судом одержано письмові пояснення від позивача з урахуванням висновку №11771/10-12 судової експертизи об’єктів  інтелектуальної власності від 19.05.2011р., відповідно до якого позивач просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

20.06.2011р. судом одержано клопотання від позивача  про покладення на відповідача-2 усіх судових витрат, які понесені позивачем, у тому числі, витрат за проведення судової експертизи у розмірі 10077,60грн.

У судовому засіданні 21.06.2011р. представник відповідача-1 звернувся до суду із клопотанням про виклик  у судове засідання судового експерта Климової Н.Б., оскільки наданий висновок не дає вичерпних відповідей на всі поставлені питання, а також є неясним, тобто нечітко викладеним та носить неповний, неконкретний характер, у зв’язку з чим викликає сумніви у його правильності.

Клопотання відповідача-1 судом не задоволено, з огляду на обставини, які викладені у мотивувальній частині рішення.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -  

ВСТАНОВИВ:

Позивач набув в Україні статус володільця міжнародної реєстрації №627390D на торговельну марку «МЕТRO»для товарів і послуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42  класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Дата реєстрації –30.09.1994р., яка діє на території України у повному обсязі з 19.07.2006р. на підставі  міжнародного договору –Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків для  товарів і послуг від 14.04.1891р., яка є чинною в Україні з 25.12.1991р.

Також позивач є власником національної реєстрації, а саме, свідоцтва України №47768 від 15.03.2005р. на знак для товарів і послуг «МЕТРО», щодо товарів і послуг 35, 43 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака –07.06.2002р.

         10.06.2008р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" на ім’я відповідача -2  і видано свідоцтво №93237  щодо товарів та послуг 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45 класів МКТП.

Дата подання заявки відповідачем-2  на реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" –06.02.2008р.

Зазначений знак для товарів і послуг є словесним, «штучним словосполучення», що складається із чотирьох словесних елементів, розташованих у двох паралельних рядках, верхній рядок виконано заголовними літерами кирилиці чорного кольору на білому тлі, жирним шрифтом типу al»; нижній рядок виконаний заголовними літерами латиниці чорного кольору на білому тлі, жирним шрифтом типу »і є «транслітерацією верхнього рядка».

Позивач вважає, що зареєстрований знак "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" (свідоцтво №93237)  не відповідає умовам наданням правової охорони, з наступних підстав.

Позначення "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" (свідоцтво №93237) є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими раніше для таких самих та споріднених товарів знаком за свідоцтвом України №47768 та з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №627390D, права на використання яких належать позивачу, що є підставою стверджувати про невідповідність позначення умовам надання правової охорони. Крім того, знак "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" (свідоцтво №93237) є таким, що вводить в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, оскільки породжує у споживачів асоціації із позивачем, що насправді не відповідає дійсності.

Відповідач-1 у відзиві проти позовних вимог заперечив, зазначаючи, що знак за свідоцтвом України №93237 був зареєстрований у повній відповідності до вимог Закону за результатами кваліфікаційної експертизи заявки відповідача-2. Порівнювані знаки при розгляді їх вцілому є абсолютно різними, оскільки  загальне зорове та семантичне сприйняття цих знаків є різним, а тому вони створюють у свідомості споживача різні асоціації (образи) і не можуть бути визнанні схожими настільки, що їх можна сплутати. Позивач просить суд визнати недійсним свідоцтвом України №93237 на знак в повному обсязі, не зазначаючи, яким чином послуги 35 та 43 класів МКТП, для яких зареєстровано його знак, споріднені з послугами 36, 39, 41, 44, 45 класів МКТП, для яких також зареєстровано оспорюваний знак. Факт  порушення прав позивача внаслідок введення в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги 35, 43 класів МКТП при використанні оспорюваного знака за свідоцтвом України №93237 має бути доведений ним документально підтвердженими даними про факти сплутування вказаних знаків (чи послуг) на ринку споживачами, що призвело до порушення його прав. Позивачем не зазначено, які саме його виключні права, як власника знака, порушуються видачею оспорюваного свідоцтва, яке належить відповідачу-2.

Відповідач-2 у відзиві заперечив проти позовних вимог, посилаючись на відповідність позначення умовам надання правової охорони, та вважає, що  твердження позивача є такими, що ґрунтуються лише на власній позиції останнього без професійного та належного оцінювання таких доводів, у той час, як  відповідач-2 отримав правовий захист свого знаку від компетентного  державного органу, на якого покладено відповідні функції, проведено як формальну, так і кваліфікаційну експертизи.

          З метою всебічного, повного та об’єктивного вирішення спору у справі №54/113 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському НДІ судових експертиз.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

-          Чи є схожими настільки, що їх можна сплутати знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. із знаком для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 від 15.03.2005р.?

-          Чи є схожими настільки, що їх можна сплутати знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. із знаком для товарів і послуг «МЕТRО»за міжнародною реєстрацією №627390D від 30.09.1994р.?

-          Чи є  послуги 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45 класів, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. такими самими або спорідненими  з послугами 35, 43  класів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 від 15.03.2005р.?

-          Чи є послуги 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45 класів, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. такими самими або спорідненими  з послугами 35, 36, 37  класів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТRО»за міжнародною реєстрацією №627390D від 30.09.1994р.?

-          Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу?

26.05.2011р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №54/113 із висновком №11771/10-12 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 19.05.2011р., відповідно до якого експертом надані наступні відповіді на поставлені питання:

1.  У числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 35, 43 класів МКТП) наявні послуги як ті самі, так і споріднені з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 від 15.03.2005р. (для послуг 35, 43 класів МКТП).

У числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 44, 45 класів МКТП) наявні споріднені послуги з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 від 15.03.2005р. (для послуг 35, 43 класів МКТП).

             2.У числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 35 класу  МКТП) наявні послуги як ті самі, так і споріднені з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D від 30.09.1994р. (для послуг 35 класу МКТП); у числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 36 класу  МКТП) наявні ті самі послуги, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D від 30.09.1994р. (для послуг 36 класу МКТП);

-          у числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 45 класу  МКТП) наявні споріднені послуги з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D від 30.09.1994р. (для послуг 35, 36, 37 класів МКТП).

3. Знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. та знак для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 від 15.03.2005р. є схожими настільки, що ї можна сплутати.

4. Знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. та знак для товарів і послуг «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D є схожими настільки, що їх можна сплутати.

5. Знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. є таким, що може ввести в оману стосовно особи, що надає послуги у зв’язку з реєстрацією знаків для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 та МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D.

До висновку експертизи додано додаток №1, у якому експертом наведено переліки послуг 35, 36, 43, 44, 45 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237, які є тими самими або спорідненими з послугами 35, 43 класів МКТП, для яких зареєстровано  знак «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 та з послугами 35, 36, 37, 43 класів МКТП, для яких зареєстровано знак «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими у частині  та підлягають задоволенню частково, з огляду на наступне.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки на реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" є 06.02.2008р.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції станом на 22.05.2003р.) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

 Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема,  не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; не можуть одержати правову охорону позначення які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.2, 4.3.2.1 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджено наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995р. №116, в редакції наказу від 20.08.1997р. №72, перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4 статті 6 Закону

4.3.2.1. Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна:

- міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою;

- знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім'я особи, яка має право користування таким найменуванням;

ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

 Відповідно до статті 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції станом на 22.05.2003р.) свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У вирішенні спорів пов’язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, судом призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі №54/113, яку доручено провести Київському НДІ судових експертиз.

Згідно з висновку №11771/10-12 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 19.05.2011р., експертом надані наступні відповіді на поставлені питання:

1.  У числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 35, 43 класів МКТП) наявні послуги як ті самі, так і споріднені з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 від 15.03.2005р. (для послуг 35, 43 класів МКТП).

У числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 44, 45 класів МКТП) наявні споріднені послуги з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 від 15.03.2005р. (для послуг 35, 43 класів МКТП).

             2.У числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 35 класу  МКТП) наявні послуги як ті самі, так і споріднені з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D від 30.09.1994р. (для послуг 35 класу МКТП); у числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 36 класу  МКТП) наявні ті самі послуги, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D від 30.09.1994р. (для послуг 36 класу МКТП);

-          у числі послуг, щодо яких здійснено реєстрацію знака "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №93237 від 10.06.2008р. (для послуг 45 класу  МКТП) наявні споріднені послуги з послугами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D від 30.09.1994р. (для послуг 35, 36, 37 класів МКТП).

3. Знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. та знак для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 від 15.03.2005р. є схожими настільки, що ї можна сплутати.

4. Знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. та знак для товарів і послуг «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D є схожими настільки, що їх можна сплутати.

5. Знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. є таким, що може ввести в оману стосовно особи, що надає послуги у зв’язку з реєстрацією знаків для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 та МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D.

У додатку №1 до висновку експертом наведено переліки послуг 35, 36, 43, 44, 45 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237, які є тими самими або спорідненими з послугами 35, 43 класів МКТП, для яких зареєстровано  знак «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 та з послугами 35, 36, 37, 43 класів МКТП, для яких зареєстровано знак «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D.

Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі №54/113.

Твердження відповідача-1 щодо  неповноти, неконкретизованості висновку, у зв’язку з чим він викликає сумнів у його правильності суд відхиляє, з огляду на наступне. Експертиза у справі №54/113 проведена судовим експертом, який має відповідні вищі філософську  та юридичну  освіти,  вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, пройшов відповідну підготовку та отримав кваліфікацію судового експерта (включений до Державного реєстру атестованих судових експертів), має стаж експертної роботи із 2005року.     Викладені у запереченні проти експертного висновку твердження є власною позицією представника відповідача-1, який не має  кваліфікації судового експерта.   При цьому суд звертає увагу, що до висновку експерта додано додаток №1, у якому експертом наведено переліки послуг 35, 36, 43, 44, 45 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237, які є тими самими або спорідненими з послугами 35, 43 класів МКТП, для яких зареєстровано  знак «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 та з послугами 35, 36, 37, 43 класів МКТП, для яких зареєстровано знак «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D. Відповідно надані у висновку відповіді на питання про те, що у числі послуг, щодо яких зареєстровано знак відповідача наявні послуги як ті самі, та і споріднені з послугами, щодо яких зареєстровано знаки позивача є повними та конкретизованими, з урахуванням наведеного переліку послуг у додатку №1 до висновку.

Підстави вважати, що висновок експерта є завідомо неправдивим, суперечливим, необґрунтованим  або таким, що викликає сумнів у його правильності –відсутні. У зв’язку з наведеним, суд відмовив у задоволенні клопотання представника відповідача-1 про виклик у судове засідання судового експерта Климової Н.Б. для надання пояснень щодо наданого експертного висновку.

Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. та знак для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 від 15.03.2005р. є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо тих самих або споріднених послуг 35, 43, 44, 45 класів МКТП (перелік конкретних послуг визначений у додатку №1 до висновку судової експертизи). Знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. та знак для товарів і послуг «МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо тих самих або споріднених послуг 35, 36, 44, 45 класів МКТП (перелік конкретних послуг визначений у додатку №1 до висновку судової експертизи). Знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" за свідоцтвом України №93237 від 10.06.2008р. є таким, що може ввести в оману стосовно особи, що надає послуги у зв’язку з реєстрацією знаків для товарів і послуг «МЕТРО»за свідоцтвом України №47768 та МЕТRO»за міжнародною реєстрацією  №627390D.

Таким чином, свідоцтво України на знак для товарів і послуг  №93237 підлягає визнанню недійсним частково, у зв’язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Законом України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.2) визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і  послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Установа –це центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності (наведені функції якого виконує Державний департамент інтелектуальної власності).

За таких обставин, позовна вимога про зобов‘язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним частково свідоцтва України №93237 та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність»є обґрунтованою,  підлягає задоволенню.

  Судові витрати, понесені позивачем,  підлягають стягненню з  відповідача-2, у тому числі, витрати позивача на оплату вартості призначеної судом судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності  у розмірі 10077,60грн.(платіжне доручення №131 від 12.01.2011р.)

           Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

                                                                 В И Р І Ш И В:

           1. Позовні вимоги задовольнити частково.

           2. Визнати недійсним частково свідоцтво України №93237 від 10.06.2008р. на знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" щодо частини послуг 35 класу МКТП, а саме: «реклама; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування;  ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів  через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання статистичних даних; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших;  консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва;  консультування щодо налагоджування справ; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам);  публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп’ютерну мережу; розклеювання афіш, об’яв; розміщування об’яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі, сприяння продажеві товарів продовольчої та непродовольчої груп; телевізійне рекламування», щодо частини послуг 36 класу МКТП, а саме: «операції з нерухомістю», щодо частини послуг 43 класу МКТП, а саме: «послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло», щодо частини послуг 44 класу МКТП, а саме: «будинки відпочинку, оздоровниці, санаторії», щодо частини послуг 45 класу МКТП, а саме: «персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона».

           3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним частково  свідоцтва України №93237 від 10.06.2008р. на знак для товарів і послуг "МЕТРО-СІТІ METRO-CITY" щодо частини послуг 35 класу МКТП, а саме: «реклама; бухгалтерський облік; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування;  ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів  через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання статистичних даних; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших;  консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва;  консультування щодо налагоджування справ; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам);  публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп’ютерну мережу; розклеювання афіш, об’яв; розміщування об’яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі, сприяння продажеві товарів продовольчої та непродовольчої груп; телевізійне рекламування», щодо частини послуг 36 класу МКТП, а саме: «операції з нерухомістю», щодо частини послуг 43 класу МКТП, а саме: «послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло», щодо частини послуг 44 класу МКТП, а саме: «будинки відпочинку, оздоровниці, санаторії», щодо частини послуг 45 класу МКТП, а саме: «персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона»та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені «Промислова власність».

          4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «КДД Групп»(03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, код ЄДРПОУ 35369962)  на користь МІП МЕТРО Груп Інтилекчуел Проперті ГмбХ & Ко. КГ (Метро-Штрасе, 1, 40235, Дюссельдорф, Німеччина) в особі представника - Товариства з обмеженою відповідальністю  «Дубинський і Ошарова»(код ЄДРПОУ 31201474) 85,00грн.-державного мита, 236,00грн.-витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10077,60грн. –витрат на оплату вартості проведеної  судової експертизи.

          5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

6. В іншій частині –у задоволенні позовних вимог відмовити.

             Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня оголошення.

Суддя

В.В. Палій