Рішення

від 27.06.2012 по справі 5011-64/6632-2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-64/6632-2012 27.06.12

За позовом Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Емкон»

відповідача-2: Державна служба інтелектуальної власності України

про визнання недійсним повністю патенту на корисну модель № 67094 від 25.01.2012 року

Суддя Зеленіна Н.І.,

при секретарі судового засідання Наумкіній П.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, дов. № 1714/09 від 18.07.2011 року,

від відповідача-1: ОСОБА_2, дов. б/н від 01.06.2012 року,

від відповідача-2: не з'явився,

Суть спору:

21.05.2012 року Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»(далі -позивач) звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Емкон»(далі -відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі -відповідач-2) про визнання недійсним повністю патенту на корисну модель № 67094 від 25.01.2012 року.

Позовні вимоги мотивовані тим, що формула запатентованої відповідачем-1 корисної моделі «Спосіб голосування виборчими бюлетенями»містить аналогічний принцип, який був відомий та використовувався необмеженим колом осіб у світі, а тому патент на корисну модель № 67094 від 25.01.2012 року повинен бути визнаний судом недійсним як такий, що не відповідає умовам патентоздатності.

Ухвалою суду від 24.05.2012 року порушено провадження у справі № 5011-64/6632-2012, розгляд справи призначено на 13.06.2012 року.

01.06.2012 року від ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія»звернулось до суду із заявою про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

11.06.2012 року від представника позивача надійшло клопотання про залучення ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія»до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

13.06.2012 року від представника відповідача-1 через відділ діловодства суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 13.06.2012 року представник позивача надав додаткові документи по справі.

У судовому засіданні 13.06.2012 року представник відповідача-2 надав відзив на позовну заяву, в якому просив суд під час винесення рішення по справі врахувати те, що усі дії Державної служби інтелектуальної власності України щодо видачі деклараційного патенту № 67094 на корисну модель «Спосіб голосування бюлетенями»є такими, що повністю відповідають чинному законодавству.

Ухвалою суду від 13.06.2012 року розгляд справи було відкладено на 27.06.2012 року у зв'язку із неявкою в судове засідання представника відповідача-1 та продовжено строк розгляду спору у справі на п'ятнадцять днів.

21.06.2012 року від представника відповідача-2 через відділ діловодства суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із зайнятістю в іншому судовому процесі.

27.06.2012 року від представника відповідача-1 через відділ діловодства суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому він просив суд відмовити у задоволенні позову у зв'язку із тим, що існування патенту на корисну модель № 67094 від 25.01.2012 року, власником якого є ТОВ «Емкон»ніяким чином не порушує права позивача та в матеріалах справи відсутні докази того, що спірний патент не відповідає такій умові патентоздатності як «новизна».

Ухвалою суду від 27.06.2012 року в задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія» про залучення до участі у справі в якості третьої особи було відмовлено у зв'язку із тим, що позивачем не було доведено яким чином рішення з господарського спору може вплинути на права або обов'язки ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія»щодо однієї з сторін.

У судовому засіданні 27.06.2012 року представник позивача позов підтримав та просив суд про його задоволення.

У судовому засіданні 27.06.2012 року представник відповідача-1 позов не визнав та просив суд відмовити у задоволенні позову в повному обсязі з підстав, зазначених у відзиві на позовну заяву.

У судове засідання 27.06.2012 року представник відповідача-2 не з'явився, про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином.

У судовому засіданні 27.06.2012 року судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд встановив наступне.

25.01.2012 року Державною службою інтелектуальної власності України був зареєстрований патент на корисну модель «Спосіб голосування бюлетенями»№ 67094 за результатами опрацювання бібліографічних даних до нього та заявки відповідача-1 на видачу патенту від 28.11.2011 року № u 201114036, що підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на корисні моделі від 06.06.2012 року № 76/1, копія якої міститься в матеріалах справи.

Про видачу оспорюваного патенту була здійснена реєстрація в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 2, 2012 року.

Відповідно до наданої відповідачем-2 виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі від 06.06.2012 року № 76/1, власником патенту на корисну модель № 67094 від 25.01.2012 року є ТОВ «Емкон».

Відповідно до ч. 1 ст. 460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Відповідно до п. 1.2. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 15.03.2002 року № 197 корисна модель - нове й промислово придатне конструктивне виконання пристрою.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатиості.

Згідно із ч. 2 ст. 7 цього ж Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

За таких обставин, суд вважає, що необхідними умовами для існування спірного патенту № 67094 від 25.01.2012 року є його новизна та промислова придатність.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що використання запатентованого відповідачем-1 принципу підрахунку голосів з використанням бюлетенів для голосування зі штрих-кодами та, відповідно, сукупність суттєвих ознак, які міститься в формулі запатентованої корисної моделі, станом на день подання Відповідачем-1 відповідної заявки (28.11.2011 року) є загальновідомими у світі, а тому вказана корисна модель є частиною рівня техніки.

Згідно із п. 6.5.2.1. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки.

Із наданих копій бюлетенів для голосування, доданих позивачем до позовної заяви вбачається, що Національний розрахунковий депозитарій Російської Федерації та ВАТ «Банк «Відродження»використовують під час проведення голосування на загальних зборах акціонерів бюлетені для голосування із штрих-кодами, які є аналогічні за формою та змістом до тих, що охороняються спірним патентом на корисну модель.

Із матеріалів справи вбачається, що Національний розрахунковий депозитарій Російської Федерації та ВАТ «Банк «Відродження»використовували спосіб голосування бюлетенями, тотожний за своєю формулою до того, на який було видано спірний патент, ще в 2007 році, тобто ще до дати звернення відповідача-1 із заявкою до Державної служби інтелектуальної власності України про видачу патенту.

Окрім того, матеріалами справи підтверджується те, що сукупність суттєвих ознак формули запатентованої корисної моделі «Спосіб голосування бюлетенями»з використанням паперових бюлетенів, на яких містяться відповідні штрих-коди відносно кожного можливого варіанту голосування, та які містять відповідні порядкові (серійні) номери з метою ідентифікації даних бюлетенів при подальшому здійсненні підрахунку результатів голосування відповідними технічними засобами, був закладений в основу запатентованої 24.08.2004 року громадянином США ОСОБА_3 Везером системи виборчих бюлетенів та їх ідентифікації відповідно до патенту № US 6,779,727 B2, копія якого міститься в матеріалах справи.

Згідно із п. 57 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»від 10.06.2004 р. N 04-5/1107 особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного, вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про те, що формула, покладена в основу спірного патенту на корисну модель «Спосіб голосування бюлетенями»№ 67094 від 25.01.2012 року не є новою, а отже не відповідає одній із обов'язкових умов патентоздатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з ч. 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ч. 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Заперечення відповідача-1 на позовну заяву до уваги судом не приймаються з огляду на наступне.

Відповідач-1 зазначав, що існування патенту на корисну модель № 67094 від 25.01.2012 року, власником якого є ТОВ «Емкон»ніяким чином не порушує права позивача.

Слід зазначити, що відповідно до статуту та Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»позивач здійснює депозитарну діяльність, а саме надає послуги щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. В процесі здійснення депозитарної діяльності позивачем надаються також послуги третім особам відносно організації проведення їх загальних зборів акціонерів, з використанням програмного забезпечення, в основу якого закладений загальновідомий прогресивний спосіб використання бюлетенів для голосування з використання штрих-кодування як власне бюлетенів з ідентифікацією учасника (акціонера) загальних зборів товариства, так і з використанням штрих-кодування щодо можливого варіанту відповіді на питання за порядком денним загального збору товариства.

З огляду на зазначене, реєстрація спірного патенту на корисну модель «Спосіб голосування бюлетенями» № 67094 від 25.01.2012 року порушує права позивача та вимагає від останнього укладення з відповідачем-1 ліцензійних угод на використання вказаного способу голосування, не зважаючи на те, що позивач починаючи з 2010 року використовує такий спосіб як загальновідомий.

Окрім того, відповідачем-1 не було доведено належними та допустимими доказами наявності промислової придатності спірного патенту та відповідності його такій умові патентоздатності як «новизна».

Заперечення відповідача-2 до уваги судом не приймаються як такі, що не відповідають дійсним обставинам справи.

За таких обставин суд визнає позовні вимоги в частині визнання недійсним повністю патент на корисну модель «Спосіб голосування бюлетенями»№ 67094 від 25.01.2012 року обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідно до п. 1.3 наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі»від 20 червня 2001 року № 469 відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката патенту (деклараційного патенту), зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

За таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним патенту на корисну модель «Спосіб голосування бюлетенями»№ 67094 від 25.01.2012 року до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним повністю патент на корисну модель «Спосіб голосування бюлетенями»№ 67094 від 25.01.2012 року.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 37552556) внести відомості про визнання недійсним патенту на корисну модель «Спосіб голосування бюлетенями»№ 67094 від 25.01.2012 року до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Емкон» (02068, м. Київ, вул. Ахматової, 23, кв. 96, код ЄДРПОУ 36557511) на користь Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»(01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, код ЄДРПОУ 30370711) 537,00 грн. судового збору

5. Стягнути з Державної служби інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 37552556) на користь Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»(01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, код ЄДРПОУ 30370711) 537,00 грн. судового збору.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

На рішення може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом десяти днів з дня його проголошення.

Суддя Н.І. Зеленіна

Дата підписання рішення: 27.06.2012 року.