Постанова

від 17.07.2012 по справі 21/55

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601 м.Київ-1, пров. Рильський, 8 (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2012 № 21/55

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шипка В.В.

суддів: Ільєнок Т.В.

Скрипка І.М.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріам»

на рішення Господарського суду м. Києва від 20.12.2011р.

у справі № 21/55(головуючий суддя: Шевченко Е.О. судді: Бойко Р.В.,

Бондаренко Г.П. )

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа Рекруітмент»

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріам»

2.Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки

України

про визнання повністю недійсним свідоцтв України № 13160, № 13161, № 13162 на знаки

для товарів і послуг

за участю представників:

від позивача: Іонушас С.К. - дов. № б/н від 23.05.2011р.

від відповідача : 1) не з»явились

2) Ресенчук В.М. - дов. № 16-8/6277-с від 01.09.2011р.

Товариства з обмеженою відповідальністю «Європа Рекруітмент» звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріам» та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання повністю недійсним свідоцтв України № 13160, № 13161, № 13162 на знаки для товарів і послуг.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.12.2011р. у справі № 21/55 позовні вимоги задоволені повністю.

Визнано повністю недійсним свідоцтво України № 13160 на знак для товарів і послуг.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 13160 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Визнано повністю недійсним свідоцтво України № 13161 на знак для товарів і послуг.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності МОН України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 13161 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Визнано повністю недійсним свідоцтво України № 13162 на знак для товарів і послуг.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності МОН України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 13162 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Маріам" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа Рекруітмент" 85,00 грн. грн. суми державного мита, 312,50 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 18 052,56 грн. витрат за проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із згаданим рішенням, відповідач-1 звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить рішення Господарського суду м. Києва від 20.12.2011р. у справі № 21/55 скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволені позовних вимог в повному обсязі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 05.04.2012р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріам» було прийнято до провадження і розгляд справи призначено на 08.05.2012р.

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду № 01-22/3/1 від 07.05.2012р. було внесено зміни до складу колегії суддів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.05.2012р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріам» було прийнято до провадження.

Встановлено, що в судове засідання 08.05.2012р. представник відповідача-1, 2 не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Хоча про час та місце судового засіданні були повідомлені належним чином.

Встановлено, що в судове засідання 08.05.2012р. представник позивача не з'явився, але від нього через відділ документального забезпечення 07.05.2012р. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Розглянувши вказане клопотання колегія суддів дійшла висновку про його задоволення.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.05.2012р. розгляд справи № 21/55 було відкладено на 07.06.2012р.

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2012р. було внесено зміни до складу колегії суддів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2012р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріам» було прийнято до провадження.

Через відділ документального забезпечення 06.06.2012р. представником позивача були подані заперечення на апеляційну скаргу в яких просить рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Встановлено, що в судове засідання 07.06.2012р. представник відповідача-1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Хоча про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.06.2012р. розгляд справи № 21/55 було відкладено на 26.06.2012р. у зв»яку з витребуванням додаткових документів.

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2012р. було внесено зміни до складу колегії суддів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.06.2012р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріам» було прийнято до провадження.

Через відділ документального забезпечення 25.06.2012р. представником відповідача -2 були подані письмові пояснення.

Матеріалами справи встановлено, що в судовому засіданні 20.12.2011р. місцевим судом за власною ініціативою здійснено заміну Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України на Державну службу інтелектуальної власності України у відповідності до норм статті 25 ГПК України.

Однак, при цьому, господарським судом м. Києва не було винесено ухвали, як вимагає ст. 25 ГПК України, та не зазначено про це у резолютивній частині рішення.

Відповідно до ст. 25 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Про що господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до пункту 1 Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 09.12.2010р. № 1085/2010 (із змінами та доповненнями), було створено, зокрема Державну службу інтелектуальної власності України, шляхом реорганізації Міністерства освіти і науки України.

Згідно з постановою КМУ "Про ліквідацію урядових органів" від 28.03.2011 року №346, Державний департамент інтелектуальної власності визначено як орган, що ліквідується, що також визначено і наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2011 року.

Указом Президента України від 08.04.2011 року № 436/2011 "Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України" затверджено Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, відповідно до якого державна служба інтелектуальної власності України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, на яку покладено всі функції та повноваження Державного департаменту інтелектуальної власності України.

23.11.2011р. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено запис про припинення Державної реєстрації Державного департаменту інтелектуальної власності в результаті його ліквідації.

Відповідно до п. 3 «Положення про Державну службу інтелектуальної власності», затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011р. № 436/2011 до основних завдань Державної служби віднесено реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Державна служба відповідно до п. 4 Положення про неї, зокрема: організовує в установленому порядку експертизу об»єктів права інтелектуальної власності; видає патенти/свідоцтва на об»єкти права інтелектуальної власності; веде державні реєстри об»єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Таким чином, у зв»зку з ліквідацією Держдепартаменту повноваження з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності в Україні виконує Державна служба відповідно до покладених на неї завдань згідно з положенням про неї, а відтак, саме Державна служба є належним відповідачем у справах про визнання недійсними рішень та охоронних документів на об»єкти права промислової власності.

Таким чином, судова колегія дійшла висновку про необхідність здійснити заміну відповідача -2 його правонаступником.

Встановлено, що в судове засідання 26.06.2012р. представник відповідача-1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Хоча про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ст.77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2012р. здійснено заміну відповідача -2 (Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) на - Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, код 37552556). Розгляд справи № 21/55 було відкладено на 17.07.2012р.

Встановлено, що в судове засідання 17.07.2012р. представник відповідача-1 не з»явився. Хоча про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Представник позивача в судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечував та просив відмовити в її задоволені.

Представник відповідача -2 в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача, відповідача-2, дослідивши наявні матеріали справи, колегія суддів апеляційного господарського суду встановила наступне.

19.07.1999р. Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявок від 26.05.1998 р. зареєстрував на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "МАРІАМ"наступні знаки для товарів і послуг:

-"ШАЯНСКАЯ"за свідоцтвом № 13160 для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "безалкогольні напої; вода зельтерська; води (напої); води столові; газовані води; мінеральні води (напої)";

-"ШАЯНСЬКА"за свідоцтвом № 13161 для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "безалкогольні напої; вода зельтерська; води (напої); води столові; газовані води; мінеральні води (напої)";

-"ШАЯНСЬКА ШАЯНСКАЯ"(комбінований) за свідоцтвом № 13162 для товару 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "мінеральні води (напої)".

08.08.2002р. рішенням Господарського суду м. Києва у господарській справі №20/381 свідоцтво № 13161 на знак для товарів і послуг "ШАЯНСЬКА"було визнано недійсним в частині надання правової охорони для товару 32 класу МКТП "мінеральні води (напої)".

Позивач звернувся до господарського суду з позовом, в якому просить суд визнати повністю недійсним кожне із свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №13160, №13161 та №13162, оскільки вважає, що кожен з цих знаків не відповідає умовам надання правової охорони. Також просив суд зобов'язати відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтв №13160, №13161 та №13162, а також здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позивача зазначив, що позначення "ШАЯНСЬКА"та "ШАЯНСКАЯ", з яких складаються оспорювані знаки, на момент подання заявок втратили розрізняльну здатність для товару „мінеральні води (напої)", оскільки до 26.05.1998р. використовувались декількома господарюючими суб'єктами для товару "мінеральні води (напої)". Вважає, що для інших товарів (безалкогольні напої; вода зельтерська; води (напої); води столові; газовані води) зареєстровані знаки є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару.

З матеріалів справи вбачається, що до 26.05.1998р. позначення "Шаянська" та "Шаянская" використовувались для товару "мінеральна вода" кількома виробниками, а саме :

- використання позначення колгоспом "Прикордонник"(с. Вишково), що підтверджується "Короткою геологічною довідкою про Шаянське родовище вуглекислих мінеральних вод"(т. І, а.с. 13-15), довідкою про розлив мінеральної води з Шаянського родовища різними виробниками під назвою "Шаянська"за 1991-2000 pp. (т. І а.с. 22), етикеткою мінеральної води "Шаянская"(т. ІІІ, а.с. 44), на якій вказане найменування виробника "АПО "ТИСА"Колхоз "Прикордонник"п. Вышково, Хустского района"із зазначенням років "1990 1991 1992 1993";

- використання позначення Хустським консервним заводом (м. Хуст, вул. Волошина, 44), що підтверджується довідкою про розлив мінеральної води з Шаянського родовища різними виробниками під назвою "Шаянська"за 1991-2000 p.p. (т. І а.с. 22), довідкою від 31.01.2002 р. № 2 (т. І, а.с. 98, 111), етикеткою мінеральної води "Шаянская"(т. ІІІ, а.с. 45), на якій вказане найменування виробника "Хустський консервний завод АПО "ТИСА"та позначено рік "1993";

- використання позначення Хустським плодоовочевим консервним заводом (м. Хуст, вул. І.Франка, 201), що підтверджується довідкою про розлив мінеральної води з Шаянського родовища різними виробниками під назвою "Шаянська"за 1991-2000 p.p. (т. І а.с. 22), довідкою від 06.02.2002 р. № 01-СП-7/11 (т. І, а.с. 103, 112), етикеткою мінеральної води "Шаянская"(т. ІІІ, а.с. 46) на якій вказане найменування виробника "Спільне підприємство Хустський плодоовочевий консервний завод"та зазначено роки "1997 1998 1999".

З поданих позивачем доказів також вбачається, що мінеральна вода, щодо якої декількома виробниками використовувались позначення "Шаянська"та "Шаянская", видобувалась з однієї свердловини № 242, розташованої в межах північно-східної околиці с. Шаян Хустського району Закарпатської області - Шаянському родовищі вуглекислих кременистих маломінералізованих вод, що підтверджується:

- виданням "Кращі мінеральні води Закарпаття: Святі криниці. Путівник Ужгород, 2002", згідно з яким: "з 1952 року мінеральна вода "Шаянська"використовувалась для лікування у санаторії "Шаян", а розлив цієї води зі свердловини №242 розпочався ще в 1964 році"(т. ІІІ, а.с. 35-43);

- листом Територіального відділу по Закарпатській області Державного науково-виробничого підприємства "Державний-інформаційний геологічний фонд України"від 29.03.2002 № 06/02, згідно з яким: "Шаянське родовище вуглекислих кременистих маломінералізованих вод розміщене в межах північно-східної околиці с. Шаян Хустського району Закарпатської області на відстані 25 км від м. Хуст. Мінеральну базу родовища складають експлуатаційні запаси, затверджені ДКЗ СРСР (протокол № 4471 від 16.12.1964) по свердловинах № 242-р (глибина 249 м.). Вода свердловини № 242-р внесена до ДСТУ 878-93 як лікувально-столова під назвою "Шаянська"(т. І, а.с. 11-12);

- короткою геологічною довідкою про Шаянське родовище вуглекислих мінеральних вод, у якій наведено короткі гідрогеологічні відомості щодо свердловини № 242, географічні координати експлуатаційної свердловини № 242, формули хімічного складу води із свердловини №242 (т. І, а.с. 13-15);

- Державним стандартом України "Води мінеральні питні"(ДСТУ 878-93), в якому наведено відомості про гідро-карбонатну натрійову, кременисту воду "Шаянська"(Закарпатська обл.) (т. І, а.с. 19).

Таким чином, декілька виробників до дати подачі заявок на реєстрацію знаків за свідоцтвами №№ 13160, 13161, 13162 використовували позначення "Шаянська" для мінеральної води з визначеними якостями та характеристиками.

В матеріалах справи наявний висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 11615 від 17.05.2010р. в якому зазначено, що вирішити питання щодо того, чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 13160, 13161, 13162 тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з назвою місця походження мінеральної води -родовища, щодо товарів 32 класу МКТП, для яких ці знак зареєстровані, не видається можливим; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 13160, 13161, 13162 не є такими, що вказують на вид, властивості, а також на місце виготовлення чи збуту товарів 32 класу МКТП, для яких ці знаки зареєстровані; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 13160, 13161, 13162 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів 32 класу МКТП, для яких ці знаки зареєстровані; вирішити питання щодо того, чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 13160, 13161, 13162 такими, що втратили розрізняльну здатність до 26.05.1998 р., не видається можливим, оскільки до 26.05.1998 р. знаків для товарів і послуг "ШАЯНСКАЯ", "ШАЯНСЬКА"та знака у вигляді етикетки, що містить такі позначення, не існувало. В письмових роз'ясненнях від 24.06.2010 р. до висновку судової експертизи № 11616 судовий експерт підтвердив свої висновки.

Господарським судом було призначено додаткову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, у висновку № 9891/10-12 якої зазначено, що вирішити питання щодо того, чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 13160, 13161, 13162 такими, що втратили розрізняльну здатність до 26.05.1998 р., не видається можливим; словесне позначення "Шаянська", що входить до складу знаків за свідоцтвами України №№ 13161, 13162, та словесне позначення "Шаянская", що входить до складу знаків за свідоцтвами України №№ 13160, 13162, на дату подачі заявок №№98052009, 98052008, 98052010, тобто на 26.05.1998 р., не мали розрізняльної здатності стосовно товарів 32 класу МКТП "безалкогольні напої; вода зельтерська; води (напої); води столові; газовані води; мінеральні води (напої)".

Неможливість надати відповідь на перше питання експерт обґрунтував тим, що до 26.05.1998р. знаків для товарів і послуг "ШАЯНСКАЯ", "ШАЯНСЬКА"та знака у вигляді етикетки, що містить такі позначення, не існувало.

З огляду на те, що попередніми висновками судової експертизи експертом при дослідженні розрізняльної здатності знака "Шаянська"за свідоцтвом України №13162 неправильно визначено об'єкт дослідження: замість комбінованого знака (етикетки) за свідоцтвом України №13162 ним досліджувалися лише виокремлені з позначення словесні елементи "ШАЯНСЬКА ШАЯНСКАЯ", коли знак за свідоцтвом України №13162 є комбінованим і представляє собою етикетку -позначення у кольоровій гамі, що складається із словесних елементів "ШАЯНСЬКА

ШАЯНСКАЯ" та графічних (зображувальних) елементів (гір, ялинок), виконаних у поєднанні різних кольорів -синього, червоного, жовтого, зеленого, чорного та білого, судом було призначено по справі повторну експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів".

З огляду на наведене положення Правил експерт поставив за необхідне в ході проведення судової експертизи встановити наступні фактори:

- тривале застосування в Україні позначення кількома виробниками як знаку на товарі, а також у документації, пов'язаній із введенням такого товару в господарський оборот до дати подання заявки на знак;

- наявність спільної якості або інших характеристик товарів, щодо яких застосовувалось позначення;

- домінуюче положення елементу, який не має розрізняльної здатності при дослідженні комбінованого позначення.

Експерт встановив, що до дати подання заявок на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№13160, 13161, 13162 позначення "Шаянська"та "Шаянская"використовувалось у якості знаків для товарів і послуг такими виробниками: колгоспом "Прикордонник", Хустським консервним заводом, Хустським плодоовочевим консервним заводом, з огляду на що зробив висновок про наявність документів, які підтверджують існування фактору, який впливає на визнання знаків такими, що не мають розрізняльної здатності, а саме: тривале застосування в Україні позначення "Шаянська"та "Шаянская"кількома виробниками як знаку на товарі, а також у документації, пов'язаній із введенням такого товару в господарський оборот до дати подання заявок на знаки (26.05.1998р.).

Проаналізувавши матеріали справи, а саме документи: "Кращі мінеральні води Закарпаття: Святі криниці. Путівник Ужгород, 2002"; лист Територіального відділу по Закарпатській області Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України"від 29.03.2002р. №06/02; "Коротка геологічна довідка про Шаянське родовище вуглекислих мінеральних вод"; Копія-витяг Державного стандарту України; довідки від 31.01.2002р. №2; довідка від 06.02.2022р. №01-СП-7/11, судовий експерт зазначив, що різні виробники застосовували позначення "Шаянська"та "Шаянская"для товару -мінеральна вода, яка видобувалась з однієї свердловини №242, розташованої в межах північно-східної околиці с. Шаян, Хустського району, Закарпатської області -Шаянському родовищі вуглекислих кременистих мало мінералізованих вод, а отже, товар -мінеральна вода мала спільні якості та характеристики.

Експертом досліджено питання пов'язаності інших товарів, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами України №№13160, 13161 із товаром 32 класу МКТП: "мінеральна вода". З цього приводу експерт вказав, що товари "мінеральні води (напої)"та "безалкогольні напої"є однорідними, оскільки належать до однієї товарної категорії. Крім того, товарна підкатегорія "напої безалкогольні"охоплює товарний тип -"води мінеральні". Товари "мінеральні води (напої)", "води столові"та "води газовані"є однорідними, так як належать до однієї товарної підкатегорії (15.98.11 -води мінеральні та столові), яка включає товарний різновид "води газовані". Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови, зельтерська вода -природна або штучно виготовлена мінеральна соляно-вуглекисла вода. Отже, товар "вода зельтерська"є видом мінеральної води.

Таким чином, експерти констатував, що стосовно товарів 32 класу МКТП "безалкогольні напої; вода зельтерська; води (напої); води столові; газовані води", для яких зареєстровано знаки, очевидним є те, що товар "мінеральна вода"є безалкогольним, газованим (або негазованим) столовим напоєм, отже щодо зазначених товарів позначення "Шаянська"та "Шаянская"не має розрізняльної здатності.

За таких умов, експерт дійшов висновку про наявність фактору, який впливає на визнання знаків такими, що не мають розрізняльної здатності, а саме: наявність спільної якості та інших характеристик товарів, щодо яких застосовувалось позначення.

Також у висновку повторної експертизи експерт зазначив, що якщо окремий елемент позначення, який не має розрізняльної здатності, займає у ньому домінуюче положення, позначення в цілому вважається таким, що не має розрізняльної здатності. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №13162 являє собою комбіноване позначення, яке складається із словесних та зображувальних елементів. Зображувальними елементами знаку є пелюстки та ялинки, виконані зеленим кольором на фоні зображення гір, виконаних синім кольором. Знак містить дискламовані елементи -зображення прапорів, загальновживаних умовних графічних позначень, всі словесні та цифрові позначення, що входять до складу етикетки, крім слів "Шаянська", "Шаянская"та "Маріам". В матеріалах справи містяться етикетки для мінеральних вод інших виробників, на яких зображено пейзажі: зелені ялинки на фоні гір, а отже, як вказав експерти, такі зображувальні елементи не можуть займати у позначенні домінуючого положення, оскільки використовуються різними виробниками на етикетках для мінеральних вод та не виконують розрізняльної функції, яку мають виконувати знаки для товарів і послуг. З огляду на це, експерт дійшов висновку про те, що домінуючим елементом знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №13162 є словесні елементи "Шаянська"та "Шаянская", оскільки основним елементом комбінованого позначення є словесний елемент, бо він легше запам'ятовується і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення та вказав на наявність фактору, який впливає на визнання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №13162 таким, що не має розрізняльної здатності, а саме словесні елементи "Шаянська"та "Шаянская"займають у знаку домінуюче положення.

З урахуванням проміжних висновків, яких експерт дійшов в ході дослідження, експертом було зроблено загальний висновок, згідно з яким знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№13160, 13161, 13162 не мали розрізняльної здатності на дату подачі заявок на видачу свідоцтв, тобто на 26.05.1998р., стосовно товарів 32 класу МКТП "Безалкогольні напої; вода зельтерська; води (напої); води столові; газовані води; мінеральні води (напої)".

Згідно п. 1 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"(далі за текстом Закон) свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно ч. 1 ст. 5 Закону (в редакції станом на 26.05.1998р.) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Згідно п.2 ст.6 Закону (в редакції станом на 26.05.1998 р.) не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності.

Отже, свідоцтва на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 13160, 13161, 13162 підлягають визнанню недійсними повністю.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріам» не підлягає задоволенню.

Як було вказане вище Господарський суд м. Києва здійснив заміну відповідача -2 Державного департаменту інтелектуальної власності України на Державну службу інтелектуальної власності України, однак у порушення ст. 25 ГПК України не було винесено відповідної ухвали. Про вказану заміну не вказано і у резолютивній частині рішення. Таким чином, Господарський суд м. Києва прийняв рішення яким зобов»язав Державну службу інтелектуальної власності України вчинити певні дії, що не була залучена до участі у справі в установленому Господарським процесуальним кодексом України порядку.

Відповідно до ст. 104 ГПК України порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо господарський суд прийняв рішення про права і обов»язки осіб, що не була залучена до участі у справі. Таким чином рішення Господарського суду м. Києва підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 101- 105 ГПК України, колегія, -

ПОСТАНОВИЛА:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріам» залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду м. Києва від 20.12.2011р. у справі № 21/55 скасувати.

3. Прийняти нове рішення.

4. Позовні вимоги задовольнити повністю.

5. Визнати повністю недійсним свідоцтво України № 13160 на знак для товарів і послуг.

6. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 13160 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність".

7. Визнати повністю недійсним свідоцтво України № 13161 на знак для товарів і послуг.

8. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності МОН України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 13161 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність".

9. Визнати повністю недійсним свідоцтво України № 13162 на знак для товарів і послуг.

10. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності МОН України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 13162 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність".

11. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Маріам"(90454, Закарпатська обл., Хустський р-н, смт. Вишково, вул. Шаянська, 51А, код ЄДОРПОУ 22087941) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа Рекруітмент"(90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 122-124, код ЄДРПОУ 34005352) 85,00 (вісімдесят п'ять грн. 00 коп.) грн. суми державного мита, 312,50 (триста дванадцять грн. 50 коп.) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 18 052,56 (вісімнадцять тисяч п'ятдесят дві грн. 56 коп.) витрат за проведення судової експертизи.

12. Доручити Господарському суду видати відповідний наказ.

13. Матеріали справи № 21/55 повернути до Господарського суду м. Києва.

14. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя Шипко В.В.

Судді Ільєнок Т.В.

Скрипка І.М.