Рішення

від 04.09.2012 по справі 39/342

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/342 04.09.12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ербіс"

до Приватного підприємства "БСЛ - Група"

третя особа, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет спору

на стороні позивача Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

про захист прав інтелектуальної власності

Судді Гумега О.В. (головуючий)

Бондаренко Г.П.

Картавцева Ю.В.

Представники :

від позивача: Матвійчук Д.В., довіреність № 26/07 від 26.07.2012 р.

від відповідача: не з'явилися

від третьої особи: Шкурай Д.Б., довіреність № б/н від 11.05.2012 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ербіс" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного підприємства "БСЛ - Група" (відповідач) про захист прав інтелектуальної власності. Позивач просить визнати Приватне підприємство "БСЛ - Група" таким, що порушує права інтелектуальної власності позивача, як власника патенту України № 2164, та зобов'язати відповідача знищити лікарський засіб "Ембріовіт".

Разом з позовною заявою позивачем подано заяву про вжиття заходів по забезпеченню позову, якою позивач просить заборонити відповідачу виготовляти лікарський засіб "Ембріовіт" із застосуванням запатентованого винаходу по патенту України № 2164; застосовувати лікарський засіб "Ембріовіт"; пропонувати лікарський засіб "Ембіровіт" для продажу, в тому числі через мережу Інтернет; продаж, імпорт (ввезення) та інше введення лікарського засобу "Ембріовіт" в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом України № 2164, або пропонування його для застосування в Україні; заборонити проводити будь-які дії пов'язані з реєстрацією лікарського засобу "Ембріовіт" в Державному підприємстві "Державний фармакологічний центр" МОЗ України.

Разом з позовною заявою позивачем подано також заяву про забезпечення позову шляхом заборони Державному підприємству "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України надавати: висновок, згоду, проводити експертизи або будь-які інші дії, пов'язані з державною реєстрацією лікарського засобу "Ембровіт", заявником якого є Приватне підприємство "БСЛ - Група".

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що він володіє патентом України на винахід № 2164 "Біологічно активний засіб, що має імуномоделюючу властивість, спосіб його одержання, препарат на його основі та спосіб нормалізації фізіологічного стану організму людини та тварин при захворюваннях, що викликані переважно патологічно зміненими і/або чужорідними клітинами, мікроорганізмами і/або продуктами їх життєдіяльності з використанням такого препарату". Позивач зазначає, що він не передав свої права на патент № 2164 та не надавав дозволів на його використання.

Позивач зазначає, що відповідач подав на реєстрацію лікарський засіб "Ембріовіт" (монопрепарат, розчин для ін'єкцій в ампулах по 2 мл), діюча речовина якого підпадає під об'єкт охорони патенту України на винахід № 2164 і там самим порушив права позивача як власника патенту на винахід.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.10.2009 р. порушено провадження у справі № 39/342 та призначено справу до розгляду на 09.11.2009 р. о 10:30 год.

В судовому засіданні, призначеному на 09.11.2009 р., представник позивача звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів та з клопотанням про залучення до участі у справі Державного підприємства "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Клопотання судом задоволені.

В судовому засіданні, призначеному на 09.11.2009 р., представник позивача подав заяву про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2009 р., на підставі ст. ст. 27, 38, 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 30.11.2009 р. о 12:00 год. та залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Державне підприємство "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України, витребувано у останнього документи відповідно до ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2009 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 21.12.2009 р. о 10:30 год.

В судовому засіданні, призначеному на 21.12.2009 р., представник відповідача подав заперечення проти позовної заяви ТОВ "Ербіс", згідно якого зазначив, що не порушує права власника патенту України № 2164, оскільки виробляє експериментальні партії препарату під торговельною маркою "Ембріовіт" згідно свідоцтва України № 68313 на знак для товарів і послуг із використанням способу, захищеного патентом України на винахід № 35631 на підставі Договору № 01/07 про надання невиключної комбінованої ліцензії від 04.07.2007 р., який був укладений між відповідачем та гр. Шорохом Д.Б. як власником зазначених свідоцтва та патенту України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2009 р., на підставі ст. ст. 38, 69, 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 01.02.2010 р. о 10:20 год., продовжено строк вирішення спору та направлено запит до Закритого акціонерного товариства "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолек" щодо надання доказів.

01.02.2010 р. Закрите акціонерне товариство "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолек" через відділ діловодства суду подало відповідь на запит суду та витребувані судом документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2010 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 22.02.2010 р. о 14:10 год.

10.02.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав заяву про ознайомлення з матеріалами справи. Судом заяву задоволено.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2010 року, на підставі ст. ст. 41, 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 12.03.2010 року та надано можливість сторонам і третій особі запропонувати господарському суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні 12.03.2010 року судом розглянуто заяву про вжиття заходів по забезпеченню позову та заяву про забезпечення позову, подані позивачем разом з позовною заявою, та заяву про забезпечення позову, подану позивачем 09.11.2009 року, в яких позивач просить заборонити Державному підприємству "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України надавати: висновок, згоду, проводити експертизи або будь-які інші дії, пов'язані з державною реєстрацією лікарського засобу "Ембровіт", заявником якого є Приватного підприємства "БСЛ - Група", до вирішення справи по суті. Судом відмовлено в задоволенні заяв позивача про забезпечення позову з мотивів, викладених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 12.03.2010 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2010 р. у справі № 39/342 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу та зупинено провадження у справі.

20.06.2012 р. Господарський суд міста Києва звернувся до судового експерта Петренка С.А. з листом, яким просив в строк до 01 серпня 2012 року надати інформацію про стан проведення судової експертизи у зазначеній справі, а у разі її проведення, надіслати матеріали справи разом з висновком судової експертизи до Господарського суду міста Києва.

11.07.2012 р. керівником Центру експертних досліджень Петренком С.А. супровідним листом № 230 від 11.07.2012 р. через відділ діловодства суду були повернуті матеріали справи № 39/342 разом з висновком судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2012 р., на підставі ст.ст. 79, 86 ГПК України, поновлено провадження у справі та призначено справу до розгляду на 06.08.2012 р. о 11:00 год.

01.08.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволено.

06.08.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, зокрема, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АА № 485931 станом на 30.07.2012 р. стосовно позивача та серії АА № 485933 станом на 30.07.2012 р. стосовно відповідача.

06.08.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав заяву про зменшення позовних вимог № 08/03 від 03.08.2012 р., відповідно до якої просить суд прийняти рішення про зобов'язання Приватного підприємства "БСЛ - Група" припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який охороняється патентом України № 2164, та визнати Приватне підприємство "БСЛ - Група" таким, що порушує права власника патенту України № 2164.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 06.08.2012 р., з'явився, проте вимоги ухвали суду від 13.07.2012 р. не виконав.

Представник позивача в судовому засіданні 06.08.2012 р. підтримав подані ним клопотання про долучення документів до матеріалів справи та заяву про зменшення позовних вимог. Клопотання про долучення документів до матеріалів справи судом задоволено, розгляд заяви про зменшення позовних вимог буде здійснено в наступному судовому засіданні.

Представник третьої особи в судове засідання, призначене на 06.08.2012 р., з'явився, проте вимоги ухвали суду від 13.07.2012 р. не виконав.

Представник відповідача в судове засідання, призначене на 06.08.2012 р., не з'явився, вимоги ухвали суду від 13.07.2012 р. не виконав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2012 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 04.09.2012 р. о 14:20 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2012 р. ухвалено здійснювати розгляд справи колегіально у складі трьох суддів.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 08.08.2012 р. для здійснення колегіального розгляду справи № 39/342 визначено наступних суддів: Гумега О.В. (головуючий), Бондаренко Г.П., Гавриловська І.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2012 р. справу 39/342 прийнято до провадження колегії суддів у складі: Гумега О.В. (головуючий), Бондаренко Г.П., Гавриловська І.О., розгляд справи призначено на 04.09.12 о 14:20 год.

08.08.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, зокрема, доказів направлення відповідачу та третій особі заяви про зменшення позовних вимог.

04.09.2012 р. від представника позивача через відділ діловодства суду надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, зокрема, письмових пояснень № 09/30 від 30.08.2012 р., копій доказів оплати за проведення експертизи, бібліографічних даних до патенту на винахід № 2164, додаткової угоди № 1 від 13.05.2010 р. до ліцензійного договору № 01/15 від 15.12.2004 р.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 04.09.2012 р. справу № 39/342 передано на розгляд колегії суддів у складі: Гумега О.В. (головуючий), Бондаренко Г.П., Картавцева Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2012 р. справу 39/342 прийнято до провадження колегії суддів у складі: Гумега О.В. (головуючий), Бондаренко Г.П., Картавцева Ю.В., розгляд справи призначено на 04.09.12 о 14:20 год.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 04.09.2012 р., підтримав подані ним до суду 08.08.2012 р. та 04.09.2012 р. клопотання про долучення доказів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволені.

Представник третьої особи в судовому засіданні 04.09.2012 р. зверувся до суду з усним клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи, зокрема, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (серія А01 № 377107). Клопотання судом задоволено.

Представник відповідача в судове засідання, призначене на 04.09.2012 р., не з'явився, вимоги ухвали суду від 08.08.2012 р. не виконав, про час та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином, письмових заяв, повідомлень суду щодо поважності причин відсутності в судовому засіданні 04.09.2012 р. від останнього до суду не надходило.

Відповідно до абз. 1 п. 3.9.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 26.12.2011 р. № 18 визначено, що у випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 04.09.2012 р. без участі представника відповідача, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.

В судовому засіданні 04.09.2012 р. встановлено, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.10.2010 року змінено найменування Державного підприємства "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України на Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України". Отже, станом на час розгляду справи по суті новим найменуванням третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, є Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України", що підтверджується копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (серія А01 № 377107) та спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за електронним запитом судді від 23.08.2012 р. за № 14536064, наявними в матеріалах справи. При цьому судом враховано приписи пункту 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18, зокрема стосовно того, що саме лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Там же зазначено, що у разі коли така зміна сталася у процесі вирішення спору господарським судом, про неї обов'язково зазначається в описовій частині рішення (при цьому у мотивувальній частині, за необхідності, також зазначається нове найменування учасника судового процесу).

Представник позивача в судовому засіданні 04.09.2012 р. підтримав позовні вимоги з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог.

Відповідно до 4 ст. 22 ПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі, зокрема, зменшити розмір позовних вимог.

Оскільки судом встановлено, що вищенаведені дії позивача не суперечать законодавству та не порушують права і охоронювані законом інтереси інших осіб, суд прийняв заяву позивача про зменшення позовних вимог до розгляду.

Представник позивача в судовому засіданні 04.09.2012 р. надав усні пояснення по суті позовних вимог з урахуванням висновку судової експертизи та письмових пояснень № 09/30 від 30.08.2012 р., поданих позивачем до суду 04.09.2012 р.

Представник третьої особи в судовому засіданні 04.09.2012 р. надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 04.09.2012 р., відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ербіс" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного підприємства "БСЛ - Група" (відповідач) про захист прав інтелектуальної власності на підставі патенту України № 2164, а саме: про зобов'язання Приватного підприємства "БСЛ - Група" припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який охороняється патентом України № 2164, та про визнаня Приватного підприємства "БСЛ - Група" таким, що порушує права власника патенту України № 2164 (позовні вимоги згідно заяви про зменшення позовних вимог № 08/03 від 03.08.2012 р.)

Заявлені позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач володіє патентом на винахід № 2164 "Біологічно активний засіб, що має імуномоделюючу властивість, спосіб його одержання, препарат на його основі та спосіб нормалізації фізіологічного стану організму людини та тварин при захворюваннях, що викликані переважно патологічно зміненими і/або чужорідними клітинами, мікроорганізмами і/або продуктами їх життєдіяльності з використанням такого препарату". Позивач стверджує, що відповідач подав на реєстрацію лікарський засіб "Ембріовіт" (монопрепарат, розчин для ін'єкцій в ампулах по 2 мл), діюча речовина якого підпадає під об'єкт охорони патенту України на винахід № 2164 і там самим порушив права позивача як власника патенту на винахід, при цьому позивач не передав свої права на патент України № 2164 та не надавав дозволів на його використання.

Відповідач заперечує заявлені позивачем вимоги у зв'язку з тим, що при виробництві лікарського засобу "Ембріовіт" використовується спосіб, захищений патентом України на винахід № 35631 "Спосіб виготовлення біологічно активних препаратів з ембріональних тканин".

Отже, предметом розгляду даної справи є припинення порушення відповідачем виключних прав позивача, який володіє патентом України № 2164, яке на думку позивача, полягає у тому, що відповідачем подано на реєстрацію лікарський засіб "Ембріовіт" (монопрепарат, розчин для ін'єкцій в ампулах по 2 мл), діюча речовина якого підпадає під об'єкт охорони патенту України на винахід № 2164.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (в редакції Закону України від 22.05.2003 р. № 850-ІV) (надалі -Закон) будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Частиною 1 статті 35 Закону визначено, що захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Згідно частини 2 вищенаведеної статті Закону юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

авторство на винахід (корисну модель);

встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);

встановлення власника патенту;

порушення прав власника патенту;

укладання та виконання ліцензійних договорів;

право попереднього користування;

компенсації.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (надалі -ГПК України) підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частиною 2 статті 16 ЦК України встановлені способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, в тому числі, припинення дії, яка порушує право.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтується вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ч. 1 ст. 32 ГПК України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Зібрані у справі докази свідчать, що власником патенту України № 2164 є Ніколаєнко Олександр Миколайович, права на винахід за патентом України № 2164 набули чинності з 30.12.1993 р., дата подання заявки № 93030288 -17.12.1992 р. (попередня заявка відповідно до Паризької конвенції № 5063049 від 21.07.1992 р.), дата публікації відомостей про видачу патенту - 26.12.1994 р., Бюлетень № 5-1 (а.с. 34). Оскільки відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 6 Закону строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи, то патент України на винахід № 2164 є дійсним станом на час розгляду даного спору. Доказів протилежного суду не надано.

Судом встановлено, що відповідно до Ліцензійного договору № 01/15 про використання винаходу від 15.12.2004 р. (а.с. 29-33), укладеного між громадянином України Ніколаєнком Олександром Миколайовичем як власником, зокрема, патенту України № 2164 (Ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ербіс" (Ліцензіат), Товариство з обмеженою відповідальністю "Ербіс" отримало в межах строку дії вказаного договору виключну ліцензію на використання винаходу, на який одержано патент № 2164, з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозиції до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначеного винаходу, а також застосування способу, який охороняється патентом, в межах строку дії патенту на території України (пункти 1.1, 1.2 Ліцензійного договору). Строк дії наведеного Ліцензійного договору відповідно до пункту 14.1 даного договору визначений до 31.12.2010 року з можливістю його пролонгації за відсутності заперечень сторін проти цього і набирає законної сили з дати його реєстрації в уповноваженому органі.

13.05.2010 р. була укладена Додаткова угода № 1 до Ліцензійного договору № 01/15 від 15.12.2004 р. (надалі -Додаткова угода), згідно якої продовжено дію Ліцензійного договору № 01/15 від 15.12.2004 р. на строк до 01.01.2015 р. (п. 1 Додаткової угоди) та узгоджено, що на підставі Ліцензійного договору № 01/15 від 15.12.2004 р. та у відповідності з даною Додатковою угодою Ліцезіат (Товариство з обмеженою відповідальністю "Ербіс") має право вимагати поновлення порушених прав Ліцензіара (Ніколаєнка Олександра Миколайовича) -власника патенту № 2164 в судовому та іншому встановленому законом порядку (п. 2 Додаткової угоди).

Таким чином, позивачу - Товариству з обмеженою відповідальністю "Ербіс", надано право на виготовлення, застосування, ввезення, пропозицію до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукції за ліцензією на використання винаходу, що охороняється патентом України № 2164 , а також позивачу надано право в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі наданих йому прав видавати ліцензію на використання винаходу іншим особам (п. 3.1 Ліцензійного договору). Крім того, відповідно до п. 2 Додаткової угоди позивачу надано право вимагати поновлення порушених прав власника патенту № 2164 в судовому та іншому встановленому законом порядку.

Як зазначив позивач і таке підтверджується матеріалами справи, він не передав свої права на патент України № 2164 та не надавав дозволів на його використання іншим особам.

Втім, 16.06.2009 р. та 03.08.2009 р. Державне підприємство "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України, найменування якого в подальшому було змінено на Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (третя особа), оприлюднило на своєму офіційному сайті інформацію про подання Приватним підприємством "БСЛ - Група" (відповідач) на реєстрацію лікарського засобу "Ембріовіт" (монопрепарат, розчин для ін'єкцій в ампулах по 2 мл).

Як вище було зазначено, позивач вважає, що діюча речовина лікарського засобу "Ембріовіт" підпадає під об'єкт охорони патенту України № 2164.

По матеріалам справи встановлено, що 30.07.2009 р. на засіданні Науково-експертної ради Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров'я України було заслухано звіт про клінічні випробування лікарського засобу "Ембріовіт" (заявник - ПП "БСЛ - Група", виробник -ЗАТ "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолек") та було ухвалено затвердити звіт про проведення І фази клінічного випробування вказаного лікарського засобу та направити лікарський засіб на другу фазу клінічних випробувань. Наведене підтверджується наявними в матеріалах справи відповіддю на запит суду (а.с. 79) та розширеним витягом з протоколу № 07 засідання Науково-експертної ради Державного фармакологічного центру МОЗ України від 30.07.2009 р. (а.с. 80).

Судом також встановлено, що 04.09.2007 р. відповідач (замовник) та Закрите акціонерне підприємство "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів "Біолек" (виконавець) укладали договір № 2, предметом якого було визначено передачу замовником виконавцеві розчину препарату "Ембріовіт" для проведення клінічних випробувань та здійснення виконавцем контролю на механічні включення препарату; здійснення розфасовки препарату в ампули по 2 мл та нанесення на них відповідного маркування (а.с. 155-156).

Щодо спірного лікарського засобу "Ембріовіт", то в матеріалах справи наявні проекти (не затверджені Державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України") наступних документів: Технологічного регламенту "Ембріовіт" розчин для ін'єкцій по 2 мл в ампулах ТР 64-019773452-216:2009 (а.с. 115-153), Методів контролю якості "Ембріовіт" розчин для ін'єкцій по 2 мл в ампулах (а.с. 158-171), Інструкції для медичного застосування препарату (без рецептурний) "Ембріовіт" (а.с. 172-173).

Оскільки відповідач стверджує, що при виробництві лікарського засобу "Ембріовіт" використовується спосіб, захищений патентом України на винахід № 35631 "Спосіб виготовлення біологічно активних препаратів з ембріональних тканин", судом було досліджено опис до наведеного патенту України та встановлено наступне: власником патенту України № 35631 є Шорох Дмитро Бориславович, права на винахід за патентом України № 35631 набули чинності з 16.04.2001 р., дата подання заявки № 96072998 -25.07.1996 р., дата публікації відомостей про видачу патенту -16.04.2001 р., Бюлетень № 3, 2001 р. (а.с. 92). Оскільки відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 6 Закону строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи, то патент України на винахід № 35631 є дійсним станом на час розгляду даного спору.

Судом також встановлено, що відповідно до Ліцензійного договору № 01/07 про надання невиключної комбінованої ліцензії від 04.11.2007 р. використання винаходу від 15.12.2004 р. (а.с. 101-104), укладеного між громадянином України Шорохом Дмитром Бориславовичем (ліцензіар) як власником, зокрема, патенту України № 35631 на винахід "Спосіб виготовлення біологічно активних препаратів з ембріональних тканин", та Приватним підприємством "БСЛ - Група" (ліцензіат), Приватне підприємство "БСЛ - Група" (відповідач) отримало невиключну комбіновану ліцензію на право виробництва та збуту продукції запатентованим способом.

Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (надалі -ГК України) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності -це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать винаходи.

Стаття 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" містить визначення терміну винахід (корисна модель) як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ч. 2 ст. 459 ЦК України об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Згідно приписів Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процессу (ч. 2 ст. 6 наведеного Закону).

Відповідно до ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є: винахідник, автор промислового зразка; інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (ст. 463 ЦК України).

Частина 1 статті 464 ЦК України встановлює, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: 1) право на використання винаходу; 2) виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності, зокрема на винахід, належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ч. 2 ст. 464 ЦК України ).

Для ідентифікації об'єкта винаходу (корисної моделі), можливості його відрізнити від інших (аналогічних, схожих) об'єктів, цей об'єкт повинен формально характеризуватися множиною певних ознак.

Для індивідуальної хімічної сполуки будь-якого походження з визначеною структурою, відповідно до п. 11.3.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 (надалі -Правила) такими ознаками можуть бути:

- назва або позначення;

- призначення або вид біологічної активності.

Для композиції, відповідно до п. 11.3.3 Правил такими ознаками можуть бути:

- якісний (інгредієнти) склад композиції;

- кількісний (вміст інгредієнтів) склад композиції,

- структура композиції;

- структура інгредієнтів композиції.

Для процесу (способу), відповідно до п. 13.1 Правил такими ознаками можуть бути:

- наявність дії або сукупності дій;

- порядок виконання таких дій у часі (послідовно, одночасно, у різних сполученнях тощо);

- умови виконання дій: режим, використання речовин (вихідної сировини, реагентів, каталізаторів тощо), пристроїв (пристосувань, інструментів, обладнання тощо), штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин чи тварин.

Для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом, призначена формула винаходу (корисної моделі) (п. 7.1.1 Правил).

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) суть і викладатися ясно та стисло (п. 7.1.2 Правил).

Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату (п. 7.1.3 Правил).

Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі) (п. 7.1.4 Правил).

Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки (п. 7.1.5 Правил).

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/342, оскільки вказані питання щодо порушення відповідачем прав позивача на винахід за патентом України № 2164 належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, господарським судом, відповідно до ст. 41 ГПК України, призначено судову експертизу, проведення якої доручено судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу.

На вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в ухвалі Господарського суду міста Києва від 12.03.2010 р. у справі № 39/342 було поставлено таке питання:

"Чи використовується у лікарському засобі "Ембровіт", що був вироблений Приватним підприємством "БСЛ - Група" кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 2164 "Біологічно активний засіб, що має імуномоделюючу властивість, спосіб його одержання, препарат на його основі та спосіб нормалізації фізіологічного стану організму людини та тварин при захворюваннях, що викликані переважно патологічно зміненими і/або чужорідними клітинами, мікроорганізмами і/або продуктами їх життєдіяльності з використанням такого препарату" або ознака еквівалентна їй? ".

Враховуючи предмет розгляду справи № 39/342, зміст наданих на дослідження документів та викладені експертом зауваження, а також керуючись п. 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (із змінами від 1.06.2009 року № 965/5) (надалі -Інструкція), поставлене судом питання вирішувалось експертом у наступній редакції:

"Чи використано у лікарському засобі "Ембріовіт", що був вироблений Приватним підприємством "БСЛ - Група", кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України №2164 "Біологічно активний засіб, що має імуномоделюючу властивість, спосіб його одержання, препарат на його основі та спосіб нормалізації фізіологічного стану організму людини та тварин при захворюваннях, що породжені переважно патологічно зміненими і/або чужорідними клітинами, мікроорганізмами і/або продуктами їх життєдіяльності, із використанням такого препарату", або ознака еквівалентна їй?".

У дослідницькій частині Висновку № 618 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/342 від 11.07.2012 р. (надалі -Висновок) експертом, зокрема, встановлено:

"Об'єктом винаходу за патентом України № 2164 є:

- речовина «биологически активное средство, обладающее иммуномодулирующим свойством, на основе продуктов гидролиза ингредиентов измельченной животной ткани»;

- композиція "Препарат для нормализации физиологического состояния организма человека и животных, содержащий биологически активное средство на основе продуктов гидролиза ингредиентов животной ткани, и наполнитель";

- "способ получения биологически активного средства, обладающего иммуномодулирующим свойством";

- "способ нормализации физиологического состояния человека и животных при заболеваниях, вызванных преимущественно патологически измененными и/или чужеродными клетками, микроорганизмами и/или продуктами их жизнедеятельности".

Технічним результатом винаходу за патентом України №2164 є розширення асортименту біологічно активних засобів з імуномоделюючими властивостями, створення способу отримання такого засобу та препарату на його основі, а також способу його використання, які б забезпечували високу біологічну активність без прояву токсичності та різноманітних побічних ефектів та можливість отримання цільового продукту заданого складу та із заданими властивостями.

Формула винаходу за патентом України № 2164 складається з 4-х незалежних та 27-х залежних пунктів (т.1 справи 39/342, а.с. 34-37) …" (стор. 7 Висновку);

"Відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи № 39/342 лікарський засіб "Ембріовіт" є препаратом, який нормалізує функціональну активність гепатоцитів, стимулює репаративні процеси в печінці та сприяє відновленню порушеної функції печінки, (том 1 справи 39/342, а.с. 172).

Якісний та кількісний склад лікарського засобу "Ембріовіт"»розчин для ін'єкції, наступний (том 1 справи 39/342, а.с. 172):

Активна речовина - низькомолекулярні пептиди (1 мл містить 0,07 мг низькомолекулярних пептидів). Діючі речовини препарату отримані із тваринної ембріональної тканини і являють собою комплекс природних небілкових низькомолекулярних органічних сполук негормональної природи (пептиди глікопептиди, нуклеотиди, амінокислоти).

Допоміжні речовини - натрію хлорид, метилпарагідроксибензоат (ніпагін, харчова добавка Е218), пропілпарагідроксибензоат (ніпазол), вода для ін'єкцій (до 1 мл).

Спосіб отримання лікарського засобу "Ембріовіт" викладено в проекті Технологічного регламенту на виробництво препарату «ЕМБРІОВІТ»(том 1 справи 39/342, а.с. 115-153).

Спосіб застосування лікарського засобу "Ембріовіт" викладено у Інструкції для медичного застосування препарату "Ембріовіт" (том 1 справи 39/342, а.с. 172-173)… ".

Відповідно до абз. 4-6 ч. 2 ст. 28 Закону використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (абз. 8 ч. 2 ст. 28 Закону).

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй (абз. 9 ч. 2 ст. 28 Закону).

Для відповіді на поставлене питання експертом було виконано порівняльний аналіз на предмет використання кожної ознаки незалежних пунктів 1, 14, 24, 31 формули винаходу за патентом України № 2164 або ознаки, еквівалентної їй, у лікарському засобі «Ембріовіт», способі його виробництві та застосування.

В своєму запереченні на позовну заяву відповідач наголошує, що при виробництві лікарського засобу «Ембріовіт»використовується спосіб, захищений патентом України на винахід № 35631. Виходячи з цього, для здійснення порівняльного аналізу експертом також використовувалася інформація, що міститься в описі до патенту України на винахід № 35631.

Проведене експертом дослідження та його результати представлені у таблиці 1 -4 Висновку.

На підставі результатів, отриманих при проведенні дослідження в ході судової експертизи у господарській справі № 39/342, експерт дійшов висновку про те, що у лікарському засобі "Ембріовіт", що був вироблений Приватним підприємством "БСЛ - Група", використовується кожна ознака винаходу, що включена до незалежних пунктів 1 та 24 формули винаходу за патентом України № 2164 «Біологічноактивний засіб, що має імуномоделюючу властивість, спосіб його одержання, препарат на його основі та спосіб нормалізації фізіологічного стану організму людини та тварин при захворюваннях, що породжені переважно патологічно зміненими і/або чужорідними клітинами, мікроорганізмами і/або продуктами їх життєдіяльності, із використанням такого препарату".

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 "Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України" додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

В процесі розгляду справи суд прийшов до висновку, що для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.3. "Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції".

Як зазначено у Висновку № 618 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/342 від 11.07.2012 р. , експертизу відповідно до Закону України "Про судову експертизу " проведено Петренком Сергієм Анатолійовичем - керівником Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, який має вищу технічну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями " (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта дійсне до 08.07.2014 року), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово- експертної роботи з 2002 року.

Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України судового експерта було попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок № 618 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/342 від 11.07.2012 р. складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Виходячи з вищевикладеного, висновок № 681 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/342 від 29.02.2012 р. обґрунтовано підтвердив факт порушення відповідачем прав позивача на винахід, що охороняється патентом України № 2164, а саме: використання відповідачем у лікарському засобі "Ембріовіт" кожної ознаки винаходу, що включена до незалежних пунктів 1 та 24 формули винаходу за патентом України № 2164 «Біологічноактивний засіб, що має імуномоделюючу властивість, спосіб його одержання, препарат на його основі та спосіб нормалізації фізіологічного стану організму людини та тварин при захворюваннях, що породжені переважно патологічно зміненими і/або чужорідними клітинами, мікроорганізмами і/або продуктами їх життєдіяльності, із використанням такого препарату".

Як було встановлено вище, позивач отримав виключну ліцензію на використання патенту України № 2164 на винахід "Біологічно активний засіб, що має імуномоделюючу властивість, спосіб його одержання, препарат на його основі та спосіб нормалізації фізіологічного стану організму людини та тварин при захворюваннях, що викликані переважно патологічно зміненими і/або чужорідними клітинами, мікроорганізмами і/або продуктами їх життєдіяльності з використанням такого препарату" (Ліцензійний договір № 01/15 про використання винаходу від 15.12.2004 р., Додаткова угода № 1 до Ліцензійного договору № 01/15 від 13.05.2010 р.). Крім того, позивачу надано право вимагати поновлення порушених прав власника патенту № 2164 в судовому та іншому встановленому законом порядку (п. 2 Додаткової угоди № 1 до Ліцензійного договору № 01/15 від 13.05.2010 р.).

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (абз. 1 ч. 2 ст. 28) встановлює, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним (абз. 4-6 ч. 2 ст. 28 Закону).

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (абз. 8 п. 2 ст. 28 Закону).

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй (абз. 9 ч. 2 ст. 28 Закону).

Частиною 5 статті 28 Закону визначено, що патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору (ч. 7 ст. 28 Закону).

При розгляді спору у даній справі судом також враховані Рекомендації Вищого господарського суду України від 10.06.2004, № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", згідно п. 56 яких судам необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав. За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема, промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Крім того, відповідно до п. 57 вищенаведених Рекомендацій Вищого господарського суду України, особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного, вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Отже за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тому тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

Як свідчать матеріали справи, відповідач не заперечує виготовлення ним експериментальних партій лікарського засобу "Ембріовіт", стосовно реєстрації якого він і звернувся до Державного підприємства "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України в 2009 році.

Наявними в матеріалах справи доказами, в т.ч. Висновком № 618 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/342 від 11.07.2012 р. підтверджується, що спірний лікарський засіб "Ембріовіт" був виготовлений відповідачем із застосуванням винаходу за патентом України № 2164, тоді як у відповідача були відсутні жодні правові підстави для використання винаходу за патентом України № 2164.

З урахуванням наведеного, суд прийшов до висновку про те, що вчинення відповідачем дій, пов'язаних з виробництвом експериментальних партій препарату під торговельною маркою "Ембріовіт" (і таке не заперечується відповідачем -а.с. 86), та фактично направлених на реєстрацію лікарського засобу "Ембріовіт ", свідчить саме про несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на винахід за патентом України № 2164, виключна ліцензія на використання яких належить позивачу. За таких обставин, у позивача наявні всі підстави для захисту належних йому прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено , а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

За таких обставин, позовні вимоги про зобов'язання Приватного підприємства "БСЛ - Група" припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який охороняється патентом України № 2164 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Що стосується позовної вимоги про визнання Приватного підприємства "БСЛ - Група" таким, що порушує права власника патенту України № 2164, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Вказана позовна вимога по суті є заявою про встановлення факту. Справи про встановлення фактів за змістом статей 1 і 12 ГПК України непідвідомчі господарському суду. Зокрема, відповідно до статті 1 названого Кодексу, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

З огляду на ту обставину, що факт порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача на винахід за патентом України № 2164 внаслідок виготовлення відповідачем лікарського засобу "Ембріовіт" встановлено судом як одну із підстав задоволення позовних вимог у даній справі, суд не вбачає підстав для окремого задоволення позовної вимоги, щодо встановлення зазначеного факту.

А тому суд відмовляє в задоволенні позовної вимоги позивача про визнання Приватного підприємства "БСЛ - Група" таким, що порушує права власника патенту України № 2164.

Станом на час зверенння позивача з позовом до суду діяла редакція ст. 44 ГПК України, згідно якої до складу судових витрат були віднесені державне мито, суми що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу тощо.

Відповідно до ч. ст. 49 ГПК України (в редакції, чинній станом на час зверенння позивача з позовом до суду), державне мито покладається, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (ч. 1 ст. 49 ГПК України).

Втім, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору (ч. 2 ст. 49 ГПК України).

Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються, зокрема, при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (ч. 5 ст. 49 ГПК України).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993р. «Про державне мито»(в редакції, чинній станом на час звернення позивача з позовом до суду), від сплати державного мита звільняються позивачі -за позовами, що випливають, зокрема, з права на винахід.

Порядком оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005р. № 1258 (була чинна станом на час звернення позивача з позовом до суду) передбачено, що для позивачів, звільнених у встановленому порядку від сплати державного мита, визначено нульову ставку витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ. Повернення зазначених коштів здійснюється у порядку, передбаченому для повернення державного мита (судового збору) (п. 13 наведеної Інструкції).

Відповідно до ст. 49 ГПК України, державне мито, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати державного мита.

Отже, оскільки позивач станом на час звернення з позовом до суду був звільнений від сплати державного мита, а спір фактично виник внаслідок неправильних дій відповідача, державне мито в розмірі 85,00 грн. (ставка державного мита за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру) підлягає стягненню в доход державного бюджету з відповідача. Щодо витрат на інформаційно -технічне забезпечення судового процесу, то останні підлягають стягненню з відповідача на користь позивача, оскільки відповідні витрати в сумі 236,00 грн. згідно квитанцій № 214 від 28.08.2009 р. та № 149 від 01.09.2009 р. (а.с. 19, 20) були сплачені позивачем при зверненні з позовом до суду та зараховані до державного бюджету.

Крім того, ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2010 року у справі № 39/342 було зобов'язано позивача провести попередню оплату витрат по проведенню експертизи, відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в загальній сумі 10134,00 грн., що підтверджується наявною в матеріалах справи копією банківської виписки від 06.04.2010 р.

За таких обставин, на відповідача також покладаються витрати на проведення судової експертизи в розмірі 10134,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85, 116 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Зобов'язати Приватне підприємство "БСЛ - Група" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 28, ідентифікаційний код 31745950) припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який охороняється патентом України № 2164.

3. Стягнути з Приватного підприємства "БСЛ - Група" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 28, ідентифікаційний код 31745950) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн. 00 коп) державного мита.

4. Стягнути з Приватного підприємства "БСЛ - Група" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 28, ідентифікаційний код 31745950) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ербіс" (02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, будинок 10-Б, офіс 92; ідентифікаційний код 31485280) 236,00 грн. (двісті тридцять шість грн. 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, а також 10134,00 грн. (десять тисяч сто тридцять чотири грн. 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

5. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

6. Видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 07.09.2012 р.

Судді Гумега О.В. (головуючий)

Бондаренко Г.П.

Картавцева Ю.В.