Рішення

від 06.09.2012 по справі 5006/33/65пд/2012

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

06.09.12 р. Справа № 5006/33/65пд/2012

Господарський суд Донецької області у складі судді Сич Ю.В.,

при секретарі судового засідання Толкунової Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Приватного акціонерного товариства «Горлівський машинобудівник», м.Горлівка (код ЄДРПОУ 31534348)

до відповідача Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (код ЄДРПОУ 00174065)

про зобов'язання відповідача укласти з позивачем додаткову угоду №13 від 05.05.2010р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р.

за участю представників:

від позивача: Синицін Р.Л. за довіреністю б/н від 01.08.2012р.,

від відповідача: Співак С.В. за довіреністю №01-563 від 05.07.2012р.

В судовому засіданні 30.08.2012р. оголошено

перерву до 06.09.2012р.

на підставі ст. 77 Господарського

процесуального кодексу України.

Позивач, Приватне акціонерне товариство «Горлівський машинобудівник», м.Горлівка звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» про зміну умов ліцензійного договору № 2/06 від 01.03.2006 р., в частині розміру платежів; викладення п. 1 додаткової угоди № 12 від 05.05.2010 р. до договору в наступній редакції: «За права, надані за даним договором, Ліцензіат щомісяця, за пред'явленим Ліцензіаром рахунком, виплачує Ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 2000 (дві тисячі) грн. і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору» та зміну п.6.1. ліцензійного договору № 2/06 від 01.03.2006р. у запропонованій редакції починаючи з травня 2010 р.

Ухвалою суду від 22.08.2012р. позовна заява була прийнята до розгляду та порушено провадження у справі № 5006/33/65пд/2012, сторони зобов'язані надати документи та виконати певні дії.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається істотну зміну обставин, якими сторони керувались при укладенні договору №2/06 від 01.03.2006р., у зв'язку із чим позивач просить суд внести зміни до договору №2/06 від 01.03.2006р. в частині визначення розміру платежів.

На підтвердження вказаних обставин позивач надав копії ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р. з додатком, додаткової угоди №1 від 03.01.2007р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р. з додатком, додаткової угоди №2 від 21.05.2007р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р., додаткової угоди №3 від 03.11.2008р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р., додаткової угоди №4 від 17.12.2008р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р., додаткової угоди №5 від 02.01.2009р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р., додаткової угоди №6 від 14.05.2009р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р., додаткової угоди №7 від 01.06.2009р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р. з додатком, додаткової угоди №8 від 01.07.2009р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р., додаткової угоди №9 від 25.08.2009р. з додатком, додаткової угоди №10 від 01.12.2009р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р, додаткової угоди №11 від 04.01.2010р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р. з додатком, додаткової угоди №12 від 05.05.2010р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р., додаткової угоди №13 від 05.05.2010р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р., листів №50-2/439 від 05.05.2010р., №443 від 06.05.2010р.

Нормативно свої вимоги позивач обґрунтовує ст.ст. 1, 54 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 652, 1109 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993р. №3678, Закону України «Про ціни та ціноутворення» від 03.12.1990р. №507.

29.08.2012р. відповідачем надано відзив на позовну заяву, за яким останній заперечує проти позовних вимог та зазначає, що підписавши додаткову угоду №12 від 05.05.2010р. позивач та відповідач дійшли згоди щодо розміру щомісячного платежу (роялті), який становить 150000,00грн., у зв'язку із чим відсутні підстави вносити зміни до умов ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р.

06.09.2012р. позивачем надано заяву в порядку ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, якою останній вважає за необхідне змінити предмет позову в частині позовних вимог. Так, позивач просить зобов'язати відповідача укласти з позивачем додаткову угоду №13 від 05.05.2010р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р. у наступній редакції:

«Державне підприємство «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш», в подальшому «ліцензіар», в особі директора Косарева В.В., що діє на підставі статуту, з одного боку, та

Закрите акціонерне товариство «Горлівський машинобудівник», в особі генерального директора Єременка Владислава Вікторовича, що діє на підставі статуту, в подальшому «ліцензіат», з іншого боку, (в подальшому разом іменуються «сторони», а кожна окремо «сторона») уклали цю додаткову угоду №13 до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р. про наступне:

1. Викласти п.6.1. розділу 6 «Платежі» у наступній редакції:

«За права, надані за даним договором, ліцензіат щомісяця, за пред'явленим ліцензіаром рахунком, виплачує ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 2000 (дві тисячі) грн. і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору».

2. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін і є невід'ємною частиною ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р.

3. Дана додаткова угода набирає чинності з 05.05.2010р.»

Відповідно до приписів ч.4 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Враховуючи приписи вищенаведеної статті, та подання позивачем заяви про зміну предмету позову до початку розгляду справи по суті, господарський суд в подальшому здійснює розгляд справи з урахуванням вищевказаної заяви.

Представник відповідача в судовому засіданні усно заперечив проти позовних вимог відповідача з урахуванням заяви про зміну предмету позову.

Розгляд справи відкладався на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Під час судового розгляду справи представників сторін було ознайомлено з правами та обов'язками у відповідності із ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.

Розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу відповідно до ст. 81-1 Господарського-процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд встановив наступне:

01.03.2006р. між Державним підприємством «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інституту комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (ліцензіар) та Закритим акціонерним товариством «Горлівський машинобудівник» (ліцензіат) укладено ліцензійний договір №2/06 (далі - Договір), за умовами якого ліцензіар надає ліцензіату виключну ліцензію на використання винаходів (корисних моделей), за якими одержані патенти, зазначені в таблиці 1, на строку - до дати, зазначеної в графі «Дата закінчення дії договору щодо винаходу (корисної моделі)» таблиці, на території України (абз. 1 п.2.1. Договору).

Доказів визнання в судовому порядку Договору недійсним сторонами суду не представлено.

На момент розгляду справи до матеріалів справи не надано а ні змін, ні доповнень щодо виконання умов Договору, крім тих, що додані до позовної заяви та заяви про зміну предмету позову.

Додатковою угодою №11 від 04.01.2010р. до Договору сторонами змінено зміст таблиці 1 розділу 2 «Предмет договору». Зокрема, визначено, що дата закінчення дії договору щодо винаходу (корисної моделі) за патентом:

- №844 від 18.07.2000р. «Кільцевий скребковий конвеєр, замкнений в горизонтальній площині» становить 18.07.2010р.,

- №847 від 18.07.2000р. «Гірничопрохідницька машина» становить 18.07.2010р.,

- №852 від 18.07.2000р. «Горизонтально замкнений скребковий конвеєр» становить 18.07.2010р.,

- №1275 від 24.07.2001р. «Насосна станція» становить 24.07.2011р.,

- №1639 від 16.05.2002р. «Вузькозахоплювальний очисний комбайн» становить 16.05.2012р.,

- №1722 від 30.04.2002р. «Гірничопрохідницький комбайн» становить 30.04.2002р.,

- №2325 від 26.05.2003р. «Ходова частина гірничої машини» становить 26.05.2013р.,

- №2339 від 28.05.2003р. «Насосна станція» становить 28.05.2013р.,

- №2762 від 29.09.2003р. «Очисний комбайн для підземних робіт» становить 29.09.2013р.,

- №5492 від 21.06.2004р. «Тримач тракового ланцюга очисного комбайна» становить 21.06.2014р.,

- №5817 від 03.09.2004р. «Перевантажувач гірничопрохідницької машини» становить 03.09.2014р.,

- №5818 від 03.09.2004р. «Гірничопрохідницький комбайн» становить 03.09.2014р.,

- №5842 від 09.09.2004р. «Насосна станція» становить 09.09.2014р.,

- №6453 від 16.08.2004р. «Вантажно-транспортний орган гірничої машини» становить 16.08.2014р.,

- №6454 від 16.08.2004р. «Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна» становить 16.08.2014р.,

- №6617 від 18.10.2004р. «Комбайн прохідницький із вбудованими буровими колонками» становить 18.10.2014р.,

- №6618 від 18.10.2004р. «Рухомий елемент гірничої машини» становить 18.10.2014р.,

- №6619 від 18.10.2004р. «Навантажувальний орган» становить 18.10.2014р.,

- №7227 від 05.11.2004р. «Виконавчий орган очисного комбайна» становить 05.11.2014р.,

- №9776 від 04.04.2005р «Насосна станція з апаратурою керування» становить 04.04.2015р.,

- №9780 від 04.04.2005р. «Пристрій охолодження електроблока гірничої машини» становить 04.04.2015р.,

- №11161 від 30.05.2005р. «Комбайн очисний для тонких пластів» становить 30.05.2015р.,

- №11162 від 30.05.2005р. «Водоповітряний ежектор» становить 30.05.2015р.,

- №11311 від 21.06.2005р. «Система блокування електроустаткування очисного комбайна» становить 21.06.2015р.,

- №11348 від 29.06.2005р. «Очисний комбайн» становить 29.06.2015р.,

- №11951 від 14.07.2005р. «Гідросистема гірничої машини» становить 14.07.2015р.,

- №12200 від 22.08.2005р. «Фільтр» становить 22.08.2015р.,

- №12481 від 11.07.2005р. «Плунжерний насос» становить 11.07.2015р.,

- №12640 від 22.08.2005р. «Вузол осьової фіксації шнека на валу» становить 22.08.2015р.,

- №12641 від 22.08.2005р. «Вузол осьової фіксації поворотного редуктора у корпусі привідного редуктора» становить 22.08.2015р.,

- №15075 від 08.12.2005р. «Виконавчий орган гірничої машини» становить 08.12.2015р.,

- №17136 від 13.03.2006р. «Система місцевого керування очисним комбайном» становить 13.03.2016р.,

- №17258 від 27.03.2006р. «Вузол захисту комунікацій очисного комбайна від пошкоджень» становить 27.03.2016р.,

- №18558 від 10.05.2006р. «Механізм піднімання розвантажувальної секції конвеєра гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №18559 від 10.05.2006р. «Електросистема очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №20294 від 24.07.2006р. «Насосна станція» становить 01.05.2016р.,

- №20877 від 28.08.2006р. «Система високонапірного зрошування очисного комбайна зі шнековими виконавчими органами» становить 01.05.2016р.,

- №20878 від 28.08.2006р. «Гідросистема очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №20893 від 31.08.2006р. «Редуктор гірничої машини з механізмом ввімкнення» становить 01.05.2016р.,

- №20986 від 18.09.2006р. «Зливальний колектор гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №20987 від 18.09.2006р. «Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №20989 від 18.09.2006р. «Навантажувальний орган гірничопрохідницького комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №21515 від 12.10.2006р. «Відсікач породи гусеничної ходової частини гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №21516 від 12.10.2006р. «Рама гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №21517 від 12.10.2006р. «Гірничопрохідницька машина» становить 01.05.2016р.,

- №21519 від 13.10.2006р. «Насосний агрегат» становить 01.05.2016р.,

- №22711 від 15.12.2006р. «Навантажувальний орган гірничопрохідницької машини» становить 01.05.2016р.,

- №23893 від 05.02.2007р. «Приймальний стіл гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №25524 від 06.04.2007р. «Насосна установка» становить 01.05.2016р.,

- №25951 від 28.04.2007р. «Система зрошування очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №25952 від 28.04.2007р. «Виконавчий орган очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №25953 від 28.04.2007р. «Виконавчий орган гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №31960 від 26.12.2007р. «Приймальний стіл гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №31961 від 26.12.2007р. «Гідросистема очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №36728 від 21.04.2008р. «Поворотна секція конвеєра гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №36730 від 21.04.2008р. «Кабельний ввід у корпус очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №36895 від 26.05.2008р. «Насосна станція» становить 01.05.2016р.,

- №36923 від 02.06.2008р. «Очисний комбайн для тонких пластів» становить 01.05.2016р.,

- №36985 від11.06.2008р. «Очисний комбайн» становить 01.05.2016р.,

- №38546 від 28.07.2008р. «Установка для приготування емульсії» становить 01.05.2016р.,

- №40400 від 10.10.2008р. «Поворотний редуктор очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №40402 від 10.10.2008р. «Навантажувальний орган гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №40417 від 20.10.2008р. «Привідний блок очисного комбайна для тонких пластів» становить 01.05.2016р.,

- №45157 від 05.06.2001р. «Установка бурильна шахтна» становить 01.05.2016р.,

- №46472 від 19.06.2009р. «Установка для приготування емульсії» становить 01.05.2016р.,

- №56953 від 08.01.2003р. «Шнековий виконавчий орган очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №56954 від 08.01.2003р. «Шнековий виконавчий орган очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №56964 від 21.02.2003р. «Очисний комбайн» становить 01.05.2016р.,

- №60825 від 27.02.2003р. «Тримач різця із вбудованою форсункою» становить 01.05.2016р.,

- №76038 від 18.10.2004р. «Виконавчий орган гірничої машини» становить 01.05.2016р.,

- №83104 від 24.07.2006р. «Очисний комбайн» становить 01.05.2016р.,

- №85306 від 04.06.2007р. «Прохідницький комбайн з буровим верстатом» становить 01.05.2016р.,

- №87607 від 26.12.2007р. «Очисний комбайн (варіанти) становить 01.05.2016р.,

- №2334 від 26.05.2003р. «Прохідницький комбайн» становить 26.05.2013р.,

- №2451 від 18.07.2003р. «Пристрій зрошування виконавчого органу очисного комбайна» становить 18.07.2013р.,

- №2544 від 18.07.2003р. «Установник кріплення прохідницького комбайна» становить 18.07.2013р.,

- №6452 від 16.08.2004р. «Привід ходової частини гусеничної машини» становить 16.08.2014р.,

- №6455 від 16.08.2004р. «Агрегат бурильної гірничої машини» становить 16.08.2014р.,

- №11163 від 30.05.2005р. «Гусеничний ланцюг» становить 30.05.2015р.,

- №11293 від 21.06.2005р. «Гірничопрохідницький комбайн» становить 21.06.2015р.,

- №11295 від 21.06.2005р. «Телескопічний виконавчий орган прохідницького комбайна» становить 21.06.2015р.,

- №11315 від 21.06.2005р. «Ходова частина гірничопрохідницької машини» становить 21.06.2015р.,

- №11937 від 11.07.2005р., «Розвантажувальна секція конвеєра гірничопрохідницької машини» становить 11.07.2015р.,

- №11939 від 11.07.2005р. «Механізм піднімання-опускання приймального стола гірничої машини» становить 11.07.2015р.,

- №11940 від 11.07.2005р. «Виконавчий орган очисного комбайна» становить 11.07.2015р.,

- №12482 від 11.07.2005р. «Привідний блок очисного комбайна» становить 11.07.2015р.,

- №12642 від 22.08.2005р. «Маслобак гірничої машини» становить 22.08.2015р.,

- №12643 від 22.08.2005р. «Гірничопрохідницька машини» становить 22.08.2015р.,

- №18619 від 18.05.2006р. «Електродвигун» становить 01.05.2016р.,

- №20301 від 24.07.2006р. «Реле тиску» становить 01.05.2016р.,

- №20936 від 11.09.2006р. «Пристрій мащення електродвигуна очисного комбайна» становить 01.05.2016р.,

- №u200908774 від 21.08.2009р. «Планетарний редуктор» становить 01.05.2016р.,

- № u200908775 від 21.08.2009р. «Вузол з'єднання порталу очисного комбайна з його корпусом» становить 01.05.2016р.,

- № u200908776 від 21.08.2009р. «Очисний комбайн для тонких пластів» становить 21.08.2009р.

Відповідно до абз. 2 п.2.1. Договору з урахуванням додаткової угоди №11 від 04.01.2010р. до Договору ліцензіар також надає ліцензіату виключну ліцензію на «ноу-хау», які стосуються продукції за ліцензією, зазначеної у специфікації за позиціями 1-22, 24-26 на строк - до 01.05.2016р. на території України.

Відповідно до специфікації до Договору визначено продукцію за ліцензією, № патенту, назву винаходу та дату закінчення строку виплати платежів за договором, зокрема:

- очисний комбайн типу УКД300 (патент №56953 від 08.01.2003р. «Шнековий виконавчий орган очисного комбайна», патент №60825 від 27.02.2003р. «Тримач різця із вбудованою форсункою», патент №12640 від 22.08.2005р. «Вузол осьової фіксації шнека на валу», патент №17136 від 13.03.2006р. «Система місцевого керування очисним комбайном», патент №17248 від 27.03.2006р. «Сапун редуктора», патент №20877 від 28.08.2006р. «Система високо напірного зрошування очисного комбайна зі шнековими виконавчими органами», патент №20878 від 28.08.2006р. «Гідросистема очисного комбайна»), 01.05.2016р.,

- очисний комбайн типу КДК500 (патент №1639 від 16.05.2002р. «Вузькозахоплювальний очисний комбайн», патент №56964 від 21.02.2003р. «Очисний комбайн», патент №56954 від 08.01.2003р. «Шнековий виконавчий орган очисного комбайна», патент №60825 від 27.02.2003р. «Тримач різця із вбудованою форсункою», патент №5492 від 21.06.2004р. «Тримач тракового ланцюга очисного комбайна», патент №2762 від 29.09.2003р. «Очисний комбайн для підземних робіт», патент №9780 від 04.04.2005р. «Пристрій охолодження електроблока гірничої машини», патент №12640 від 22.08.2005р. «Вузол осьової фіксації шнека на валу», патент №17258 від 27.03.2006р. «Вузол захисту комунікацій очисного комбайна від пошкоджень», патент №17248 від 27.03.2006р. «Сапун редуктора», патент №20893 від 31.08.2006р. «Редуктор гірничої машини з механізмом ввімкнення», патент №36985 від 11.06.2008р. «Очисний комбайн»), 01.05.2016р.,

- очисний комбайн типу КДК700 (патент №56954 від 08.01.2003р. «Шнековий виконавчий орган очисного комбайна», патент №60825 від 27.02.2003р. «Тримач різця із вбудованою форсункою», патент №2762 від 29.09.2003р. «Очисний комбайн для підземних робіт», патент №36985 від 11.06.2008р. «Очисний комбайн»), 01.05.2016р.,

- прохідницький комбайн зі стріловидним виконавчим органом легкого типу КПД (патент №1722 від 30.04.2002р. «Гірничопрохідницький комбайн», патент №2325 від 26.05.2003р. «Ходова частина гірничої машини», патент №5818 від 03.09.2004р. «Гірничопрохідницький комбайн», патент №5817 від 03.09.2004р. «Перевантажувач гірничопрохідницької машини», патент №6454 від 16.08.2004р. «Виконавчий орган гірничо прохідницького комбайна», патент №11162 від 30.05.2005р. «Водоповітряний ежектор», патент №11951 від 14.07.2005р. «Гідросистема гірничої машини», патент №12200 від 22.08.2005р. «Фільтр», патент №17248 від 27.03.2006р. «Сапун редуктора», патент №20986 від 18.09.2006р. «Зливальний колектор гірничої машини», патент №20987 від 18.09.2006р. «Виконавчий орган гірничо прохідницького комбайна», патент №20989 від 18.09.2006р. «Навантажувальний орган гірничопрохідницького комбайна», патент №36728 від 21.04.2008р. «Поворотна секція конвеєра гірничої машини»), 01.05.2016р.,

- прохідницький комбайн зі стріловидним виконавчим органом середнього типу КПУ (патент №1722 від 30.04.2002р. «Гірничопрохідницький комбайн», патент №2325 від 26.05.2003р. «Ходова частина гірничої машини», патент №5817 від 03.09.2004р. «Перевантажувач гірничопрохідницької машини», патент №11162 від 30.05.2005р. «Водоповітряний ежектор», патент №36728 від 21.04.2008р. «Поворотна секція конвеєра гірничої машини»), 01.05.2016р.,

- самохідна бурильна установка для анкетування виробок типу УАК (патент №45157 від 05.06.2001р. «Установка бурильна шахтна»), 01.05.2016р.,

- станції насосні типу СНД та СНТ (патент №1275 від 24.07.2001р. «Насосна станція», патент №2339 від 28.05.2003р. «Насосна станція», патент №5842 від 09.09.2004р. «Насосна станція», патент №9776 від 04.04.2005р. «Насосна станція з апаратурою керування», патент №20294 від 24.07.2006р. «Насосна станція», патент №21519 від 13.10.2006р. «Насосний агрегат», патент №36895 від 26.05.2008р. «Насосна станція»), 01.05.2016р.,

- станція насосна типу СНГ (патент №20294 від 24.07.2006р. «Насосна станція»), 01.05.2016р.,

- очисний комбайн типу КА200 (патент №7227 від 05.11.2004р. «Виконавчий орган очисного комбайна», патент №11161 від 30.05.2005р. «Комбайн очисний для тонких пластів», патент №11348 від 29.06.2005р. «Очисний комбайн», патент №11311 від 21.06.2005р. «Система блокування електроустаткування очисного комбайна», патент №12481 від 11.07.2005р. «Плунжерний насос», патент №25952 від 28.04.2007р. «Виконавчий орган очисного комбайна», патент №40417 від 20.10.2008р. «Привідний блок очисного комбайна для тонких пластів»), 01.05.2016р.,

- прохідницький комбайн зі стріловидним виконавчим органом легкого типу КПЛ (патент №6453 від 16.08.2004р. «Вантажно-транспортний орган гірничої машини», патент №6454 від 16.08.2004р. «Виконавчий орган гірничопрохідницького комбайна», патент №5817 від 03.09.2004р. «Перевантажувач гірничопрохідницької машини», патент №11162 від 30.05.2005р. «Водоповітряний ежектор», патент №11951 від 14.07.2005р. «Гідросистема гірничої машини», патент №12200 від 22.08.2005р. «Фільтр», патент №20986 від 18.09.2006р. «Зливальний колектор гірничої машини», патент №85306 від 04.06.2007р. «Прохідницький комбайн з буровим верстатом»), 01.05.2016р.,

- машина буро навантажувальна типу МПБ (патент №6453 від 16.08.2004р. «Вантажно-транспортний орган гірничої машини», патент №5817 від 03.09.2004р. «Перевантажувач гірничопрохідницької машини», патент №11951 від 14.07.2005р. «Гідросистема гірничої машини», патент №12200 від 22.08.2005р. «Фільтр»), 01.05.2016р.,

- прохідницький комплекс для проведення виробок з анкерним кріпленням КПА (патент №6619 від 18.10.2004р. «Навантажувальний орган», патент №6617 від 18.10.2004р. «Комбайн прохідницький із вбудованими буровими колонками», патент №6618 від 18.10.2004р. «Рухомий елемент гірничої машини», патент №76038 від 18.10.2004р. «Виконавчий орган гірничої машини», патент №11951 від 14.07.2005р. «Гідросистема гірничої машини», патент №18558 від 10.05.2006р. «Механізм піднімання розвантажувальної секції конвеєра гірничої машини»), 01.05.2016р.,

- очисний комбайн типу УКД200-250 (патент №60825 від 27.02.2003р. «Тримач різця із вбудованою форсункою», патент №11311 від 21.06.2005р. «Система блокування електроустаткування очисного комбайна», патент №12641 від 22.08.2005р. «Вузол осьової фіксації поворотного редуктора у корпусі привідного редуктора», патент №12640 від 22.08.2005р. «Вузол осьової фіксації шнека на валу», патент №17136 від 13.03.2006р. «Система місцевого керування очисним комбайном», патент №17248 від 27.03.2006. «Сапун редуктора», патент №25951 від 28.04.2007р. «Система зрошування очисного комбайна», патент №56953 від 08.01.2003р. «»Шнековий виконавчий орган очисного комбайна», патент №87607 від 26.12.2007р. «Очисний комбайн (варіанти)», патент №31961 від 29.12.2007р. «Гідросистема очисного комбайна», патент №36730 від 21.04.2008р. «Кабельний ввід у корпус очисного комбайна», патент №40400 від 10.10.2008р. «Поворотний редуктор очисного комбайна»), 01.05.2016р.,

- піддіральнонавантажувальна машина типу МПР з різальним виконавчим органом (патент №844 від 18.07.2000р. «Кільцевий скребковий конвеєр, замкнений в горизонтальній площині», патент №847 від 18.07.2000р. «Гірничопрохідницька машина», патент №852 від 18.07.2000р. «Горизонтально замкнений скребковий конвеєр», патент №11951 від 14.07.2005р. «Гідросистема гірничої машини», патент №15075 від 08.12.2005р. «Виконавчий орган гірничої машини», патент №21515 від 12.10.2006р. «Відсікач породи гусеничної ходової частини гірничої машини», патент №21516 від 12.10.2006р. «Рама гірничої машини», патент №21517 від 12.10.2006р. «Гірничопрохідницька машина», патент №25953 від 28.04.2007р. «Виконавчий орган машини»), 01.05.2016р.,

- агрегат насосний УНГ.200 (патент №1275 від 24.07.2001р. «Насосна станція», патент №20294 від 24.07.2006р. «Насосна станція», патент №21519 від 13.10.2006р. «Насосний агрегат», патент №25524 від 06.04.2007р. «Насосна установка»), 01.05.2016р.,

- перетворювач частоти типу ПЧЄШ (патент №9780 від 04.04.2005р. «Пристрій охолодження електроблока гірничої машини»), 01.05.2016р.,

- очисний комбайн типу КДК400 (патент №56954 від 08.01.2003р. «Шнековий виконавчий орган очисного комбайна», патент №60825 від 27.02.2003р. «Тримач різця із вбудованою форсункою», патент №5492 від 21.06.2004р. «Тримач тракового ланцюга очисного комбайна», патент №2762 від 29.09.2003р. «Очисний комбайн для підземних робіт», патент №9780 від 04.04.2005р. «Пристрій охолодження електроблока гірничої машини», патент №12640 від 22.08.2005р. «Вузол осьової фіксації шнека на валу», патент №17258 від 27.03.2006р. «Вузол захисту комунікацій очисного комбайна від пошкоджень», патент №17248 від 27.03.2006р. «Сапун редуктора», патент №20893 від 31.08.2006р. «Редуктор гірничої машини з механізмом ввімкнення», патент №36985 від 11.06.2008р. «Очисний комбайн»), 01.05.2016р.,

- очисний комбайн типу УКД400 (патент №56953 від 08.01.2003р. «Шнековий виконавчий орган очисного комбайна», патент №60825 від 27.02.2003р. «Тримач різця із вбудованою форсункою», патент №12640 від 22.08.2005р. «Вузол осьової фіксації шнека на валу», патент №17136 від 13.03.2006р. «Система місцевого керування очисним комбайном», патент №17248 від 27.03.2006р. «Сапун редуктора», патент №20877 від 28.08.2006р. «Система високонапріного зрошування очисного комбайна зі шнековими виконавчими органами», патент №36923 від 02.06.2008р. «Очисний комбайн для тонких пластів»), 01.05.2016р.,

- очисний комбайн типу УКД200-400 (патент №56953 від 08.01.2003р. «Шнековий виконавчий орган комбайна», патент №60825 від 27.02.2003р. «Тримач різця із вбудованою форсункою», патент №12640 від 22.08.2005р. «Вузол осьової фіксації шнека на валу», патент №17136 від 13.03.2006р. «Система місцевого керування очисним комбайном», патент №17248 від 27.03.2006р. «Сапун редуктора», патент №25951 від 28.04.2007р. «Система зрошування очисного комбайна», патент №31961 від 29.12.2007р. «Гідросистема очисного комбайна», патент №36730 від 21.04.2008р. «Кабельний ввід у корпус очисного комбайна», патент №40400 від 10.10.2008р. «Поворотний редуктор очисного комбайна», заявка №u200908774 від 21.08.2009р. «Планетарний редуктор», заявка №u200908775 від 21.08.2009р. «Вузол з'єднання порталу очисного комбайна з його корпусом», заявка №u200908776 від 21.08.2009р. «Очисний комбайн для тонких пластів»), 01.05.2016р.,

- машина буронавантажувальна типу БПР (патент №36728 від 21.04.2008р. «Поворотна секція конвеєра гірничої машини», патент №12200 від 22.08.2005р. «Фільтр», патент №22711 від 15.12.2006р. «Навантажувальний орган гірничопрохідницької машини», патент №23893 від 05.02.2007р. «Приймальний стіл гірничої машини», патент №31960 від 26.12.2007р. «Приймальний стіл гірничої машини», патент №40402 від 10.10.2008р. «Навантажувальний орган гірничої машини», патент №20986 від 18.09.2006р. «Зливальний колектор гірничої машини»), 01.05.2016р.,

- комбайн прохідницький типу КПР (патент №31960 від 26.12.2007р. «Приймальний стіл гірничої машини», патент №12200 від 22.08.2005р. «Фільтр», патент №40402 від 10.10.2008р. «Навантажувальний орган гірничої машини»), 01.05.2016р.,

- установка типу УПРЖ (патент №38546 від 28.07.2008р. «Установка для приготування емульсії», патент №46472 від 19.06.2009р. «Установка для приготування емульсії»), 01.05.2016р.,

- фільтр штрековий типу ФШП (патент №20882 від 28.08.2006р. «Фільтрувальна установка»), 01.05.2016р.,

- очисний комбайн типу КБТ (патент №7227 від 05.11.2004р. «Виконавчий орган очисного комбайна», патент №11161 від 30.05.2005р. «Комбайн очисний для тонких пластів», патент №11311 від 21.06.2005р. «Система блокування електроустаткування очисного комбайна», патент №12481 від 11.07.2005р. «Плунжерний насос», патент №25952 від 28.04.2007р. «Виконавчий орган очисного комбайна», патент №18559 від 10.05.2006р. «Електросистема очисного комбайна», патент №83104 від 24.07.2006р. «Очисний комбайн», патент №40417 від 20.10.2008р. «Привідний блок очисного комбайна для тонких пластів»), 01.05.2016р.

Додатковою угодою №11 від 04.01.2010р. до Договору сторонами змінено зміст таблиці 2 розділу 2 «Предмет договору». Зокрема, визначено, що дата закінчення дії договору щодо винаходу (корисної моделі) за патентом:

- №17248 від 27.03.2006р. «Сапун редуктора» - 27.03.2016р.,

- №20882 від 28.08.2006р. «Фільтрувальна установка» - 01.05.2016р.

При цьому ліцензіату за наданими ліцензіями надається право на виготовлення, пропонування для продажу, продаж, ввезення, зберігання продукції за ліцензією (п.2.3. Договору).

Пунктом 6.1. Договору в редакції додаткової угоди №12 від 05.05.2010р. до Договору визначено, що за права, надані за даним договором ліцензіат щомісяця, за пред'явленим ліцензіаром рахунком, виплачує ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) коштами без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 150000,00 (сто п'ятдесят тисяч)грн і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору.

Відповідно до змісту позовної заяви позивач посилається на те, що за останній десять років на серійне виробництво позивачем поставлено більше 20 найменувань обладнання, що розроблено відповідачем. Питома частина продукції, що випускається на підприємстві позивача виготовлюється із застосуванням у конструкції обладнання, винаходів і корисних моделей, що охороняються патентами відповідача. Погоджуючись на умови відповідача щодо запропонованого розміру роялті, який було невиправдано завищено, позивач розраховував на значні обсяги випуску та реалізації обладнання виготовленого за патентами. Однак, починаючи з травня 2010р. через відсутність попиту на обладнання позивач не використовував в повному обсязі передані об'єкти права інтелектуальної власності за Договором. Відтак, не користуючись фактично усіма об'єктами інтелектуальної власності протягом двох років, позивач продовжував виплачувати винагороду за їх користування у повному обсязі. Отже, розмір роялті є значно великим в порівнянні з маленькими обсягами обладнання, що виготовляються з використанням технічних рішень, що охороняються патентами. Тому розмір винагороди не є справедливим у співвідношенні ступеня використання об'єктів ліцензії. Позивач вважає, що сума щомісячного платежу (роялті) є необґрунтованою та занадто великою в порівнянні з установленими звичаями ринкової вартості на території України, відносно розмірів плати за використання тотожних об'єктів права інтелектуальної власності.

Частина 1 статті 652 ЦК України, на підставі якої пред'явлено даний позов, передбачає, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Зміна договору з цієї підстави на вимогу заінтересованої сторони в судовому порядку можливе за наявності одночасно чотирьох умов, вказаних у частині другій статті 652 ЦК України, а саме:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

За приписами ст. 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Вважаючи розмір винагороди безпідставно завищеним, з метою зменшення суми щомісячних платежів, позивач звернувся до відповідача з відповідною пропозицією щодо зміни умов ліцензійного договору, про що було направлено лист за №50-2/439 від 05.05.2010р., на який відповідач не надав відповіді.

Так, в матеріалах справ міститься лист №50-2/439 від 05.05.2010р. з додатковою угодою №13 від 05.05.2010р. до Договору, яким позивач з метою врегулювання взаємовідносин щодо розміру платежу (роялті), згідно з ліцензійним договором №2/06 від 01.03.2006р. просить розглянути та підписати додаткову угоду №13 від 05.05.2010р. За змістом додаткової угоди №13 від 05.05.2010р. до Договору п.6.1. Договору викладається в наступній редакції: «За права, надані за даним договором, ліцензіат щомісяця, за пред'явленим ліцензіаром рахунком, виплачує ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 2000 (дві тисячі) грн. і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору».

Однак, як вбачається з матеріалів справи, відповідач додаткову угоду №13 від 05.05.2010р. про внесення змін до Договору в частині розрахунків не підписав.

Згідно ст. 188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Дослідивши зміст додаткової угоди №13 від 05.05.2010р. до Договору, та враховуючи, що реальна можливість настання таких наслідків як відсутність попиту на обладнання позивача сторонами не могла бути передбачена та усунута, виконуючи зобов'язання за Договором, з боку позивача вбачається зменшення цінності отримуваного за Договором, що призводить до марності цілі виконаного, та відсутність визначення в Договорі умови, щодо якої ризик зміни обставин несе заінтересована сторона, господарський суд дійшов висновку, що положення зазначеної угоди не суперечать приписам чинного законодавства України.

Звертаючись до господарського суду із спірними вимогами, позивач виходив з того, що його права можуть бути відновленими в судовому порядку.

Як встановлено в ч. 5 ст. 11 Цивільного кодексу України, у випадках встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки можуть виникати з рішення суду.

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України, одним зі способів судового захисту прав суб'єктів господарювання є установлення господарських правовідносин.

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України, права та інтереси особи підлягають захисту у разі порушення невизнання або оспорювання.

Згідно ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, захист прав та інтересів здійснюється зокрема судом, що кореспондується з приписами ст. 55 Конституції України.

Факт порушення прав та інтересів юридичної особи зумовлює виникнення процесуального права на звернення із відповідним позовом до господарського суду згідно приписів ст. 1 Господарського процесуального кодексу України.

Стаття 129 Конституції України відносить до основних засад судочинства змагальність сторін, яка, зокрема, проявляється в тому, що, як зазначається в частині 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 34 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З урахуванням вимог ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Факт порушення прав та інтересів юридичної особи зумовлює виникнення процесуального права на звернення із відповідним позовом до господарського суду згідно приписів ст. 1 Господарського процесуального кодексу України.

До того ж, згідно п. 36 Інформаційного листа №01-8/211 від 07.04.2008р. «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» на питання «Як правильно слід зазначити у резолютивній частині рішення про спонукання укласти договір при задоволенні позовних вимог?», Вищий господарський суд України зазначив: «в резолютивній частині рішення, яким задовольняється позов про спонукання укласти договір, слід вказувати на те, що спірний договір є укладеним».

Аналогічна позиція викладена в п. 24 Інформаційного листа №01-8/482 від 13.08.2008р. «Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року», де вказано: «відповідна (резолютивна) частина може мати орієнтовано такий вигляд «Вважати договір (найменування договору) укладеним на умовах поданого (найменування позивача) проекту цього договору».

За наведених вище обставин, дослідивши всі матеріали справи, господарський суд дійшов висновку, що позивач довів належними та допустимими доказами обставини, на які він посилається як на підставу вимоги, у зв'язку з чим позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ст.49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 15, 16, 652, 654 Цивільного кодексу України; ст. 188 Господарського кодексу України; ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Горлівський машинобудівник», м. Горлівка до відповідача, Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» про зобов'язання відповідача укласти з позивачем додаткову угоду №13 від 05.05.2010р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р. задовольнити.

Вважати укладеною додаткову угоду №13 від 05.05.2010р. до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р. між Державним підприємством «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» та Приватним акціонерним товариством «Горлівський машинобудівник» на умовах поданого Приватним акціонерним товариством «Горлівський машинобудівник», м. Горлівка проекту в наступній редакції:

«Державне підприємство «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш», в подальшому «ліцензіар», в особі директора Косарева В.В., що діє на підставі статуту, з одного боку, та

Закрите акціонерне товариство «Горлівський машинобудівник», в особі генерального директора Єременко Владислава Вікторовича, що діє на підставі статуту, в подальшому «ліцензіат», з іншого боку, (в подальшому разом іменуються «сторони», а кожна окремо «сторона») уклали цю додаткову угоду №13 до ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р. про наступне:

1. Викласти п.6.1. розділу 6 «Платежі» у наступній редакції:

«За права, надані за даним договором, ліцензіат щомісяця, за пред'явленим ліцензіаром рахунком, виплачує ліцензіару винагороду у вигляді періодичних платежів (роялті) без ПДВ, незалежно від об'ємів виготовлення та реалізації продукції за ліцензією. Розмір щомісячного платежу (роялті) становить 2000 (дві тисячі) грн. і може бути змінений шляхом підписання сторонами додаткової угоди до даного ліцензійного договору».

2. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін і є невід'ємною частиною ліцензійного договору №2/06 від 01.03.2006р.

3. Дана додаткова угода набирає чинності з 05.05.2010р.»

Стягнути з Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (83048, м.Донецьк, вул.Університетська, буд. 83, ідентифікаційний код 00174065) на користь Приватного акціонерного товариства «Горлівський машинобудівник» (84603, Донецька область, м.Горлівка, вул.Катеринича, б.1, ідентифікаційний код 31534348) судовий збір у розмірі 1073,00грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У судовому засіданні 06.09.2012р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційного скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено та підписано 11.09.2012р.

Суддя Сич Ю.В.