Ухвала

від 07.02.2013 по справі 16/11/10

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================

УХВАЛА

"07" лютого 2013 р.Справа № 16/11/10 за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс"

54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська,119, офіс 109

до відповідачів: 1. Українське -Ізраїльське товариство з обмеженою

відповідальністю спільного підприємства "Вельта -Косметік"

49019, м. Дніпропетровськ, проспект Свободи, б. 2-Б

2. Фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 АДРЕСА_1

про: припинення порушень прав власника Свідоцтв України за №№ 49946, 76242 на знаки для товарів і послуг та заборону використовувати етикетку на товарі "крем для рук та нігтів"03 класу МКТП.

Суддя Смородінова О.Г.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача: Білицький П.В., за довіреністю;

Від 1-відповідача: Єва С.В., за довіреністю; Шавкута Г.Н. - директор;

Від 2-відповідача: ОСОБА_1 - ФОП.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до суду з позовом припинити порушення прав власника свідоцтв України за №№ 49946, 76242 на знаки для товарів і послуг та заборонити використовувати зображення кистей жіночих рук на етикетці товару "крем для рук та нігтів" 03 класу МКТП.

23.01.2013 р. позивач через канцелярію суду надав заяву про уточнення позовних вимог, в якій просить суд:

1. Зобов'язати Українсько-ізраїльське Товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство «Вельта-Косметік» припинити порушувати права Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс» на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 49946, 76242.

2. Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 припинити порушувати права Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс» на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 49946, 76242.

3. Заборонити Українсько-ізраїльському Товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству «Вельта-Косметік» на території України використовувати зображення кистей жіночих рук для позначення товарів «креми для рук та нігтів», зокрема, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 49946, 76242, а саме: заборонити використовувати зазначене зображення на етикетках та/або упаковках, призначених для товарів «креми для рук та нігтів», зберігати такі товари з метою пропонування для продажу, пропонувати такі товари для продажу, продавати, рекламувати такі товари, а також використовувати зазначене зображення в мережі Інтернет.

4. Заборонити Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 на території України використовувати зображення кистей жіночих рук для позначення товарів «креми для рук та нігтів», зокрема, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 49946, 76242, а саме: заборонити зберігати товари «креми для рук та нігтів», на етикетку яких нанесено зазначене зображення з метою пропонування для продажу, пропонувати такі товари для продажу та продавати їх.

5. Зобов'язати Українсько-ізраїльське Товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство «Вельта-Косметік» за власний рахунок знищити всі етикетки, які містять зображення кистей жіночих рук і призначені для товарів «креми для рук та нігтів», або вже нанесені на вказані товари, що знаходяться у його власності.

Відповідно до змісту абз. 4 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, заява про уточнення позовних вимог прийнята судом до розгляду.

1-Відповідач скерував до суду відзив на заяву про уточнення позовних вимог, в якому просить суд відмовити позивачу в задоволенні його позовних вимог.

2-Відповідач усно в судовому засіданні виклав свої заперечення на позов.

Суд запропонував учасникам письмово відреагувати на питання щодо проведення по даній справі судової експертизи (з зазначенням переліку питань та експертної установи).

31.01.2013 р. позивач через канцелярію суду надав письмові пояснення вих. № 2-ЖК/01-13/ТМ від 31.01.2013 р. щодо призначення нової судової експертизи, згідно яким вважає за доцільне поставити на її вирішення 6 питань.

Також, позивач просить доручити проведення судової експертизи будь-якому атестованому судовому експерту, згідно даних реєстру атестованих судових експертів за експертною спеціальністю: « 13.6 Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

07.02.2013 р. 1-відповідач письмово зазначив про відсутність підстав для призначення експертизи по справі. При цьому, відповідач у разі проведення експертизи просить поставити на її вирішення 7 питань та доручити проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (Львівська площа, буд. 4-а, м. Київ, 04053) або Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук (вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, МСП, 03680).

07.02.2013 р. у судовому засіданні представники позивача та 1-відповідача підтримали, кожний окремо, свої доводи щодо питань, які на їх думку необхідно поставити на вирішення судової експертизи та осіб судових експертів, яким слід доручити її проведення.

Дослідивши матеріали справи № 16/11/10 та надавши оцінку доводам представників сторін, суд дійшов наступних висновків:

Відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 18.12.2012 р. визначено, що при новому розгляді цієї справи для усунення суперечностей між висновками судових експертиз, проведених у даній справі під час попереднього судового розгляду, можливе призначення повторної або нової судової експертизи.

Відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу" . Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до статті 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

У абзаці 1 підпункту 15.2. пункту 15 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» зазначається, що повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

У останньому абзаці підпункту 15.1. пункту 15 зазначеної постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 також зазначається: якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

Предметом даного спору, з урахуванням уточнених позовних вимог, є вирішення судом питання щодо припинення можливого порушення відповідачами прав інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 49946, 76242 та заборони відповідачам використовувати зображення кистей жіночих рук на етикетках товарів 03 класу МКТП «креми для рук та нігтів». Таким чином, позивач вважає своє право на знаки порушеним в зв'язку із використанням відповідачами в їх господарської діяльності зображення кистей жіночих рук, яке на думку позивача має першочергове значення для споживачів при сприйнятті ними етикетки, яка нанесена на «крем для рук та нігтів» та слугує основним фактором, який впливає на рішення споживачів придбати такі товари. Також позивач вважає, що основним елементом комбінованого знака за свідоцтвом України № 49946, що має першочергове значення для споживачів при сприйнятті ними цього знака, є зображення кисті жіночої руки, яке добре відомо споживачам - з 01.01.2006 р. згідно рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 29.05.2012р., як знак позивача, яким він довгий час маркує товари 03 класу МКТП «креми для рук рідкі». Позивач стверджує, що використання відповідачами зображення кистей жіночих рук в їх господарської діяльності є паразитуванням з їх боку на відомості знаків позивача та його діловій репутації, як відомого в Україні виробника косметичних кремів, оскільки використані відповідачами зображення кистей жіночих рук є схожими до ступеню змішування з зображенням кисті жіночої руки, яка входить до складу елементів комбінованого знака за свідоцтвом України № 49946, а також є предметом самостійної правової охорони за свідоцтвом України № 76242.

З урахуванням викладеного, для правильного вирішення цього спору суду необхідно встановити, чи є зображення кистей жіночих рук, використане відповідачами на етикетці товарів «креми для рук та нігтів», домінуючим елементом етикетки, тобто таким, що має першочергове значення для споживачів серед інших елементів такої етикетки. Також необхідно з'ясувати, чи має зображення кисті жіночої руки, що входить до складу елементів комбінованого знака за свідоцтвом України № 49946, першочергове значення для споживачів. І нарешті необхідно встановити, чи є домінуючий елемент етикетки 1-відповідача і домінуючий елемент комбінованого знака позивача за свідоцтвом України № 49946, а також зображувальний знак позивача за свідоцтвом України № 76242, схожими настільки, що їх можна сплутати. Крім цього, не можна залишити поза увагою й вирішення за допомогою спеціальних знань питання щодо того, чи можуть бути введені споживачі в оману щодо особи позивача, в зв'язку із використанням відповідачами спірного зображення. Також суд вважає за доцільне порушити перед судовим експертом питання щодо наявності в дизайнерському оформленні етикетки 1-відповідача ознак імітації знаків позивача за свідоцтвами №№ 49946, 76242, для з'ясування обставин, викладених позивачем у позовній заяві, щодо, на його думку, навмисного намагання 1-відповідачем скористатися репутацією знаків позивача .

Водночас, беручи до уваги пояснення 1-відповідача суд вважає за доцільне поставити на вирішення судової експертизи також питання для з'ясування обставини щодо того, чи є використане 1-відповідачем зображення кистей жіночих рук на етикетці товару «крем для рук та нігтів» загальновживаним зображенням на території Україні для товарів даного виду.

Відповідно до останнього абзацу пункту 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4: недопустимим є порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі. Отже інші запропоновані сторонами питання не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмету доказування у цієї справі, а тому не вирішення судової експертизи судом не виносяться.

Таким чином, з огляду на те, що зміст та обсяг питань, які виносяться на вирішення судової експертизи, не є тими самими, що вирішувалися попередніми судовими експертизами, а також враховуючи уточнення позивачем позовних вимог, внаслідок чого позивач зосередив увагу на використанні відповідачами саме зображень кистей жіночих рук, а не етикетки в цілому, та приймаючи до уваги наявність в матеріалах справи нових доказів, які містять фактичні дані щодо об'єктів дослідження і не досліджувались судовими експертами, що склали попередні висновки судових експертиз, а саме рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 29.05.2012р., а також соціологічне дослідження, проведене у лютому 2011 року ПАТ «Інформаційно-аналітичною агенцією «Статінформконсалтинг», - суд визначає статус судової експертизи, як нової.

При вирішенні питання щодо визначення експертної установи або особи судового експерта, якому слід доручити проведення судової експертизи, суд виходить із наступного.

Відповідно до абзаців 1 - 2 пункту 8 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4, визначаючись з експертною установою, яка проводитиме судову експертизу, господарський суд має враховувати положення пункту 1.5 Інструкції , згідно з якими експертизи проводяться, як правило, за зонами регіонального обслуговування. Цим же пунктом передбачено, що за наявності обставин, які зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи. З урахуванням наведеного, а також припису пункту 3 частини другої статті 86 ГПК , у разі призначення господарським судом судової експертизи не за зоною регіонального обслуговування мотиви такого призначення мають бути зазначені в ухвалі про призначення експертизи.

Якщо судова експертиза проводитиметься державною спеціалізованою експертною установою, призначення конкретного експерта здійснюється керівником такої установи, що, однак, не позбавляє господарський суд права зазначити в ухвалі про призначення експертизи конкретного експерта, якому має бути доручено проведення експертизи. В останньому випадку, а також у випадках призначення експертом у справі атестованої як судовий експерт особи, яка не є працівником експертної установи, судам слід перевіряти (за реєстром атестованих судових експертів), чи атестована така особа як судовий експерт з тієї спеціальності (спеціальностей), до якої (яких) відносяться питання, які потребують роз'яснення.

Згідно реєстру судових експертів атестованих за експертною спеціальністю « 13.6 Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», який опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України ( http://rase.minjust.gov.ua/ ), в Миколаївській області відсутні атестовані за вказаною спеціальністю судові експерти. Крім того судом враховано, що попередні судові експертизи було проведено судовими експертами, що працюють в судово-експертних установах: Київському науково-дослідному інституті судових експертиз і Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Отже, з урахуванням наведеного та складності цього спору, за результатами дослідження реєстру судових експертів, суд вважає за доцільне доручити проведення судової експертизи у даній справі досвідченому атестованому за експертною спеціальністю 13.6 судовому експерту Дорошенко Олександру Федоровичу, свідоцтво № 933 від 28.10.2005 р., що продовжено безстроково рішенням від 28.11.2008 р. № 30 центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України, який працює заступником директора з експертної роботи в штаті Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, що знаходиться за адресою: вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, 03680.

Таким чином, беручи до уваги вищенаведене, керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 16/11/10 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому за експертною спеціальністю 13.6 судовому експерту Дорошенко Олександру Федоровичу, який працює в штаті Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, що знаходиться за адресою: вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх, м. Київ, 03680.

2. Попередити атестованого судового експерта Дорошенко Олександра Федоровича про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

3. На вирішення судової експертизи суд вирішив поставити наступні питання:

1) Який елемент є домінуючим елементом етикетки товару «крем для рук та нігтів», виробництва УІ ТОВ СП «Вельта-Косметік»?

2) Який елемент є домінуючим елементом знака для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом України № 49946?

3.) Чи є домінуючий елемент етикетки товару «крем для рук та нігтів», виробництва УІ ТОВ СП «Вельта-Косметік», схожим настільки, що його можна сплутати з домінуючим елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 49946?

4) Чи є домінуючий елемент етикетки товару «крем для рук та нігтів», виробництва УІ ТОВ СП «Вельта-Косметік», схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76242?

5) Чи є зображення кистей жіночих рук, яке міститься на етикетці товару «крем для рук та нігтів», виробництва УІ ТОВ СП «Вельта-Косметік», схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76242?

6) Чи містить дизайнерське оформлення лицевої частини етикетки товару «крем для рук та нігтів», виробництва УІ ТОВ СП «Вельта-Косметік» ознаки імітації знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 49946, 76242, якими марковано товари 03 класу МКТП «креми косметичні для рук рідкі», виробництва ТОВ «Амальгама Люкс»?

7) Чи є використане УІ ТОВ СП «Вельта-Косметік» зображення кистей жіночих рук на етикетці товару «крем для рук та нігтів» загальновживаним зображенням на території України для товарів даного виду?

8) Чи існує небезпека, що використання УІ ТОВ СП «Вельта-Косметік» зображень кистей жіночих рук на етикетці товару «крем для рук та нігтів» може вводити в оману споживачів відносно виробника товарів - «креми косметичні для рук рідкі», а саме щодо власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 49946, 76242?

4. Судові витрати, що підлягають оплаті за проведення судової експертизи покласти на позивача, зобов'язавши його сплатити відповідний рахунок та докази оплати надати суду.

5. Зобов'язати сторін на вимогу судового експерта надати всі необхідні для проведення експертизи документи, які у них знаходяться.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати копії експертного висновку сторонам у справі.

7. Провадження у справі зупинити.

СуддяО.Г. Смородінова