Рішення

від 14.10.2013 по справі 903/873/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14 жовтня 2013 р. Справа № 903/873/13

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія жирів", м.Нововолинськ

до відповідача: Приватного підприємства "Семь Ветров", м.Севастополь

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торгову марку) і відшкодування збитків

Суддя: В.А. Пахолюк

з участю представників сторін:

від позивача: Рубчук В.О. - директор, Селюков О.В. - представник, дов. від 16.01.2013р., Адамчук Н.В. - представник, дов. № 1 від 17.09.2013 р.

від відповідача: Скачко В.А. - представник, дов. від 04.09.2013.

В судовому засіданні з 23.09.2013 р. по 14.10.2013 р. була оголошена перерва для ознайомлення сторін з матеріалами справи та витребування у сторін додаткових доказів у справі.

Суть спору:

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія жирів», звернувшись з позовом до суду, просить заборонити Приватному підприємству «Семь Ветров» (99003, м.Севастополь, вул.Харківська, 77, код 31527943) здійснювати будь-яке використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 128319 від 10.09.2010 р., а також схожі позначення для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Стягнути з Приватного підприємства «Семь Ветров» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія жирів» збитки, заподіяні неправомірним використанням знаку для товарів і послуг згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 128319 від 10.09.2010 р.

В обґрунтування вимог зазначає, що ТзОВ «Імперія жирів» є власником знаку для товарів і послуг «MASELKO», зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 10.09.2010 р. (дата подання заявки: 08.07.2009 р.). Знак для товарів і послуг «MASELKO» (згідно заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні від 08.07.2009 р. - транслітерація літерами української абетки «Маселко»), зареєстровані для товарів 29 класу МКТП, а саме: олія, що належить до 29 класу, маргарин, масло.

Згідно ч.1 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва № 128319 від 10.09.2010 р. виникли у позивача від дати подання заявки - 08.07.2009 р.

Таким чином, позивач має право забороняти використання позначень, що є схожими, настільки, що їх можна сплутати з позначенням, зареєстрованим в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 128319, так як виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак щодо приведених в свідоцтві товарів і послуг передбачене ст.424 ЦК, ст.157 ГК, ч.2 ст.16, ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Позивач щодо порушення ТОВ «Семь Ветров» прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг посилається на те, що 01.03.2013 р. при закупівлі у підприємця Маршалюка Юрія Степановича (м.Луцьк, вул..Рівненська, 73) маргарину 30% «Маселко» вагою 10 кг (копія товарного чека та видаткової накладної - додаток № 5) було виявлено, що ПП «Семь Ветров», виготовляючи та реалізуючи даний продукт, незаконно використовує знак для товарів (торгову марку), що належить на підставі свідоцтва на знак для товарів та послуг ТзОВ «Імперія жирів», при цьому, відповідачем на вказаний товар видано Сертифікат відповідності, Серія ДІ № 735095 (Додаток № 6). Між тим, позивач не надавав Відповідачу дозволу на використання даного знаку для товарів і послуг, однак Відповідач виготовляє та реалізує продукцію з використанням позначень «Маселко», що, на його думку, є схожими до ступеня змішування настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг Позивача «MASELKO» (згідно заяви про реєстрацію товарів і послуг в Україні від 08.07.2009 р. - транслітерація літерами української абетки «Маселко»).

Крім того, Відповідач через мережі роздрібної та оптової торгівлі України реалізує маргарин м'який низькокалорійний «Масєлко» масою 250 гр. На етикетці маргарину зазначено виробник ПП «Семь Ветров» та розміщено напис «МАСЄЛКО», виконаний великими літерами, що займає домінуюче місце в зображенні, є оригінальною назвою товару, під ним нанесені написи з вказівкою на товар, який пропонується.

Як зазначає позивач, саме на цьому елементі зосереджується увага споживача, який асоціює позначення «Маселко» з певним виробником в Україні, а саме з ТзОВ «Імперія жирів». Зазначене підтверджує фотознімками, на яких зображена продукція Відповідача із використанням напису «МАСЄЛКО» та «МАСЕЛКО», розрахунковими чеками про купівлю відповідної продукції. Згідно даних ЄДРПОУ основним видом діяльності ПП «Семь Ветров» є виробництво маргарину та подібних харчових жирів.

Посилаючись на ч.4 ст.16 абз.2 ч.2 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивач зазначає, оскільки ПП «Семь Ветров» використовує позначення схожі зі знаком для товарів і послуг ТОВ «Імперія жирів», він вправі вимагати усунення з товару позначень «МАСЄЛКО» та «МАСЕЛКО», зважаючи на сформовану позитивну ділову репутацію товариства, що є крім того, порушенням Закону України «Про захист від економічної конкуренції».

Враховуючи викладене, позивач вважає, що незаконні дії Відповідача здійснюються у наступних формах:

1) Виготовлення товару із застосуванням знака для товарів і послуг (торгової марки) «МАСЄЛКО» та «МАСЕЛКО», яка є схожою із торговою маркою позивача настільки, що їх можна сплутати;

2) Реалізація товару із застосуванням знака для товарів та послуг (торгової марки) «МАСЄЛКО» та «МАСЕЛКО», яка є схожою із торговою маркою позивача настільки, що їх можна сплутати;

3) Неправомірне використання ділової репутації ТОВ «Імперія жирів», а також недобросовісна конкуренція;

4) Фактичне збагачення без сплати відповідних відрахувань позивачу за використання чужого товарного знаку.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача збитки. Як на підставу даних вимог посилається на ст.22 ЦК України, ст.224 ГК України, зазначає що розмір упущеної вигоди ТОВ «Імперія жирів» не може бути меншим, ніж дохід, який отримано ПП «Семь Ветров» від реалізації продукції з використанням позначень «МАСЄЛКО» та «МАСЕЛКО», що є схожими до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг ТОВ «Імперія жирів» «MASELKO».

Для визначення розміру збитків (реальних збитків, упущеної вигоди), які було заподіяно позивачу незаконним використанням відповідачем товарного знаку просить витребувати у ПП «Семь Ветров» ряд документів бухгалтерсько-фінансової звітності відносно продукції з використанням товарної марки «МАСЄЛКО» та «МАСЕЛКО».

Позивач на підставі клопотання від 03.10.2013 р. просив витребувати у відповідача:

1. Реалізаційні (видаткові) накладні ПП «Семь Ветров» за 2004-2013 роки включно;

2. Оборотно-сальдові відомості по 361 рахунку ПП «Семь Ветров» за 2004-2013 роки включно;

3. Витяги з головних книг по 361 рахунку ПП «Семь Ветров» за 2004-2013 р. включно;

4. Баланси ПП «Семь Ветров» за формою № 1 та формою № 2 за 2004-2013 роки включно.

Крім того, в управлінні статистики в м.Севастополі:

- Копії балансів за формою № 1 та формою № 2 за 2004-2013 роки включно ПП «Семь Ветров»:

Витребувати в Державної податкової інспекції в Ленінському районі Головного управління Міністерства доходів м.Севастополя:

- Копії податкових накладних ПП «Семь Ветров» за 2004-2013 роки включно.

Відповідач у поясненнях, наданих на адресу суду 23.09.2013 р., 07.10.2013 р. та представник в судовому засіданні проти позову заперечує.

Посилаючись на ч.6 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ч.1 ст.500 Цивільного кодексу України, зазначає, що є особою, яка до подання заявки позивачем на торговельну марку (08.07.2009 р.) в інтересах діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні, і має право попереднього користувача. Зазначене підтверджує письмовими доказами (договорами, накладними, податковими накладними, банківськими документами (а.с.).

Крім зазначеної підстави виникнення права попереднього користувача, як зазначає відповідач, таке право виникло і з інших підстав - здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання, що підтверджує наявністю прав на технічні умови ТУ У 15.4-31527943 Маргарин «Вершкова долина» (стор.4), в яких (стор.10) в розділі 2.2. Асортимент зазначена назва «МАСЕЛКО» (додаток № 12), та договір № 2 від 3.01.2006 р. між відповідачем та ТОВ «Експрес-Друк», у відповідності до якого здійснював замовлення на виготовлення поліграфічної продукції для маркування товару «МАСЕЛКО» (Додаток № 13).

Відповідач зазначає, що наведені докази свідчать про проведення значної і серйозної підготовки для використання позначення «МАСЕЛКО» для товару маргарин, що і є іншою підставою виникнення у нього права попереднього користувача згідно ч.1 ст.500 ЦК України.

Стосовно позовних вимог про відшкодування збитків, то з доводів відповідача:

- по перше, в позовній заяві не визначено розміру таких збитків, та не сплачено судового збору, який пов'язаний з матеріальними вимогами позивача;

- по-друге, відповідачем надано докази виникнення у нього права попереднього користувача, і у відповідності до ст.500 ЦК України має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Позивач у додаткових письмових поясненнях від 03.10.2013 р. зазначає, що надані відповідачем письмові докази щодо виникнення у нього права попереднього користувача не заслуговують на увагу та не можуть бути підставою для відмови у позові, оскільки в результаті правомірної передачі та приймання прав власності на торгову марку «МАСЕЛКО» ТОВ «Імперія жирів» є законним власником свідоцтва на знак для товарів і послуг «МАСЕЛКО» № 36585 з 10.04.2002 р. (дати подання заявки), а технічні умови ТУ У 15.4-31527943-012-2003 р. затверджені (10.12.2003 року) та введені в дію (01.01.2004 року).

Як вважає позивач, технічні умови не мають відношення до даного предмету спору, так як інститут авторського права регулює виникнення майнових та немайнових прав на літературні наукові та інші твори, а тому є принципово відмінним від інституту права на знаки для товарів і послуг.

Відповідач у додаткових поясненнях на адресу суду від 08.10.2013 р. та від 09.10.2013 р. зазначає про те, що Позивач скрив факт щодо нечинності Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 36585, термін дії якого закінчився 10.04.2012 р., а твердження позивача щодо подання на повторну реєстрацію даного знака є недостовірними.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення уповноважених представників сторін, господарський суд встановив:

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ за № 888488 за станом на 10.09.2013 р. встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія жирів» (Волинська область, м.Нововолинськ, вул.Нововолинська, буд.60) було створено 07.09.2007р.

Згідно довідки управління статистики у м.Севастополі та витягу з ЄДРПОУ серії АА № 681510 за станом на 01.08.2012 р. встановлено, що Приватне підприємство "Семь Ветров" (м.Севастополь, Ленінський район, вул.Харківська, 77) було створено 12.06.2001 р.

ТзОВ «Імперія жирів» (Позивач у справі) є власником знаку для товарів і послуг «MASELKO», що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 128319, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг «MASELKO» (згідно заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні від 08.07.2009 р. - транслітерація літерами української абетки «Маселко»), зареєстрований для товарів 29 класу МКТП, а саме: олія, що належить до 29 класу, маргарин, масло.

Водночас, в додаткових поясненнях позивача від 03.10.2013 р. з приводу належності ТОВ «Імперія жирів» прав на торгову марку «Маселко», зазначено, що 15.12.2003 року свідоцтво на знак для товарів і послуг «Маселко» № 36685 було зареєстровано за Рубчуком В.О. та Свиридою О.М. (10.04.2002 р. - дата подання заявки). В подальшому, Рубчук В.О. та Свирида С.О. передали право власності на знак для товарів і послуг «Маселко» згідно свідоцтва № 36585 відкритому акціонерному товариству «Луцьк Фудз», що засвідчується доповненням до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 36585.

16.01.2008 р. ВАТ «Луцьк-Фудз», в свою чергу, передало право власності на знак для товарів і послуг «Маселко» згідно свідоцтва № 36585 товариству з обмеженою відповідальністю «Імперія жирів» на підставі укладеного договору від 16.01.2008 р. Відповідно до п.2.2. вказаного договору власник (ВАТ «Луцьк- Фудз») передає правонаступнику (ТОВ «Імперія жирів») всі права на знак для товарів і послуг «Маселко» за свідоцтвом № 36585. Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг від 19.05.2008 р. № 9552/11 власником свідоцтва № 36585 є ТОВ «Імперія жирів».

З доводів позивача, в результаті правомірних передачі та приймання прав власності на торгову марку «Маселко», ТзОВ «Імперія жирів», товариство є законним власником свідоцтва на знак для товарів і послуг «Маселко» № 36585 (з дати подання заявки відносно даного свідоцтва - 10.04.2002 року).

У зв'язку з цим, ТзОВ «Імперія жирів» наділене усіма правами власника свідоцтва на знак для товарів і послуг «Маселко», що передбачені ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Посилаючись на ч.1 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», права, що випливають із свідоцтва № 128319 від 10.09.2010 р., як зазначає позивач, виникли від дати подання заявки - 08.07.2009 року.

Отже, позивач має право забороняти використання позначень, що є схожими, настільки, що їх можна сплутати, з позначенням, зареєстрованим в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 128319, так як виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак щодо приведених в свідоцтві товарів і послуг передбачене ст.424 ЦК, ст.157ГК, ч.2 ст.16 ЦК, ч.4 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Однак, дані вимоги позивача не підлягають до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 1, 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів іпослуг» (надалі Закону) встановлено, що знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Статтею 16 Закону встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій репутації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що вирізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

Згідно вимог ст.ст.424, 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності, в т.ч. на торговельну марку є:

- право на використання об'єкта інтелектуальної власності;

- виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно п.61 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» визначено: «Оскільки згідно з п.1 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з датою подання заявки на знак, пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншим особам господарському суду необхідно точно з'ясувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак, або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак»

Згідно ст.500 Цивільного кодексу України визначено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Суд не приймає доводів позивача про те, що ТзОВ «Імперія жирів» на даний час є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг «Маселко» № 36585 (з дати подання заявки відносно даного свідоцтва - 10.04.2002 р.), оскільки згідно Витягу БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» ДП УІПВ від 07.10.2013 р. встановлено, що термін дії даного свідоцтва закінчився 10.04.2012 р.

Водночас, долучені позивачем до матеріалів справи на підставі клопотання від 14.10.2013 р. копії документів: заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг «Маселко» від 05.04.2013 р., інформація про стан діловодства за цією заявкою та договір про передачу права на одержання свідоцтва на знак за заявкою про реєстрацію знака для товарів і послуг «Маселко» від 05.04.2013 р. додатково підтверджують про те, що дана заявка передбачає нове отримання прав позивача шляхом реєстрації знаку в порядку, передбаченому Законом, зокрема, ст.22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно якої визначено, що «ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 ст.18 цього Закону».

Слід врахувати, що згідно з ч.ч.1, 2 ст.16 Закону права, що випливають із свідоцтва діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає власнику правовикористовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Як визначено ч.3 даної норми Закону, взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначається угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Як вбачається, Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 36585 видано двом власникам: Рубчуку В.О., Свириді О.М., а заявка № м201305841 від 05.04.2013 р. подана заявником - Рубчук В.О.

Позивачем у розумінні вимог ст.ст.34, 36 ГПК України не було доведено суду про продовження терміну дії свідоцтва № 36585, отже, останнє є припиненим з 11.04.2012 р.

Щодо майнових прав, що випливають із свідоцтва № 128319 від 10.09.2010 р., то останні виникли у позивача від дати подання заявки - 08.07.2009 р.

Позивач зазначає, що Відповідач здійснює неналежне використання позначень «МАСЄЛКО» та «МАСЕЛКО», що є схожими до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг ТОВ «Імперія жирів» «MASELKO» та є такими, що вводять в оману споживачів шляхом нанесення позначень на упаковку та етикетку товару власного виробництва - маргарину, зберігання такого товару з відміченим нанесенням знаку з метою пропозиції для продажу, продаж, застосування позначень в діловій документації. Таким чином, Відповідач - ПП «Семь Ветров» неправомірно використовує сформовану позитивну ділову репутацію ТзОВ «Імперія жирів», що є недобросовісною конкуренцією.

В обґрунтування доводів щодо використання Відповідачем знака позивачем долучено копію товарного чека № 6 від 1.03.2013 р. та видаткової накладної № 0000000006 від 01.03.2013 р., Сертифікат відповідності серія ДІ № 735095 про купівлю у підприємця Маршалюка Юрія Степановича (м.Луцьк, вул.Рівненська, 73) маргарину 30% «МАСЕЛКО» ваг.10 кг. Позивач зазначає, що Відповідач виготовляє та реалізує власну продукцію з використанням позначень «МАСЕЛКО», що є схожими до ступеня змішування настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг ТзОВ «Імперія жирів» «MASELKO» (згідно заяви про реєстрацію товарів і послуг в Україні від 08.07.2009 р. - транслітерація літерами української абетки «Маселко»).

Водночас, згідно п.71 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. зазначено, що «на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Однак, позивачем на підтвердження зазначених обставин не було надано належних та допустимих доказів щодо: реалізації товарів на одному ринку що і Відповідачем; введення в оману споживачів; не було доведено про те, чи можуть споживачі змішувати даний товар; в чому полягає схожість (тотожність) найменувань товару; нанесення шкоди діловій репутації ТзОВ «Імперія жирів» зі сторони відповідача - ПП «Семь Ветров»; в чому полягає недобросовісна конкуренція зі сторони ПП «Семь Ветров». Позивачем необґрунтовано, чому наявність на ринку продукції ПП «Семь Ветров» маргарину масою 250 грн. «МАСЄЛКО» порушує права та охоронювані інтереси ТзОВ «Імперія жирів».

Згідно вимог ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Щодо дій відповідача - ПП «Семь Ветров», то він є особою, яка має право, встановлене ч.1 ст.500 ЦК України. Право попереднього користувача підтверджує до 08.07.2009 року (дати подачі заявки ТзОВ «Імперія жирів» за свідоцтвом № 128319) письмовими доказами у справі (договори, видаткові накладні, податкові накладні, банківські документи, а.с. 19-195), які свідчать про добросовісне використання торговельної марки в Україні.

Крім того, відповідачем було здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання, що підтверджується наявністю прав на технічні умови ТУУ 15.4-31527943 Маргарин «Вершкова долина», в асортименті якого зазначена назва «МАСЄЛКО».

Згідно з п.5 ст.7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» майнова частина авторського права на технічні умови і стандарти підприємств належить підприємствам або органам, що їх затвердили.

Судом враховано також судову практику, що визначена у постанові пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. Згідно абз.4 п.80 якої визначено про те, що «момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо».

Отже, у відповідача виникли як права попереднього користувача, так і авторські права на твір - ТУУ 15.4.31527943-012-2003 «Маргарин «Вершкова долина».

Враховуючи зазначені обставини, суд дійшов висновку про відсутність у позивача підстав на заборону відповідачу використовувати позначення «МАСЕЛКО» для товарів 29 класу.

Щодо вимог позивача про відшкодування збитків, завданих неправомірними діями ПП «Семь Ветров».

Відповідно до статтей 16, 432 Цивільного кодексу України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Частиною другою статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також передбачено, що порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва збитки.

Слід зазначити, що відшкодування збитків є загальною мірою цивільно-правової відповідальності, універсальним способом захисту цивільних прав, встановленим, зокрема ст.16 ЦК України.

У той же час збитки, завдані порушенням прав інтелектуальної власності, мають свої особливості, оскільки за юридичною сутністю відшкодування збитків є не штрафною, а компенсаційною та запобіжною санкцією.

Згідно приписів ст.22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є: втрати, які особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).

Однак, відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);

2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності;

3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

Втім, наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування збитків, шкоди, сплати компенсації) настає лише за наявності вини.

Приватним підприємством «Семь Ветров» було доведено суду про відсутність своєї вини та протиправної поведінки при використанні знаку для товарів і послуг «МАСЕЛКО».

Як визначено ст.22 ЦК України збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі, тобто відшкодовуватися повинен весь обсяг завданої правовласнику шкоди. Разом з тим, слід врахувати, що відшкодування збитків не може бути спрямовано на збагачення потерпілого, він не повинен отримати більше, ніж мав би, якби правопорушення не відбулося.

Відповідно до правозастосовчої судової практики питання розрахунку розміру збитків розраховується з:

- розміру витрат, які правовласник поніс в зв'язку з встановленням факту правопорушення та його припиненням, втрати частини ринку збуту, покупців, ліцензіатів;

- розрахунку доходу, отриманого порушником від реалізації товару з використанням права інтелектуальної власності правовласника; при цьому розмір упущеної вигоди має визначатися з урахуванням розумних втрат - витрат на виробництво та просування товару на ринку;

- розміру доходу від «неукладеного» ліцензійного договору, тобто якби порушник поводив себе добросовісно і виконував вимоги законодавства, то для використання об'єкта права інтелектуальної власності, належного правовласнику, уклав би з останнім ліцензійний договір і виплатив винагороду, тому можлива (справедлива) ліцензійна винагорода і є упущеною вигодою.

В будь-якому випадку у зверненні до господарського суду з позовом про відшкодування збитків позивачу слід довести кількість виготовленого порушником товару, в якому використано належний правовласнику об'єкт інтелектуальної власності, й продажну ціну товару.

Важливим є припис ст.22 ЦК України, за яким, якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

При цьому, позивачу необхідно довести, що дохід дійсно мав би бути отриманий правовласником, якби не дії правопорушника. Отже, позивач мав би довести, що реалізатори дійсно відмовилися купувати у нього товар, оскільки порушник запропонував більш вигідні умови.

Отже, збитки мають бути прямими, реальними і необхідними.

Між тим, позивачем не було доведено наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, не наведено негативних наслідків, завданих зі сторони ПП «Семь Ветров» та не зазначено критерії визначення прямих, реальних збитків.

Беручи до уваги зазначене, судом відхилено клопотання позивача від 03.10.2013 р. про витребування у відповідача та у державних органів документів бухгалтерського, податкового обліку та фінансової звітності.

За таких обставин, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову.

Господарський суд, керуючись ст.ст.16, 22, 424, 432, 495, 500, Цивільного кодексу України , Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 33, 34, 36, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, -

в и р і ш и в:

1. В позові відмовити в повному обсязі.

Повне рішення складено 18.10.2013 р.

Суддя В.А.Пахолюк