Рішення

від 05.11.2013 по справі 905/3152/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

05.11.2013р. Справа № 905/3152/13

Господарський суд Донецької області у складі судді Сковородіної О.М.

за участю представників сторін:

від позивача: Сальникова І.А. довіреність від 17.05.2013р.

Нічеговського В.О. директор

від відповідача: 1. Мельник Н.В. довіреність від 13.05.2013р.

2. Мельник Н.В. довіреність від 08.01.2013р.

у справі за позовом: Приватного підприємства «ГАРТ», м. Донецьк

до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідерсталь», м. Донецьк

2. Публічного акціонерного товариства «Донецький металопрокатний завод», м. Донецьк

про вилучення майна

в судовому засіданні оголошувалась перерва до 11:20год. 05.11.2013р.

Позивач, Приватне підприємство «ГАРТ», звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідерсталь» та Публічного акціонерного товариства «Донецький металопрокатний завод» про вилучення майна.

В обгрунтування позовних вимог позивач вказував на те, що він є власником виключної ліцензії на використання промислового зразка за патентом України №8109. У квітні 2013 року позивачу став відомий факт порушення його прав інтелектуальної власності відповідачами, який полягав у виготовленні, рекламі продукції «профіль - полоса лемешна», пропонуванні її до продажу, в тому числі у мережі Інтернет, зокрема на сайтах: http://entua.com/ , http://infocompany.biz/ , http://company.prom.ua/ . При візуальному порівнянні малюнку профілю, який виготовлений відповідачем 2 та запропонований для продажу відповідачем 1, позивачем було встановлено, що вказана продукція має всі суттєві ознаки промислового зразка «Профіль» за патентом №8109. Оскільки, правові підстави для використання майнових прав інтелектуальної власності за патентом №8109 у відповідачів відсутні, ПП «ГАРТ» вважає порушеними власні речові права інтелектуальної власності, які були йому передані на підставі ліцензійного договору від 03.01.2013р., та вимагає припинення таких порушень.

Представники відповідачів у відзиві на позовну заяву проти задоволення позову заперечували, посилаючись на те, що позовні вимоги є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.

Зокрема, відповідач 2 посилався на те, що виготовлена ним полоса лемешна розроблювалась відповідно до ГОСТів та затверджених ПАТ «Донецький металопрокатний завод» технічних умов, із урахуванням загальновідомих серед металургійних підприємств креслень профілю, опублікованих у книзі. Крім цього, зауважував, що виготовлена ним та запропонована до продажу смуга лемішна характеризується дещо іншими суттєвими ознаками, ніж профіль за патентом №8109.

Також, відповідачі у своїх відзивах звертали увагу суду на те, що ліцензійний договір від 03.01.2013р. не зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки, а тому, не є вчиненим та не породжує цивільних прав і обов'язків, через що позивач не має прав захищати права власнику патенту, а отже, не є належним позивачем у даній справі. Вважають, що позивачем може бути лише власник патенту, а оскільки, ним є фізична особа, такий спор не підсудний господарському суду, та на цій підставі просили припинити провадження у справі.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив.

04 серпня 2003 року Нічеговський Віктор Олексійович, який є автором промислового зразку, подав заявку №2003081408 на одержання в Україні патенту на промисловий зразок з назвою «Профіль». Реєстрація прав на вказаний зразок та оприлюднення відомостей про видачу Патенту здійснені 15.10.2003р. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки та триває до 04.08.2013р.

03.01.2013р. між позивачем (ліцензіат) та Нічеговським Віктором Олексійовичем (ліцензіар) був укладений ліцензійний договір, відповідно до умов якого останній надає ліцензіатові на строк дії цього договору виключну ліцензію на використання промислового зразка, який охороняється патентом, на території України.

Відповідно до п. 3.2. вищевказаного договору ліцензіату надається право використовувати промисловий зразок шляхом виготовлення продукції із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такої продукції, пропонування для продажу, у тому числі через мережу Інтернет, продаж та інше введення продукції в цивільний оборот або зберігання у зазначених цілях. Ліцензіату надається право у встановленому законом порядку захищати (вимагати поновлення) порушені чи оспорювані права власнику патенту, передбачені законом.

Пунктом 3.3. договору сторони погодили строк дії ліцензії, який обчислюється з дня набрання чинності цього ліцензійного договору до 04.08.2013р. Набрання чинності договором, відповідно до умов п. 9.1 договору, пов'язується з моментом його підписання сторонами та скріпленням печатками сторін. Надана до матеріалів справи копія ліцензійного договору містить необхідні підписи сторін та печатку позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, у квітні 2013 року позивач виявив, що ТОВ «Лідерсталь» пропонує до продажу в мережі Інтернет профіль сталевий гарячекатаний спеціальний для лемеху 142 із сталі Л53, іменований також полоса лемешна. Крім цього вказує, що виробником продукції, що пропонується до поставок, а саме: сортового прокату, зокрема, полос, є ПАТ «Донецький металопрокатний завод». До пропозицій для поставок додається схематичне креслення профілю, що виготовлюється. Вищевказане підтверджується наданими позивачем роздруківками від 18.04.2013р. з сайтів http://entua.com/ , http://infocompany.biz/ , http://prom.ua/ (арк. спр. 43-50).

Під час розгляду справи, зважаючи на обставини справи, з урахуванням необхідності застосування спеціальних знань, судом була призначена комплексна судова експертиза та зупинено провадження у справі на час її проведення.

Відповідно до висновку №901 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі №905/3152/13, складеного 25.09.2013р. експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенком О.Ф., у виробі «полоса лемешная», який виробляється ПАТ «Донецький металопрокатний завод» та пропонується для продажу ТОВ «Лідерсталь», використано всі суттєві ознаки промислового зразка «Профіль» за патентом України №8109.

Після поновлення провадження у справі позивач надав суду ліцензійний договір від 23.08.2013р., умови якого є аналогічними з умовами договору від 03.01.2013р., виключна ліцензія за наданим договором надається позивачу на новий строк - до 04.08.2018р.

Вищевикладені обставини обумовили звернення позивача до суду щодо захисту порушених майнових прав інтелектуальної власності, належних йому на підставі виключного ліцензійного договору.

Оцінюючи матеріали справи, пояснення та доводи сторін, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (ч. 2 ст. 5 цього ж Закону).

Статтею 463 ЦК України визначено, що суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є винахідник, автор промислового зразка; інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Відповідно до ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є, зокрема: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання.

Як встановлено ст. 1107 ЦК України, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері (ч. 3 ст. 1108 ЦК України).

Згідно з умовами ч. 1, 2 ст. 462 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

У пункті 3 ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Відповідно до абз. 3, 4 ч. 2 ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Наявність умов, передбачених статтею 22 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», за яких використання запатентованого промислового зразка не визнається порушенням прав інтелектуальної власності, не було доведено належними та допустимими засобами доказування, та суд не знаходить підстав для визнання використання відповідачами промислового зразка без дозволу власника патенту таким, що не порушує прав власника патенту.

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також висновок експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України №901 від 25.09.2013р., яким встановлено, що при виготовлені ПАТ «Донецький металопрокатний завод» полоси лемешної були використані всі суттєві ознаки промислового зразка «Профіль» за патентом №8109, суд вбачає в діях відповідача 2 використання промислового зразка без дозволу власника патенту. Те ж саме вбачається і в діях відповідача 1 при пропонуванні останнім для продажу в мережі Інтернет виготовленої ПАТ «ДМПЗ» полоси лемешної.

Твердження відповідачів про відсутність у позивача права звертатись з позовом до суду за захистом порушених прав власника патенту з посиланням на недійсність ліцензійного договору від 03.01.2013р. не можуть бути прийняті судом до уваги, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 204 Цивільного кодексу України в Україні діє презумпція правомірності правочинів, відповідно до якої правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Недодержання форми правочину відповідно до положень глави 16 Цивільного кодексу України не є безумовною підставою недійсності (нікчемності) правочину, тому згідно з приписами ч. 3 ст. 215 ЦК України такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Крім цього, хибними є ототожнювання відповідачем 1 положень закону щодо державної реєстрації факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності позивачу з чинністю ліцензійного договору.

Так, абз. 3 ч. 1 ст. 1114 Цивільного кодексу України передбачено, що відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема, на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Разом з цим, статтею 34 ГПК України встановлено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Рішення суду, яким ліцензійний договір від 03.01.2013р. був визнаний недійсним, відповідачами до матеріалів справи надано не було.

Також, суд звертає увагу на те, що на момент прийняття рішення в межах даної справи між позивачем та Нічеговськи Віктором Олексійовичем укладений новий ліцензійний договір від 23.08.2013р., що відповідно обумовлює право позивача на захист і в теперешній час.

Крім цього, суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до положень ч. 6 ст. 20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

До того ж, статтею 26 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що будь-яке посягання на права власника патенту вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Таким чином, здійснюючи сукупний аналіз наведених норм, суд приходить до висновку про неспроможність тверджень відповідачів про відсутність у позивача правових підстав звертатись до суду за захистом порушених майнових прав інтелектуальної власності, як власника виключної ліцензії на використання промислового зразку за патентом України №8109.

Приписами статей 20, 26 та 27 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» та статей 423, 424 та 431 ЦК України визначено право судового захисту від будь-якого посягання на права на промисловий зразок за патентом.

Згідно зі ст. 432 ЦК України захист прав інтелектуальної власності судом здійснюється, зокрема, постановленням рішення про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Виходячи з вищенаведених норм права та матеріалів справи, вимоги позивача щодо вилучення у відповідачів майна - виробів «полоса лемешна», виготовлених ПАТ «Донецький металопрокатний завод» з порушенням права інтелектуальної власності власника виключної ліцензії на промисловий зразок «Профіль» за патентом України №8109, - та його знищення, а також припинення дій, що порушують права інтелектуальної власності власника виключної ліцензії на промисловий зразок «Профіль» за патентом України №8109, є обґрунтованими, доведеними належним чином, та як слід, такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати підлягають віднесенню на відповідачів в порядку, що передбачений ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі ст. ст. 386, 424, 431-432 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та керуючись ст. ст. 22, 33, 43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Приватного підприємства «ГАРТ» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідерсталь», Публічного акціонерного товариства «Донецький металопрокатний завод» про вилучення майна - задовольнити.

Вилучити у Публічного акціонерного товариства «Донецький металопрокатний завод» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідерсталь» майно - вироби «полоса лемешна», виготовлені ПАТ «Донецький металопрокатний завод» з порушенням права інтелектуальної власності власника виключної ліцензії на промисловий зразок «Профіль» за патентом України №8109, - та знищити його.

Припинити дії, що порушують права інтелектуальної власності власника виключної ліцензії на промисловий зразок «Профіль» за патентом України №8109 та заборонити ПАТ «Донецький металопрокатний завод» та ТОВ «Лідерсталь» використання промислового зразка, захищеного патентом України №8109 на промисловий зразок «Профіль», у тому числі виготовлення полоси лемішної із застосуванням запатентованого промислового зразку, застосування полоси лемішної із застосуванням запатентованого промислового зразку, застосування полоси лемішної, будь-яке поширення, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання полоси лемешної в зазначених цілях.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Донецький металопрокатний завод» (83009, м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13, код ЄДРПОУ 05838512) на користь Приватного підприємства «ГАРТ» (83071, м. Донецьк, вул. Енгельса, буд. 105, кв. 4, код ЄДРПОУ 31534730) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1720,50грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідерсталь» (83121, м. Донецьк, вул. Собінова, 2д, код ЄДРПОУ 36414827) на користь Приватного підприємства «ГАРТ» (83071, м. Донецьк, вул. Енгельса, буд. 105, кв. 4, код ЄДРПОУ 31534730) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1720,50грн.

Повний текст рішення підписаний 11.11.2013р.

Рішення набирає законної сили 22.11.2013р.

Рішення може бути оскаржено в Донецький апеляційний господарський суд згідно розділу XII ГПК України.

Суддя О.М. Сковородіна