Постанова

від 17.10.2013 по справі 801/7602/13-а

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

17 жовтня 2013 р. 16:43 Справа №801/7602/13-а

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючої судді Трещової О.Р., суддів Євдокімової О.О., Котаревої Г.М., при секретарі Габовій Н.Г., за участю

позивача - ОСОБА_1;

представника позивача - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом

Підприємства "Недержавна Служба Безпеки "БАРС" Громадської Організації" Асоціація професійних видів єдиноборства Луганської області"; ОСОБА_1

до Державної служби інтелектуальної власності України

за участю третьої особи на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Специалізований охоронний підрозділ «БАРС»

про визнання незаконним та скасування рішення та спонукання до виконання певних дій,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду АР Крим звернулися з позовом ОСОБА_1, Підприємство "Недержавна Служба Безпеки "БАРС" Громадської Організації "Асоціація професійних видів єдиноборства Луганської області" до Державної служби інтелектуальної власності України про визнання незаконним та скасування рішення № 15274/3 від 30.05.2013 р. про відмову в реєстрації знака для товарів та послуг згідно заявки №m201200787 від 20.01.2012 р. та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України повторно розглянути питання про реєстрацію знака для товарів та послуг згідно заявки №m201200787 від 20.01.2012р.

Адміністративний позов мотивований тим, що рішенням Державної служби інтелектуальної власності України № 15274/3 від 30.05.2013 р. про відмову в реєстрації знака зроблено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, а саме п.1 ст.5; ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Позивач пояснює, що приймаючи вказане рішення № 15274/3 від 30.05.2013 року відповідач зазначив, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману споживачів, щодо особи яка надає послуги, а саме з ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС».

Позивач вважає таки висновки помилковими, та пояснив що зображення не є загальновідомим, ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС», а також інші суб'єкти належним чином не оформили право інтелектуальної власності на зображення , а отже не мають права перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, даний висновок не кореспондується з вимогами ст. 500 ЦК.

Також позивач пояснює, реєстроване зображення розроблено ОСОБА_1 12.08.2004р. В наступний час дане зображення використовує ОСП «Барс», директором якого, є ОСОБА_1 Використовуємий ОСП «Барс», торговий знак схожий до ступеню змішування з торговим знаком використовуваного з 18.08.1999р. (з моменту реєстрації) Підприємством «Недержавна служба безпеки «Барс» Громадської Організації», як суб'єктом права первинного використання цього знаку, складений ліцензійний договір на використання реєстрованого позначення.

З урахуванням викладеного, позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення про відмову в реєстрації знака для товарів та послуг.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 09 вересня 2013 року було відкрите провадження в адміністративній справі.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 09 вересня 2013 року закінчено підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду.

Ухвалою суду від 26.09.2013 року залучено до участі по справі у якості третьої особи на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Специалізований охоронний підрозділ «БАРС».

В судовому засіданні представник позивача наполягав на задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

У судове засідання 17.10.2013 року представник відповідача не з'явився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, надіслав заперечення в яких зазначив , що за результатами проведення експертизи заявки № m 2012 00787 на знак «БАРС,комб» було прийнято рішення Державної служби від №15274/3 від 30.05.2013 р. про невідповідність позначення «БАРС,комб» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи для послуг 45 класу, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, а саме з ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС».

Представник відповідача зазначив, що закладом експертизи при розгляді заявки Позивачів та проведенні експертизи заявки по суті позначення не було порушено жодної норми законодавства України. Експертний заклад дотримався процедури розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Представник третьої особи у судове засідання також не з'явився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, надіслав до суду заперечення на позов та пояснив, що ОСОБА_1 як фізична особа подає до ДП «Український інститут промислової власності» заявку m 201200787 про реєстрацію знака (шеврона-знака відмінності суб'єкта охоронної діяльності) який повністю ідентичний шеврону який використовується ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» згідно ліцензійних умов у своєї діяльності по наданню послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, по наданню послуг, пов'язаних з охороною громадян. Більш того в заявленому знаку для реєстрації ОСОБА_1 вказав сукупність словесних позначень - охоронний, спеціалізований, підрозділ, БАРС, яку використовує ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» в своєму комерційному найменуванні з 2006 року. Тобто фізична особа ОСОБА_1 колишній робітник ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» та підприємство «Недержавна служба безпеки «БАРС» ГО «АПВЄ Луганської області» подали для реєстрації знак в якому містіться комерційне найменуванням підприємства ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» та торгова марка червоне зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих).

Також третя особа зазначила, що позивач підприємство «Недержавна служба безпеки «БАРС» ГО «АПВЄ Луганської області»» має комерційне найменування в якому не містяться сукупність словесних позначень - спеціалізований, охоронний, підрозділ, також позивач ніколи не використовував в своєї діяльності заявлений для реєстрації знак (шеврон-знак відмінності суб'єкта охоронної діяльності) та сукупність словесних позначень - спеціалізований, охоронний, підрозділ. Також згідно даних реєстру СЛР ДП «І-РЦ» фізична особа ОСОБА_1 та підприємство «Недержавна служба безпеки «БАРС» ГО «АПВЄ Луганської області»» в даний час не мають ліцензій по наданню послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, по наданню послуг, пов'язаних з охороною громадян. Більш того позивачами неподані письмові докази використання ними знаку для інших послуг 45 класу МКТП.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутністю представника відповідача та третьої особи, належним чином повідомлених про місце, дату та час розгляду справи, на підставі пояснень позивача та наявних в справі матеріалів.

Вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи та оцінивши докази по справі в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги задоволенню не підлягають з наступних підстав.

Згідно з частиною 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до частини 2 статті 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до п. 1 частини 2 статті 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Справою адміністративної юрисдикції (адміністративною справою) є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (п.1 ч.1 ст.3 КАС України).

Пунктом 7 частини 1 статті 3 КАС України визначено поняття суб'єктів владних повноважень, до яких належать орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до Указу Президента від 8 квітня 2011 року № 436/2011 , яким затверджено Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, Державна служба інтелектуальної власності України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України.

Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Державна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

Таким чином, судом встановлено, що Державна служба інтелектуальної власності України реалізуючи свої завдання та функції у відносинах з фізичними та юридичними особами, є органом виконавчої влади та, відповідно, суб'єктом владних повноважень.

Судом встановлено, що Підприємство «Недержавна Служба Безпеки «БАРС» Громадської Організації» Асоціація професійних видів єдиноборства Луганської області» є юридичною особою, яка зареєстрована 18.08.1999 року виконавчим комітетом Луганської міської ради, що підтверджується, свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 № 322203.

Підприємство «Недержавна Служба Безпеки «БАРС» Громадської Організації» Асоціація професійних видів єдиноборства Луганської області» зареєстровано в ДПІ у м.Луганськ, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків № 139 від 21.08.1999 року.

Підприємство «Недержавна Служба Безпеки «БАРС» Громадської Організації» Асоціація професійних видів єдиноборства Луганської області» має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України про надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності серії АА № 450485 строком дії з 20.12.2002 року по 20.12.2005 року, ліцензія видана 08.01.2003 року

Предметом діяльності Підприємства є надання послуг, пов'язаних з охороною державної власності, крім охорони окремих особливо важливих об'єктів державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, що підтверджується статутом підприємства зареєстрованого Відділом ліцензування, державної реєстрації та міської ради за № 2233 від 18.08.1999 року.

З матеріалів справи судом встановлено наступне.

Судом встановлено, що 20.01.2012 року ОСОБА_1 звернувся до Державного департаменту інтелектуальної власності з заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг України , яка зареєстрована під № m 201200787. Зображення знака заявлено позначення є комбінацією стилізованого зображення голови хижака із стилізованим написом словосполучення «барс охоронний спеціалізований підрозділ», яка знаходиться на стилізованому щиті, і що має символізувати послуги Заявника.

18.06.2012р. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» відділення експертизи заявок на позначення та промислові зразки надало висновок №17475/3 формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг за результатами якої встановлено, що заявка № m 201200787 від 20.01.2012 року відповідає вимогам ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Судом встановлено, що до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» надійшло заперечення від Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» (СОП «БАРС») № Т-538 від 19.07.2012 р. проти заявки на знак № m 201200787 від 20.01.2012 року .

В запереченнях СОП «БАРС» пояснив, що з 2006 року під час надання послуг ТОВ «СОП «БАРС» використовує у своєї діяльності комерційне найменування «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС», а також зображувальні та словесні позначення, призначені для вирізнення послуг СОП «БАРС» від послуг інших суб'єктів господарювання.

В тому числі і позначення, схожі із заявленим на ім'я ОСОБА_1 позначенням настільки, що їх можливо сплутати. Використання таких позначень різними особами викликає у свідомості споживача враження про належність їх одній особі та вводить споживача в оману.

Судом встановлено, що ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» з 13.03.2006 року здійснює діяльність з надання послуг в галузі охорони громадян, державної та іншої власності, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Судом встановлено, що ТОВ «СОП «БАРС» заснувало представництва та філії на території різних міст України.

Так 18.06.2008 року було створено ТОВ «Спеціалізований пульт охорони «БАРС» (СПО «БАРС»), що також підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Судом встановлено, що 10.06.2009 року СОП «БАРС» створило Представництво в АР Крим Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС», м.Судак, керівником якого став ОСОБА_1, що підтверджується довідкою з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серії АА № 313454.

29.04.2010 року СПО «БАРС» було створено філію №2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований пульт охорони «БАРС» керівником якого також став ОСОБА_1, що підтверджується довідкою з ЄДРПОУ серії АА № 313454.

У вересні 2010 року ОСОБА_1 створив товариство зі схожою назвою ТОВ «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» (ОСП «БАРС») у м.Феодосії і почав здійснювати діяльність з надання послуг з охорони власності та громадян, використовуючи у своїй діяльності позначення , шеврони, що є схожими за формами та розміром, оформлені в одній жовто-червоній кольоровій гаммі, а також зображення та написи, що є композиційно схожими та мають незначні відмітності у розташуванні написів.

Судом встановлено, що ТОВ «Спеціалізований пульт охорони «БАРС» звернулось до Територіального відділення Антимонопольного комітету України в АР Крим з заявою від 29.11.2011 р. про недобросовісну конкуренцію з боку ТОВ «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» (ОСП «БАРС») м.Феодосія, засновником та керівником якого є ОСОБА_1.

Рішенням Адміністративної колегії територіального відділення Антімонопольного комітету України в АР Крим від 08.11.2012 року № 66/02-13/101 по справі № 15/02-26/28 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладання штрафу вирішено визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37299803) у вигляді використання без дозволу ТОВ «Спеціалізований пульт охорони «БАРС» м.Харьків у фірмовому найменуванні позначення «БАРС» та сукупності позначень (зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих) на шевронах, інформаційних картках-наклейках, капоті автомобіля), схожих на позначеннях «БАРС», яке міститься у фірмовому найменуванні ТОВ «СПО «БАРС», та на сукупність інших позначень, а саме, зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих) на шевронах, інформаційних картках, наклейках, капоті автомобіля, які раніше почав використовувати ТОВ «СПО «БАРС», що може призвести до змішування з діяльністю ТОВ «СПО «БАРС», порушенням., передбаченим ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх і схожі на них позначення у господарської діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. За вказане порушення законодавства про захист економічної конкуренції, накладено на ТОВ «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» штраф у розмірі 38000,00 грн.; зобов'язано ТОВ «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» припинити використання у фірмовому найменуванні позначення «БАРС» та сукупність позначень (зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих) на шевронах, інформаційних картках-наклейках, капоті автомобіля), схожі на позначення «БАРС», яке міститься у фірмовому найменуванні ТОВ «СПО «БАРС» та на сукупність інших позначень, а саме: зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих) на шевронах, інформаційних картках-наклейках, капоті автомобіля, які раніше почав використовувати ТОВ «СПО «БАРС», та здійснити у двомісячний строк з дня одержання рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України в АР Крим інвентаризацію залишків шевронів (емблем), інформаційних карток-наклейок, які містять спірні позначення, та їх утилізацію, а також прибрати збільшене зображення спірних позначень з автомобілів і надати територіальному відділенню підтвердні документи.

Судом встановлено, що ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» 08.11.2012 надіслало до ДП «Український інститут промислової власності» додаток до заперечення проти заявки на знак № m201200787 від 20.01.2012 р. надіслано вище вказане рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України в АР Крим від 08.11.2012р. № 66/02-13/101.

В свою чергу ТОВ «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» надало відгук на заперечення ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» № Т-538 від 19.07.2012р. в якому повідомило, що інформація відносно того що позначення, що заявлено на ім'я ОСОБА_1, було розроблено працівниками СОП «БАРС», не відповідає дійсності, у зв'язку з тим що ще у 2004 році ОСОБА_1 замовив у ТОВ Рекламне агентство «Арт Лайф» зображувальну частину заявленого позначення «голова барса з оскалом», що підтверджується довідкою ТОВ Рекламне агентство «Арт Лайф» від 12.08.2004 року..

Судом встановлено, що ТОВ «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» є юридичною особою, яка зареєстрована 23.09.2010 року виконавчим комітетом Феодосійської міської ради АР Крим, що підтверджується, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 406678 де керівником являється ОСОБА_1.

Державне підприємство «Український інститут промислової власності «відділення експертизи заявок на позначення та промислові зразки віх № 28/3 від 02.01.2013 року повідомило заявника про можливу відмову у реєстрації знака, підставою для прийняття рішення стало, що для всіх послуг 45 класу заявлене позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, а саме з ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС», яке створено у 2006 році, надає послуги по охорони державної та іншої власності, охороні громадян на підставі ліцензії наданих МВД України керівний. Надання послуг 45 класу МКТП з використанням заявленого позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю певного надавача послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Заявник на вищевказане повідомлення надіслало лист від 01.03.2013 року де знову повідомило, що ТОВ «ОСП «БАРС», яке є юридичною особою, має ліцензію МВС України серії АГ № 505323 від 07.02.2011 р. і постійно працює на українському, а безпосередньо на кримському ринку охоронних послуг. Підприємство заявника широко відоме на кримському ринку охоронних послуг, тісно працює із відповідними підрозділами органів Міністерства внутрішніх справ України і Прикордонною службою України і користується доброю репутацією споживачів своїх послуг. Також повторно звернуло увагу на те що заявлене комбіноване позначення, яке є комбінацією фірмової назви підприємства заявника «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» і зображення «барса», яке спеціально для нього було розроблено Рекламним агентством «Арт Лайф» ще у 2004 році, є шевроном, який постійно з 2010 року використовується на формі співробітників, на автотранспортних засобах і в рекламі підприємства заявника.

Судом встановлено, що 04.03.2013 року був укладений договір між ОСОБА_1 (Заявник) та Підприємством «Недержавна служба безпеки «БАРС» громадської організації «Асоціація професійних видів єдиноборств Луганської області» (Співзаявник) про передачу права на заявку на знак у співвласність.

Відповідно до п.1.1 предметом договору є, Заявник, якому належить право на заявку № m201200787 на комбінований знак для товарів і послуг ОСП «БАРС», безоплатно передає у співвласність, а Співзаявник приймає право бути співвласником (співзаявником) і право на отримання свідоцтва на Торгівельну марку за заявкою № m201200787.

Договір від 04.03.2013 року підписаний обома сторонами та скріплений печатками.

Також судом встановлено, що 28.03.2013 року ТОВ «ОСП «БАРС» надіслало заяву про внесення змін до заявки № m201200787 , а саме: разом із заявником - ОСОБА_1, співзаявником по цій заяві має бути Підприємство «Недержавна служба безпеки «БАРС» громадської організації «Асоціація професійних видів єдиноборств Луганської області», яке створене в серпні 1999 року. З 08.01.2003 року це підприємство має ліцензію МВС України, яка є у матеріалах справи.

Співзаявник є одним з провідних в Україні, недержавним, охоронним підприємством в групі компаній «БАРС», є членом Української федерації професіоналів безпеки (УФПБ) і її регіональним представником.

Однак, не зважаючи на внесені зміни до заявки від 20.01.2012 року № m201200787, щодо включення до заявки співзаявника в особі Підприємства «Недержавна служба безпеки «БАРС» громадської організації «Асоціація професійних видів єдиноборств Луганської області», відповідачем прийнято рішення у формі висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, та пояснено, що для всіх послуг 45 класу заявлене позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, а саме з ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС».

Позивачі, не погодившись зі спірним висновком ДП «Український інститут промислової власності» який затверджений Державною службою інтелектуальної власності України № 15274/3 від 30.05.2013р. звернулись з позовом до суду.

Перевіряючи правомірність прийняття відповідачем висновку про відмову в реєстрації знака № 15274/3 від 30.05.2013р., судом встановлено наступне.

З висновку вбачається, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони згідно з п. 1ст. 5, ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Перевіряючи обґрунтованість зазначених висновків, судом встановлено наступне.

Відносини, які виникають у зв'язку із набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" із змінами і доповненнями, № 3689-XII від 15 грудня 1993 року.

Згідно зі ст.1 Закону № 3689 Знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 10 Закону: „Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою".

Експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається

- таких етапів:

- встановлення дати подання заявки;

- експертиза заявки за формальними ознаками;

- експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони. Експертиза заявки по суті складається з перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та статті 6 Закону.

Відповідно до ч.3 ст.5 Закону право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років.

Згідно з ч.4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч.5, 6 ст.5 Закону право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Згідно зі ч.1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

У той же час відповідно п.1 ст.5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

В силу положень ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують:

- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

- офіційні назви держав;

- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

- нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Також не можуть одержати правову охорону позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники (п.5 ст.5 Закону)

Якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг. Повідомлення має містити посилання на відповідні положення Закону, Правил та наводити джерела використаної інформації.

Відповідно до положень ст.16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, так само як і забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу.

Вимоги до заявки, правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлені Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116(зі змінами і доповненнями).

Особа, яка бажає одержати свідоцтво і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент), який приймає та здійснює розгляд і проведення експертизи заявок.

Відповідно до пункту 4.3.1.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що:

а) не мають розрізняльної здатності;

б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду;

в) являють собою загальновживані символи і терміни;

г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Слід зазначити, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. (пункт 4.3.1.9 Правил).

Відповідно до п.4.5.1. Правил якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обгрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг.

Згідно п. 4.5.3. Правил заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення.

Відповідно до п.4.5.4. Правил якщо заявник не надав у встановлені строки відповідь щодо пропозицій Відомства, то рішення приймається на підставі наявних матеріалів заявки.

Згідно п.4.5.5. Правил якщо доводи, надані заявником, визнаються Відомством як обґрунтовані, то приймається рішення про реєстрацію знака, як передбачено пунктом 4.4 Правил.

Відповідно до п.4.5.6. Правил якщо термін надання відповіді порушено або доводи, що наведені заявником на користь реєстрації знака, не визнаються Відомством як обгрунтовані, то виноситься рішення про відхилення заявки відносно усього переліку товарів і/або послуг або відносно його частини.

Отже, закладом експертизи при розгляді заявки Позивачів та проведенні експертизи заявки по суті позначення не було порушено норми ст. 10 Закону та пп. 4.5.1, 4.5.4 - 4.5.6 Правил. Експертний заклад дотримався процедури розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Перевіряючи дотримання відповідачем вимог Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" судом проаналізовані висновки щодо невідповідності встановлені під час проведення кваліфікаційної експертизи заявленого позначення, досліджені доводи позивача та відповідача про їх існування.

Однак, суд зазначає, що відповідачем зроблений висновок що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Перевіряючи вказане твердження відповідача суд зазначає наступне.

Суд зазначає, що згідно п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п.4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Судом встановлено, що 26 липня 2012 року до Державної служби надійшло заперечення ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» вх.№3048092 проти реєстрації заявки № m 201200787, в запереченні містились посилання на Закон, а саме на ст. 6 відповідно до якої не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Також відомості, щодо господарської діяльності ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» та Рішення №66/02 від 8.11.2012 Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу на ТОВ «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» (заявника за заявкою № m 2012 00787).

Під час розгляду справи судом було досліджено заявлений до реєстрації знак та встановлено, що в заявленому знаку вказано сукупність словесних позначень охоронний, спеціалізований, підрозділ, БАРС, які використовує третя особа ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» в своєму комерційному найменуванні з 2006 року. Тобто фізична особа ОСОБА_1 та підприємство «Недержавна служба безпеки «БАРС» ГО «АПВЄ Луганської області» подали для реєстрації знак в якому містіться комерційне найменуванням підприємства ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» та торгова марка червоне зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих), що в розумінні вимог ч.2 ст.6 Закону є оманливим та може ввести в оману споживачів.

Судом встановлено, що у зображенні шеврона який заявлений до реєстрації вказане найменування «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС»» , однак до суду звернулись з позовними вимогами в якості позивачів фізична особа ОСОБА_1 та «Недержавна служба безпеки «БАРС» ГО «АПВЄ Луганської області», які ніякого відношення до ТОВ «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС»» не мають, оскільки судом як і відповідачем досліджується не тільки зображення на шевроні червоне зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих), а також і словесні позначення які є у найменуванні підприємства яке реєструється в сукупності.

Більш того судом встановлено, що другий позивач «Недержавна служба безпеки «БАРС» ГО «АПВЄ Луганської області» у своєї діяльності використовує шеврон з зображенням голови хижака з оскалом (родини кошачих) в зображенні якого містяться слова які використані у назві підприємства, а саме «Служба безпеки БАРС», однак позивачами цей знак не поданий до реєстрації та не є предметом даного спору.

Суд не бере до уваги посилання позивача на той факт що саме ОСОБА_1 у 2004 році замовив у ТОВ Рекламне агентство «Арт Лайф» зображувальну частину заявленого позначення «голова барса з оскалом», також надання до матеріалів справи у підтвердження своїх доводів довідки ТОВ Рекламного агентства «Арт Лайф» від 12.08.2004р. що саме ОСОБА_1 замовив розробку ескізу не є належним доказом, оскільки до суду не було надано ні договору з ТОВ Рекламне агентство «Арт Лайф» на виконання заказу на розробку проекту, ні акту виконаних робіт, ні факту сплати зазначеного заказу. Ці доводи позивача спростовуються наявністю у матеріалах справи відповідних доказів які були досліджені під час розгляду справи, а саме:

- третя особа ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» зареєстрований як юридична особа у 2006 році;

- ТОВ «Охоронний спеціалізований підрозділ «БАРС» зареєстрований як юридична особа у 2010 році, який як вже було зазначено не є стороною по даної справі;

- 15.12.2007 року складено договор між ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» та ФОП ОСОБА_5 на виконання робіт по виготовленню поліграфічної продукції з використанням емблеми «червоне зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих)» в якому міститься найменування третьої особи - Спеціалізований охоронний підрозділ БАРС;

- 23.03.2009 року було складено договір між ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» та ФОП ОСОБА_6 на виконання робіт з вишивки шеврону «червоне зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих)» в якому використано сукупність словесних позначень - спеціалізований охоронний підрозділ БАРС;

- ліцензії Міністерства внутрішніх справ України № 079880 надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» строк дій якої з 24.05.2006 р. по 24.05.2011 р.;

- ліцензії Міністерства внутрішніх справ України № 079881 надання послуг з охорони власності та громадян строком дії з 24.05.2006 р. по 24.05.2011р;

- ліцензії Міністерства внутрішніх справ України № 592076 надання послуг з охорони власності та громадян строком дії з 24.05.2011 року.

Таким чином, всі ці наявні у матеріалах справи докази, підтверджують використання третьою особою ТОВ «Спеціалізований охоронний підрозділ «БАРС» спірного зображення з початку своєї діяльності по наданню послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, по наданню послуг, пов'язаних з охороною громадян, тобто з 2006 року почав під час надання охоронних послуг використовувати зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих) та сукупність словесних позначень - спеціалізований, охоронний, підрозділ, БАРС, а саме в комерційному найменуванні, рекламі, в мережі Інтернет та сайті www.bars.kharkov.ua, подяках, договорах, діловий документації, в інформаційних картках - наклейках, на шевронах, форменому одязі охоронців, автотранспорті який виїжджає на місце охорони.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Згідно зі ст. 159. Господарського кодексу України суб'єкт господарювання є юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування.

Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я.

Відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.

Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

Особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Відповідно до ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування

1.Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Отже, на підставі викладеного суд дійшов до висновку, що використання позивачами позначень охоронний спеціалізований підрозділ БАРС та червоне зображення голови хижака з оскалом (родини кошачих) в заявленому для реєстрації знаку є змішуваним між собою зі знаком який використовує третя особа, тотожними є як спірне зображення так і назва підприємства, що може ввести в оману споживачів.

Щодо посилання позивача на ч. 6 ст. 5 Закону право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи суд зазначає наступне.

Позивач стверджує, що він перший подав заявку яка зареєстрована 20.01.2012 року, більш того представник позивача наполягає на тому, що Підприємство "Недержавна Служба Безпеки "БАРС" Громадської Організації "Асоціація професійних видів єдиноборства Луганської області" використовує торговий знак який схожий до ступеню змішування з заявленим знаком з 18 серпня 1999 року, тобто з моменту реєстрації підприємства який є співзаявником на спірне позначення, а тому цей факт не може бути підставою для відмови в реєстрації спірного знаку в розумінні ч. 6 ст. 5 Закону України.

Однак суд зазначає, що цю норму неможливо читати окремо від ч.2 ст.6, таким чином спірне зображення підлягало б реєстрації першим, якщо не було б інших причин за якими воно не могло б бути зареєстровано, наприклад містити які не будь ознаки насильства або екстремізму, однак в суспільстві одним з важливих пунктів є «вводить в оману споживачів», таким чином спірний знак має право на існування, але лише за умови, що нема підстав які існують у ст. 6 Закону.

Отже, рішення Державної служби інтелектуальної власності України № 15274/3 від 30.05.2013 р. про відмову в реєстрації знака для товарів та послуг згідно заявки №m201200787 від 20.01.2012 р. є законним та обґрунтованим, підстав для визнання його протиправним та скасування немає.

Таким чином, виходячи із вищевикладеного суд прийшов до висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1, Підприємства "Недержавна Служба Безпеки "БАРС" Громадської Організації "Асоціація професійних видів єдиноборства Луганської області" є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

Відповідно до статті 94 КАС України, якщо судовим рішенням позивачеві відмовлено у задоволенні позову повністю, сплачений ним судовий збір не повертається.

Вступна та резолютивна частини постанови оголошені у судовому засіданні 17.10.2013 року. Постанова складена у повному обсязі та підписана 22.10.2013 року.

Керуючись ст.ст. 94, 98, 160-163, 167 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. В задоволені адміністративного позову відмовити.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Судді Трещова О.Р.

Євдокімова О.О.

Котарева Г.М.