Рішення

від 11.06.2014 по справі 906/228/13-г

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "11" червня 2014 р. Справа № 906/228/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Гансецького В.П.

за участю представників сторін:

від позивача: Соломонюк С.А., дов. № 4 від 08.01.14р.

від відповідача: Чечет М.П., дов. № 45 від 24.02.14р.,

Стукало О.П., дов. № 47 від 24.02.14р.

Катаєв Д.Б., дор. від 02.01.14р.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі справу

за позовом Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ" (м.Житомир)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нива Експо" (смт.Черняхів Житомирської області)

про захист порушених прав та відшкодування шкоди

Позивач звернувся з позовом про зобов'язання відповідача припинити дії, які порушують права позивача, а саме зобов'язати припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції, а саме цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ ЖЛ". Також позивач просить суд зобов'язати відповідача вилучити з точок продажу та знищити продукцію - цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом цукерки "Бабусині казки" ТМ ЖЛ" та стягнути на свою користь з відповідача 320500,00 грн. збитків і 300000,00 грн. моральної шкоди.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві та письмових поясненнях від 11.06.14р. № 3755/2 (т.2 а.с.160-168).

Відповідач у відзиві - поясненнях від 23.05.14р. № 1300 на позовну заяву (т.2 а.с.141-143), доповненнях від 10.06.14р. № 1306 до даного відзиву (т.2 а.с.152-154), письмових поясненнях представника (т.2 а.с.158,159) та його представники в судовому засіданні проти позову заперечили, просили відмовити у його задоволенні у зв'язку з безпідставністю. Зокрема, зазначили, що відповідачем не було порушено прав позивача, а було використано у встановлений законодавством спосіб - знак "Руден" Бабусин гостинчик - (комбіноване), що був нанесений на етикетці, абсолютно відмінній від етикетки цукерок "Бабусини казки" (по кольору, по малюнкам, по написам, симетрії, розміру тощо). Також вказали, що позивач не мав законних підстав для звернення до суду з даним позовом, оскільки етикет цукерки "Бабусині казки" не був зареєстрований позивачем як об'єкт інтелектуальної власності.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, господарський суд,-

ВСТАНОВИВ:

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) є фізичні і юридичні особи. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг) засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлені законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносної частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою - центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.

Такі положення закріплені у ст.492, ч.1 ст.493, ч.ч.1, 2 ст.494 Цивільного кодексу України, ч.1 ст.157 Господарського кодексу України, ч.ч.3,4 ст.15, ч.7, ч.9 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Матеріали справи свідчать, що власником свідоцтва на знак для товарів і послуг №21662 від 15.11.01р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки" є Закрите акціонерне товариство "Житомирські ласощі" (т.1 а.с.17).

Згідно рішення Державного департаменту інтелектуальної власності № 10498 від 25.01.1р. право власності на знак товарів класу 30 свідоцтво України № 21662 передається власником свідоцтва Закритим акціонерним товариством "Житомирські ласощі" Товариству з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Кепітал Груп" (т.1 а.с.18).

На підставі ліцензійного договору № 69 від 01.10.11р. право використання свідоцтва на знак для товарів і послуг № 21662 від 15.11.11р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки", Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Капітал Груп" (ліцензіар) передано ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" (ліцензіат)(т.1 а.с.105-109).

Відповідно до укладеного між ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" (ліцензіат) та ТДВ "ЖЛ" (субліцензіат, позивач у справі) субліцензійного договору № 1980 від 01.10.11р., позивачу, зокрема, надано дозвіл на використання свідоцтва на знак для товарів і послуг № 21662 від 15.11.11р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки" (т.1 а.с.19-23).

Позивач, обгрунтовуючи свої позовні вимоги, вказав, що 24.01.13р. на інтернет-сайті "Житомирінфо" (http://zhitomir.info/news_118350.html) було розміщено статтю "В Житомирской области кондитерская фабрика "Руден" запустила линию по производству конфет". Дана стаття супроводжується фото процесу виробництва та самої кондитерської продукції, що виготовляється фабрикою. На одній із фото зображено продукцію - цукерки "Бабусин гостинець". Представником позивача було здійснено контрольну закупівлю цукерок "Бабусин гостинець" в фірмовому кіоску ТМ "Руден". З інформації, розміщеної на етикеті вбачається, що виробником вказаної продукції є ТОВ "Нива Експо", 12301, Житомирська область, смт.Черняхів, вул.Коростенська 101 (т.1 а.с.25-35).

Позивач зазначив, що після візуального огляду зображення етикету цукерки "Бабусин гостинець", позивач переконаний, що оформлення даного етикету є абсолютно схожим на оформлення етикету цукерок "Бабусині казки", які випускаються під торговою маркою "ЖЛ", на підставі Свідоцтва на знаки для товарів та послуг №21662 та на підставі субліцензійного договору № 1980 від 01.10.11р.

Позивач вважає, що схожість етикету цукерок "Бабусині казки" (ТМ "ЖЛ") та цукерок (ТМ "Руден") полягає в наступному:

1) основний фон етикету червоний металізований - ідентичний;

2) дві прямолінійні полоси жовтого кольору ближче до країв етикету - ідентичні;

3) розміщення тексту червоним кольором на прямолінійних полосках - ідентичне;

4) розташування білих рівновіддалених еліпсів по центру етикету - ідентичне. Дана геометрична фігура, яка створює зображувальну частину знаку асоціюється в двох етикетах незважаючи на окрему різницю елементів. При цьому, зображувальні частини в обох знаках займають домінуюче положення.

5) зображення слів "Бабусині" та "Бабусин" - полуколом, аркоподібно - ідентично. Співставлення словесних елементів за графічною ознакою свідчить про їх схожість, оскільки при їх написанні використано схожі шрифти та розміри літер, що практично унеможливлює їх відмінність під час візуального сприйняття.

6) назви "Бабусині казки" та "Бабусин гостинчик" є співзвучні та фонетично схожі.

Домінуючими елементами в обох позначеннях є словесні елемент "Бабусині" та "Бабусин", оскільки вони сприймаються не лише органами зору, але й на слух. Співставлення цих двох словесних елементів дає позивачу підстави для висновку про можливість їх сплутування. Зокрема, перші склади позначень співпадають, що є вирішальним для фонетичної не розрізняльної здатності позначень.

Позивач вважає, що кондитерська фабрика "Руден" свідомо та з корисливими мотивами, в порушення принципів добросовісної конкуренції здійснила оформлення етикету цукерок "Бабусин гостинець" з майже ідентичною схожістю на оформлення етикету цукерки "Бабусині казки", що випускаються позивачем під торговою маркою "ЖЛ".

Зважаючи на фонетичну та візуальну схожість, позивач дійшов висновку про те, що словесні частини порівнювальних позначень створюють загальне враження схожості.

Факт виготовлення та продаж цукерок "Бабусин гостинець" ТМ "Руден" відповідачем не заперечується.

Згідно п.65 постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.12р. № 12, у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.

Ухвалою господарського суду від 04.04.13р. у даній справі призначалася судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено було Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (т.1 а.с.119,120).

Згідно з висновком № 3347/3348/13-53 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.08.13р. (т.1 а.с.179-193) судовими експертами встановлено наступне:

1 (6). Етикетки цукерок, що досліджуються, схожі візуально за зовнішньою формою, структурою, розташуванням та взаємозв'язком складових частин, характером зображень, за кольорами та тонами.

2 (5). Етикетки цукерок, які досліджуються, не містять позначення, які мають чітку візуальну відрізняльну ознаку.

3 (4). В цілому назви цукерок "Бабусин гостинчик" та "Бабусині казки цукерки" не схожі за фонетичною ознакою, проте у обох порівнюваних позначеннях використано один і той же присвійний прикметник "Бабусин" ("Бабусині") у різних формах - однини та множини, який є основним, сильним елементом, на який падає логічний наголос. У обох порівнюваних позначеннях має місце семантична (смислова) схожість закладених в них ідей.

4 (2). Зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик", виробництва ТОВ "Руден" асоціюється в цілому із зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки цукерки", виробництва ТДВ "ЖЛ".

5 (1, 3). Зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик", виробництва ТОВ "Руден" схожі настільки, що їх можна сплутати із зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки цукерки", виробництва ТДВ "ЖЛ".

6 (1). Зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик", у зв'язку з використанням позначення "Бабусині казки цукерки", зареєстрованого як знак для товарів і послуг, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ці товари.

Згідно письмових пояснень від 11.06.14р. № 3755/2 (т.2 а.с.160-168), позивач підтримав висновки експертів у повному обсязі, у зв'язку з чим просив задовольнити його позовні вимоги.

Відповідач, заперечуючи проти позову, вказав, що, на його думку, позивач не мав законних підстав для звернення до суду з даним позовом, оскільки етикет цукерки "Бабусині казки" не був зареєстрований позивачем як об'єкт інтелектуальної власності та, що при розгляді даної справи у всіх судових інстанціях позивач жодного разу не подав суду фактів та доказів, які його права були порушені відповідачем.

Також, відповідач зауважив, що він не використовував товарний знак "Бабусини казки цукерки", а діяв правомірно та у встановлений законодавством спосіб без порушень прав позивача, використовував знак "Руден" Бабусин гостинчик - (комбіноване), що був нанесений на етикетці, абсолютно відмінній від етикетки цукерок "Бабусини казки" (по кольору, по малюнкам, по написам, симетрії, розміру тощо).

Господарський суд вважає, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.

Враховуючи те, що згідно постанови Вищого господарського суду України від 01.04.14р. при скасуванні рішень судів першої та апеляційної інстанцій зазначено, що господарськими судами, зокрема, не було встановлено обставин, які свідчили б про наявність у позивача права, що випливає зі свідоцтва України № 21662, а саме - заборонити використання етикетки позивача в цілому чи окремих її елементів, з урахуванням наявних у нього прав лише на знак для товарів і послуг "Бабусині казки цукерки", господарський суд, виконуючи вимоги постанови касаційної інстанції, зазначає наступне.

Відповідно до частин 1 та 2 ст.494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно п.4 ст.5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" №3689-XII від 15.12.1993р., обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст.495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч.5 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як вже зазначалося, власником свідоцтва на знак для товарів і послуг № 21662 від 15.11.01р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки" є Закрите акціонерне товариство "Житомирські ласощі" (т.1 а.с.17).

З повідомлення Управління державних реєстрацій, економіки та інформаційного забезпечення Державного департаменту інтелектуальної власності вбачається, що стосовно свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 21662 внесено зміни до відомостей Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг на підставі рішення Державного департаменту інтелектуальної власності 25.01.11р. №10498, про що здійснено публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність" за 2011 рік (т.1 а.с.159).

З виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, виданої станом на 25.01.11р. вбачається, що власником знаку для товарів і послуг "Цукерки "Бабусині казки" згідно свідоцтва № 21662 від 15.11.01р. є ТОВ "Ренесанс Капітал Груп" (т.1 а.с.160).

На підставі ліцензійного договору № 69 від 01.10.11р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Капітал Груп" (ліцензіар) та ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" (ліцензіат), ліцензіар, який володіє правом власності на зареєстровані торговельні знаки для товарів і послуг, зокрема, знак для товарів і послуг згідно свідоцтва № 21662 від 15.11.11р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки" за плату надав ліцензіату дозвіл на використання даного знаку (ліцензію) при виробництві та (або) розповсюдженні товарів, що визначені у пп.1.7 цього договору, в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі (т.1 а.с.105-109).

Підпунктом 1.7 вказаного договору визначено, що під використанням ліцензіатом знака у цьому договорі розуміється нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстровано знак (надалі іменується "товар"), упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із нанесеним зазначеним знаком з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (виведення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Згідно пп.1.8 цього ж договору, ліцензіар надав ліцензіату дозвіл на видачу субліцензій, тобто право на укладення субліцензійних договорів, третім особами на використання знаків при виробництві та (або) розповсюдженні товарів, що визначені у п.1.7 цього договору.

Відповідно до укладеного між ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" (ліцензіат) та ТДВ "ЖЛ" (субліцензіат, позивач у справі) субліцензійного договору № 1980 від 01.10.11р., позивачу, зокрема, надано дозвіл на використання свідоцтва на знак для товарів і послуг № 21662 від 15.11.11р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки" (т.1 а.с.19-23).

Згідно пп.1.7 субліцензійного договору, під використанням субліцензіатом знака у цьому договорі розуміється нанесення його на будь - який товар, для якого зареєстровано знак, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із нанесеним зазначеним знаком з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Відповідно до пп.5.5 субліцензійного договору, зміни до цього договору набирають чинності з моменту належного оформлення сторонами відповідної додаткової угоди до цього договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому договорі або чинному законодавстві України.

Згідно ч.6 ст.1109 ЦК України, права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Тобто з вищевказаного вбачається, що позивачу згідно субліцензійного договору № 1980 від 01.10.11р., було надано дозвіл лише на використання свідоцтва на знак для товарів і послуг № 21662 від 15.11.11р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки" у способи, визначені пп.1.7 субліцензійного договору.

28.01.13р. між ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" та ТДВ "ЖЛ" укладено додаткову угоду № 1 до субліцензійного договору № 1980 від 01.10.11р., згідно п.1 якої передбачено доповнити п.1.2 договору реченням наступного змісту:

"Згідно статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки та послуги" субліцензіат має право вимагати поновлення порушених прав власника Свідоцтва, в тому числі звертатись з претензіями, позовними заявами про припинення дій, що порушують права власника Свідоцтва та з вимогами про відшкодування заподіяної Субліцензіату матеріальної та моральної шкоди." (т.1 а.с.24).

Відповідно до п.3 додаткової угоди, ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 1980 від "01" жовтня 2011р. та набирає чинності з 28.01.2013р.

Згідно частин 1-3 ст.631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору. Договір набирає чинності з моменту його укладення. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

Таким чином, у позивача виникло право вимоги поновлення порушених прав власника Свідоцтва, в тому числі звернення з позовом до суду тільки після 28.01.13р.

Оскільки, згідно позовних матеріалів та згідно даних позивача право власника свідоцтва на знак для товарів і послуг № 21662 від 15.11.11р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки" було порушено у грудні 2012р. та січні 2013р., тому господарський суд вважає, що звернувшись з даним позовом у справі у позивача було відсутнє право вимоги щодо поновлення порушених до 28.01.13р. зазначених прав власника свідоцтва.

Також у постанові Вищого господарського суду України від 01.04.14р. зазначено, що господарські суди залишили поза увагою, що в етикетці відповідача використано зареєстрований ним знак для товарів і послуг "Руден", що охороняється в установленому чинним законодавством порядку та не встановлено, що саме неправомірно використано відповідачем - зображення торговельної марки, оформлення товару, ім'я, фірмове найменування тощо, а також щодо дослідження питання використання відповідачем знака для товарів і послуг позивача та не з'ясовано судами обставин на підтвердження того, що позивач у своїй господарській діяльності почав раніше використовувати етикетку цукерок "Бабусині казки цукерки", ніж відповідач - етикетку цукерок "Бабусин гостинчик".

Так, з матеріалів справи вбачається, що 20.09.05р. відповідачу видано свідоцтво для товарів і послуг на знак для позначення "Руден" за № 76136 від 20.09.05р., в якому містяться відомості про обсяг правової охорони щодо зображення знака та переліком товарів і послуг за класами МКТП 30, 39 та охороняється в установленому чинним законодавством порядку (т.1. а.с.80,81).

На підставі п.5 ст.5 та ст.7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відповідач 01.02.13р. подав заявку № m2013 01570 від 01.02.13р. на знак для товарів і послуг на фрагмент етикетки "Бабусин гостинчик" (т.1 а.с.77,78).

Доказом цього є факт отримання відповідачем за заявкою № m2013 01570 від 01.02.13р. - Руден Бабусин гостинчик (комбіноване) свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 182425, який зареєстрований в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.02.14р. (т.2 а.с.114) та опубліковано в офіційному бюлетені 25.02.14р. за № 4 відомостей про видачу даного свідоцтва на цей знак (т.2 а.с.111,112).

Відповідно до п.3 ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

Тобто, сам факт видачі Державною службою інтелектуальної власності України свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 182425, свідчить про те, що позначення Руден Бабусин гостинчик (комбіноване) відповідне до свідоцтва не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з будь яким із зареєстрованих в Україні позначень на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Таким чином, це свідчить про те, що використання позначення, відповідного до свідоцтва України № 21662 від 15.11.01р. для товарів класу 30 "Цукерки "Бабусині казки" або позначення, що є тотожним або схожим з ним настільки, що їх можна сплутати, відповідачем не відбувалося, а використовувалось позначення Руден Бабусин гостинчик (комбіноване) відповідне до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 182425.

Державним підприємством "Український інститут промислової власності" Державної служби інтелектуальної власності України надано висновок від 27.12.13р. №55980 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст.10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", за результатами якої встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони (п.1 ст.5; ст.6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") відносно усього переліку товарів і послуг (т.2 а.с.92).

Таким чином, на підставі даного висновку господарський суд дійшов висновку, що відповідач не порушував прав позивача, а саме не використовував позначення, яке є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим в Україні позначенням відповідно до свідоцтва України № 21662 від 15.11.01р. для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Що стосується зауваження касаційної інстанції в частині належної оцінки суперечливого висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.08.13р. № 3347/3348/13-53 (т.1 а.с.179-193), господарський суд зазначає наступне.

Як вбачається з аналізу питань, що розглядалися експертами, вони значно відрізняються від питань, що були поставлені в ухвалі про призначення судової експертизи. Зокрема в питанні 6 експерти порівнюють зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" у зв'язку з використанням позначення "Бабусині казки цукерки", зареєстрованого як знак для товарів і послуг, про що в ухвалі взагалі не йдеться, при цьому не беруть до уваги комбінованій торговий знак "Руден", який також зареєстрований як знак для товарів і послуг.

В п.6.2 висновку експерти наводять простий набір витягів із законодавчих актів (стор.26 висновку), а потім на основі факту, що виробники знаходяться на території однієї області (Житомирській) роблять висновок: "Таким чином, зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик", виробництва ТОВ "Руден", схожі настільки, що їх можна сплутати із зображенням етикетки цукерок "Бабусині казки цукерки", виробництва ТДВ "ЖЛ". При цьому не враховується зображення ТОВ "Руден" комбіноване (відповідно до свідоцтва України № 76136 від 20.09.05р.), яке є невід'ємною частиною об'єкта "етикет "Бабусин гостинчик".

В п.7 висновку, експерти знову наводять простий набір витягів з законодавчих актів (стор.27 висновку), а потім на основі висновків, що були зроблені раніше, вказали висновок: "...зображення етикетки цукерок "Бабусин гостинчик" у зв'язку з використанням позначення "Бабусині казки цукерки", зареєстрованого як знак для товарів і послуг, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ці товари", при цьому також не враховуючи зображення ТОВ "Руден" комбіноване (відповідно до свідоцтва України № 76136 від 20.09.05р.), яке є невід'ємною частиною об'єкту "етикетка "Бабусин гостинчик".

Господарським судом при дослідженні вказаного висновку, встановлено, що експертами при проведенні експертизи не було взято до уваги всі ознаки, які відрізняють об'єкт "етикет "Бабусині казки цукерки" від об'єкту "етикет "Руден Бабусин гостинчик", а саме:

- торгова марка відповідача - зображення "Руден" комбіноване (відповідно до свідоцтва України № 76136 від 20.09.05р.);

- зображення відповідно до заявки на фрагмент етикетки "Бабусин гостинчик" (заявка № m2013 01570 від 01.02.13р. - Руден Бабусин гостинчик (комбіноване) - на позначення якого отримано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 182425;

- стилізовані зображення дитячих іграшок: зліва - зайчик, літак, дитяче піаніно, кульки, і справа - кобилка, брязкальці, пісочний набір, свисток, україномовна частина зареєстрованого позначення;

- свідоцтво України № 21662 (та відповідне йому російськомовна частина) - зареєстроване позначення позивача, свідоцтво України № 21662 від 15.07.98р.;

- зображення позивача - ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЛ" ТЗ свідоцтво України № 85903 від 09.08.06р.;

- малюнки героїв з відомих казок: золота рибка (Казка про золоту рибку), жар-птиця (Казка про Івана-царевича, жар-птицю та сірого вовка), Буратино (Золотий ключик).

Крім того, одна наявність на етикетці позивача та етикетці відповідача по два зареєстрованих (та діючих) знака (№ 21662 і № 85903 та № 76136 і №182425, відповідно) говорить лише про те, що ці етикетки неможливо сплутати (і, відповідно, неможливо сплутати товари).

Слід вказати, що в результаті проведення кваліфікаційної експертизи ДП "Український інститут промислової власності" Державної служби інтелектуальної власності України надано висновок від 27.12.13р. №55980 про відповідність позначення умовам надання правової охорони, а саме позначення за заявкою № m2013 01570 від 01.02.13р. - Руден Бабусин гостинчик (комбіноване)(т.2 а.с.92).

Таким чином, висновок зазначеної експертизи підтверджує, що відповідач не порушував прав позивача, а саме не використовував позначення, яке є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим в Україні позначенням відповідно до свідоцтва України № 21662 від 15.11.01р. для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

На підставі вищенаведеного, господарський суд дійшов висновку, що судовими експертами при проведенні судової експертизи у сфері інтелектуальної власності не було повно та об'єктивно досліджено ті питання, які ставилися на вирішення експертизи та, відповідно, зроблені не повні висновки, що, у свою чергу, не дає суду підстав вважати даний висновок належним доказом у справі для вирішення даного спору.

Також у постанові Вищого господарського суду України від 01.04.14р. вказано, що у справі не спростовано наявність інших економічних підстав для зменшенням обсягів реалізації позивачем цукерок "Бабусини казки" у грудні 2012 року - січні 2013 року, ніж ймовірне неправомірне використанням відповідачем етикетки цукерок "Бабусин гостинчик".

Матеріали справи свідчать, що відповідачем, у грудні місяці 2012 року було виготовлено та реалізовано продукції - цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" - 2,33 тон. на суму 49960,00 грн., а у січні місяці 2013 року 1,20 тон. на суму 24000,80 грн., відповідно, позивачем у грудні місяці 2012 року було виготовлено та реалізовано продукції - цукерок "Бабусині казки" 474,02 тон, на суму 8362000,24 грн., а у січні місяці 2013р. 395,45 тон, на суму 7096000,00 грн., що при співвідношенні у відсотках в натуральному виразі відповідача до позивача за грудень місяць складає 0,5%, за січень місяць 2013 року складає 0,3%, а у грошовому виразі складає відповідно 0,6% та 0,3%. (т.1 а.с.91, т.2 а.с.26-29).

У цих же місяцях позивач реалізовував цукерки "Бабусині казки" в тих регіонах України та за кордон де відповідач не реалізовував цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден". Зокрема, відповідач не поставляв цукерок у більшість тих міст України куди саме поставляв цукерки позивач, а також у Молдову, Литву, Білорусь, Російську Федерацію та інші країни, у зв'язку з чим не міг причинити позивачу збитки (упущену вигоду) в сумі 320500,00 грн. (т.1 а.с.226-246).

Згідно даних відповідача, цукерки "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" відповідач упаковував та реалізовував у м'якій поліетиленовій упаковкці вагою 0,250 кг. і 1,0 кг. та коробки вагою 0,5 кг. і 3,5 кг., як новорічні подарунки, причому упаковки вагою 0,250 кг., 0,5 кг. і 1,0 кг. потрапляли до рук споживача в незмінному вигляді (т.1 а.с.87-90). Також відповідач зауважив, що 93% випущених цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" як в грудні 2012р. так і в січні 2013р. реалізовувалась у фірмовій торгівельній мережі ТМ "Руден" та через тих контрагентів міст України, де цукерки "Бабусині казки" не реалізовувались. (т.1 а.с.226-246, т.2 а.с.26-29).

У грудні 2012р. від реалізації цукерок "Бабусин гостинчик" ТМ "Руден" відповідач отримав дохід в сумі 3480,00 грн., а у січні місяці 2013р. в сумі 1840,00 грн. За цей же період, позивач у грудні місяці 2012р., від реалізації цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ" отримав дохід в сумі 2900000,79 грн., а у січні місяці 2013р. 1770000,00 грн.

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням статистики у Житомирської області протягом трьох років в січні місяці в Україні та Житомирській області суттєво зменшувалось виробництво та реалізація шоколадних та цукрових кондитерських виробів в порівнянні трьох років грудня місяця (т.1 а.с.204).

Слід зазначити, що в процесі розгляду справи, позивачем не було наведено жодних фактів, які могли б свідчити про понесені ним втрати майнового характеру (зокрема, зниження прибутку) як невідворотний результат, та не подано належних доказів на підтвердження зазначеної обставини.

Стосовно зауважень касаційної інстанції про те, що судами без належних підстав та доказів прийнято рішення про стягнення з відповідача моральної шкоди, оскільки об'єктивних даних, які свідчили б про "розчарування" споживачів від придбання цукерок відповідача та спричинення цим шкоди діловій репутації позивача, судом не встановлено, а позивачем не надано доказів щодо позовних вимог про стягнення з відповідача 320500,00 грн. збитків і 300000,00 грн. моральної шкоди, господарський суд зазначає наступне.

Згідно з частинами 1 та 2 ст.22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Таким чином, шкода відшкодовується, зокрема, в частині неотриманих доходів, які б могли бути реально отримані при додержанні правил здійснення господарської діяльності другою стороною та в частині понесених управненою стороною затрат.

При цьому, за загальним правилом, для виникнення підстав зобов'язання з відшкодування шкоди необхідна наявність сукупності умов, які формують склад правопорушення, що є підставою для цивільно-правової відповідальності: шкоди, протиправної поведінки, причинного зв'язку між шкодою та протиправною поведінкою заподіювача, а також вини.

Відповідно до п.2 постанови пленуму Верховного суду України № 6 від 27.03.1992р. "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди", шкода, заподіяна особі і майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи, а коли це було наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, незалежно від наявності вини.

Згідно з частинами 1 та 2 ст.32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими, зокрема, засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

Відповідно до ч.1 ст.36 ГПК України, письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст.34 ГПК України).

Таким чином, пред'явлення вимоги про відшкодування збитків як неодержаних доходів (упущеної вигоди) покладає на кредитора обов'язок довести, що ці доходи (вигода) не є абстрактними, а дійсно були б ним отримані.

Позивач повинен був довести також, що він міг і повинен був отримати визначені ним доходи і тільки неправомірні дії відповідача стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток, однак, позивачем не було наведено конкретних фактів та доказів про це, а також наявність причинно-наслідкового зв'язку у завданні йому збитків у розмірі 320500,00 грн.

Відповідно до ч.1, п.4 ч.2, ч.3 ст.23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Згідно ч.1 ст.1167 ЦК України передбачено, що моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Фактами, з якими закон пов'язує настання цивільно - правової відповідальності за заподіяння моральної шкоди, є:

- наявність шкоди;

- протиправність діяння її заподіювача;

- наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача;

- вини останнього у її заподіянні.

Відповідно до п.3 постанови пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" № 4 від 31.03.1995р., під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Відповідно до чинного законодавства, моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.

Згідно абз.2 п.5 даної постанови, відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

У п.6 Інформаційного листа Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію" від 28.03.07р. № 01-8/184 зазначено, що приниженням ділової репутації суб'єкта господарювання (підприємця), тобто фізичної чи юридичної особи, є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, що дискредитують спосіб ведення чи результати його господарської (підприємницької) діяльності у зв'язку з чим знижується вартість його нематеріальних активів.

Обґрунтовуючи позовну вимог про стягнення моральної шкоди, позивач зазначив, що цукерки "Бабусині казки" користується незмінним попитом у споживачів, і купуючи цукерки "Бабусин гостинець" ТМ "Руден", етикетка якого схожа до ступені змішування з етикеткою цукерок "Бабусині казки" ТМ "ЖЛ", покупець, не отримавши знайомого для нього смаку може бути дуже розчарований такою покупкою та критично оцінити цю продукцію саме як продукцію - ТДВ "ЖЛ".

На думку позивача, все це свідчить про те, що відповідач своїми діями, пов'язаними з незаконною реалізацією цукерок "Бабусин гостинець" в майже ідентичній етикетці з його продукцією, фактично спрямував на приниження ділової репутації ТДВ "ЖЛ", на зниження його престижу та підриву довіри до його діяльності з боку покупців та споживачів (саме того кола осіб, за ради яких та для яких і працює понад 60 років Житомирська кондитерська фабрика). Зазначив також, що Кондитерська фабрика "Руден" не має такої можливості забезпечити таку ж саму високу якість своєї продукції - цукерок як і у ТДВ "ЖЛ" у зв'язку з відсутністю у нього таких же технологічних можливостей як в ТДВ "ЖЛ".

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів" № 1023-XII від 12.05.91р., споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.

З матеріалів справи вбачається, що ця інформація надається - зображення відповідно до заявки № гп2013 01570 від 01.02.13р. - Руден Бабусин гостинчик (комбіноване) на етикетці надається в повному обсязі (повторюється на етикетці 3 рази).

В матеріалах справи відсутні докази, які б незаперечно свідчили про наявність всіх елементів складу правопорушення, які тягнули б за собою відповідальність у вигляді відшкодування завданої моральної шкоди в сумі 300000,00 грн.

Також позивачем не було подано доказів, які б свідчили про приниження ділової репутації ТДВ "ЖЛ", зниження його престижу та підриву довіри до його діяльності з боку покупців та споживачів через дії відповідача.

За наведених обставин, господарський суд приходить до висновку про необґрунтованість та недоведеність позовних вимог, а тому в їх задоволенні відмовляє.

Сплата судового збору покладається на позивача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

У позові відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 13.06.14

Суддя Гансецький В.П.

Друк: 1 прим. у справу.