Рішення

від 15.06.2015 по справі 910/1258/15-г

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2015Справа №910/1258/15-г За позовом ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd)

До 1. Державна служба інтелектуальної власності України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙСМАРТ"

Про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг та про

визнання дій такими, що порушують права позивача

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін:

від позивача Сухарєв С.М. - представник (дов. № б/н від 04.12.2014 р.)

від відповідача 1 Запорожець Л.Г. - представник (дов. № 1-8/8566 від 21.11.14)

від відповідача 2 Святовець Л.В. - представник (дов. № б/н від 10.02.2015 р.)

Кучева С.О. - представник (дов. № б/н від 10.02.2015 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Компанія ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙСМАРТ" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг та про відміну делегування доменного імені.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем 1 зареєстровано свідоцтво України № 179765 на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP», що належить відповідачеві 2.

Однак, позивач вважає, що свідоцтво України № 179765 на знак для товарів і послуг є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, а отже таким, що підлягає визнанню недійсним, оскільки знак за даним свідоцтвом є тотожним з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 155394, що є підставою для відмови в наданні правової охорони на спірний знак відповідно до чинного національного законодавства України.

Також позивач зазначає, що спірний знак є тотожним з фірмовим найменуванням One Two Trip Ltd, що відоме в Україні і належить позивачу, який одержав право на нього щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

За таких обставин, позивач просить суд визнати недійсним спірне свідоцтво, зобов'язати відповідача 1 повідомити про недійсність свідоцтва у бюлетені «Промислова власність», визнати дії відповідача 2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують право власності позивача на знак за свідоцтвом № 155394, а також відмінити делегування доменного імені onetwotrip.ua ТОВ «Айсмарт».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.2015 р. порушено провадження у справі №910/1258/15-г, призначено справу до розгляду на 13.02.2015 р.

13.02.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 відзив на позов, відповідно до якого останній заперечує проти позову з підстав, зазначених у відзиві.

У судовому засіданні 13.02.2015 р. представник позивача усно заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з відзивом на позов. Дане клопотання судом задоволено, у зв'язку з чим у судовому засіданні 13.02.2015 р. оголошено перерву до 02.03.2015 р.

02.03.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю перекладу письмових доказів українською мовою.

Також, у судовому засіданні 02.03.2015 р. позивач подав суду заяву про зміну підстав позову, відповідно до якої просить прийняти до уваги такі підстави позову про визнання недійсним знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу; тотожним зі знаком, раніше зареєстрованим на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; тотожним з фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Крім цього у судовому засіданні 02.03.2015 р. представник відповідача 1 подав суду відзив на позов із викладеними запереченнями.

У даному судовому засіданні позивач підтримав клопотання про відкладення розгляду справи, відповідачі також заявили усне клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання судом задоволені, у зв'язку з чим у судовому засіданні 02.03.2015 р. оголошено перерву до 11.03.2015 р.

05.03.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача письмові пояснення на відзив на позов, відповідно до яких позивач наполягає на задоволенні позову.

06.03.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про призначення судової експертизи. При цьому у судовому засіданні 11.03.2015 р. представники відповідачів подали суду власні переліки питань на судову експертизу.

Розглянувши у судовому засіданні 11.03.2015 р. заяву позивача про зміну підстав позову, суд зазначає таке.

Ч. 4 ст. 22 ГПК України визначено, що позивач до початку розгляду господарським судом справи по суті має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

За таких обставин заява позивача про зміну підстав позову приймається судом до розгляду.

Також, розглянувши у судовому засіданні 11.03.2015 р. клопотання позивача про призначення судової експертизи, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення та призначення судової експертизи у справі № 910/1258/15-г.

Ухвалою суду від 11.03.2015 р. призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експертові Жилі Богдану Володимировичу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин, суд ухвалою від 11.03.2015 р. зупинив провадження у справі № 910/1258/15-г до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

11.03.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача заяву про зменшення розміру позовних вимог, у якій відповідач відмовляється від вимоги щодо відміни делегування доменного імені onetwotrip.ua ТОВ «Айсмарт».

07.05.2015 р. відділом діловодства суду одержано від судового експерта Жили Богдана Володимировича Висновок експерта № 79 від 07.05.2015р.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

За таких обставин, ухвалою суду від 18.05.2015 р. провадження у справі № 910/1258/15-г поновлено, розгляд справи призначено на 25.05.2015 р.

25.05.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача пояснення з урахуванням висновку судової експертизи.

У судове засіданні 25.05.2015 р. представник відповідача 2 не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Представники позивача та відповідача 1 у судовому засіданні 25.05.2015 р. подали суду клопотання про продовження строку розгляду спору відповідно до ст. 69 ГПК України

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів, то суд задовольнив зазначене клопотання.

За таких обставин, у зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника відповідача 2, невиконанням вимог ухвали суду, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 15.06.2015 р., про що виніс відповідну ухвалу.

15.06.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 письмові пояснення на відзив на позов та клопотання про призначення повторної судової експертизи. При цьому, останнє обґрунтоване тим, що, на думку відповідача 2, висновки судового експерта є сумнівними, не обґрунтованими та такими, що побудовані здебільшого на документах підприємства позивача, у зв'язку з чим відповідач 2 просить суд на підставі ст. 42 ГПК України призначити у справі повторну судову експертизу.

За наслідками розгляду в судовому засіданні 15.06.2015 р. вказаного клопотання відповідача 2, суд відмовляє в його задоволенні з огляду на дослідження експертом усіх наданих об'єктів та надання вичерпних, повних, чітких відповідей на поставлені запитання. Висновок судової експертизи не містить протиріч та не суперечить іншим матеріалам справи, а отже підстав для призначення у справі повторної судової експертизи у суду немає.

Таким чином, в задоволенні клопотання відповідача 2 про призначення повторної судової експертизи відмовлено.

Також, розглянувши в даному судовому засіданні заяву позивача про зменшення позовних вимог, подану через відділ діловодства суду 11.03.2015 р., суд зазначає таке.

У даній заяві позивач відмовляється від однієї з заявлених позовних вимог, а саме вимоги про відміну делегування доменного імені onetwotrip.ua ТОВ «Айсмарт», та просить суд прийняти відмову від неї.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України провадження у справі підлягає припиненню, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

Відповідно до ст. 22 ГПК України господарський суд не приймає відмови від позову, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.

Суд не вбачає підстав для відмови в задоволенні заяви позивача про зменшення позовних вимог, яка за своїм змістом є заявою про часткову відмову від позову, так як ця відмова не суперечить законодавству та не порушує чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси, а отже відмова позивача від позову в частині вимоги про відміну делегування доменного імені onetwotrip.ua ТОВ «Айсмарт» приймається судом.

Ухвалою суду від 15.06.2015 р. припинено провадження у справі № 910/1258/15-г в частині позовної вимоги про відміну делегування доменного імені onetwotrip.ua ТОВ «Айсмарт» на підставі п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

В судовому засіданні 15.06.2015 р. оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників судового процесу, всебічно і повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -

ВСТАНОВИВ:

30.07.2013 р. Товариством з обмеженою відповідальністю «АЙСМАРТ» було подано до відповідача 1 заявку № m201313627 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ONETWOTRIP» для 35 класу послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

З матеріалів справи, а саме з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 179765 вбачається, що 10.12.2013 р. за наслідками розгляду заявки № m201313627 відповідачем 1 було зареєстровано знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» для 35 класу послуг МКТП та видано свідоцтво № 179765, про що 10.12.2013 р. було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 23. Таким чином власником знаку для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙСМАРТ» (відповідач 2).

В свою чергу з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 155394 вбачається, що компанія ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd) (позивач) є власником свідоцтва України № 155394 на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP», зареєстрованого для 39 класу послуг МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію - 08.02.2012 р., дата публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 8 - 25.04.2012 р.

Згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг, 35 клас послуг, стосовно якого зареєстрований знак для товарів і послуг за спірним свідоцтвом, а також 39 клас послуг, для якого зареєстровано знак для товарів і послуг позивача, включають:

- Кл. 35: Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з порівнювання цін; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); телемаркетинг.

- Кл. 39: Влаштовування подорожей; бронювання авіаквитків на замову; доставляння авіаквитків; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); наймання (прокат) зберігальних вмістищ; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування про рух транспорту; інформування щодо перевозіння; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); логістика транспортна; пасажирське перевозіння; посередництво у перевозінні; послуги щодо перевозіння; перевозіння подорожувальників; повітряне перевозіння; попереднє замовляння подорожей; влаштовування круїзів; супроводжування подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво в морському перевозінні; посередництво в повітряному перевозінні; посередництво у фрахтуванні; фрахтування (наймання) суден для перевозіння вантажів; наймання (прокат) транспортних засобів.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на те, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу; є тотожним зі знаком, раніше зареєстрованим на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а саме зі знаком «ONETWOTRIP» за свідоцтвом № 155394 на знак для товарів і послуг, що належить позивачу; є тотожним з фірмовим найменуванням One Two Trip Ltd, що відоме в Україні і належить позивачу, який одержав право на нього щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

За таких обставин, позивач просить суд визнати недійсним повністю свідоцтво України № 179765 на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» від 10.12.2013 р., а також зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України повідомити про визнання недійсним свідоцтва України № 179765 на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» від 10.12.2013 р., про що здійснити відповідну публікацію.

Також позовною вимогою позивача є визнання дій відповідача 2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують права власності компанії позивача згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 155394.

Відповідачі 1 та 2 заперечують проти позовних вимог в повному обсязі, оскільки експертиза заявки № m201313627 на реєстрацію знака для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 була проведена відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

При цьому, відповідачі 1 та 2 звертають увагу на недоведеність тверджень про те, що позначення One Two Trip Ltd є комерційним найменуванням, що є відомим; знак за спірним свідоцтвом є схожим з фірмовим (комерційним) найменуванням позивача; не доведено також твердження про те, що знак за спірним свідоцтвом може ввести споживачів в оману щодо послуги або особи, яка надає послугу.

За таких обставин, відповідачі 1 та 2 просять суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення учасників судового процесу, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Таким чином, оцінивши зібрані у справі докази, суд прийшов до висновку, що позивач належними та допустимими доказами довів існування у нього охоронюваного законом інтересу, а отже і наявність прав та підстав для звернення до суду з даним позовом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (надалі -ГК України) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як вбачається з наявної у матеріалах справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо спірного свідоцтва відповідача 2, заявка № m201313627 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ONETWOTRIP» була подана до Установи (відповідача 1) 30.07.2013 р.

Таким чином, на дату подання заявки № m201313627 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ONETWOTRIP» (30.07.2013 р.) чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 16.10.2012 р.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ в редакції від 16.10.2012 р., чинній на дату подання вищезазначеної заявки (30.07.2013 р.), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

При цьому, відповідно до п.п. 1, 3 ч. 3 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» , не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 1), а також фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (п.3).

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу та є тотожним зі знаком, раніше зареєстрованим на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а саме зі знаком «ONETWOTRIP» за свідоцтвом № 155394, що належить позивачу.

Таким чином, з метою повного та всебічного розгляду спору необхідним є з'ясування питання можливості введення знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 в оману щодо особи, що надає послуги, та питання тотожності чи схожості знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 зі знаком за свідоцтвом № 155394 настільки, що їх можна сплутати, при цьому обов'язковим є встановлення існування однорідності (спорідненості) послуг, для яких зареєстровано знак відповідача 2 за свідоцтвом № 179765, та послуг, для яких зареєстровано знак позивача за свідоцтвом № 155394 чи навпаки.

Також позивач вважає, що знак «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 є тотожним з фірмовим найменуванням One Two Trip Ltd, що відоме в Україні і належить позивачу, який одержав право на нього щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, в зв'язку з чим необхідно встановити, чи мав позивач комерційне найменування, що охороняється законом на дату подання заявки № m201313627 (30.07.2013 р.).

Відповідно до ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

За приписами ч. 3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Отже, правова охорона надається комерційному найменуванню за умов якщо:

- по-перше, комерційне найменування дає можливість вирізнити одну юридичну особу з-поміж інших;

- по-друге, комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої юридичної особи; при цьому, комерційне найменування повинно фактично використовуватися у господарському обороті.

Разом з цим, для встановлення факту наявності у позивача комерційного найменування One Two Trip Ltd станом на дату подання заявки № m201313627 (30.07.2013 р.), необхідно встановити, чи давало можливість комерційне (фірмове) найменування One Two Trip Ltd вирізнити компанію ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd) з-поміж інших юридичних осіб станом до 30.07.2013 р. Також необхідно встановити, чи комерційне (фірмове) найменування One Two Trip Ltd не вводить в оману споживачів щодо справжньої компанії ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd).

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно з п. 3.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України 23 березня 2012 року № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. В п. 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи.

Відповідно до абз. 5 п. 78 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" у разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 N 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

За таких обставин, ухвалою суду від 11.03.2015 р. у справі №910/1258/15-г призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експертові Жилі Богдану Володимировичу.

З урахуванням пропозицій сторін, на вирішення експерта поставлені наступні запитання:

1. Чи є знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012 р. настільки, що їх можна сплутати?

2. Чи є тими самими чи однорідними (спорідненими) послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012 р.?

3. Чи є знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу?

4. Чи давало можливість комерційне (фірмове) найменування One Two Trip Ltd вирізнити компанію ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd) з-поміж інших юридичних осіб станом до 30.07.2013 р.?

5. Чи вводило в оману споживачів комерційне (фірмове) найменування One Two Trip Ltd щодо справжньої діяльності компанії ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd), а саме: надання послуг щодо замовлення, бронювання та продажу авіаквитків для споживачів України, надання послуг щодо замовлення, бронювання та продажу місць у готелях по всьому світу для споживачів України, послуги, які стосуються влаштування подорожей, надавання інформації та консультацій щодо замовлення, бронювання та купівлі авіаквитків, місць в готелях та подорожей станом до 30.07.2013 р.?

6. Чи є знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням One Two Trip Ltd, що належить компанії ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd), яка одержала право на нього до дати подання заявки (до 30.07.2013 р.) щодо таких же або споріднених з ним послуг?

За результатами проведення судової експертизи у господарській справі № 910/1258/15-г судом одержано Висновок експерта № 79 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.05.2015 р. (надалі - Висновок судової експертизи), згідно з яким експерт прийшов до таких висновків:

1 Знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 є тотожним зі знаком для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012.

2 Послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012 p., не є такими самими або спорідненими.

3 (4). Як повне, так і скорочене комерційне (фірмове) найменування компанії ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd) давало можливість вирізнити його з поміж інших юридичних осіб станом до 30.07.2013.

4 (5). Відсутні підстави вважати, що повне або скорочене комерційне (фірмове) найменування компанії ВанТуТріп Лтд (OneTwoTrip Ltd) вводило в оману споживачів щодо справжньої його діяльності станом до 30.07.2013.

5 (6). Знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. є схожим настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні скороченим комерційним (фірмовим) найменуванням компанії ВанТуТріп Лтд (OneTwoTrip Ltd), яка одержала право на нього до дати подання заявки (до 30.07.2013 р.) щодо таких же або споріднених з ними послуг.

6 (3). Відносно усіх послуг 35 класу МКТП, наведених в свідоцтві України № 179765 від 10.12.2013 р., знак за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Оцінюючи Висновок експерта № 79 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.05.2015 р., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, Висновок судової експертизи у справі № 910/1258/15-г складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем, який попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України. Посилання представника відповідача 2 на те, що експертом надано необґрунтовані відповіді на поставлені питання, внаслідок чого експерт дійшов необґрунтованих висновків, суд відхиляє, оскільки зазначені твердження є особистою позицією представника відповідача 2, який в свою чергу не є компетентним експертом.

За таких обставин Висновок експерта № 79 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.05.2015 р. приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

За змістом приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до Висновку судової експертизи, що прийнятий судом в якості належного та допустимого доказу у справі № 910/1258/15-г, знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 є тотожним зі знаком для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012, разом з тим, послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. (кл. 35 МКТП) та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012 p. (кл. 39 МКТП), не є такими самими або спорідненими.

За таких обставин, з огляду на те, що статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», передбачена умова неможливості реєстрації як знаку позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи, однак лише для таких самих чи споріднених з ними товарів і послуг, підстав вважати знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, з цих підстав немає, у зв'язку з чим відсутні підстави і для визнання його недійсним.

Разом з тим, з сукупного аналізу висновків експерта стосовно:

- наявності умов набуття комерційним (фірмовим) найменуванням позивача One Two Trip Ltd правової охорони,

- обставин схожості знаку для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням компанії ВанТуТріп Лтд (OneTwoTrip Ltd), яка одержала право на нього до дати подання заявки (до 30.07.2013 р.) щодо таких же або споріднених з ними послуг,

- а також висновків стосовно можливості введення знаку для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 в оману щодо особи, яка надає послуги,

вбачається невідповідність зареєстрованого знаку для товарів і послуг «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України № 179765 умовам надання правової охорони, передбаченими п. 4 ч. 2, п. 3 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що в силу приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є підставою для визнання такого свідоцтва недійсним.

За таких обставин, позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 179765 на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» з підстав його невідповідності п. 4 ч. 2, п. 3 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними на підставі ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України здійснити публікацію про визнання недійсним свідоцтва України № 179765 на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» в офіційному бюлетені «Промислова власність», є обґрунтованими, а тому, відповідно, також підлягають задоволенню.

Стосовно вимоги позивача про визнання дій відповідача 2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують права власності компанії позивача згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 155394, суд звертає увагу на таке.

Як зазначено вище, згідно зі статтею 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Способами захисту цивільних прав та інтересів, відповідно до ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України, можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Дана норма кореспондується з положеннями статті 20 Господарського кодексу України, якими визначено, що держава забезпечує захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів у спосіб та порядок, що визначається цим кодексом та іншими законами України. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом.

Таким чином, серед переліку наведених норм чинного законодавства України відсутні такі способи захисту прав, як визнання певних дій однієї сторони судового провадження порушенням права іншої сторони.

Надаючи правову оцінку належності обраного позивачем як зацікавленою особою способу захисту, суд звертає увагу на визначення можливої ефективності такого способу з точки зору ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, у п. 145 рішення від 15 листопада 1996 року у справі "Чахал проти Об'єднаного Королівства" (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996] ECHR 54) Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни. Таким чином, суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний судовий захист, хоча держави - учасники Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов'язань. Крім того, Суд указав на те, що за деяких обставин вимоги ст. 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, що передбачаються національним правом.

Стаття 13 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сутності "небезпідставної заяви" за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування. Зміст зобов'язань за ст. 13 також залежить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, що вимагається згаданою статтею повинен бути "ефективним" як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (п. 75 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Афанасьєв проти України" від 5 квітня 2005 року (заява № 38722/02)).

Іншими словами, у кінцевому результаті ефективний засіб повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Так, суд звертає увагу, що предметом позову може бути матеріально-правова чи немайнова вимога позивача до відповідача, відносно якої суд повинен прийняти рішення.

Разом з тим, визнання певних фактів, які мають значення для справи, може слугувати лише доказом на підтвердження певних обставин, що мають визначальний вплив власне на формування кінцевої вимоги до сторони, яка, за твердженням зацікавленої особи, порушує її право.

Суд звертає увагу, що встановлення певних обставин, які виступають об'єктом оцінки для подальших висновків суду в контексті визначення порушеного права та, як наслідок, вирішення заявленої позовної вимоги, не може бути безпосереднім предметом позову, оскільки такі обставини, підтверджені відповідними документами тощо, можуть вказувати лише на наявність або відсутність юридичних фактів, якими учасник судового процесу обґрунтовує свої доводи чи заперечення.

Разом з тим захист майнового або немайнового права чи законного інтересу відбувається шляхом прийняття судом рішення про примусове виконання відповідачем певних дій або зобов'язання утриматись від їх вчинення. Водночас заявлена позивачем вимога про визнання дій відповідача 2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують права власності компанії позивача згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 155394 в жодному разі не може призвести до поновлення порушеного права позивача, та в подальшому бути виконаною в порядку примусового виконання у зв'язку з відсутністю спеціально передбаченого механізму такого виконання, та власне, неможливістю його виконання через відсутність будь-яких вимог, спрямованих до відповідача, як-от припинити порушення тощо, а отже обраний позивачем спосіб захисту в будь-якому випадку буде не ефективним в розумінні ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до п. 3 Листа Вищого господарського суду України № 01-8/2229 від 25.11.2005р. "Про деякі питання практики застосування норм законодавства, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у I півріччі 2005 року", дійшовши висновку, що предмет позову не відповідає встановленим законом або договором способам захисту прав, суд повинен відмовити у позові, а не припиняти провадження у справі за її непідвідомчістю суду.

Аналогічна правова позиція викладена в Постанові Верховного Суду України від 13.07.2004 р. у справі № 10/732.

За таких обставин, в задоволенні позовних вимог про визнання дій відповідача 2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують права власності компанії позивача згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 155394, судом відмовлено.

Згідно з ч. 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ч. 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Положеннями статті 34 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 43 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання відповідача 1 здійснити відповідні публікації є обґрунтованими, такими, що підтверджуються наявними у матеріалах справи доказами, а тому підлягають задоволенню, стосовно вимоги про визнання дій відповідача 2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують права власності компанії позивача згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 155394, в її задоволенні суд відмовляє.

Відповідно до абз. 2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 12 за змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

За таких обставин, судові витрати позивача по сплаті судового збору відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача 2 пропорційно задоволеним позовним вимогам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 179765 від 10.12.2013 р. на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP».

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, ідентифікаційний код 37552556) здійснити публікацію про визнання недійсним свідоцтва України № 179765 від 10.12.2013 р. на знак для товарів і послуг «ONETWOTRIP» в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Айсмарт» (03680, м. Київ, вул. Димитрова, 5, ідентифікаційний код 37100956) на користь компанії ВанТуТріп Лтд/One Two Trip Ltd (33 Портер Роад, П.О. Бокс 3169 ПМБ 103, Роад Таун, Тортола, Постал Коде 1110, Британські Віргінські острови/ 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Postal Code 1110, British Virgin Islands) судовий збір у розмірі 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп.

5. В іншій частині позову відмовити.

6. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

7. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення

складено 17.06.2015 р.

Суддя Ю.В. Картавцева