Рішення

від 12.08.2009 по справі 12/486

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

12/486

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  12/486

12.08.09

За позовом          Синджента Лімітед (Англія)

До                                 1)Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

                                      2)Товариства з обмеженою відповідальністю «Астра Технолоджі»

Про          визнання недійсним Свідоцтва України № 31229 на знак для товарів і послуг

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача          Сороколат Г. - патентний повірений (дов. б/н від 22.08.2007 р.)

Від відповідача 1          Науменко Г.А. - предст.(дов. № 16-08/2535 від 05.05.2009 р.)

Від відповідача 2          не з»явився

Обставини справи:

Компанія Синджента Лімітед (Англія) (далі по тексту позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності України (далі по тексту відповідач-1) та до ТОВ "Агробізнеспром"(далі по тексту відповідач-2) про визнання недійсним Свідоцтва України № 31229 на знак для товарів та послуг "КАРАТ" повністю, в зв'язку з невідповідністю його умовам надання правової охорони, а саме позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, що належать позивачеві, про зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг та зобов'язання здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", а також про стягнення з відповідачів судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що знак для товарів та послуг "КАРАТ" за Свідоцтвом України № 31229 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням “КАРАТЭ” за Свідоцтвом України № 6835 та позначенням “KARATE” за Свідоцтвом України № 3676, які були зареєстровані раніше для однорідних та споріднених товарів; крім того, вищевказані знаки є схожими настільки, що існує можливість введення в оману споживачів щодо виробника відповідних товарів.

Ухвалою суду від 27.07.2005р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження по справі № №12/486 та призначено розгляд справи на 14.09.2005 р.

Ухвалою Першого заступника голови Господарського суду м. Києва Бачуна О.В. від 09.09.2005 р. строк вирішення спору було продовжено на один місяць в зв'язку з хворобою судді Прокопенко Л. В.

За розпорядженням Голови Господарського суду м. Києва від 16.09.2005 р. з метою запобігання затягування розгляду справи, справу № 12/486 було передано до провадження судді Шевченко Е. О.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.09.2005 р. розгляд справи призначено на 06.10.2005 р.

В судовому засіданні 06.10.2005 р. представник відповідача-1 проти заявлених позовних вимог заперечував та просив у задоволенні позовних вимог відмовити повністю, посилаючись в обґрунтування своїх заперечень на те, що знаки, що належать позивачеві, та оскаржуваний знак зареєстровані не для однорідних чи споріднених товарів, за результатами кваліфікаційної експертизи заявки № 2001117337 було встановлено, що знак для товарів і послуг “КАРАТ” не є схожим настільки, що його можна сплутати з іншими знаками, зокрема, зі знаками, що охороняються за свідоцтвами № 2676 та № 6835, а також те, що позивачем не доведено належними засобами доказування схожість знаків “КАРАТ” та “КАРАТЭ”, “KARATE” до ступеня змішування.

Відповідач-2 проти заявлених позовних вимог заперечував та просив в задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись на те, що знак “КАРАТ” та знаки “КАРАТЭ”, “KARATE” мають різне смислове навантаження, а також на те, що ці знаки застосовуються для різних товарів. Також відповідач-2 у відзиві зазначає, що позивачем не доведена можливість сплутування знаків та їх схожість до ступеня змішування.

Представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги, а також заявив клопотання про призначення по справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.10.2005 р. по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено до надання висновків судової експертизи.

19.06.2006 р. надійшов лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у якому зазначено, що експертиза не була проведена, у зв'язку з неподанням відповідачем-2 - ТОВ "Агропромбізнеспром" додаткових документів, витребуваних експертом (обов'язок щодо подання додаткових матеріалів експерту визначено у ухвалі суду від 06.10.2005 р.), а також повернуті до суду матеріали господарської справи.

Ухвалою суду від 21.06.2006 р. провадження по справі було поновлено та призначено розгляд справи на 19.07.2006 р.

Ухвалою суду від 19.07.2006 р. по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено до надання висновків судової експертизи.

16.07.2008 р. відділом діловодства суду отримано від КНДІСЕ Висновок № 7119/7120 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 12/486, складений 17.06.2008 р.

Розпорядженням Голови господарського суду м. Києва від 23.07.2008 р. «Про зміну складу суду»справу № 12/486, з метою уникнення затягування строків розгляду, передано судді Прокопенко Л.В.

Ухвалою суду від 28.07.2008 р. справу № 12/486 прийнято до провадження судді Прокопенко Л.В., провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 19.08.2008 р.

В судовому засіданні 19.08.2008 р. представник позивача подав суду клопотання, відповідно до якого просив здійснити процесуальне правонаступництво і залучити замість відповідача ТОВ «Агробізнеспром»іншого відповідача –ТОВ “Астра Технолоджі” (01034, м. Київ, вул. Стрілецька, 24б), посилаючись на передачу останньому права на Свідоцтво № 31229 на знак для товарів та послуг "КАРАТ".

Відповідно до ст. 24 ГПК України господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем; про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається заново.

Ухвалою суду від 19.08.2008 р. здійснено заміну первісного відповідача - ТОВ «Агробізнеспром»належним відповідачем - ТОВ «Астра Технолоджі»(01034, м. Київ, вул. Стрілецька, 24б).

В судовому засіданні 19.08.2008 р. оголошена перерва  до 26.08.2008 р.

В судовому засіданні 26.08.2008 р. оголошена перерва  до 27.08.2008 р.

В ході судового розгляду 27.08.2008 р. представник відповідача 2 заявив клопотання про виклик експерта, відповідно до якого просить викликати в судове засідання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Прохорова-Лукіна Г.В. для надання роз'яснень щодо даних ним висновків у справі № 12/486, а саме: у Висновку № 7119/7120 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 12/486, складеному 17.06.2008 р.

Представник позивача подав клопотання від 27.08.2008 р. № Т-3359 про направлення питань експерту.

Клопотання про виклик експерта та направлення судом питань задоволено судом.

Ухвалою суду від 27.08.2008 р. відкладено розгляд справи до 01.10.2008 р., викликано в судове засідання для дачі роз'яснень щодо висновків судової експертизи експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Прохорова-Лукіна Г.В.

Судом було отримано письмові роз'яснення щодо висновку № 7119/7120 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.09.2008 р. та лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, в якому повідомлялось про неможливість присутності експерта Прохорова-Лукіна Г.В. у зв'язку зі службовим відрядженням.

В процесі розгляду справи представником відповідача-2 подано клопотання про призначення повторної судової експертизи, посилаючись на те, що висновок експерта є необґрунованим і неправильним.

Представник позивача заперечив проти задоволення даного клопотання представника відповідача-2 та надав пояснення щодо висновку експертизи, в яких було зазначено про обґрунтованість та правильність висновків експерта.

Ознайомившись з клопотанням відповідача-2 та дослідивши матеріали справи № 12/486, суд задовольнив його та призначив по справі повторну комплексну експертизу об'єктів інтелектуальної власності та лінгвістики з наступних підстав.

Відповідно до п. 9.2. Роз'яснень Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 11.11.1998 р. N 02-5/424 зі змінами і доповненнями повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Відповідно до ст. 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Відповідно до п. 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. № 144/5) експертиза, для вирішення питань якої необхідні знання з різних галузей  знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною. До проведення таких експертиз, у разі потреби, залучаються фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Для вирішення справи по суті необхідно встановити належними засобами доказування схожість до ступеня змішування двох позначень. Для вирішення даного питання необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.

Наданий на виконання ухвали суду від 19.07.2006 висновок експерта судом було визнано таким, що викликає сумнів у його деяких міркуваннях та висновках, тому ухвалою суду від 01.10.2008 р. призначено повторну судову експертизу, а враховуючи клопотання сторін - повторну комплексну експертизу об'єктів інтелектуальної власності та лінгвістики, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

22.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України матеріали справи та лист, відповідно до якого експертиза не була проведена у зв'язку з неперерахуванням відповідачем-2 коштів за проведення експертизи на розрахунковий рахунок Інституту.

Ухвалою суду від 27.07.2009 р. провадження у справі було поновлено та розгляд справи призначено на 12.08.2009 р.

В судове засідання 12.08.2009 р. з'явились представники сторін, які були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи.

В судовому засіданні 12.08.2009 р. оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши подані учасниками процесу документи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши Висновок № 7119/7120 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 17.06.2008 р. і роз'яснення до нього, суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2003 р. відповідач-1 здійснив державну реєстрацію знака для товарів і послуг “КАРАТ” та видав Свідоцтво України № 31229 на ім'я відповідача-2.

Позивач вважає, що зазначене Свідоцтво видане з порушенням його прав, знак “КАРАТ” не відповідає умовам надання правової охорони, встановленої відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” № 3689-ХІІ від 15.09.1993 р. з подальшими змінами та доповненнями (далі по тексту Закон).

Свої позовні вимоги позивач мотивує тим, що на позначення “КАРАТ” поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, оскільки позначення “КАРАТ” є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг “КАРАТЭ” за Свідоцтвом України № 6835 та “KARATE” за Свідоцтвом України № 3676, раніше зареєстрованими на ім'я позивача для однорідних товарів 5 класу МКТП. Позначення “КАРАТ” є таким, що може ввести в оману щодо виробника препарату, тобто стосовно особи позивача.

Вказані обставини підтверджуються наступним.

Позивач є власником знаків для товарів і послуг “КАРАТЭ” за Свідоцтвом України № 6835 (дата реєстрації 29.03.1996 р.) та “KARATE” за Свідоцтвом України № 3676 (дата реєстрації 28.02.1994 р.).

Позивач вважає, що при реєстрації знака “КАРАТ” за Свідоцтвом України № 31229 було допущено такі порушення: не дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 6 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону.

Відповідач-1 заперечує на тій підставі, що знаки, що належать позивачеві, та оскаржуваний знак зареєстровані не для однорідних чи споріднених товарів. Експертиза заявки №2001117337 була проведена відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Держпатенту № 116 від 28.07.1995 р. (в редакції Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р.), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 416/2220 від 22.09.1997 р.) (далі по тексту Правила).

Так, експертизою заявки було встановлено, що знак для товарів і послуг “КАРАТ” не є схожим настільки, що його можна сплутати з іншими знаками, зокрема, зі знаками, що охороняються за Свідоцтвами № 3676 та № 6835, а також те, що позивачем не доведено належними засобами доказування схожість знаків “КАРАТ” та “КАРАТЭ”, “KARATE” до ступеня змішування.

Відповідач-2 заперечує проти позову на тій підставі, що знаки позивача та знак відповідача-2 не мають семантичної схожості, а також на те, що ці знаки застосовуються для різних товарів. Також  відповідач-2 у відзиві зазначає, що позивачем не доведена можливість сплутування знаків та їх схожість до ступеня змішування.

Для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи є знак для товарів і послуг "КАРАТ" за Свідоцтвом України № 31229 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг “КАРАТЭ” за Свідоцтвом України № 6835 та “KARATE” за Свідоцтвом України № 3676.

Також для вирішення справи слід встановити, чи є знак для товарів і послуг "КАРАТ" за Свідоцтвом України № 31229 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Відповідно до ч.1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Оскільки вказані питання належать до предмета доказування по даній справі, а для встановлення цих фактів необхідні спеціальні знання, судом було  призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставлені наступні питання:

А) Чи є позначення, що охороняється за Свідоцтвом № 3676 на словесний знак для товарів і послуг “KARATE”, яке належить компанії Синджента Лімітед, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів і послуг «КАРАТ», який належить ТОВ «Агробізнеспром»згідно Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 31229 за семантичним, орфографічним, фонетичним критеріями?

Б) Чи є позначення, що охороняється за Свідоцтвом № 6835 на словесний знак для товарів та послуг «КАРАТЭ», яке належить компанії Синджента Лімітед, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів та послуг «КАРАТ», який належить ТОВ «Агробізнеспром»згідно Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 31229 за семантичним, орфографічним, фонетичним критеріями?

В) Чи є спорідненими товари, зазначені у класах МКТП, щодо яких зареєстровані знак для товарів та послуг за Свідоцтвом № 3676 та знак за Свідоцтвом № 31229?

Г) Чи є спорідненими товари, зазначені у класах МКТП, щодо яких зареєстровані знак для товарів та послуг за Свідоцтвом № 6835 та знак за Свідоцтвом № 31229?

Д) Чи існує можливість для споживача сплутати введений в господарський оборот товар, маркований зареєстрованим знаком за Свідоцтвом № 3676 та зареєстрованим знаком за Свідоцтвом № 6835, з товаром, маркованим знаком за Свідоцтвом № 31229?

Е) Чи існує можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом № 6835 та № 3676, та товарів, які марковані знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом № 31229?»

Відповідно до Висновку судової експертизи інтелектуальної власності № 7119/7120 від 17.06.2008 р., проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, позначення “КАРАТ” за Свідоцтвом України № 31229 та позначення "КАРАТЭ" за Свідоцтвом України № 6835, позначення "KARATE" за Свідоцтвом України № 3676 є схожими до ступеня змішування. Товари, зазначені у класах МКТП, щодо яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами № 3676, № 6835 та знак за Свідоцтвом № 31229 є однорідними, а також існує можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє відповідний товар та можливість сплутування споживачами товарів, маркованих знаками для товарів і послуг за Свідоцтвами України № 3676, № 6835 та № 31229.

В ході судового розгляду 27.08.2008 р. представник відповідача 2 заявив клопотання про виклик експерта, відповідно до якого просить викликати в судове засідання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Прохорова-Лукіна Г.В. для надання роз'яснень щодо даних ним висновків у справі № 12/486, а саме: у Висновку № 7119/7120 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 12/486, складеному 17.06.2008 р.

Представник позивача подав клопотання від 27.08.2008 р. № Т-3359 про направлення експерту наступних питань для дачі роз'яснень щодо них:

1. Чи знає експерт, що використання знака КАРАТ у інших відмінках, крім називного, виключене?

2. Чому експерт, визнавши графічну та фонетичну схожість позначень КАРАТ та КАРАТЭ, та не визнавши їх семантичну схожість, дійшов до загального висновку, що позначення КАРАТ та КАРАТЭ є схожими до ступеня змішування?

3. Чому експерт, при проведенні дослідження залишив поза увагою те, що в коло споживачів препарату КАРАТ будуть входити тільки великі сільськогосподарські господарства, працівники яких знайомі з основами агрохімії, на відміну від препарату КАРАТЭ, який дозволений до роздрібної торгівлі і використовується на присадибних і дачних ділянках?

Клопотання про виклик експерта та направлення судом питань задоволено судом, розгляд справи було відкладено до 01.10.2008 р. Ухвалою суду від 27.08.2008 р. викликано в судове засідання для дачі роз'яснень щодо висновків судової експертизи експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Прохорова-Лукіна Г.В.

У зв'язку з перебуванням у службовому відрядженні, експерт Прохоров-Лукін Г.В. за викликом суду не з'явився, від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, було отримано письмові роз'яснення щодо Висновку № 7119/7120 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі від 30.09.2008 р. Відповідно до наданих роз'яснень, використання торговельної марки в кличному відмінку не виключається, а схожість графічних та фонетичних ознак позначень об'єктивно викликають у споживачів схожі асоціації, що в даному випадку свідчить про те, що різницю семантики цих позначень не можна вважати такою, що здатна повністю виключити ймовірність їх змішування.

Відповідач 2 подав клопотання про проведення повторної судової експертизи, що було мотивоване необґрунтованістю та неправильністю Висновків судової експертизи № 7119/7120 від 17.06.2008 р., а саме: відсутністю семантичного змішування порівнюваних позначень, що на думку відповідача 2, має домінуючу роль.

Представник позивача заперечив проти задоволення даного клопотання представника відповідача-2 та надав пояснення щодо висновку експертизи, в яких було зазначено про обґрунтованість та правильність висновків експерта, а також наведено посилання на науково-методичні видання, відповідно до яких, “При встановленні схожості знаків для товарів і послуг слід враховувати, що небезпека змішування є найбільшою для знаків для товарів і послуг, призначених для фармацевтичних, хімічних та харчових товарів”. Тобто, для встановлення схожості між позначеннями, що використовуються для хімічних товарів (пестицидів) мають бути використані більш суворі підходи.

Відповідно до п. п. 9.2. Роз'яснень Вищого Господарського суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»(із змінами і доповненнями; далі по тексту Роз'яснення ВГС України), повторна експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

Клопотання відповідача-2 було задоволено та ухвалою суду від 01.10.2008 р. призначено повторну судову експертизу у справі, проведення якої було доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4).

На вирішення експертів було поставлені наступні запитання:

1) Чи є позначення, що охороняється за Свідоцтвом № 3676 на словесний знак для товарів і послуг “KARATE”, яке належить компанії Синджента Лімітед, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів і послуг «КАРАТ», який належить ТОВ «Агробізнеспром»згідно Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 31229 за семантичним, орфографічним, фонетичним критеріями?

2) Чи є позначення, що охороняється за Свідоцтвом № 6835 на словесний знак для товарів та послуг «КАРАТЭ», яке належить компанії Синджента Лімітед, схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням - знаком для товарів та послуг «КАРАТ», який належить ТОВ «Агробізнеспром»згідно Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 31229 за семантичним, орфографічним, фонетичним критеріями?

3) Чи є спорідненими товари, зазначені у класах МКТП, щодо яких зареєстровані знак для товарів та послуг за Свідоцтвом № 3676 та знак за Свідоцтвом № 31229?

4) Чи є спорідненими товари, зазначені у класах МКТП, щодо яких зареєстровані знак для товарів та послуг за Свідоцтвом № 6835 та знак за Свідоцтвом № 31229?

5) Чи існує можливість для споживача сплутати введений в господарський оборот товар, маркований зареєстрованим знаком за Свідоцтвом № 3676 та зареєстрованим знаком за Свідоцтвом № 6835, з товаром, маркованим знаком за Свідоцтвом № 31229?

6) Чи існує можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом № 6835 та № 3676, та товарів, які марковані знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом № 31229?

7) Яку форму буде мати іменник КАРАТ в кличному відмінку?

8) Чи слова “каратэ” і “карат” мають настільки близькі значення, що їх можна сплутати і вжити або сприйняти одне за друге?

Витрати по проведенню повторної комплексної експертизи об'єктів інтелектуальної власності та лінгвістики було покладено на відповідача-2 –Товариство з обмеженою відповідальністю “Астра Технолоджі”.

На адресу суду 22.07.2009 р. надійшли матеріали справи та лист від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, відповідно до якого експертиза не була проведена у зв'язку з не перерахуванням коштів за проведення експертизи на розрахунковий рахунок Інституту відповідачем-2.

Проаналізувавши матеріали справи, пояснення представників сторін, дослідивши висновок судової експертизи та роз'яснення щодо нього, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону, зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:…невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсним свідоцтва на знаки для товарів та послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Враховуючи наведене положення, ухвалами від 06.10.2005 р., 19.07.2006 р. та від 01.10.2008 р. призначено проведення експертиз об'єктів інтелектуальної власності, проведення яких доручено уповноваженим установам.

Відповідно до абз. 2 п. 4.3.2.6. Правил при встановленні схожості позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно ГПК України:

- ст. 33 - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, тобто забезпечити надання необхідних доказів (в даному випадку –висновку експерта);

- ст. 34 - обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 11.11.1998 р. № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” та п. 6 Інформаційного листа ВГСУ від 27.11.2006 р. № 01-8/2651 “Про деякі питання практики призначення судових експертиз”, у разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони від оплати витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи, господарський суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

Оскільки відповідачем-2 не було здійснено оплату витрат на проведення судової експертизи, відповідно, не було доведено свої заперечення проти позовних вимог, з огляду на вищенаведенні положення, суд розглядає справу на підставі наявних доказів, тобто Висновку № 7119/7120 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі від 17.06.2008 р. та роз'яснення щодо нього.

Враховуючи доводи позивача, Висновок судової експертизи № 7119/7120 від 17.06.2008 р. та роз'яснення щодо нього, суд встановив, що позначення “KARATE” за Свідоцтвом України № 3676, позначення “КАРАТЭ” за Свідоцтвом України № 6835 та позначення “КАРАТ” за Свідоцтвом України № 31229 є схожими до ступеня змішування.

Суд встановив, що знаки позивача, зареєстровані для товарів 5 класу МКТП , а саме: знак для товарів та послуг “КАРАТЭ” за Свідоцтвом України № 6835 зареєстровано для наступних товарів 5 класу МКТП: “препарати для винищення шкідників; гербіциди; інсектициди; пестициди; фунгіциди”; знак для товарів і послуг “KARATE” за Свідоцтвом України № 3676 зареєстровано для наступних товарів 5 класу МКТП “інсектициди”.

Суд встановив, що знак для товарів і послуг “КАРАТ” за Свідоцтвом України № 31229, що належить відповідачу-2, зареєстровано для наступних товарів 5 класу МКТП: “гербіциди”.

Відповідно до абз. 3 п. 4.3.2.5. Правил для встановлення однорідності товарів або товарів і послуг слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Суд, виходячи з Висновку судової експертизи № 7119/7120 від 17.06.2008 р., вважає встановленим, що товари, для яких зареєстровано знаки у 5 класі МКТП за Свідоцтвом України № 6835 на знак “КАРАТЭ” та за Свідоцтвом України № 3676 “KARATE” є однорідними з товарами, для яких зареєстрований знак “КАРАТ” за Свідоцтвом України № 31229.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначання, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг, з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Беручи до уваги Висновок судової експертизи № 7119/7120 від 17.06.2008 р., суд приходить до висновку, що підставою виникнення у споживача асоціацій про належність знаку відповідача-2 “КАРАТ” за Свідоцтвом України № 31229 позивачеві, якій є власником знаків “КАРАТЭ” та “KARATE”, є схожість знаків настільки, що їх можна сплутати, та однорідність товарів, для яких зареєстровані знаки відповідача-2 та позивача. Імовірність введення споживача в оману стосовно особи власника знаків залежить від самої подібності знаків до ступеня змішування та застосування знаку для однорідних товарів і послуг.

Таким чином, на підставі вивчених матеріалів справи, результатів проведеної судової експертизи (Експертний висновок  № 7119/7120 від 17.06.2008 р. та роз'яснення щодо нього від 30.09.2008 р.) та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що знак “КАРАТ” за Свідоцтвом України № 31229 не відповідає умовам надання правової охорони.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовної вимоги щодо визнання недійсним Свідоцтва України № 31229 на знак для товарів і послуг “КАРАТ”.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 49 ГПК України, стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує мито за рахунок другої сторони. Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову на відповідача.

Ухвалою суду від 06.10.2005 р. на позивача було покладено обов'язок провести оплату витрат за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Позивачем було надано належні докази оплати за проведення судових експертиз у розмірі 8 007,36 грн.

За таких обставин витрати за проведення судової експертизи в розмірі 8 007,36 грн. покладаються на відповідача-2.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.          Позовні вимоги задовольнити повністю.

2.          Визнати недійсним Свідоцтво України № 31229 на знак для товарів і послуг “КАРАТ”.

3.          Зобов‘язати Держдепартамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680. м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 21716978, р/р № 2600401457 у АБ «Брокбізнесбанк», м. Київ, МФО 300249) внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг, а саме, стосовно визнання недійсним Свідоцтва № 31229 на знак для товарів і послуг «КАРАТ»і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”;

4.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Астра Технолоджі" (Код ЄДРПОУ 33350242, адреса: 01034, Київ, вул. Стрілецька, 24б) на користь компанії Синджента Лімітед Синджента Юропіен Ріджінал Сентер, Прістлі Роуд, Суррей Рісерч Парк, Гілдфорд, Суррей GU2 7YH, Англія в особі представника –патентного повіреного Сороколат Г.В., (Свідоцтво про реєстрацію № 184 від 20.06.2001, р/р 26006016815810 в ХФ ЗАТ “Укрексімбанк” м. Харків, МФО 351618, адреса: 61054, м. Харків, вул. Бобруйська, 46) 85 (вісімдесят п'ять) грн. –державне мито, 118 (сто вісімнадцять) грн. –витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 8 007,36 (вісім тисяч сім) грн. 36 коп. –витрати на проведення судової експертизи.

5.          Накази видати після вступу рішення в законну силу.

6.          Це рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його підписання.

           Суддя                                                                                                                      Л.В.Прокопенко

Дата підписання   21.09.2009 р.